!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§1.3. Содержание и формы реализации исключительного права

4.Группа стратегий, основывающихся на получении компанией многочисленных патентов, относящихся к одной сфере, без цели коммерциализации, применения всех запатентованных ОИС.

«Патентный забор» (patent fence)

Под стратегией «патентного забора» в наиболее общем виде понимается поведение фирмы, «окружившей» свой основной патентоохраняемый объект патентами на его «неусовершенствованные субституты» (non-improving substitutes). К последним относятся изобретения, функционально идентичные основному изобретению, патенты на которые принадлежат одному и тому же субъекту.

У правообладателя отсутствует намерение коммерциализировать подобные объекты, каким-либо образом их усовершенствовать. Данная стратегия реализуется им, как правило, в целях лишить конкурентов доступа на рынок, причинить им существенные неудобства. Конкуренты правообладателя, даже осознанно избегая нарушения прав последнего и обходя его основной патент (который реально используется им в предпринимательской деятельности), натыкаются в таком случае на иск о нарушении одного из дополнительных патентов. При этом ввиду значительного количества патентов вокруг основной разработки получить лицензии на все такие ОИС для них практически невозможно.

«Патентные заросли» (patent thickets)

Стратегия «патентные заросли» предполагает создание плотной сети пересекающихся прав на ОИС, которые компания-конкурент должна взломать на своем пути, чтобы коммерциализировать разработки1.

Для того чтобы понять, какие проблемы влечет за собой данная стратегия для инновационной системы, достаточно схематично обрисовать следующую ситуацию. Инноватор стремится выйти на рынок высокотехнологичной продукции. Анализируя патентные портфолио своих конкурентов, он с ужасом обнаруживает, что соответствующая сфера наводнена различными, зачастую перекрывающимися патентами как на конкретные технологии, так и на самые незначительные элементы. По сути, такой инноватор оказывается на «минном поле», где любые его действия по коммерциализации готового продукта с вы-

1 См.: Shapiro C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Stan- dard-Setting // Innovation Policy and the Economy (Jaffe, Adam B. et al., eds). Vol. 1. 2001. P. 119–150, MIT Press; Blakeney M. Biotechnological Patenting and innovation // Patents and Technological Progress in a Globalized World (ed. by Adelman M.J., Brauneis R. and etc.). Berlin, 2009. P. 234; Stack A.J. International Patent law: Cooperation, harmonization and institutional analysis of WPO. Cheltenham, 2011. P. 24.

71

Глава I. Пределы осуществления и защиты исключительного права

сокой долей вероятности могут нарушить один из чужих патентов. Перед ним встает сложная, а подчас неосуществимая задача оценить содержание подобных патентов, объем патентной защиты. И без того высокие риски инвестирования в инновационную деятельность увеличиваются в разы, причем сами правообладатели могут и не быть заинтересованы в использовании большинства патентов.

Следует отметить, что «патентные заросли» в конкретной сфере могут создаваться усилиями как нескольких правообладателей, так и одного, использующего соответствующую стратегию для укрепления своего монопольного положения на рынке.

Патентный флудинг» (patent flooding)

«Патентный флудинг» представляет собой стратегию, в известной мере противоположную «патентному забору»: конкуренты правообладателя приобретают патенты на тривиальные заменители первоначальной разработки. Флудер окружает патент или технологию инноватора своими патентами так, что по прошествии времени последний оказывается не в состоянии маневрировать, эффективно использовать и совершенствовать свою разработку. Для того чтобы продолжать получать прибыль от своей разработки, субъект, который изначально внес значительный вклад в инновационное развитие, оказывается вынужденным вступать со своими конкурентами – флудерами в кросслицензионные соглашения»1.

5.Стратегии, основывающиеся на общем механизме: правообладатель, который сам не стремится коммерциализировать объект, дожидается момента, когда соответствующий ОИС начнет активно применяться иным субъектом в его предпринимательской деятельности, после чего обращается к последнему с требованием о нарушении исключительного права. При этом потенциальный нарушитель до такого обвинения оставался в неведении относительно факта существования патента.

Принципиальное значение в данном аспекте приобретает несколько обстоятельств. Во-первых, в условиях «патентного потепления» инноватору зачастую бывает крайне сложно (если не сказать невозможно) выявить все патенты, существующие в данной сфере, тем более что

вслучае с рассматриваемыми стратегиями речь, как правило, идет о патентах на незначительные элементы комплексной инновации. Таким образом, нарушитель может добросовестно заблуждаться относительно

1Rassenfosse G. de. Quality versus quantity: Strategic interactions and the patent inflation

// www.epip.eu/conferences/epip04/files/DERASSENFOSSE_Gaetan_2.pdf

72

§ 1.3. Содержание и формы реализации исключительного права

правомерности своих действий. Правообладатель же намеренно выжидает расширения инноватором производства, с тем чтобы запрет на использование даже самого незначительного элемента комплексной инновации стал для бизнеса последнего серьезным ударом.

Во-вторых, правообладатель, осуществляющий рассматриваемые стратегии, является, как правило, непроизводственной организацией,

всвязи с чем, добившись запрета на использование ОИС, он не заменит на рынке соответствующих инновационных товаров нарушителя. Таким образом, могут пострадать общественные интересы.

Стратегия «подводных патентов» (submarine patent) заключается

втом, что компания до того, как это успеют сделать ее потенциальные конкуренты, подает патентные заявки, распространяющиеся на технологии или отдельные элементы, которые, по сути, еще не разработаны и никогда не будут ею использоваться. При этом она стремится задержать выдачу патента, публикацию информации о нем, надеясь, что другой субъект самостоятельно разработает схожее изобретение, применит его в своей коммерческой деятельности. Когда это происходит, изобретатель заканчивает оформление документов на патент и подает против производителя иск, с тем чтобы он поделился своей прибылью1.

Стратегия «патентной засады»

Как правило, применяется участниками организаций, устанавливающих стандарт. Проявляется она в том, что такие участники не раскрывают соответствующей организации информацию о наличии у них патента на разработку, позволяя ей включить ОИС в стандарт. Затем они дожидаются так называемого закрытия стандарта, когда исключение из его состава любого элемента становится весьма проблематичным. В ловушке оказываются все субъекты, применяющие стандарт. Они теряют возможность производства и использования совместимой

1 См.: Bell A.M. An Autopsy on Submarine Patents: A Window into Expectations of the World Technological Frontier // http://www.brown.edu/Departments/Economics/2013-un- dergrad_theses/Bell_Thesis.pdf); Kennedy J.P., Watkins W.H. How to Invent and Protect Your Invention: A Guide to Patents for Scientists and Engineers. New Jersey, 2012. P. 82.

В первый раз подобная стратегия была применена еще в XIX в. В 1879 г. Дж. Селден подал патентную заявку на бензиновый автомобильный двигатель, но сумел оттянуть момент окончательной регистрации на 16 лет. Тем временем автомобильная отрасль выросла, и в 1895 г. ловушка захлопнулась. Дж. Селден зарегистрировал патент и потребовал от ряда автомобильных компаний заключить с ним лицензионные соглашения. Второй окружной суд США в 1911 г. поддержал его, указав, что Селден «всего лишь воспользовался задержками, которые допускал закон».

73

Глава I. Пределы осуществления и защиты исключительного права

со стандартом продукции, что самому правообладателю дает значительные экономические рычаги1.

Как отмечается в литературе, возможность блокировать применение стандарта в значительной мере повышает коммерческую ценность патентов для их обладателей2. Таким образом, процесс стандартизации дал дополнительный стимул для приобретения компаниями патентов3, внеся тем самым свой «вклад» в «патентное потепление». Рост числа патентов в сферах применения технических стандартов стал серьезным вызовом для развития и применения последних4.

Патентный троллинг

Патентными троллями принято называть компании, которые не производят и не продвигают собственный продукт, а получают патенты для цели подачи исков о нарушении своего исключительного права против фирм, уже использующих технологию5. Другими словами, «патентный троллинг» – это бизнес по подаче исков, а не по продаже или производству чего-либо6.

Жертвами такой деятельности, как правило, становятся крупные успешные компании, специализирующиеся на разработке и продаже комплексных инноваций — товаров, имеющих в основе десятки патентоохраняемых объектов. Патентные тролли при этом действуют по следующей схеме. Они отыскивают в «патентном портфолио» компании пробелы – элементы комплексной инновации, не охваченные патентами инноватора, затем находят авторов подобных разработок и приобретают у них права на соответствующие объекты. Учитывая, что речь идет, как правило, о старых и неликвидных патентах, затраты оказываются минимальными. Наконец, они обращаются с требованием к компании-инноватору выплатить им значительные средства

1Royall S., Tessar A., Vincenzo A. Deterring «PatentAmbush» in Standard Setting: Lessons from Rambus and Qualcomm // http://www.gibsondunn.com/publications/Documents/Royal- Tessar-DiVincenzo-DeterringPatantAmbush.pdf

2Rysman M, Simcoe T. Patents and the Performance of Voluntary Standard Setting Organizations // Management Science. 2009. № 54. P. 1920–1934.

3Bekkers R., Bongard R., Nuvolari A. An empirical study on the determinants of essential patent claims in compatibility standards // Research Policy. 2012. № 40. P. 1001–1015.

4Shapiro C. Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools, and standard setting // Innovation Policy and the Economy. 2001. № 1. P. 119–150.

5См.: Beatty J., Samuelson S. Business law and legal environment. Mason (Texas), 2012. P. 1064; Takenaka T. Patent law and theory: a hand book of contemporary research. Northampton (Massachusetts), 2008. P. 152; Ferrera G.R., Bird R., Aresty J.M. Cyber Law: text and cases. Mason (Texas), 2012. P. 202.

6См.: Elias S., Stim R. Paten, Copyright and trademark: an intellectual property desk. Bercley, 2004. P. 113.

74

§ 1.3. Содержание и формы реализации исключительного права

под угрозой инициирования дорогостоящего судебного разбирательства о нарушении исключительных прав. Если дело доходит до суда, тролли в качестве способа правовой защиты избирают «пресечение действий, нарушающих права», применение которого способно нанести наиболее болезненный удар по бизнесу ответчика.

ВСША – на родине данного явления сегодня существует значительное количество компаний, для которых патентный троллинг является основным источником прибыли. Так, например, весьма успешно

вданной сфере функционирует корпорация Intellectual Venture. Ею контролируются, по некоторым данным, 3–5 тыс. патентов. При этом

вкачестве истинной цели ее функционирования аналитиками однозначно называется скупка старых патентов с целью организации судебных процессов против эффективных инновационных компаний1.

За первую половину 2016 г. более 200 исков о нарушении патентных прав подали всего три компании: Shipping и Transit LLC, Sportbrain Holdings LLC и Uniloc USA, Inc. Их жертвами стали главным образом хайтек-компании2. В целом на долю патентных троллей в 2016 г. пришлось 40% от всех исков о нарушении патентных прав в США3.

В2006 г. патентный троллинг едва не погубил Blackberry. Компания NTP владела патентами, связанными с отправкой электронной почты по беспроводным сетям, но не использовала их. Когда в конце 1990-х гг. несколько компаний стали предлагать этот сервис, NTP подала иск, в частности, против Research In Motion (RIM), производителя Blackberry. Присяжные встали на сторону истца, и суд запретил использование чужой технологии. NTP получил мощный аргумент

впереговорах, и RIM пришлось заплатить 612,5 млн долл.4

Особый интерес в рассматриваемом аспекте представляет противостояние американской компании Lodsys group LLC и группы компаний «Лаборатория Касперского». В мае 2012 г. компания Lodsys group LLC направила в суд Техаса иск против 55 производителей программного обеспечения, в том числе и «Лаборатории Касперского», о нарушении прав на свои патенты. Почти все IT-компании предпочли сложному

1Подробнее см.: Джермакян В.Ю. Появятся ли на российском рынке патентные тролли // Изобретательство. 2006. № 9.

2Unified challenges the three most prolific patent trolls of 2016 // https://www.unified- patents.com/news/2016/7/27/unified-challenges-the-three-most-prolific-patent-trolls-of-2016

3http://thehill.com/blogs/pundits-blog/lawmaker-news/325673-congress-must-stand- with-innovators-against-patent-trolls

4См.: Magliocca G. Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation // Notre Dame Law Review. June 2007. P. 35.

75

Глава I. Пределы осуществления и защиты исключительного права

изатратному судебному процессу пойти на уступки и удовлетворить патентные претензии компании-тролля, т.е. откупиться.

Иное решение приняла «Лаборатория Касперского». Специалисты по защите интеллектуальной собственности этой компании проанализировали патенты, в нарушении прав на которые обвиняла компания Lodsys, а также огромное количество документов, которые тролль подготовил для суда, и пришли к заключению, что запатентованные в 1992 г. системы и методы никак не могут нарушаться продуктами

исервисами компании. «Лаборатория Касперского» предоставила суду все аргументы в поддержку своей позиции. Однако до финального разбирательства в суде дело не дошло, поскольку накануне слушаний с участием присяжных Lodsys, проанализировав все «за» и «против», отозвала свой иск без возможности еще раз подать подобный иск в адрес «Лаборатории Касперского» в будущем1.

ВРоссийской Федерации патентный троллинг не получил такого широкого распространения, как в США. Это можно объяснить рядом причин. Во-первых, как было отмечено выше, различные недобросовестные патентные стратегии являются обратной стороной инновационного развития экономики. Они могут принести субъектам наибольшую прибыль там, где патентоохраняемым объектам придается значение основного актива, ведется активное инновационное производство. Во-вторых, важно учитывать уровень патентно-правовой грамотности юристов и правообладателей. Реализация недобросовестных стратегий требует не меньшей, а зачастую даже большей правовой подготовленности, чем защита нарушенных исключительных прав. В-третьих, в России пока еще не взыскиваются такие большие суммы компенсации за нарушение исключительных прав, как в США.

Между тем в последние годы подобная недобросовестная практика стала «набирать обороты». Борьба с патентным троллингом стала основной темой круглого стола «Перезагрузка. Роспатент как единый регулятор в сфере интеллектуальной собственности», организованного Федеральной палатой адвокатов2. Как было отмечено Натальей Ложкиной, занимавшей должность начальника отделения Палаты по патентным спорам ФИПС, сегодня патентный троллинг подрывает основы патентного и авторского права, но бороться с ним сложно. В качестве примера подобной практики спикер привела действия гражданина

1http://www.kaspersky.ru/news?id=207734107

2«Патентные тролли» и другие проблемы интеллектуальной собственности // https:// legal.report/article/21072016/patentnye-trolli-i-drugie-problemy-intellektualnoj-sobstvennosti

76

§ 1.3. Содержание и формы реализации исключительного права

Максимова, зарегистрировавшего на себя более 800 патентов. Патентообладатель буквально завалил суды исками к аптечным сетям (в том числе к «Ригле», «Неофарму», «36,6»). Он обвинил аптеки в незаконном использовании его изобретения – «держателя для метки циферблата­ настенных стрелочных часов». В соответствующем патенте под этим подразумевается картонная упаковка для лекарственного средства.

Широкую огласку в стране получили попытки патентного шантажа известных компаний российским правообладателем О.О. Тихоненко. В 2008 г. он получил три патента на полезные модели амортизаторов и сразу же предъявил требования к 49 компаниям, реализующим соответствующие автозапчасти иностранного производства. Цена предложения по урегулированию конфликта составила более 30 млн долл. По заявлению О.О. Тихоненко УБЭП ГУВД в массовом порядке начал проводить контрольные закупки и опечатывать склады фирм-дист- рибьютеров в Москве, Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке, Омске и других городах. Коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента смогла аннулировать патенты О.О. Тихоненко лишь в ноябре 2009 г. Аналогичная схема была реализована в 2006 г. в отношении компаний «Моторола» и «Евросеть», когда П.А. Панов на основании зарегистрированных на свое имя патентов с помощью правоохранительных органов изъял у «Евросети» сотовые телефоны «Моторола» на сумму, превышающую 20 млн долл.1

В доктрине наряду с негативными оценками патентного троллинга можно встретить утверждения, обосновывающие конструктивность влияния таких субъектов на процесс коммерциализации инноваций. Отмечается, что тролли способствуют изменению динамики патентного рынка, делают патенты более ликвидными путем их кооперации, становясь центром для трансакций, вводят в оборот ОИС, которые никогда не были бы использованы непосредственными разработчиками технологий2.

Вместе с тем представляется, что такие идеи не выдерживают критики. Во-первых, при подобном толковании патентный трол-

1Панкина Г.В., Сашина Л.А., Слыхов А.А., Терешкина Т.М. Патентное рейдерство идет

вРоссию // Компетентность. 2011. С. 40.

2См.: McDonough III J.F. The myth of the patent troll: an alternative view of the function of patent dealers in an idea economy // http://papers.ssrn.com/abstract=959945); Brief of Amici Curiae Qualcomm, Inc. and Tessera, Inc., EBay, Inc. v. Mercexchange, 126 S. Ct. 1837 (2006) (№ 05–130); Brief of Amici Curiae United Inventors Association and Technology Licensing Corp., Mercexchange (№ 05–130); Mann R.J. Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry? // Texas Law Review. 2005. Vol. 83 // http://ssrn.com/abstract=510103

77

Глава I. Пределы осуществления и защиты исключительного права

линг смешивается с принципиально отличными от него явлениями и институтами. Существует целый класс различных инновационных посредников (бизнес-инкубаторы, инновационные центры), занимающиеся обеспечением сотрудничества промышленности и науки и(или) «перепродажей» лицензий на патентоохраняемый объект. Очевидно, что патентные тролли не имеют с ними ничего общего.

Во-вторых, что касается выгод изобретателей, не способных самостоятельно коммерциализировать патентоохраняемые объекты, то им передается лишь «малая часть финансовых потерь инноваторов «…» потеря стимулов к инновационной деятельности ответчика не сопровождается стимулами иных изобретателей»1.

В-третьих, на практике сами патентные тролли, как правило, не вводят в имущественный оборот спорные патентоохраняемые объекты. При этом своей деятельностью они парализуют инновационный бизнес компании-ответчика. Следует подчеркнуть, что в качестве жертвы троллями обычно выбирается успешная компания, которая предлагает рынку коммерчески привлекательный продукт и для которой «сумма потери» от прекращения применения патентоохраняемого объекта может быть высокой. Таким образом, получается, что тролли, ничего не вкладывая в инновационное развитие, на основе патента мешают делать это другим.

Как было справедливо отмечено Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission of USA), рассматриваемая «практика может сдерживать инновации путем повышения расходов и рисков без осуществления технологического вклада»2. В этой связи симптоматично, что в последнее десятилетие на борьбу с патентными троллями встали как предприниматели, так и нормотворцы в США.

Вкачестве примера активных действий первых можно назвать,

вчастности, попытку, предпринятую в 2007 г. крупнейшей американской компанией IBM, запатентовать патентный троллинг. Патентная заявка № 20070244837 описывала «систему и методы извлечения выгоды из портфолио активов, например, портфолио патентов». Как было констатировано в описании изобретения, «один из методов заключения лицензионных соглашений состоит в поиске нарушителей и вступлении с ними в переговоры… При этом патентооб-

1Bessen J., Ford J., Meurer M.J. The private and social costs of patent trolls. Boston, 2011 // http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/Bessen-Ford-Meurer- no-11-45rev.pdf

2The Evolving IP Marketplace: Aligning patent notice and remedies with competition // Federal Trade Commission, 2011 // www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf

78

§ 1.3. Содержание и формы реализации исключительного права

ладатель может потребовать от нарушителя лицензировать набор патентов, включающих не только нарушенный патент, но и иные»1. В патентовании подобных методов IBM отказано. Патент был выдан лишь после внесения изменений в заявку, заменивших объект патентования с «системы и методов» на специальную компьютерную программу2.

Что касается нормотворческой деятельности, то в 2013 г. палатой представителей был одобрен законопроект против патентных троллей – «The Innovation Act of 2013». В числе прочего им предусматривалось, что при подаче иска заявитель должен предоставить информацию о том, какие именно патенты и в каком конкретно продукте ответчика нарушаются, кто в действительности заинтересован в подаче соответствующего иска. Предлагалось также установить правило о возложении обязанности по компенсированию судебных издержек на проигравшую сторону. Отсутствие подобной возможности в американском правопорядке являлось значимым нюансом, за счет которого тролли успешно шантажировали инноваторов: последние понимали, что даже в случае победы в суде заплатят больше, чем от них требует тролль. Кроме того, в соответствии с проектом должны были быть расширены возможности по оспариванию выданных патентов. Не смотря на то что подобный проект явился итогом долгих обсуждений, cенат вместе с тем его так

ине одобрил.

В2015 г. в конгресс был представлен новый законопроект, нацеленный на борьбу с патентным троллингом, – The Innovation Act (H.R. 9). Согласно данному проекту на истца по делам о нарушении исключительных прав на патентоохраняемые разработки должны возлагаться обязанности по предоставлению точной информации (название, номер, описание) относительно продуктов или процессов, в которых незаконно использовался запатентованный объект. Суды должны присуждать стороне, в пользу которой принято решение, возместить с другой стороны судебные расходы. При этом исключение должно быть сделано для случаев, когда позиция проигравшей стороны была достаточно обоснована с позиции закона и фактов. Оппоненты данного проекта утверждали, что его принятие приведет к нарушению интересов мелких изобретателей. В инновационной сфере произойдет «перекос» в пользу крупных корпораций. Как и его предшественник, законопроект потерпел неудачу и не был принят.

1http://appft1.uspto.gov/netacgi/

2http://patft1.uspto.gov/netacgi/

79

Глава I. Пределы осуществления и защиты исключительного права

В заключение рассмотрения данных стратегий следует отметить, что целями осуществления исключительного права в их рамках выступают:

а) блокирование (ограничение) деятельности конкурентов на рынке высокотехнологичной продукции.

Как было отмечено выше, современный инновационный процесс невозможен без взаимодействия обладателей прав на отдельные элементы комплексного продукта, поступательного научно-технологичес- кого развития посредством создания усовершенствованных вариаций существующих технологий. В то же время в рамках рассмотренных стратегий патентообладатели, опираясь на принадлежащую им возможность контролировать коммерческое использование ОИС, изымают звено в кумулятивном инновационном процессе, конституирующий элемент комплексной инновации, блокируя тем самым любые попытки конкурента добиться инновационно-технологического развития в соответствующей сфере. Одним отказом от заключения лицензионного соглашения правообладатели на практике способны решить несколько задач: парализовать бизнес конкурента; создать для последнего дополнительные расходы, связанные с необходимостью разработки заменителей патентоохраняемого объекта первоначального правообладателя;

б) получение прибыли, не связанной непосредственным образом с разумным использованием ОИС, его коммерциализацией, передачей прав на ОИС иным лицам.

Патент должен быть справедливым вознаграждением изобретателя за его вклад в научно-технологическое развитие, стимулом к коммерциализации инновационных разработок и как следствие служить созданию эффективно функционирующего рынка интеллектуальной собственности. Между тем в рамках рассматриваемых стратегий исключительные права служат инструментом реализации иных объектов, получения сверхприбыли от лицензирования, вымогательства денежных средств под страхом инициирования процесса о нарушении исключительного права.

Нетрудно заметить, что подобные стратегии вступают в резкое противоречие с аксиолого-функциональными основами системы исключительных прав. При этом во всех случаях речь идет о реализации ничего иного, кроме как базового правомочия запрета. В рамках стратегий, предполагающих окружение основной разработки патентами на ее вариации, возможность запрещать использование конкретного ОИС «раздувается» правообладателями до возможности в целом запрещать субъектам выходить на рынок соответствующих товаров. В стратегиях, связанных с предъявлением требования о нарушении исключительного права, правообладатели стремятся получить прибыль

80