!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Конструктивной особенностью немецкого подхода является минимизация рисков, связанных со злоупотреблением потенциальным лицензиатом возможностями по возражению на иск. Для того чтобы его ссылки на нарушение правообладателем FRAND-стандарта были приняты во внимание, он должен доказать наличие у него намерений заключить лицензионный договор на справедливых условиях, а не добиваться бесплатного использования чужой разработки.

Вместе с тем сомнение вызывает оправданность выбранных критериев доказывания подобного намерения, в том числе внесения денежных средств на счет эскроу. Конечно, подобные действия служат реализации обозначенной функции. Однако в таком случае может возникнуть временной разрыв между фактами отказа правообладателю в защите его субъективного права и получением принудительной лицензии, в течение которого будет сохраняться вопрос о правовых основаниях использования.

Кроме того, нельзя не отметить, что при применении Orange book standard итог рассмотрения дела о предоставлении принудительной лицензии будет фактически предрешаться в рамках рассмотрения спора о нарушении исключительного права, что нельзя признать целесообразным.

При рассмотрении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта суд не исследует весь комплекс обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спору о принудительном лицензировании. В то же время на основе предположения о том, как суд в другом процессе разрешит соответствующую ситуацию, он выносит свое решение, которое в свою очередь с формальной точки зрения не является обязательным для правоприменителя, рассматривающего спор о принудительной лицензии. Вместе с тем можно предположить, что он на практике постарается сообразовать свое решение с предшествующим судебным актом, удовлетворив требования потенциального лицензиата. В ином случае создалась бы сложная ситуации с необходимостью нового рассмотрения спора о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

Таким образом, получается, что ни на одном из этапов рассмотрения патентного спора, по сути, не происходит досконального и объективного исследования обстоятельств – оснований для принудительного лицензирования.

Всвязи с этим более правильным представляется следующий алгоритм разрешения патентного конфликта между сторонами.

Вкачестве первичного основания для признания субъекта будущим лицензиатом должно рассматриваться заявление им в суд требования

опредоставлении принудительной лицензии. При этом для случаев,

231

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

когда он заинтересован в самом скорейшем использовании патентоохраняемого объекта, может быть предусмотрена возможность внесения денежных средств на специальный счет, с тем чтобы потом из этих денег могло быть оплачено использование объекта при отсутствии на то разрешения. Рассмотрение дела по иску о запрете на использование патентоохраняемого объекта должно приостанавливаться, если есть основания полагать, что требования о принудительном лицензировании будут удовлетворены.

Примечательно, что сам немецкий правоприменитель, по всей видимости, отдает себе отчет в том, что четкий подход к исследованию патентных злоупотреблений в Германии так и не был выработан. Симптоматичным в рассматриваемом аспекте представляется обращение суда г. Дюссельдорфа в рамках рассмотрения дела Huawei v. ZTE1 к Суду ЕС с просьбой дать разъяснения по поводу оснований применения доктрины патентных злоупотреблений к сфере осуществления исключительных прав2.

1Huawei v. ZTE, District Court Dusseldorf, Germany, 21 March 2013 № 4b O 104/12.

2Было сформулировано пять вопросов:

1.Злоупотребляет ли правообладатель правом на включенный в стандарт элемент, когда он изначально информирует орган, осуществляющий стандартизацию, о том, что готов предоставить любой третьей стороне лицензию на справедливых, разумных

инедискриминационных условиях, а затем подает иск о нарушении исключительного права, несмотря на то что такой «нарушитель» заявил свою готовность заключить лицензионное соглашение?

2.Если следствием изъявления нарушителем стремления к переговорам является констатация злоупотребления правообладателем его доминирующим положением, предлагает ли ст. 102 Соглашения о функционирования ЕС конкретные сущностные

ивременны`е требования по отношению к объективному выражению стремления вести переговоры, в частности, может ли быть констатировано такое стремление в ситуации, когда нарушитель только лишь в общем виде заявил (устно), что готов вести переговоры, или он должен, к примеру, предложить конкретные условия?

3.Если необходимым условием для констатации злоупотребления доминирующим положением является совершение безусловной оферты на заключение лицензионного договора, подразумевает ли ст. 102 Соглашения о функционировании ЕС конкретные сущностные или временны`е требования к данной оферте? Должна ли она включать в себя все условия, которые обычно содержатся в лицензионных соглашениях в конкретной сфере технологий?

4.Если необходимость исполнения обязанностей нарушителя возникает из лицензии, которая явилась предпосылкой к злоупотреблению доминирующим рыночным положением, содержит ли ст. 102 специальные требования в отношении подобных актов исполнения? Обязан ли нарушитель отчитываться за прошлое использование и платить роялти? Может ли обязательство платить роялти быть прекращено?

5.Действуют ли критерии определения злоупотребления доминирующим положением в случае заявления других (по отношению к запрету на использование) требований, возникающих из патентного нарушения: отзыва продукции, выплаты убытков?

232

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Обращение немецких правоприменителей к суду ЕС с подобными вопросами является примечательным и потому, что высветило пробелы существующего в ЕС подхода к институту злоупотребления правом.

Можно предположить, что если бы европейская правоприменительная практика, различные директивы и рекомендательные документы устанавливали четкие механизмы пресечения злоупотреблений исключительными правами, то суд г. Дюссельдорфа вряд ли стал бы специально обращаться с подобным запросом.

Голландский правоприменитель в своей поддержке правообладателя пошел в известной мере еще дальше, чем немецкий, отказав ответчикам и в возможности ссылаться на принцип dolo agit. При рассмотрении спора Philips v. SK Kassetten1 Гаагский окружной суд в 2010 г. выразил свое несогласие с немецким решением по делу Orange book standard. Им было отмечено, что применение принципа dolo agit германским Верховным судом: 1) вступило в противоречие со всей системой патентной защиты; 2) создало ситуацию правовой неопределенности; 3) не было необходимым для защиты законных интересов ответчика.

Непосредственно в отношении рассматриваемого спора голландским судом при этом было констатировано, что поскольку SK Kassetten не обладает лицензией, нет каких-либо оснований для предоставления ей права на использование запатентованной технологии. Требование Philips о запрещении ответчику использовать спорный ОИС подлежит удовлетворению.

3. Позиция ЕС.

На уровне ЕС можно выделить два условных типа злоупотреблений патентообладателя правом на защиту:

1) основанные на принципе недопустимости ограничения конкуренции. Одним из первых дел, в которых на основе принципа недопустимости ограничения конкуренции действия истца были признаны злоупотреблением правом на защиту, стало дело ITT Promedia v. Commission2. При рассмотрении данного спора Судом было констатировано, что действия правообладателя могут признаваться злоупотреблением правом только в исключительных случаях. Необходимо, чтобы его действия заключались в создании сложностей для бизнеса ответчика, притеснении последнего. При этом ограничение конкуренции является

единственной целью подачи иска.

1Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SK Kassetten GmbH & Co. KG, District Court The Hague, The Netherlands, 17 March 2010, Joint Cases No. 316533/HA ZA 08-2522 and 316535/ HA ZA 08-2524.

2ITT Promedia NV v. Commission, [1998] E.C.R. II-2937, Case T-111/96.

233

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Сходные критерии злоупотребления правом на защиту были выделены и в деле Protégé International Ltd. v. Commission. Как особо подчеркнул Суд, намерение истца притеснить конкурентов должно являться единственным, так как наличие любого другого альтернативного объяснения действий правообладателя является препятствием к утверждению злоупотребления правом1. При этом в отношении нацеленности на ограничение конкуренции правоприменитель уточнил, что предъявление иска должно являться частью общего плана, подчиненного обозначенной цели. Иными словами, для признания судом факта злоупотребления правом на защиту необходимо, чтобы непосредственной подаче иска предшествовал комплекс мер, направленных на воспрепятствование эффективному функционированию конкурентов. К подобным мерам могут, в частности, относиться, инициирование других судебных разбирательств, осуществление различных «антиконкурентных тактик».

Как было отмечено R. O’Donoghue и J. Padilla, «данное требование дополнительной антиконкурентной активности, помимо рассматриваемого судебного процесса, означает, что единичное обращение с требованием о судебном запрете само по себе не может составлять злоупотребления правом»2.

К данной практике в целом применимы сделанные нами ранее замечания относительно нецелесообразности рассмотрения злоупотреблений патентными правами исключительно с позиции защиты конкуренции. Кроме того, к деструктивным особенностям рассматриваемого подхода следует отнести также исключительность цели по причинению вреда конкурентам(конкуренции) как условия признания действий истца злоупотреблением правом.

Как было отмечено выше, в значительном количестве случаев правообладатели подают иск о запрете на использование патентоохраняемого объекта не столько для того, чтобы пресечь деятельность конкурентов, сколько для того, чтобы добиться выплаты от нарушителя чрезмерно высоких роялти, получения иных встречных предоставлений. Более того, злоупотребление правом на защиту может иметь место

ипри полном отсутствии конкуренции между правообладателями

инарушителями исключительного права, например, в случае когда истцами являются непроизводственные компании – скупщики патентов, «специализирующиеся» на выманивании у инноваторов денежных средств под страхом инициирования против них судебного процесса.

1Protege International v Commission, 2009/C 113/86. Case T-119/09.

2O’Donoghue R., Padilla J. The Law and Economics of Article 82 EC. Oxford, 2006. P. 281.

234

§3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Ккритике рассматриваемой особенности можно подойти и с позиции общей систематики злоупотребления правом. Установление

вкачестве единственной цели правообладателя причинения вреда иным лицам является конституирующим свойством только такой разновидности злоупотреблений, как шикана. В тех правопорядках, где данный институт нашел признание (российский, немецкий), на практике он применяется крайне редко и является в значительной мере данью цивилистической традиции. Как правило, любые действия правообладателя прежде всего направлены не столько на создание неблагоприятных последствий для других, сколько для получения несправедливых выгод для себя.

2) основанные на несоразмерности причиненного правообладателю вреда и тех негативных последствий, которые наступят для правообладателя в случае принятия решения о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

В соответствии с п. 24 Преамбулы к Директиве Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2009 г. № 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность»1 (далее – Директива № 2004/48/ЕС) средства правовой защиты должны включать в себя запретительные меры, направленные на предотвращение дальнейших нарушений прав интеллектуальной собственности в зависимости от конкретного случая. При этом в п. 25 предусматривается, что «если нарушение совершено неумышленно и не по небрежности и если исправительные меры или судебные запреты, предусмотренные настоящей Директивой, были бы несоразмерны, государства – члены ЕС должны иметь возможность предоставления в соответствующих случаях денежной компенсации, присуждаемой потерпевшей стороне в качестве альтернативной меры». Данная мысль нашла отражение и в ст. 12 Директивы № 2004/48/ЕС.

В качестве логического отступления надо метить, что отдельные страны ЕС различным образом подошли к интерпретации обозначенных положений, перспективам их реализации на внутринациональном уровне.

Так, в Литве и после принятия Директивы № 2004/48/ЕС сохранилось четкое правило: если доказан факт нарушения исключительного права, на использование спорного ОИС ответчиком должен быть наложен запрет. Как было отмечено Р. Бирстонасом и Л. ВиргиниусПапиртисом, «запрет является одним из общих способов защиты ис-

1 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 «On the enforcement of intellectual property rights» // OJ. 2004. L 157.

235

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

ключительных прав. В связи с этим неудивительно, что он применялся во всех случаях нарушений патентных прав еще до принятия Директивы. Каких-либо практических проблем в рассматриваемом аспекте возникать не должно: после установления факта нарушения автоматически налагается запрет на использование ОИС»1.

Единственное на что, по мнению исследователей, судам надлежит обратить особое внимание, – предельно четкое определение тех действий ответчика, совершение которых ставится под запрет2. В ином случае реализация рассматриваемого способа защиты будет непропорциональна нарушению. Таким образом, проблема несоразмерности последствий характеру нарушения в Литве была смещена с момента выбора возможных способов защиты (на этом уровне дискретные правомочия суда ограничены) на этапе определения конкретных действий ответчика, подпадающих под запрет.

До сих пор не была воспринята идея допустимости отказа в удовлетворении требований о запрете в случае несоразмерности такой меры защиты вреду, причиненному правонарушением, и правопорядками стран континентальной правовой семьи (Германия, Нидерланды, Бельгия). Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее десятилетие пусть только на доктринальном уровне в данных государствах стало проявляться осознание необходимости перехода к более гибким механизмам оценки патентных споров.

Немецкими авторами идея абсолютного характера патентной защиты, автоматического применения запрета на использование патентоохраняемых объектов начала подвергаться сомнению с позиции глобализационных процессов. В доктрине неоднократно отмечалось, что предусмотренная ТРИПС сильная защита правообладателей ставит под угрозу оборот технологий, доступ к разработкам в развивающихся странах3. В связи с этим по отношению к существующей персоноцентричной системе права интеллектуальной собственности отдельными исследователями стали предлагаться «альтернативные» модели.

Как было отмечено Дж. Бордатом, в контексте рассмотрения основополагающих установлений ТРИПС, «субъективные права, реализация которых не служит обществу, теряют смысл». Правовая система (в том

1Birštonas R., Virginijus Papirtis L. Enforcement of intellectual property rights in Lithuania: Situation after the implementation of Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights // https://www3.mruni.eu›ojs…article/download/625/587

2Ibidem.

3Bordat J. Wirtschaftsliberalismus. Grundlagen – Entwicklung – Probleme – Alternativen. Berlin, 2007. S. 103.

236

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

числе система интеллектуальных прав) должна опираться на принцип справедливости, который не позволит поступаться социальными интересами в угоду личным, а также на закономерность экономического развития, причем акцент должен делаться на социальной ответственности правообладателя, являющейся «соединительным мостом» между индивидуальными правами и общественными интересами1.

Бельгийский ученый Н. Петит предложил рассматривать патентные конфликты с позиции ступенчатого, многофакторного анализа. По его мнению, при оценке действий правообладателя должен, во-первых, применяться антимонопольный тест, во-вторых, – учитываться основополагающие принципы права ЕС. При этом к последним были отнесены общие принципы ЕС (обязанность лояльного сотрудничества, принцип решения проблем на возможно более низком уровне (subsidiarity)), положения, закрепленные в Хартии ЕС об основных правах, основные ценности ЕС (рыночная интеграция), общие положения Договора о функционировании ЕС (защита окружающей среды, общественного здравоохранения, культурного разнообразия и т.п.). Особо исследователем была подчеркнута необходимость выбора наиболее сообразного экономическим потребностям правового стандарта. «С обывательской позиции это означает, что суды и иные правоприменительные органы должны выбрать «стандарт злоупотребления», который будет обладать смыслом с экономической позиции»2.

Возвращаясь к опыту имплементации положений Директивы национальными правопорядками, следует отметить, что британское патентное ведомство в своем консультационном докладе3, посвященном имплементации Соединенным Королевством положений Директивы № 2004/48/ЕС, подчеркнуло отсутствие необходимости каких-либо законодательных изменений. Еще в Законе о Верховном суде 1981 г. (§ 50) и Законе о судах графств 1984 г. (§ 38) была предусмотрена возможность судов обязать сторону возместить убытки вместо применения запрета на использование.

1Подобные выводы делались автором применительно к основами построения в целом эффективной правовой системы. Вместе с тем в качестве примера негативных последствий чрезмерной либерализации права им рассматривалось именно право интеллектуальной собственности, конкретно – действие соглашения ТРИПС.

См.: Bordat J. Op. cit. S. 103.

2Petit N. Injunctions for FRAND – Pledged SEPS: the question for an appropriate test of abuse under article 102 TFEU.

3Consultation paper of Patent office «The UK implementation of the Directive on the enforcement of intellectual property rights (2004/48/EC)» // http://www.ipo.gov.uk/consultenforcement.pdf

237

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Вто же время Патентный офис отметил, что суды крайне редко реализовывали подобные дискреционные полномочия. В связи с этим был сделан вывод о необходимости приведения в соответствие с Директивой № 2004/48/ЕС именно судебной практики. В качестве позитивного примера гибкого подхода к разрешению спора о нарушении исключительного права Патентный офис назвал прецедентное решение по делу Shelfer v. City of London Electric Lighting Co. (1895 г.), в рамках которого было сформулировано правило: «1) если вред, причиненный истцу, незначителен, 2) и такой вред подлежит денежной оценке,

3)и в данном случае применение к ответчику такой меры, как запрет на использование патентоохраняемого объекта, будет иметь репрессивный характер – вместо такого запрета на ответчика может быть возложена обязанность по выплате убытков»1.

Британские правоприменители последовали обозначенным рекомендациям. Так, например, в 2006 г. в решении по делу Navitaire, Inc. v. Easyjet Airline Co. Ltd. было констатировано: «Нарушение исключительных прав было связано с незначительными элементами программного обеспечения, потому наложение запрета на его использование будет чрезмерным»2. При этом суд сослался на процитированное выше Решение.

Уместно отметить, что в последние годы в Европе национальное регулирование отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, уступает место унифицированному регулированию на уровне Европейского Союза. В связи с этим интерес представляет не столько имплементация положений Директивы № 2004/48/ЕС в правовые системы отдельных европейских государств, сколько вопрос о продолжении обозначенного ею курса в иных актах Европейского Союза.

Вфеврале 2013 г. государствами – членами ЕС было подписано Соглашение о Едином патентном суде3. Согласно ст. 1 данного Соглашения Единый патентный суд представляет собой общий для государств – членов Евросоюза юрисдикционный орган, призванный урегулировать споры, связанные с европейскими патентами. В соответствии со ст. 63 к полномочиям такого Суда была отнесена возможность (но не обязанность) в случае установления факта нарушения исключительного права патентообладателя возлагать на нарушителя постоянный запрет на использование спорного объекта. При этом в общей норме ст. 56

1Shelfer v. City of London Electric Lighting Co., [1895] 1 Ch 287.

2Navitaire Inc. v. Easyjet Airline Co. Ltd. (No. 2), [2006] RPC 4.

3European Union No. 3 (2013). Agreement of Unified Patent Court: European Union No. 3 (2013) (Brussels, 19 February 2013).

238

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

данного Соглашения была предусмотрена необходимость учета Единым патентным судом при применении тех или иных мер защиты (в том числе и запрета) интересов сторон.

Можно заключить, что рассматриваемое Соглашение в целом разделило предложенный Директивой № 2004/48/ЕС гибкий подход к применению такого способа защиты, как постоянный запрет на использование ответчиком патентоохраняемого объекта. Вместе

стем нетрудно заметить, что в его рамках соответствующие правила были сформулированы более абстрактно. В отличие от Директивы № 2004/48/ЕС в нем отсутствуют конкретные критерии оценки применимости анализируемого способа защиты.

Анализируя данную правовую модель патентных злоупотреблений

ссущностной позиции, необходимо отметить, что она также далеко не идеальна.

Вслучае с защитой субъективного права, как нами было отмечено, действительно, принципиальное значение имеет соотношение негативных последствий самого правонарушения и санкций за него. Вместе

стем данного критерия не может быть достаточно для констатации злоупотребления правом.

Представляется, что в данном случае вновь проявилось отсутствие четкого понимания общего института злоупотребления правом. Объективная сторона последнего как особой разновидности гражданского правонарушения включает в себя два элемента: противоправное поведение – осуществление права с нарушением пределов и негативные последствия для субъектов, против которых подобное право осуществляется. Причинение нарушителю значительного вреда наложением запрета на использование патентоохраняемого объекта характеризует лишь последствия возможного злоупотребления правом. При этом оно не охватывает противоправного поведения правообладателя.

Может так получиться, что добросовестный правообладатель только стремится выйти на рынок с неким новым инновационным продуктом, заключающим в себе спорную разработку. В то же время нарушитель давно и активно использует ее в своей предпринимательской деятельности. Вероятно, что вред предпринимательской деятельности последнего может превысить убытки, причиненные правообладателю. Вместе

стем в такой ситуации как минимум сомнительной представляется оправданность отказа патентообладателю в максимальной защите его права. Важно проанализировать само по себе поведение правообладателя – нацелено ли предъявление иска на защиту его правомерных интересов или на создание дополнительных преимуществ, выгод.

239

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Кроме того, если вести речь об одних последствиях злоупотребления исключительным правом, то их рассмотрение в любом случае не должно сводиться исключительно к соотнесению вреда, причиненного правообладателю нарушением и, напротив, нарушителю злоупотреблением.

Вданном случае учитывается только столкновение частных интересов, в то время как с патентоохраняемыми объектами (как публичными благами) сопряжены не только частные, но и значительные обществен- но-публичные интересы, которые нельзя игнорировать при оценке на основе принципа баланса интересов патентного конфликта.

Здесь уместно обратить внимание на свойственную правовой системе ЕС общеметодологическую проблему. Речь идет преимущественно об индуктивном подходе к рассмотрению и исследованию проблематики патентных злоупотреблений – восхождению от конкретного к абстрактному, вследствие чего из учета выпадают то одни, то другие факторы. Так, если вести речь о доктринальных исследованиях рассматриваемой проблематики, то нетрудно заметить, что все они сводятся преимущественно к анализу правоприменительной практики. Само по себе это является, несомненно, оправданным, поскольку, как ранее нами было отмечено, все факторы злоупотребления патентными правами принципиально невозможно учесть на общенормативном уровне.

Всвязи с этим всякий раз, когда мы обращаемся к заявленной проблематике, нам не избежать анализа конкретных решений и правовых позиций, из которого можно вывести некие общие ориентиры оценки споров в соответствующей сфере. В то же время данному процессу с необходимостью должен сопутствовать иной – разработка на основе общих правовых принципов, базисных цивилистических установлений системы ориентирующих принципов патентного права, а также четких механизмов анализа всего многообразия практических ситуаций.

4.Подход США.

Американский подход предполагает предельно гибкую и многовариантную оценку патентных споров. Признание того факта, что субъект без разрешения на то патентообладателя использовал ОИС последнего, не означает, что подобное использование будет запрещено. Как закреплено в § 283 Патентного закона США, суды обладают правомочием при установлении факта патентного нарушения предоставлять предписания в соответствии с принципом справедливости в целях предотвращения любых нарушений патентных прав на таких условиях, какие сочтут целесообразными1.

1 United States Code (USC). Title 35 «Patents» // http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35

240