!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Значительный интерес представляет (в том числе в силу сходства по своему существу с описанным ранее германским) судебный спор между компаниями Apple и Motorola Mobility. Осенью 2010 г. компания Motorola подала иск против Apple, в котором обвинила последнюю в нарушении своих патентов. Конец затянувшемуся разбирательству был положен в июне 2012 г., когда судья Ричард Познер отклонил исковые требования. Судья заявил, что ни одна компания не представила доказательств серьезности ущерба, поэтому любые требования блокировки импорта продукции на территорию США безосновательны. Он также отметил, что операционная система и целый аппаратный продукт в совокупности являются сложнейшим технологическим устройством, поэтому небольшие нарушения в каком-либо компоненте не могут стать условием блокировки продаж1.

Одним из первых дел, в рамках которых был взят курс на обозначенный максимально гибкий подход к решению вопроса о последствиях патентного нарушения, стал спор Continental Paper Bag Cо. v. Eastern Paper Bag Co. (1908)2. Обладатель патента на усовершенствование устройства для изготовления бумажных пакетов – Eastern Paper Bag Co. требовала запретить Continental Paper Bag Co. использовать данное изобретение и выплатить ему убытки. Ответчик в свою очередь утверждал, что в бессрочном судебном запрете должно быть отказано по причине неиспользования патентообладателем запатентованного изобретения.

Суд первой инстанции признал патент действительным и нарушенным. Вместе с тем он отметил, что истец никогда не предпринимал попыток практического использования объекта: ни непосредственно, ни через институт лицензирования. В качестве общего вывода суд констатировал, что: «нет оснований сомневаться в том, что истец относится к субъектам, которые накапливают патенты с целью защиты и исключения конкурентов», и отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции опроверг тезис о том, что неиспользованный патент не имеет права на защиту, представленную экстраординарным средством, – судебным запретом. Требования истца были признаны подлежащими удовлетворению.

Верховный суд США признал правомерность требований истца по рассматриваемому вопросу: «патентное право в соответствии с конституцией дает владельцам патентов исключительные права на запа-

1Motorola Mobility, Inc. v. Apple Inc. and NeXT Software, Inc., U.S. Dist. Ct., Dist. Del., 2010-10-8.

2Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 210 U.S. 405 (1908).

241

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

тентованное изобретение… Обладатель патента вправе лишить других возможности использовать изобретение в течение установленного в законе времени».

Однако при этом им был отвергнут излишний формализм в оценке патентного конфликта, строгий детерминизм: нарушение – запрет на использование. Было констатировано: «речь в подобном споре идет не о конструкции закона, а о том, является ли поведение патентообладателя противным государственной политике. …Неприменение изобретения в течение 17 лет с очевидностью не соответствует технологическому прогрессу… Между тем по меньшей мере спорными являются утверждения ответчика о том, что неприменение изобретения было необоснованным, и о том, что были затронуты права общества…»

Полноценный прецедент в рассматриваемой сфере сложился с принятием в 2006 г. Верховным судом США решения по делу eBay, Inc. v. MercExchange, LLC1. Компания MercExchange – обладатель патента на бизнес-метод – процесс облегчения онлайн-продаж товаров между частными сторонами обратилась к компании eBay с предложением заключить лицензионное соглашение на использование данного объекта. При этом было указано на то, что до сих пор eBay незаконно применяла в своей деятельности данный бизнес-метод. Однако прийти к соглашению в ходе переговоров компаниям не удалось. MercExchange подала против eBay иск. Ответчик в свою очередь попытался оспорить действительность патента.

Суд первой инстанции признал, что патенты действительны и нарушены, обязав eBay выплатить истцу убытки. Требование MercExchange наложить принудительный запрет между тем было отклонено. Причем, как констатировал суд, «отказ в предоставлении постоянного судебного запрета не причинит истцу значительного ущерба, так как: а) истец не практикует свои изобретения, а только выдает лицензии; б) есть основания полагать, что он подал иск не в целях установления запрета, а чтобы получить компенсацию; в) истец неоднократно выражал готовность заключить с eBay лицензионное соглашение. Следовательно, его интересы могут быть адекватно защищены посредством возмещения убытков».

В апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было пересмотрено. Правоприменитель признал, что отказ в удовлетворении требования о запрете на использование спорного ОИС возможен лишь тогда, когда применение данной меры защиты нарушает важные

1 eBay. Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006).

242

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

общественные интересы, связанные с ОИС. В рассматриваемом деле данное условие отсутствует.

Верховный суд США с целью решить вопрос о необходимости запрещения действий ответчика по использованию бизнес-метода счел целесообразным применить четырехуровневый тест: 1) причиняется ли истцу непоправимый ущерб отсутствием судебного запрета; 2) являются ли средства правовой защиты, доступные в соответствии с законом, адекватными и достаточными, чтобы компенсировать истцу нарушение его прав; 3) обеспечивается ли баланс интересов истца и ответчика; 4) не нарушается ли общественный интерес.

Ответы на данные вопросы, исходя из фактов рассматриваемого спора, привели его к выводу, что необходимости в установлении запрета на использование ответчиком бизнес-метода нет. Как при этом было отмечено судьей Кеннеди, характер патентов и экономические функции патентообладателей могут служить основаниями для отхода от исторической практики запрета в случае нарушения. В качестве подобных обстоятельств он обозначил, в частности:

1)существование так называемых непрактикующих патентообладателей, которые не имеют намерения использовать патенты и держат их исключительно для целей лицензирования;

2)чрезмерность воздействия: запатентованная инновация включает

всебя небольшой компонент, права на который запатентованы иным субъектом;

3)потенциальная неоправданность и сомнительность предоставления патентов на бизнес-методы.

За рассмотренным спором последовали иные интересные прецеденты, в основу которых (вне зависимости от вынесенного решения) был положен тезис о наличии у судов (в рамках споров о нарушении исключительных прав) дискреционных полномочий по ограничению возможностей правообладателей запрещать всем иным лицам использовать ОИС.

Так, при рассмотрении спора Paice LLC v. Toyota Motor Corp.1 суд первой инстанции признал исключительное право истца нарушенным. Вместе с тем в удовлетворении исковых требований о запрете ответчику использовать спорное изобретение на основе четырехуровнего теста, разработанного в деле еEbay, было отказано. Как при этом подчеркнул правоприменитель, «денежное возмещение убытков будет достаточным для того, чтобы компенсировать правообладателю продолжающееся

1 Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2:04-CV-211-DF, 2006 WL 2385139.

243

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

нарушение, ввиду того, что сам патентообладатель не использовал его изобретение». Окружной суд подтвердил правильность такого решения.

Рассматривая дело Edwards Lifesciences AG v. CoreValve, Inc.,1, Суд Делавэра вынес решение о том, что патент является действительным, и что ответчик умышленно нарушил исключительное право истца. Требование истца о запрете ответчику использовать соответствующее изобретение, однако, было отклонено. Причиной подобного решения сталоло обещание CoreValve переместить производство спорного ОИС в Мексику.

Суд апелляционной инстанции в целом утвердил постановление суда первой инстанции. Между тем в части отказа в удовлетворении требований о запрете на использование изобретения он направил дело на новое рассмотрение. Как при этом было отмечено: «Стимулирование инноваций основывается на рыночной эксклюзивности, позволяющей изобретателю получать прибыль от его изобретения. Если это не противоречит справедливости, в случае признания при рассмотрении спора патента действительным и нарушенным истец должен закономерно ожидать восстановления его исключительности, которая была утрачена с нарушением».

При рассмотрении спора ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.2 окружной суд, сопоставив сформулированные в решении по делу eBay критерии с обстоятельствами дела, принял решение об отказе в удовлетворении требования о запрете использования ОИС ответчиком. Суд обратил внимание на два факта: 1) истцу не был причинен непоправимый вред; 2) вред, причиненный истцу, может быть адекватно компенсирован выплатой убытков без наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта.

После дела eBay при установлении факта нарушения патента решение о принудительном запрете на использование ОИС американские суды выносили примерно в 72% случаев. За период с октября 2008 г. по начало 2009 г. запрет был применен в 17 из 26 случаев3.

Особый интерес в контексте заявленной проблематики представляют дела, касающиеся медицинских и фармацевтических патентов. Возможен ли в случае нарушения прав на такие объекты отказ в наложении постоянного запрета на использование?

1Edwards Lifesciences AG v. CoreValve, Inc., Nos. 11-1215, -1257 (Fed. Cir. Nov. 13, 2012).

2ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc., Nos. 11-1538, -1567, 12-1129, -1201 (Fed. Cir. Aug. 24, 2012).

3Janutis R.M. The supreme court’s unremarkable decision in eBay Inc. v. Mercexchange LLC // http://www.lclark.edu/live/files/4810.

244

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Данный вопрос ставился в значительном количестве дел. Так, в деле

In Amgen, Inc. v. F. Hoffman – La Roche/1 суд запретил ответчикам использовать их эритропоэз-стимулирующие агенты, несмотря на то что «врачи и пациенты выиграли бы от дополнительного выбора». Суд подчеркнул, что общественный интерес в таком случае не пострадает от наложения постоянного запрета.

Другое интересное дело – Acumed LLC (истец) v. Stryker Corp. (ответчик)2. Истец является обладателем патента № 5.472.444 на проксимальный плечевой гвоздь – разновидность ортопедического гвоздя, используемого для лечения переломов плечевой кости или костей верхней части кости руки. Истец продавал свой гвоздь под названием Polarus. В 2004 г. он предъявил иск к компании Stryker Corp. о нарушении данного патента. По мнению истца, ответчик использовал его разработку при производстве ортопедических гвоздей T2 PHN. Суд первой инстанции установил, что ответчик действительно нарушил исключительное право истца. При этом были удовлетворены требование как о взыскании убытков, так и о наложении постоянного запрета. Ответчик подал апелляционную жалобу на данное решение. В числе прочего он просил суд учесть сформулированные в деле eBay критерии и отказать в требовании о запрете на использование патентоохраняемого объекта. При этом ответчик указал на факт заключения истцом двух лицензионных соглашений, по которым он предоставил права на использование плечевого гвоздя своим конкурентам. По его мнению, это доказывает тот факт, что адекватной и достаточной мерой защиты в таком случае является взыскание убытков.

Между тем окружной суд поддержал решение суда первой инстанции. Как им было констатировано, вне зависимости от наличия у истца лицензионных соглашений «выход нового конкурента на рынок может причинить правообладателю непоправимый вред». Апелляция согласилась с выводом суда первой инстанции относительно того, что сопоставление претерпеваемых сторонами тягот говорит в пользу истца. Acumed представляет собой небольшую компанию, для которой Polarus является «флагманским продуктом». Производимые ею гвозди не вызывали каких-то существенных нареканий со стороны врачей и пациентов.

В деле The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC.3суд первой инстанции констатировал, что общественный интерес в защите исключи-

1In Amgen, Inc. v. F. Hoffman – La Roche Ltd., Nos. 09-1020, -1096 (Fed. Cir. Sept. 15, 2009).

2Acumed LLC v. Stryker Corp., 551 F.3d 1323, Federal Circuit (2008).

3The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC (Fed. Cir. 2013).

245

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

тельного права на устройство для амортизации (при протезировании) перевешивает потенциальные негативные последствия для пациентов, связанные с тем, что им придется заменить производимый ответчиком продукт.

Между тем есть и противоположная практика. Так, в деле Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. CIBA Vision Corp.1 суд пришел к выводу, что компания Johnson & Johnson нарушила патент CIBA на контактные линзы пролонгированного использования. Между тем он отказал в удовлетворении требования о запрете на использование. При этом он обратил внимание на следующие обстоятельства. Более 5,5 млн американцев пользуются производимыми Johnson & Johnson контактными линзами Acuvue® Oasys, на которые и был нарушен патент CIBA.

Суд отметил, что данные линзы пользовались наибольшей популярностью и у производителей. Наложение судебного запрета «создаст косвенные медицинские, практические и экономические проблемы для большого числа пользователей». Следовательно, оно нарушит общественные интересы. Суд отказал в требовании о наложении судебного запрета.

В деле Retractable Technologies, Inc. v. Becton Dickinson & Co. суд признал, что наложение судебного запрета на использование ответчиком патентоохраняемого объекта при производстве шприцов приведет к нарушению общественных интересов.

Между тем в отношении фармацевтических патентов подобные гибкие механизмы не применяются, в особенности если речь идет о разработках гоуппы компаний «Биг фармы»2.

Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Amgen Inc. v. F. Hoffman-LaRoche Ltd3. Суд констатировал факт нарушения исключительного права истца на рекомбинантный эритропоэтин – гормон, который стимулирует выработку эритроцитов. На основе данной разработки истец производил два препарата для лечения анемии и других заболеваний крови – Epogen и Aranesp. При решении вопроса о наложении постоянного судебного запрета суд прибегнул к установленному в деле еEbay четырехуровневому тесту. По мнению суда, такие показатели, как непоправимый вред ответчику, отсутствие адекватной альтернативной меры защиты интересов правообладателя, баланс

1Johnson & Johnson Vision Care, Inc. v. CIBA Vision Corp., 348 F. Supp. 2d 165, 179-80 (S.D.N.Y. 2004)

2Big Pharma («Биг Фарма») – условное обозначение группы крупнейших фармацевтических компаний мира с годовым доходом более $3 млрд (Pfizer Inc, Novartis, SanofiAventis, всего около 30 компаний).

3Amgen. Inc. v. F. Hoffman – La Roche Ltd., 2008 WL 4452454 (D. Mass. Oct. 2, 2008)

246

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

претерпеваемых тягот, были, бесспорно, в пользу истца, так как они с ответчиком действовали на одном рынке. Вопросы вызвал критерий общественного интереса. Суд выделил несколько подобных интересов: здоровье пациентов, сохранение на рынке препарата ответчика или надежная патентная система. В конечном счете суд констатировал, что последний интерес перевесил: на создание эффективных лекарств тратятся большие средства. Во многих других делах суды также делали вывод о том, что при отсутствии судебного запрета инновационный процесс в фармацевтике существенно пострадает.

Очень показательные статистические данные привел в своей статье К. Симэн1. Исследователь доказал, что процент выданных судебных запретов (при установлении факта нарушения) варьируется в зависимости отрасли промышленности, в которой может использоваться разработка. Самый высокий процент удовлетворения подобных требований в делах о нарушении исключительных прав на биотехнологии и фармацевтические разработки – 100% и 92% соответственно. Средними являются показатели в электроэнергетике – 83%, в сфере механики – 75%. Низкими: в электронике – 67%, в сфере медицинских устройств – 65% и программного обеспечения – 53%. В статье приводится простое, но логичное объяснение подобных показателей. Запрет на использование выдается в первую очередь в тех сферах, где для стимулирования инноваций необходимы «сильные» патентные права, что в свою очередь объясняется существенными затратами на разработку. Применимо в данном случае и афористичное высказывание Д. Бурка и М. Лемли: в теории патентное право технологически нейтрально, на практике оно зависит от специфики конкретных отраслей техники2.

Рассматривая сложившийся в американской практике подход к разрешению патентных конфликтов, важно подчеркнуть несколько следующих принципиальных моментов.

По мере развития подобной практики, связанной с отказом в удовлетворении требования о запрете на использование ОИС, при установлении факта нарушения наметилась тенденция к упрощению анализа обстоятельств спора.

При рассмотрении спора eBay v. MercExchange судом было проведено комплексное исследование, учитывающее как поведение правообладателя, преследуемые им цели, сущность запатентованного объекта,

1Seaman C. Permanent injunction in patent litigation after Ebay: an empirical study // Iowa law review. Vol. 101:1949. P. 1985.

2Burk D., Lemley M. Is Patent Law Technology-Specific? // Berkeley Technology Law Journal. 2002. Vol. 17 // https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=349761.

247

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

так и последствия принятия решения для истца, ответчика и общества в целом. В последующей за данным решением прецедентной практике все постепенно свелось к консеквенциальному анализу.

Ключевым фактором, учитываемым при отказе в удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта, при доказанности нарушения исключительного права стал баланс тягот, претерпеваемых участниками конфликта при принятии того или иного решения, что заслуживает определенной критики.

Несомненно, последствия действий правообладателя должны исследоваться при решении вопроса о допустимости изъятий из его правомочий. Вместе с тем одного этого оказывается явно недостаточно для констатации факта правонарушения, злоупотребления правом. Важно рассмотреть сами действия субъекта. Как справедливо отмечается в доктрине, установление пределов осуществления исключительного права призвано оказать упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы, средства и характер использования заложенных в содержании субъективного гражданского права возможностей1.

Кроме того, нельзя отрицать, что в случае столкновения примерно равнозначных интересов нескольких субъектов в использовании инновационных разработок процедура оценки экономических выгод и недостатков того или иного решения является крайне затруднительным процессом.

С другой стороны, одобрения заслуживает тот факт, что американские суды последовательно учитывают (не)возможность взыскиваемых убытков компенсировать причиненный истцу вред. В таком случае обеспечивается дифференцированный подход. Не допускается ситуация, при которой ограничение патентной монополии фактически представляет собой лишение субъекта исключительного права. В связи с этим неудивительно, что подобные «отступления» от полной защиты исключительного права не делаются в отношении фармпрепаратов. Как и в случае с принудительным лицензированием, ограничение господства правообладателя осуществляется главным образом на рынке комплексных инноваций.

Также интересно отметить, что американскими судами применяются дополнительные по отношению к предусмотренным нормами Соглашения ТРИПС механизмам «исключения из исключительных прав». Как заметил К. Котропиа, «тест, описанный в деле eBay, не подпадает

1 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007. С. 57, 61, 141.

248

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

под предусмотренные в ст. 31 исключения из исключительного права. Это объясняется тем, что такой тест фокусируется на материальных обстоятельствах. Как результат он не включает в себя всех необходимых процессуальных требований, предусмотренных ст. 31. С другой стороны, ст. 30 ТРИПС предлагает более общие, сфокусированные на материальных обстоятельствах исключения. Четырехфакторный тест, основанный на праве справедливости, в полной мере соответствует требованиям, установленным в ст. 30 ТРИПС»1.

Между тем здесь нужно вспомнить, что в рамках уругвайского и сиднейского раундов переговоров официальная позиция США заключалась в том, что в ст. 30 ТРИПС предусмотрены содержательные границы исключительных прав (случаи свободного некоммерческого использования патентоохраняемой разработки).

Примечательно, что и в самой американской доктрине отдельными авторами высказывается недоумение по поводу различий между внутренней американской патентной политикой и подходом США, проявившимся при установлении и толковании положений Соглашения ТРИПС. Как было отмечено Д. Харрисом, «в национальном праве интеллектуальной собственности США наблюдается явный перекос в сторону публичных интересов… В то же время при переходе к международно-правовому регулированию наблюдается смещение акцентов. Так, посредством Соглашения ТРИПС США стремятся создать режим интеллектуальной собственности, который являлся бы наиболее благоприятным для реализации частных интересов, прежде всего, фармацевтических американских компаний»2.

Таким образом, можно заключить, что предусмотренные в ст. 30 Соглашения ТРИПС гибкие механизмы стали США основой для двойных стандартов при определении пределов защиты исключительных прав на международном и внутринациональном уровне. Были нарушены каналы связи между наднациональным и национальным регулированием отношений в патентной сфере. В Соглашении ТРИПС четко установлен лишь минимальный стандарт защиты исключительных прав. Следовательно, на национальном уровне корректирование объема исключительных прав может осуществляться лишь в сторону увеличения последнего. В то же время на практике все происходит прямо противоположным образом.

1Cotropia C. Compulsory licensing under TRIPS and the Supreme Court of the United States’ Decision in eBay v. MercExchange // http://www.cotropia.com/bio/Chapter26-Co- tropia-PatentLawHandbook.pdf

2Ibid. P. 101.

249

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Во многом подобный дисбаланс обусловливается последовательно утилитаристским подходом развитых государств к институту исключительных прав, что является дополнительным аргументом в пользу необходимости выбора новой теоретико-методологической основы для исследования исключительных прав.

Способы достижения максимизации общественной полезности посредством институтов права интеллектуальной собственности на международном и национальном уровне рознятся между собой.

Впервом случае обозначенной общей цели отвечает задача получения национальными компаниями максимальной прибыли от реализации инновационных продуктов как фактора роста ВНД, сохранения «инновационного лидерства». Для ее реализации на нормативном уровне в свою очередь требуется обеспечивать абсолютную защиту имущественным интересам патентообладателей, пресекать любые попытки третьих лиц использовать, при отсутствии на то согласия правообладателя, инновационную разработку.

Вслучае с национальными правопорядками все обстоит несколько сложнее. Общей задачей здесь является обеспечение максимально эффективного использования патентоохраняемых объектов, реализации прав на них с позиции того вклада, который вносится посредством данных действий в инновационно-технологическое развитие, реализации иных внутренних экономических целей публичного образования. При этом вовсе не обязательно, что подобное «эффективное использование» в конкретной ситуации может обеспечить сам правообладатель.

5. Российский подход.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются предусмотренными законом способами с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. В качестве универсального для всех случаев нарушения исключительных прав называется такой способ, как «пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушений»1.

Соотношение «пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушений» с иными способами защиты нарушенных исключительных прав не определяется. Несомненно одно: оно применяется вне зависимости от выплат убытков, компенсации. Достаточно лишь установления факта нарушения исключительных прав.

1 Как было обосновано выше, «пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения» является российским аналогом запрета на использование ОИС.

250