!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

2.2.3. Основания и условия предоставления принудительной лицензии в ЕС

данного Регламента стандарты были обозначены в качестве важных механизмов поддержания конкуренции предпринимателей и особенно субъектов малого и среднего бизнеса. В связи с этим необходимо, чтобы регулирование способствовало активному участию таких субъектов в стандартизации.

Европейская комиссия регулярно организует различные исследования, касающиеся стандарт-необходимых патентов, публикует рекомендательные акты. Своей задачей в данной сфере Комиссия видит в обеспечении справедливого и беспрепятственного доступа

кстандарт-необходимым патентам.

Винформационном письме «Стандартизация информационнокоммуникационных технологий: приоритеты для единого цифрового рынка»1, опубликованном в апреле 2016 г., Европейская комиссия подчеркнула особое значение стандартов для инновационного развития. Отмечено, что они обеспечивают совместимость цифровых технологий и представляют собой основу для эффективного единого цифрового рынка, гарантируют слаженную работу технологий друг с другом, обеспечивают экономию за счет роста масштабов и открытость рынков. Прежде всего, как констатировала Комиссия, стандартизация требует сбалансированной политики в сфере интеллектуальных прав. Необходимо учитывать различные интересы, возникающие в данной сфере: частный интерес в получении справедливого дохода от инвестиций в разработки и исследования; общественный интерес в обеспечении устойчивого процесса стандартизации, расширении доступности технологии на открытом и конкурентном рынке; обеспечение участия в инновационном процессе субъектов малого бизнеса.

Рассмотрим конкретные прецеденты.

В2012 г. Европейская комиссия оценила с позиции соответствия антимонопольному регулированию сделку по покупке Google компании Motorola. Основное внимание было уделено правомерности приобретения Google стандарт-необходимых патентов Motorola. Интерес в данном аспекте представляет предложенное Комиссией обоснование вмешательства в правоотношения частных компаний, связанных с распоряжением исключительным правом.

Как отметила Европейская комиссия, любая компания, которая производит продукты, включающие в себя определенный стандарт,

1 Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions ict standardisation priorities for the digital single market // Brussels, 19.4.2016 COM (2016) 176 final.

181

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

может либо приобрести лицензию, охватывающую технологию, включенную в стандарт, либо совершить нарушение исключительных прав.

Втаком случае патентообладатели могут принудить потенциальных лицензиатов к заключению соглашений на крайне невыгодных для последних условиях: заставить выплачивать чрезмерные роялти, предоставить взамен лицензии на патенты, не входящие в стандарт.

Врамках рассматриваемого дела третьи лица выразили свою обеспокоенность тем, что сделка по поглощению может привести к тому, что Google, опираясь на стандарт-необходимые патенты, будет предъявлять к конкурентам требования на использование соответствующих разработок. Как итог – возрастет доля мобильных устройств на основе

Google's Android Oss.

Комиссия установила, что Google готова принять на себя FRAND- обязательства Motorola. Ею были направлены письма в различные стандарт-устанавливающие организации, в которых она утверждала, что «бесповоротно» связана такими обязательствами. Кроме того, на нее как правопреемницу Motorola распространяются лицензионные соглашения последней. Риск того, что Google все равно начнет предъявлять конкурентам требования о запрете на использование разработок, существует. Между тем в конечном счете Комиссия не нашла серьезных оснований для неодобрения сделки по поглощению и передачи стандарт-необходимых патентов Google1.

«Дело Samsung»2.

Компания Samsung предъявила к компании Apple требование о запрете на использование патентоохраняемых объектов в ряде стран: Германии, Италии, Голландии, Великобритании и Франции – в целях блокирования обращения на рынке некоторых продуктов ответчика. Данные патенты входят в стандарт Универсальной системы мобильной связи, установленной Европейским институтом по телекоммуникационным стандартам. Патентообладатель обязался лицензировать их на условиях FRAND.

В соответствии с Политикой интеллектуальных прав, принятой Европейским институтом по телекоммуникационным стандартам, участники стандартов должны уведомлять Институт обо всех интеллектуальных правах, которые могут войти в стандарт. Они также обязуются

1Case No COMP/M.6381 – GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY // http://ec.europa. eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf

2Case AT.39939-Samsung – Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/490).

182

2.2.3. Основания и условия предоставления принудительной лицензии в ЕС

обеспечивать доступность стандарт-необходимых патентов для всех третьих лиц на основе FRAND-условий.

Как отметила Европейская комиссия, любой патентообладатель вправе требовать прекратить нарушение его исключительных прав и запретить дальнейшее использование патентоохраняемого объекта. Обращение с соответствующим иском не представляет собой злоупотребление доминирующим положением. Между тем в исключительных случаях подобные действия правообладателя представляют собой злоупотребление правом.

Перечень подобных исключительных обстоятельств не является исчерпывающим. В данном деле присутствуют два таких обстоятельства:

1)патенты относятся к стандарту Универсальной системы мобильной связи; 2) Samsung приняла на себя обязательство лицензировать его патенты на условиях FRAND. Значителен риск того, что каждый обладатель патента, необходимого для Универсальной системы мобильной связи, будет действовать антиконкурентным образом – препятствовать бизнесу участников рынка, отказывая в выдаче лицензии или запрашивая завышенные роялти.

Когда компания Samsung включила свои разработки в стандарт, она обязалась: 1) лицензировать свои стандарт-необходимые патенты;

2)лицензировать их на условиях FRAND. Это означает, что Samsung рассчитывала именно на получение лицензионных выплат, а не на использование патента с целью исключения иных лиц.

Вуведомлении о претензиях Европейская комиссия указала на предположительное нарушение Samsung ст. 102 Договора о функционировании ЕС – злоупотребление доминирующим положением посредством предъявления требования о запрете на использование стандарт-необходимых патентов. Действия компании не могут быть оправданны с позиций: а) необходимости защиты интеллектуальных прав Samsung; b) защиты коммерческих интересов Samsung; c) общественного интереса в процессе стандартизации; d) возможных преимуществ с позиции эффективности, что может быть к выгоде потребителей.

Вответ на данное уведомление Samsung приняла на себя ряд обязательств. Основное – не предъявлять требование о запрете на использование стандартнеобходимых патентов против потенциальных лицензиатов, вступивших в переговорный процесс и выразивших свою волю на приобретение лицензии на FRAND-условиях. Таким образом, как отметила Европейская комиссия, Samsung обеспечила «безопасную гавань» для всех потенциальных лицензиатов стандарт-необходимых

183

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

патентов, которые согласны с общими условиями лицензирования, гарантированными патентообладателем. Лицензиаты могут также не соглашаться с предложенным патентообладателем порядком лицензирования. В таком случае не происходит автоматического признания их отказа от вступления в лицензионный договор на FRAND-условиях. Все условия, обстоятельства дела, предложенные патентообладателем, в таком случае должен оценивать суд, рассматривающий дело по иску Samsung о нарушении исключительного права.

Комиссия оценила данные обязательства Samsung с позиции обозначенных ею в уведомлении потенциальных нарушений и прекратила разбирательство в отношении компании.

«Дело Motorola»1.

Европейская комиссия установила, что при наличии исключительных обстоятельств и отсутствии объективных оправданий Motorola нарушила ст. 102 Соглашения о функционировании ЕС и ст. 54 Соглашения о создании Европейской экономической зоны посредством предъявления в немецкий суд иска о запрете Apple на использование ее патентоохраняемых объектов. Данное требование касалось патентоохраняемых разработок, необходимых для поддержания стандарта общей службы пакетной радиопередачи (GPRS), установленного Европейским институтом по стандартизации в области электросвязи.

Как отметила Европейская комиссия, в данном деле есть исключительные обстоятельства: 1) патентоохраняемые объекты входят в стандарт; 2) Motorola приняла на себя обязательства лицензировать стан- дарт-необходимые патенты на FRAND-условиях. Apple было сделано несколько предложений о заключении лицензионного соглашения, которые, однако, Motorola отклонила.

Поведение Motorola привело к временному блокированию онлайн продаж продуктов Apple, совместимых со стандартом GPRS.

При рассмотрении данного дела Комиссией был сделан ряд важных замечаний, касающихся условий ограничения патентных прав. Во-первых, она отметила, что правообладатель стандарт-необходи- мых разработок изначально исходит из того, что его разработки будут лицензироваться в обмен на разумные роялти в отличие от объектов, не включенных в стандарт. Иными словами, со стандарт-необходимы- ми патентами связан вполне конкретный частный интерес: получение прибыли от лицензирования. Правообладатель демонстрирует его,

1 Case AT.39985-Motorola – Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/489).

184

2.2.3. Основания и условия предоставления принудительной лицензии в ЕС

соглашаясь на включение патента в стандарт и принимая FRAND- обязательства. В таком случае он может требовать запретить иным лицам использовать объект, только если такие лица не хотят вступать в соглашения на FRAND-условиях.

Во-вторых, Комиссия провела разграничение между ограничением исключительного права (что при определенных условиях возможно)

ифактическим уничтожением права (что недопустимо). Согласно ст. 52 (1) Хартии ЕС об основных правах любые ограничения прав и свобод, признанных Хартией, должны быть предусмотрены законом и уважать сущность этих прав и свобод. Ввиду принципа пропорциональности ограничения могут быть сделаны, если только они отвечают целям и основным интересам, признанным Союзом, или необходимы для защиты прав и свобод других. Иными словами, признанные Союзом права и свободы не представляют собой неограниченные прерогативы и могут быть ограничены. Между тем ограничения не должны представлять собой непропорционального

иневыносимого воздействия, посягающего на саму сущность гарантированного права.

Выводы:

1.Как и в США, на уровне ЕС принудительные лицензии выдаются главным образом в отношении стандарт-необходимых патентов. Основной акцент при оправдании такой практики Европейская комиссия делает на целях обеспечения свободной конкуренции и поддержания открытого рынка, что коррелирует с основными принципами ЕС. В то же время учитываются и функции исключительного права, различные интересы, возникающие в отношении стандарт-необхо- димых патентов. Интерес правообладателя в таком случае видится

вполучении справедливых роялти от использования патентоохраняемого объекта всеми заинтересованными участниками рынка. Все иные его интересы не могут быть сбалансированы с общественным интересом в инновационном развитии и предложением потребителям новых товаров.

2.Необходимость поддержания единого конкурентного рынка как основная задача ЕС легитимирует подчинение сферы осуществления исключительных прав жестким антимонопольным требованиям. Между тем Европейская комиссия подчеркивает, что ограничение исключительного права не должно приводить к выхолащиванию его сущности и ценности. Иными словами, патент должен оставаться для правообладателя ценным активом. Принудительная лицензия не должна являться механизмом лишения патентообладателя его актива.

185

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

2.2.4.Основания и условия предоставления принудительной лицензии в Германии

В соответствии с общей нормой ст. 24 Патентного закона Германии неисключительная лицензия на коммерческое использование ОИС предоставляется судом в случаях, когда: а) лицо, желающее использовать ОИС, в течение разумного периода времени пыталось получить согласие патентообладателя на подобное использование на разумных, обычно устанавливаемых в подобных случаях условиях; б) предоставление лицензии отвечает общественному интересу1.

На практике широкого распространения данный институт до сих пор не получил. С момента своего создания в 1961 г. немецкий Патентный суд рассмотрел немногим более 20 заявлений о предоставлении принудительной лицензии. При этом в преобладающем большинстве случаев в удовлетворении подобных требований им было отказано. При этом, как было подчеркнуто в доктрине, в большинстве случаев субъекты, заинтересованные в получении доступа к чужой разработке, шли иным путем и старались добиться признания патента недействительным2.

Само по себе данное обстоятельство ничего не объясняет. Вместе с тем с позиции общих теоретико-методологических подходов к обоснованию исключительных прав, возобладавших в различных правопорядках, оно является более чем симптоматичным. Господствующий в американской правовой системе утилитаристский подход к институту исключительного права, рассмотрение его в качестве стимула коммерциализации патентоохраняемого объекта позволяют оправдать возлагаемые на действия правообладателя ограничения в случае избрания им неэффективной с позиции общественной полезности правореализационной модели. В германской правовой традиции интеллектуальные права строятся «по образцу права господства, предоставляющего возможность использовать объект по своему усмотрению наиболее широким образом»3.

Патентоохраняемый объект рассматривается в качестве результата изобретательской деятельности правообладателя, которая сама по себе заслуживает поощрения вне зависимости от эффективности

1Patentgesetz (zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Juli 2009).

2Maume P. Compulsory licensing in Germany // http://papers.ssrn.com/

3Применительно к авторскому праву см. про особенности немецкого подхода к интеллектуальным правам: Кашанин А.В. О докторской диссертации Р.А. Мерзликиной // Вестник гражданского права. 2008. № 3.

186

2.2.4. Основания и условия предоставления принудительной лицензии в Германии

последующего за получением патента на использование такого объекта. Механизмы, направленные на вмешательство в сферу господства правообладателя в целях обеспечения успешной коммерциализации патентоохраняемого объекта, плохо монтируются в заданную обозначенным правопониманием систему правовых координат. Признание патента недействительным (прежде всего по причине несоответствия разработки критериям правовой охраны) намного удачнее вписывается в обозначенный правовой контекст, так как правовой охраны лишаются объекты, не представляющие собой действительного вклада

внаучно-техническое развитие, разработчики которых не «заслужили» имущественного поощрения.

ВГермании на уровне как судебной практики, так и доктрины, допускаются изъятия из сферы патентной монополии применительно к стандарт-необходимым патентам: отказ в удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта, выдачи

вотношении него принудительной лицензии.

Так, весьма показательным в рассматриваемом аспекте является дело Standard-Spundfass1. В конце 1990-х гг. Немецкая ассоциация химической промышленности объявила конкурс на разработку магнитного барабана с усовершенствованными механизмами осушения. Условиями конкурса было предусмотрено и то обстоятельство, что изобретение победителя получит официальные рекомендации. Иными словами, оно станет de facto стандартом в химической промышленности. Спустя некоторое время после подведения итогов конкурса к его победителю был предъявлен иск о предоставлении безвозмездной принудительной лицензии. По мнению истца, правообладатель злоупотреблял своим положением.

Суд констатировал, что § 24 Патентного закона не предусматривает принудительного лицензирования в целях обеспечения конкуренции. В то же время им было указано на возможность предоставления подобной лицензии на основании ст. 20 Закона «Об ограничении конкуренции». Как им при этом было подчеркнуто, сам по себе патент не обеспечивает доминирующего положения правообладателя на рынке.

Вместе с тем при наличии дополнительных условий антиконкурентное поведение правообладателя может являться основанием для предоставления принудительной лицензии. Таким основанием могут служить, в частности, необходимость патентоохраняемого объекта

1 The Federal Court of Justice, № KZR 40/02, 13 July 2004, BGHZ 160, 67.

187

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

для доступа на рынок потребительских товаров, включение его в стандарт. Как при этом подчеркнул суд, не имеет значения, инициировал ли патентообладатель, способствовал или просто одобрил стандарт. Важно, чтобы патентообладатель получил от него преимущества. Интерес представляет то обстоятельство, что нормативным основанием в данном случае стало не патентное законодательство, а конкурентное.

Важное решение было принято в начале 2016 г. апелляционным судом г. Дюссельдорфа по делу Sisvel v. Haier1. Немецкий суд продемонстрировал готовность следовать подходам Европейской комиссии при рассмотрении дел о стандартнеобходимых патентах.

Компания Sisvel обратилась в суд с иском о нарушении исключительных прав на два стандарт-необходимых патентоохраняемых объекта к компаниям Haier Deutschland GmbH и Haier Europe Trading SRL (Haier), принадлежавшим одной группе компаний. Суд первой инстанции отметил, что ответчик вовремя не отреагировал на предложение правообладателя заключить лицензионное соглашение. В связи с этим он не мог претендовать на FRAND-защиту. В деле отсутствовали все условия для вмешательства в сферу патентной монополии, сформулированные Европейской комиссией. Таким образом, суд первой инстанции удовлетворил требование истца о запрете на использование патентоохраняемых объектов, прекращении продажи ответчиком UMTS и GPRS мобильных устройств и о взыскании убытков.

Апелляция отметила, что в любом случае при решении вопроса о защите исключительных прав на стандарт-необходимый объект суд прежде всего должен решить, соответствовало ли изначально предложение патентообладателя заключить лицензию FRAND-обязательствам правообладателя. При этом он приостановил исполнение по требованию о запрете на использование. Он возложил на патентообладателя бремя доказывания, что предложенные им условия лицензионного соглашения не являются дискриминационными и не представляют собой злоупотребления правом.

Между тем в целом немецкие суды до сих пор ориентируются прежде всего на обеспечение интересов правообладателя. Широкого применения доктрина «необходимого ресурса» не получила. В большинстве дел суды отклоняли ссылки на ст. 102 Соглашения о функционировании ЕС и FRAND-защиту по причине того, что потенциальный лицензиат не выполнил всех обязательств: не направил патентообла-

1 Sisvel v. Haier. German Regional Court of Dusseldorf. (2015). Case Nos. 4a O 93/14 and 4a O 144/14.

188

2.2.4. Основания и условия предоставления принудительной лицензии в Германии

дателю предложения заключить договор на справедливых условиях; не отчислял роялти за использование чужого патентоохраняемого объекта на специальный счет и др. В некоторых случаях даже при соблюдении всех формальных требований суды заключали, что потенциальный лицензиат не может ссылаться на FRAND-обязательства, так как это противоречит принципу добросовестности.

Интересно, что два раза за всю историю своего существования немецкий патентный суд удовлетворял требования о выдаче в отношении фармацевтических патентов, причем в первом случае его решение было

вконечном счете отменено Верховным судом.

Врамках первого спора речь шла о правах на медицинский препарат против артрита – «Полиферон», который охватывался патентом, не принадлежащим производителю1. Патентообладатель высказывал намерение сертифицировать свой собственный продукт, но заявку так и не подал. Производитель «Полиферона» обратился к правообладателю, с тем чтобы тот предоставил ему лицензию на разумных условиях. Патентообладатель ответил ему отказом, после чего предъявил иск о нарушении его исключительного права на лекарственный препарат. Суд г. Дюссельдорфа выдал запрет на распространение препарата.

Производитель обратился в суд с требованием о предоставлении ему принудительной лицензии. Как им при этом утверждалось, «Полиферон» является единственным доступным лекарственным препаратом

вборьбе с отдельными видами артрита. Следовательно, предоставление лицензии будет служить общественным интересам. Федеральный патентный суд, согласившись с обозначенной аргументацией, заявленные требования удовлетворил. Однако это решение было отменено Верховным судом ФРГ. По мнению правоприменителя, в деле отсутствовали данные о существенном значении «Полиферона».

Важно обратить внимание также на ряд сделанных судом выводов. Во-первых, им было подчеркнуто, что общественный интерес могут иметь технический, экономический, социальный и медицинский аспекты, причем судом был обозначен крайне строгий подход к квалификации конкретных социально-экономических потребностей в качестве общественного интереса в контексте ст. 21 Патентного закона. Как это явствует из вынесенного им решения, такие потребности должны быть актуализированы и существенны. При этом важно, чтобы у патентоохраняемого объекта отсутствовали альтернативы удовлетворения подобных интересов. Во-вторых, судом было признано, что

1 Federal Court of Justice № X ZR 26/92, 5 December 1995, BGHZ 131, 247.

189

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

факт злоупотребления правообладателем своим правом не является необходимым условием для выдачи принудительной лицензии.

Здесь целесообразно обратиться к обозначенной нами ранее системе конфликтов интересов, которые могут и должны разрешаться посредством пределов осуществления субъективных прав. Как представляется, немецким правоприменителем были смешаны две разные между собой ситуации: реализация права в противоречии с его назначением, повлекшая причинение вреда частным и общественным интересам, и необходимость обеспечения фундаментальных прав человека, в том числе в ситуации надлежащего осуществления патентообладателем принадлежащего ему права. Чрезвычайный характер общественного интереса является условием применения принудительного лицензирования во втором случае. Между тем факт неиспользования ОИС при отказе в выдаче лицензии на разумных началах, которые не были исследованы судом надлежащим образом, характерен для первого основания.

В течение более чем 20 лет немецкими судами не предпринималось новых попыток по выдаче принудительной лицензии на фармпрепарат. Между тем 31 августа 2016 г. немецкий патентный суд второй раз в германской истории удовлетворил требование о выдаче принудительной лицензии в фармсфере1. Заявителем по данному делу являлась одна из крупнейших транснациональных фармкомпаний (со штаб-квар- тирой в США) – Merck & Co. Компания несколько лет производила анти-СПИД-препарат – «Исентресс» (Isentress). Ответчиком являлась японская компания Shionogi & Company Ltd. – обладатель европейского патента на ингибитор интегразы, используемый для лечения ВИЧ-инфекции.

Конфликт компаний развивался следующим образом. В 2015 г. японская компания предъявила иск о нарушении ее патента к немецкой компании MSD Sharp & Dohme GmbH (дочернее общество – Merck & Co.). Материнская компания Merck & Co. пыталась добиться заключения с патентообладателем лицензионного соглашения. Между тем японская компания отказалась. После этого Merck & Co. обратилась за предоставлением принудительной лицензии.

Патентный суд пришел к выводу, что в препарате «Исентресс» имеется существенный потребительский интерес среди больных СПИДом. Некоторые пациенты по медицинским показаниям не могут заменить его на иные препараты без существенного риска для здоровья. В связи с этим требование истца было удовлетворено.

1 BPatG, 31.08.2016 – 3 LiQ 1/16 (EP).

190