3. У залежності від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва на знак для товарів і послуг, настають й різні правові наслідки такого припинення.

Припинення господарським судом провадження у справі з мотивів закінчення дії спірної міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг на час розгляду спору є неправомірним, оскільки між сторонами існують спірні неврегульовані питання.

Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено, зокрема, достроково припинено дію на території України міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг, зареєстрованого для товарів і послуг 9 та 11 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Судове рішення з посиланням на приписи пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) мотивовано невикористанням зареєстрованої торговельної марки в Україні стосовно товарів 9 і 11 класів МКТП без поважних причин більше трьох років.

Постановою апеляційного господарського суду провадження у справі припинено в зв'язку з відсутністю предмету спору.

Скасовуючи зазначену постанову апеляційного господарського суду і  залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду з цієї справи, Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

Апеляційний господарський суд у прийнятті постанови виходив з того, що станом на день прийняття господарським судом першої інстанції рішення зі справи строк міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг закінчив свою дію, і фактично предмет спору був відсутній.

Проте припинення провадження у справі можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, спір між сторонами виник з підстав невикористання відповідачем знака для товарів і послуг протягом трьох років. Саме тому, з посиланням на пункт 4 статті 18 Закону, позивач просив достроково припинити дію міжнародної реєстрації свідоцтва.

Пунктами 1-3 статті 18 Закону передбачені випадки, коли дія свідоцтва припиняється з ініціативи власника або з інших підстав, що не пов'язані з умисним невикористанням власником своїм правом на знак.

Зокрема, згідно з пунктом 2 названої статті Закону дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Поряд з тим, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Установи до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку.

У той же час припинення дії свідоцтва з мотивів, визначених пунктом 4 статті 18 Закону передбачає невикористання власником знака без поважних причин.

Незважаючи на те, що в обох випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення різні. Так, відповідно до статті 22 Закону ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії  свідоцтва згідно з пунктами 1-3 статті 18 цього Закону. Тобто, у цьому випадку за відповідачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з заявою про реєстрацію такого позначення (постанова Вищого господарського суду України від 03.03.2009 №20/441).

4. Оскільки право інтелектуальної власності на торговельну марку набуває чинності з моменту його реєстрації, то договір про передання  виключних майнових прав на цей об'єкт хоча й виконується сторонами з моменту його підписання, є чинним щодо охорони прав нового власника свідоцтва (обов'язковим для третіх осіб) з моменту його державної реєстрації.

Акціонерне товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та іншого Товариства, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг для товарів 2 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Підприємство, не залучене до участі у справі, звернулося до Вищого господарського суду України з касаційними скаргами, в яких просило судові рішення у даній справі скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду. Підприємство посилалося на те, що прийняті у даній справі судові рішення стосуються його прав та обов'язків, оскільки за договором Товариство (відповідач у справі) передало виключні майнові права на спірну торговельну марку Підприємству з внесенням відповідних змін до Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг.

Переглядаючи відповідні судові рішення у касаційному порядку, Вищий господарський суд України зауважив, зокрема, таке.

За приписом частини другої статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою статті 494 названого Кодексу, а саме засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

Судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що на момент прийняття господарським судом першої інстанції рішення зі справи ще не було здійснено державну реєстрацію укладеного Товариством (відповідачем) і Підприємством договору про передачу прав на знак для товарів і послуг.

З огляду на наведене Вищий господарський суд дійшов висновку про те, що на момент прийняття господарським судом першої інстанції рішення  спір з даної справи не стосувався прав або законних інтересів Підприємства, а тому касаційну скаргу слід залишити без задоволення.

Разом з тим на момент прийняття апеляційним господарським судом постанови зі справи вже відбулася зміна власника прав на торговельну марку, яким стало Підприємство.

Згідно з частиною першою статті 101 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд у процесі перегляду справи за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

За наведених обставин суд касаційної інстанції постанову господарського суду апеляційної інстанції скасував, а справу передав на розгляд до суду апеляційної інстанції (постанова Вищого господарського суду України від 07.04.2009 № 20/260).

5. Використання промислового зразка "етикетка" не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток, але й для позначення певних товарів виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Підприємство як власник торговельної марки звернулося до місцевого господарського суду з позовом, зокрема, про заборону Заводу використовувати знак для товарів і послуг та схожі з ним позначення.

Відповідач, у свою чергу, наполягав на правомірності використання ним зареєстрованого промислового зразка.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено в частині заборони Заводу використовувати позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг Підприємства.

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення та залишаючи рішення господарського суду без змін, Вищий господарський суд України зазначив таке.

Пунктами 4, 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний  оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Отже, виготовленням виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка в даному випадку є виготовлення етикеток для пляшок.

Разом з тим використання промислового зразка "етикетка" не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для пляшок, але й для позначення певних товарів (чим є їх розміщення на пляшках з горілкою) виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

На підставі наведеного попередні судові інстанції, встановивши факт використання Заводом без дозволу Підприємства на пляшках з горілкою позначення, схожого до ступеню змішування з торговельною маркою позивача, дійшли обґрунтованих висновків щодо необхідності заборони відповідачеві використовувати це позначення (постанова Вищого господарського суду України від 07.04.2009  № (3/184)17/580).