Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності

 (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)

 (Оглядовий лист Вищого господарського суду України  від  30.06.2009 № 01-08/411/1)

 У порядку інформації та для врахування  у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Експертні висновки державного підприємства "Український інститут промислової власності" щодо невідповідності технічних рішень за деклараційними патентами на винаходи умовам патентоздатності не є одночасно й рішеннями уповноваженого органу про визнання цих патентів недійсними.

Товариство звернулося до місцевого господарського суду з позовом про зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості щодо визнання деклараційних патентів на винаходи недійсними повністю.

Прийняте місцевим судом рішення про відмову у задоволенні позову з посиланням на частину першу статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) мотивовано відсутністю у Департаменту обов'язку зі здійснення зазначеної публікації через те, що зазначені патенти недійсними в судовому порядку не визнавалися.

Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого суду зі справи скасовано та позов задоволено: Департамент зобов'язано опублікувати відомості про визнання недійсними повністю деклараційних патентів України на винаходи в офіційному бюлетені "Промислова власність". Постанову апеляційного суду мотивовано визнанням згаданих деклараційних патентів недійсними за результатами проведених відповідно до частини другої статті 33 Закону експертиз запатентованих винаходів на відповідність умовам патентоздатності.

Скасовуючи постанову апеляційного господарського суду і залишаючи в силі рішення господарського суду першої інстанції з цієї справи,  Вищий господарський суд України звернув увагу на таке.

За приписами частини першої статті 3, статей 16, 22, 24 Закону до повноважень Департаменту віднесено прийняття рішень про видачу або про відмову в видачі патенту (за результатами розгляду відповідних заявок). Положень щодо надання Департаменту права визнавати патенти України на винаходи (зокрема, деклараційні) недійсними чинне законодавство не містить.

Частиною першою статті 33 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі наявності підстав, зазначених у цій статті (зокрема, у випадку невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону).

У свою чергу, відповідно до частини третьої статті 33 Закону Установа (Департамент) при визнанні патенту чи його частини недійсними повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Отже, суд першої інстанції за відсутності судових рішень про визнання недійсними зазначених деклараційних патентів України на винаходи дійшов обґрунтованого висновку щодо відсутності й підстав для покладення на Департамент обов'язку зі здійснення відповідних  публікацій (постанова Вищого господарського суду України від 10.02.2009 № 21/546-20/214).

2. Експертні висновки державного підприємства "Український інститут промислової власності" не мають обов'язкового характеру ні для особи, яка звертається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ані для суду, який розглядає відповідну справу.            

Підприємець звернувся до місцевого господарського суду з позовом про стягнення з державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі - Державне підприємство) суми збитків та моральної шкоди на підставі статей 611, 858, 1209 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).

Місцевим господарським судом у справі встановлено, що:

- Державне підприємство видало фізичній особі деклараційний патент України на корисну модель;

- сторонами укладено договір, відповідно до умов якого Підприємець доручив, а Державне підприємство взяло на себе виконання робіт, зокрема, з проведення інформаційного пошуку та здійснення за результатами цього пошуку попередньої оцінки відповідності заявки на видачу згаданого деклараційного патенту умовам патентоздатності;

- директором Державного підприємства на виконання умов Договору затверджено висновок експертизи щодо умов патентоздатності, відповідно до якого заявлена корисна модель не визнається такою, що відповідає умові патентоздатності "новизна";

 - рішенням районного суду Підприємцю відмовлено в задоволенні позовних вимог про визнання недійсним вказаного деклараційного патенту України на корисну модель; прийняте судове рішення мотивовано відповідністю корисної моделі умовам патентоздатності;

- Підприємець вимагав стягнення збитків з відповідача, зокрема суми, сплаченої за договором Державному підприємству, та моральної шкоди.

Скасовуючи  постанову апеляційного господарського суду зі справи та залишаючи в силі рішення місцевого господарського суду, суд касаційної інстанції  зазначив  таке.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано недійсним у судовому порядку (зокрема, з підстав невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності).

За приписами частини другої статті 33 названого Закону з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір. Висновки такої експертизи мають попередній характер та можуть бути використані для з'ясування доцільності та/або підстав звернення до суду з приводу недійсності деклараційного патенту. При цьому висновки Державного підприємства не мають обов'язкового характеру ні для особи, яка звертається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ані для суду, який розглядає відповідну справу.            

З огляду на наведене Вищий господарський суд України погодився з висновком господарського суду першої інстанції, який розглянувши в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги, зокрема, попередній та інформативний характер висновку Державного підприємства та встановивши відсутність безпосереднього причинного зв'язку між наданими Державним підприємством послугами та відмовою районного суду в задоволенні позовних вимог Підприємця, відмовив у задоволенні позовних вимог Підприємця про стягнення збитків і відшкодування моральної шкоди (постанова Вищого господарського суду України від 10.02.2009 № 20/143).