9.6. Порядок рассмотрения лицензионных договоров

Порядок рассмотрения лицензионных договоров установлены, прежде всего, Гражданским кодексом Украины ст.1114 , которая гласит, что лицензионные договоры не подлежать обязательной регистрации в Патентном ведомстве (п.1), но факт передачи исключительных имущественных прав подлежит обязательной государственной регистрации (п.2). Приказом Госдепартамента интеллектуальной собственности от 22.05.1995 г. № 81, утверждена Инструкция о рассмотрении и регистрации договора о передачи права собственности на изобретение (полезную модель) и лицензионного договора на использования изобретения (полезной модели). Инструкция устанавливает порядок рассмотрения и регистрации согласно Закону Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели».

Эта Инструкция – обязательна для выполнения всеми физическими и юридическими лицами не зависимо от форм собственности.

Лицензионный договор набирает силу после регистрации в Госдепартаменте интеллектуальной собственности Украины, а принимается к рассмотрению после публикации информации об изобретении в официальном бюллетене.

Документы, которые подаются на регистрацию:

13. Заявление о регистрации по установленной форме в 1 экз.;

14. Лицензионный договор – в 3 экз.

15. Документы об уплате сбора за регистрацию – 1 экз.

Рассмотрение и регистрация лицензионного договора осуществляется в

течение одного месяца со дня подачи заявления. Выносится решение по установленной форме. Если требуются дополнительные материалы , то после запроса - еще две недели до решения.

9.7. Принудительное отчуждение прав на изобретение (полезную модель)

Если изобретение (ПМ), кроме секретных, не используется и недостаточно используется в Украине на протяжении 3 лет, начиная от даты публикации информации о выдачи патента или от даты, когда использование изобретения (ПМ) было прекращено, то какое-либо лицо, которое имеет желание и изъявляет готовность использовать изобретение (ПМ), в случае отказа владельца прав от заключения лицензионного договора, может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему разрешения на использование изобретения.

Право собственности на использование изобретения, которое подтверждено патентом, может быть ограничено на основании принудительной лицензии. Порядок предоставления принудительной лицензии определен законодательством и реализуется двумя путями:

• в административном порядке;

• в судебном порядке

Административный порядок

Применяется, если этого требуют общественные интересы и интересы национальной безопасности. В таком случае КМУ имеет право на отчуждение прав на использование изобретения (ПМ) установленным им лицом без согласия владельца патента (декларативного патента) в случае его безосновательного отказа в выдачи лицензии на условиях неисключительной лицензии на использование изобретения (ПМ). При этом:

1)разрешение на такое использование предоставляется, исходя из конкретных обстоятельств;

2) объем и длительность такого использования определяются целью предоставленного разрешения, и в случае полупроводниковой технологии оно должно быть лишь некоммерческим использованием органами государственной власти или исправлением антиконкурентной практики по решению соответствующего органа гос. власти;

3) разрешение на такое использование не лишает владельца патента права предоставлять разрешения на использование изобретения (ПМ);

4)право на такое использование не передается, кроме случая, когда оно передается вместе с той частью предприятия или деловой практики, в которой осуществляется это использование

5) использование разрешается преимущественно для обеспечения потребностей внутреннего рынка

6) о предоставлении разрешения на использование изобретения (ПМ) владельцу патента направляется уведомление сразу, как это становиться практически возможно.

7) разрешение на использование отменяется, если перестают существовать обстоятельства, через которые его выдали

8) владельцу патента выплачивается адекватная компенсация соответственно с экономической ценностью изобретения (ПМ)

Решение КМУ о предоставлении разрешения на использование изобретения (ПМ), срок и условия его предоставления, отмену разрешения на использование, размер и порядок выплаты вознаграждения владельцу патента могут быть оспорены в судебном порядке.

Владелец патента (декларационного патента) на секретное изобретение (ПМ) может выдать лицензию на использование его изобретения (ПМ) только лицу, которое имеет разрешение на доступ к этому изобретению (ПМ) от государственного эксперта.

Если указанное лицо не может достичь с владельцем такого патента согласия о выдачи лицензии, КМУ имеет право разрешить использование секретного изобретения (ПМ).

Споры об условиях выдачи лицензии и выплаты компенсации и ее размере решаются в судебном порядке.

Т.о., изобретение может использоваться только в объеме, установленном решением КМУ, в котором также указывается размер компенсации, который выплачивается владельцу патента, порядок ее оплаты, а также орган, который будет осуществлять контроль за использованием изобретения.

В судебном порядке принудительную лицензию можно выдать по ходатайству заинтересованного лица, направлением в судебный орган, если владелец патента или его правопреемник не использовал или недостаточно использовал изобретение на территории Украины в течение трех лет после выдачи патента или его использование было прекращено больше чем на 3 года. Однако суд (арбитражный суд) может вынести это решение только при таких условиях:

-владелец патента не может довести, что факт не использования изобретения был обусловлен уважительными причинами;

• заинтересованная сторона доведет, что она не смогла на принятых условиях заключить ЛД на использование изобретения с владельцем патента.

В законе предусмотрена возможность выдачи принудительной

лицензии на зависимые изобретения, которые не могут использоваться без нарушения прав владельцев патентов на зависимые изобретения.

Объем использования изобретения, срок действия принудительной лицензии, размер и порядок выплаты вознаграждения владельцу патента устанавливаются судом.

Во всех случаях владелец принудительной лицензии не имеет исключительного права на использование изобретения и не имеет право выдать сублицензий.

177