7.2. Об’єкти правової охорони засобів індивідуалізації

Комерційне найменування (гл.43 ЦК) - будь-яка назва підприємства, установи чи організації, що має статус юридичної особи. Чинне законодавство встановлює реквізити комерційного найменування. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців», найменування повинно містити інформацію про організаційно-правову форму і назву.

Сутність права на комерційне найменування полягає в гарантуванні особі можливості виступати в цивільному обігу під власним ім’ям. Під комерційним найменуванням особа вчиняє цивільно-правові угоди та інші правочини, здійснює особисті немайнові права, захищає свої майнові або немайнові права. Власник юридичної особи має право розміщувати комерційне найменування на бланках, рахунках, прайсах тощо. Комерційне найменування може використовуватися в рекламних оголошеннях, анотаціях.

Основною правовою категорією, з якою найбільш часто пов’язують комерційні найменування, є найменування підприємства. Законодавчими підставами для їх ототожнення можуть виступати положення ст. 191 ЦК України, яка до складу підприємства як майнового комплексу відносить право на торговельну марку або “інше позначення” та п.2 ст. 490 ЦК України, що передбачає перехід майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування разом з цілісним майновим комплексом підприємства чи його відповідною частиною. Комерційне найменування та назва підприємства є різними правовими категоріями, перша - має на меті ідентифікувати суб’єкта права – юридичну особу, а друга стосується позначення об’єкта цивільних прав – цілісного майнового комплексу, що охоплюється поняттям “підприємство”⁵⁹.

Відповідно до ст.8 Паризької конвенції про охорону промислової власності право на комерційне найменування має екстериторіальну сферу охорони, тобто виходить за національні кордони.

Необхідними умовами правової охорони комерційного найменування є новизна та оригінальність. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньості діяльності. Не може дістати правову охорону найменування, яке повторює уже використовуване або настільки схоже з ним, що його легко сплутати з іншими. Найменування фірми має чітко відрізнятися від інших подібних. Користування схожими найменування може завдати матеріальних і моральних збитків користувачам.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та реалізують, та послуг, які ними надаються.

Ще одним важливим принципом правової охорони комерційного найменування є незмінність назви юридичної особи. Довільна безпідставна зміна найменування не допускається. Важливою умовою найменування є відповідність назви характерові діяльності даної фірми. В законодавстві іноземних держав ця вимога називається «принцип істинності фірми». Чинне українське законодавство не закріплює даний принцип.

Вимоги, які висуваються до найменування, вимагають визначення і його структури. Виділяють дві частини найменування – основну, яка називається корпус фірми, і допоміжну, яка називається додатком. Корпус фірми містить вказівку на організаційно-правові форму підприємства, його тип та предмет діяльності, а в деяких випадках – на інші його характеристики.

Допоміжна частина складається із обов’язкових і факультативних елементів. Обов’язковим елементом є спеціальне найменування підприємства, його номер та інша позначка, необхідна для відмінності фірми. Цю роль виконуються оригінальні слова, наприклад, фабрика «Рошен». Інші додавання, наприклад, вказівка «універсальний», «спеціалізований», «центральний» є факультативними і включаються за бажанням власника. Але додавання не повинні вводити в оману споживачів.

Законодавство встановлює обмеження щодо використання певних слів або словосполучень в комерційних найменуваннях. Так, забороняється вказувати на перевагу над іншими юридичними особами, повторювати їх оригінальні назви, без спеціального дозволу використовувати в найменуванні слово «Україна». Для ряду організацій вимагається в найменуванні вказувати вид їх діяльності, наприклад, «банк», «страхова компанія», «біржа».

Правова охорона комерційного найменування виникає з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи ні комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відомості про комерційне найменування вносяться до державного реєстру (ЄДРПОУ), порядок ведення якого встановлюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Право на комерційне найменування носить абсолютний характер. Суб’єктивне право на комерційне найменування носить виключний характер. Права на комерційне найменування передаються разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Право на комерційне найменування пов’язане з діловою репутацією юридичної особи, яке є особистим немайновим правом. Тому комерційне найменування одержує конкретну самостійну оцінку в складі нематеріальних активів підприємства, а порушення права на нього може тягти за собою відшкодування заподіяної шкоди.

Найпоширенішим засобом індивідуалізації товарів та послуг є торговельна марка або знак для товарів та послуг. Цивільний кодекс України та Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. по-різному називають позначення, що використовується для вирізнення товарів та послуг, що виробляються (надаються) однією особою, від однорідних товарів та послуг, що виробляються (надаються) іншими особами. У Цивільному кодексі України вжито термін “торговельна марка”, а у Законі про знаки для товарів і посліг таке позначення називається “знак для товарів та послуг”. Торговельна марка індивідуалізує товари і послуги, які виробляються/надаються під нею. Законодавство об’єднує поняття знаку для товарів і знаку для послуг під загальним поняттям торговельна марка (ст.492 ЦК України).

Відповідно до ст.1 Закону під знаком для товарів і послуг розуміють позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до ст.15 Угоди TRIPS торговельна марка – це будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, являють собою товарний знак.

До знаку для товарів близький знак обслуговування. Він має своїм призначенням розрізняти сервіс різних підприємств (надання автомобілів в оренду, організація туристичних мандрівок).

Крім торговельної марки для позначення товару використовуються також інші види ідентифікуючих знаків, які не відносяться до групи засобів індивідуалізації – об’єктів інтелектуальної власності. До їх кола належать сертифікаційні та гарантійні знаки, а також виробничі марки.

Торговельна марка, як вид товарних позначень, тісно пов’язана з промисловим зразком. Торговельним маркам притаманні ознаки, характерні для промислових зразків. Згідно із законодавством України, у формі торговельної марки та у вигляді промислового зразку можуть бути зареєстровані зображувальні (графічні) та об’ємні позначення чи їх комбінації.

В українському законодавстві співвідношенню торговельних марок та промислових зразків присвячений п.4 ст.6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, який забороняє здійснювати реєстрацію у вигляді товарних знаків позначень, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. Можна відмітити, що реєстрація об’ємних та графічних позначень у формі торговельних марок та промислових зразків має свої особливості, аналіз яких можливо здійснити шляхом співставлення та порівняння умов та процедури її проведення.

Слід відзначити, що українське законодавство суперечливо вирішує питання можливості одночасної охорони єдиного об’єкта двома правовими інститутами – правом на торговельну марку та на промисловий зразок. Після реєстрації позначення у вигляді торговельної марки, воно не може отримати правову охорону у формі промислового зразку, оскільки відповідно до ст. 6 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” буде порушена вимога новизни зразка. Тому реєстрація позначення у вигляді марки унеможливлює його одночасну правову охорону як промислового зразка.

Існуючий стан нормативного регулювання співвідношення цих об’єктів інтелектуальної власності, у цілому, надає більші переваги власникам зареєстрованих знаків при виникненні їх конфліктів з патентовласниками.

Коло прав власника свідоцтва на товарний знак є ширшим від можливостей патентовласника. Свідоцтво надає виключне право забороняти іншим особам використовувати без згоди його власника, будь-які позначення, схожі із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення та знак можна сплутати. Водночас, власник патенту позбавлений можливості заборонити використання схожої з належним йому зразком торговельної марки, оскільки ст.20 даного Закону надає йому право забороняти використання промислового зразка будь-якою неуправомоченою особою. При цьому, поняття “використання зразка” Закон розкриває як виготовлення виробу із застосуванням всіх його суттєвих ознак⁶⁰.

Основними завданнями торговельної марки є встановлення відміності одного знаку для товарів і послуг від аналогічних товарів і послуг інших виробників, а також реклама і захист товару чи послуги.

Торговельна марка виконує ряд функцій:

- інформаційну;

- функцію індивідуалізації;

- рекламну;

- охоронну.

Основна цінність торговельної марки полягає в тому, що вона асоціюється у покупців з виробником, який пропонує споживачеві певні товари чи послуги з певним рівнем якості. Торговельна марка несе на собі ознаки репутації товару та його виробника; включає в себе витрати, які поніс виробник для просування товару на ринок, а також витрати на рекламну кампанію.

Суть функції індивідуалізації полягає в тому, що торговельна марка дозволяє показати характерні для даного товару якість, використані технології, наявність сервісного обслуговування та інших особливих ознак продукції.

Рекламна функція реалізується завдяки поширенню інформації про товаровиробника, його товари чи послуги, формуванню і підтримці інтересу до товару.

Торговельна марка інформує про те, що випуск продукції під вказаним знаком може здійснюватися тільки за спеціальним дозволом. А також виконую превентивну функцію для можливих посягань на виключні права його власників.

Умовами правової охорони торговельних марок є (ст. 5 Закону України «Про охорону право на знаки для товарів та послуг»):

• новизна;

• державна реєстрація.

Новим вважається таке позначення, що за своїм змістом не є ідентичним (тотожним) або схожим з відомими торговими марками.

Згідно із законодавством України та ст. 23 Угоди TRIPS новими будуть вважатись такі торгові марки, які за своїм змістом не є тотожними або схожими до ступені змішування з:

– марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

– знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

– фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

– кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку⁶¹.

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, торгова марка повинна відповідати наступним умовам:

– не бути ідентичною чи схожою з марками, що одержали раніше визнання у зв’язку з такими чи подібними товарами, іншими словами, торгова марка повинна відрізнятися достатньою мірою завдяки своїм ознакам від відомих позначень. Це – вимога про новизну марки;

– не являти собою позначення, позбавленого відмінних властивостей, не виступати у вигляді марки, яка цілком і нерозривно пов’язана своїм змістом з природою маркованих товарів. Це – вимога розрізняльної здатності;

– не являти собою позначення, яке здатне ввести в оману щодо об’єкта маркування – його властивостей чи походження, тобто не бути оманливою маркою;

– не являти собою позначення, що суперечить публічному порядку, міжнародним угодам і звичаям, а також принципам гуманності і моралі

Охоронним документом на знак (торговельну марку), відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу та Закону, є свідоцтво.

Правова охорона знаку (торговельної марки) надається тільки стосовно тих груп товарів та послуг, які, по-перше, зазначені у свідоцтві, та, по-друге, насправді виробляються (надаються) власником знаку (торговельної марки) або іншими особами, які правомірно використовують знак (торговельну марку). Позначення груп товарів чи послуг, щодо яких охороняється певний знак (торговельна марка), здійснюється, виходячи з Ніццької міжнародної класифікації товарів та послуг (НМКТП), запровадженої Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, прийнятої 15 червня 1957 року (зі змінами від 28 вересня 1979 р.).

Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. та Протоколом до неї (Мадридським протоколом) засновано систему міжнародного захисту прав на торговельні марки, знаки для товарів і послуг та інших комерційних позначень. Умовою надання міжнародної охорони є міжнародна реєстрація знаків, порядок здійснення якої визначено вказаною конвенцією.

Закон визначає, які позначення не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Цей перелік умовно поділяється на чотири групи: символи та познаки, що мають вже визнане значення для суспільства і держави (можуть бути лише елементом знаку за дозволом держави); позначення, які не відповідають вимогам законодавства (не мають розрізняльної здатності або є загальновживаними, або лише вказують нга вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення, або які не можуть бути визнані знаками); знаки, що є тотожніми або схожими настульки, що їх можна сплутати (не визнаються знаками промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам, назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва, ПІБ та похідні від них).

Класифікація торговельних марок. Торговельні марки поділяються на види:

за формами вираження: символьні (цифри, слова, фрази, пропозиції); словесні; зображувальні (графічне виконання); об’ємні; комбіновані; звукові; світлові. Угода TRIPS надається країнам можливість вимагати, щоб охоронювані об’єкти були такими, що сприймаються візуально. Знаки можуть бути виконані в будь-якому кольорі чи їх поєднанні.;

за сферами використання: індивідуальні та колективні. Особливим різновидом торговельних марок є колективні торговельні марки (колективні знаки, торговельна марка, права на яку належать декільком особам). Це торговельна марка союзу, господарської асоціації або іншого об’єднання підприємств, яка призначена для позначення товарів, що ними випускаються або реалізуються, така, що наділена однаковими якостями або іншими загальними характеристиками (ст.7 bis Паризької конвенції, ст.158 ГК України). На відміну від індивідуальних торговельних марок колективні марки та права на них не можуть бути передані суб’єктам господарювання.

Від поняття «колективні знаки» слід відрізняти поняття «однорідний товар (послуга)», що використовується в країнах з перехідним типом економіки. Прийнято вважати, що товари та послуги відносяться до того ж роду (виду), які при маркуванні схожими товарними знаками можуть створювати у споживача уяву про приналежність їх одному виробникові. Разом з тим при реєстрації товарних знаків і знаків обслуговування заявник зобов’язаний вказати клас МКТП, до якого відносяться товари або послуги і для яких здійснюється реєстрація, а також вказати їх найменування. Вказівка на найменування товару означає вказівку на підкласу МКТП. Точне визначення однорідних товарів або послуг наступне: це товари або послуги, які відносяться до одного підкласу МКТП. В економіці однорідні товари називаються замінними товарами (substitutable goods);

за ступенем відомості: звичайні; добре відомі. Добре відомим знак визнається, якщо він в результаті інтенсивного використання став на вказану в заявці дату широко відомим в Україні серед відповідних споживачів щодо товару заявника. Відповідно до ст. 6-bis Паризької конвенції останнім товарним знакам надається правова охорона ще до їх реєстрації, а відповідно до ст25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - незалежно від його реєстрації на території України.

При визначенні, чи є знак добре відомим, необхідно брати до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу на відповідній території про цю торговельну марку, яка була отримана в результаті просування торговельної марки (ч.2 ст.16 Угоди ТРІПС, ч.2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Правова охорона добре відомому знаку надається Апеляційною палатою або судом, які приймають рішення на підставі встановлених в Законі України про знаки для товарів і послуг правил, які відповідають Спільній рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків, прийнята у 1999 р.

Знак, який визнаний Апеляційною палатою добре відомим, вноситься до Переліку загальновідомих товарних знаків і відомості про нього публікуються в Офіційному бюлетені патентного відомства. Підтвердженням цього є свідоцтво.

Визнання марки добре відомою не дає переваг. В обох випадках новизна марки не буде визнана при наявності змішування з вже зареєстрованою або визнаною добре відомою; по-друге, дія прав на звичайну зареєстровану торговельну марку може бути безстроковою, як і для добре відомої торговельної марки.

Добре відомий знак часто ототожнюють із брендом виробника. Але поняття бренду ширше за добре відомий знак, оскільки включає не лише товарні знаки (trade marks), але і фірмові найменування (trade names), ділову репутацію і престиж виробника товару (goodwill). Бренд –це узагальнююча характеристика, яка включає ім’я (brand-name)та образ (brand-image) виробника товару чи послуг.

Третім видом засобів індивідуалізації є зазначення походження товарів. Правові основи їх захисту в Україні визначені Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 року. Зазначення походження товару, порівняно новий об’єкт інтелектуальної власності в Україні, у розвинутих країнах охороняється вже давно.

Відповідно до ст. 18 Закону України “Про захист прав споживачів” зазначення місця знаходження виробника товару є необхідною інформацією про товар і повинна бути зазначена на етикетках, маркуванні товару чи у документах, що додаються до товару. Таким чином, споживач може визначити походження будь-якого товару. Але не будь-яке зазначення походження товару є об’єктом інтелектуальної власності.

Ст. 1 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товару” розрізняє просте зазначення походження товару та кваліфіковане зазначення походження товару. До об’єктів інтелектуальної власності відноситься саме кваліфіковане зазначення.

Значення кваліфікованого зазначення походження товарів як нематеріального блага полягає у тому, що крім технічного рівня, технологій, якості матеріалів, на якісні характеристики продукції можуть впливати і властивості того чи іншого регіону (природні, кліматичні властивості чи людський фактор). Можливі три напрямки впливу властивостей географічного місця (регіону) на властивості продукції:

- вплив природних чинників (наявність солей, мінералів у грунтах, мінеральних вод з лікувальними властивостями, можливість вирощувати певні сорти рослин чи розводити певні породи тварин),

- вплив людського фактору – майстерність, професійність виробників товару, технічний рівень виробництва зумовлюють конкурентоспроможність товару,

- поєднання природних чинників з людським – уміле використання висококласними фахівцями переваг, властивостей певного району⁶².

Ст.1 Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товару” до кваліфікованих зазначень походження товару відносить назву місця походження товару та географічне зазначення походження товару.

Зміст поняття «зазначення походження товару» дає можливість визначити його загальні риси:

зазначення, що вказує на певну місцевість, повинно бути кваліфікованим;

географічне зазначення повинно бути належним чином зареєстрованим. На відміну від географічного зазначення, яке визнається об’єктом права інтелектуальної власності лише після його реєстрації, торговельна марка може бути як зареєстровано так і незареєстрованою;

географічне зазначення не повинно використовуватися в якості видової назви товарів – застосована у назві товару назва географічного місця, де спочатку товари певного виду вироблялися, але згодом така назва стала загальновживаною в Україні як позначення певного виду товарів безвідносно до конкретних місць походження (ст.1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товару»). Відповідно до пункту 2 Переліку видових назв товарів, який було затверджено Наказом міністерства науки та освіти № 583 назва географічного місця вважається загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару, якщо це позначення (назва) не пов'язується виробниками або споживачами з географічним місцем його походження. Відповідно до ч.5 ст. 11 Закону до компетенції Кабінету Міністрів України віднесено затвердження Положення про Перелік видових назв товарів, фактичне виконання цих повноважень покладено на ДДІВ;

реєстрація географічного зазначення тягне за собою анулювання прав на торговельну марку, яка схожа або аналогічна до такого зазначення. В українському законодавстві існує принцип панування прав на географічне зазначення над правами на аналогічну або схожу на таке зазначення торговельну марку. Відповідно до статті 14(7) Закону України “Про охорону прав на зазначення походження товарів”, реєстрація нового географічного зазначення є підставою для анулювання реєстрації торговельної марки, яка містить або складається із географічного зазначення, якщо власник такої торговельної марки не є особою, яка має права на використання географічного зазначення.

Такий принцип є застарілим та вже не відповідає тенденціям розвитку правової охорони об'єктів права промислової власності. Зокрема, таке положення українського законодавства суперечить статті 24(5) Угоди ТРІПС та законодавству Європейського Союзу, які містять положення щодо можливості продовження існування прав на торговельну марку, якщо права на неї було набуто законним шляхом до появи нового географічного зазначення, яке є схожим або аналогічним до цієї марки;

реєстрація передбачає зазначення певних особливостей товарів, які будуть ним позначатися. Перелік таких особливих якостей, специфічних характеристик та властивостей товарів, обумовлених географічним середовищем місця їх походження можна назвати специфікацією товарів. Саме тому, що специфікація товарів, щодо яких можуть використовуватися географічні зазначення, не була визначена, в Україні до теперішнього часу не було зареєстровано жодне географічне зазначення. Отже, це питання потребує більш детального розгляду.⁶³

До специфічних рис зазначення походження товару можна віднести⁶⁴:

- право на використання зазначення не передається за договорами, оскільки право на користування найменування місця походження товару не є виключним;

- охороняються безстроково (ст.504 ЦК України), строк чинності свідоцтва обмежений і становить 10 років. Законодавство України встновлює вимоги, за дотримання яких строк дії свідоцтва може бути подовжений: володілець свідоцтва перебуває у тому самому географічному об’єкті і виробляє товар із зазначеними у свідоцтві властивостями (ч.4 ст. 15 Закону);

- зазначення не бувать об’ємними, звуковими тощо;

- зазначення прив’язані до певного географічного об’єкта (ст. 7 Закону);

- для їх реєстрації не є обов’язковими умови реєстрації, що необхідні як при реєстрації торговельних марок: новизна, приоритет (ч. 5 ст. 7 Закону);

- право на використання найменування може бути надана інши особам, і виробляють характерний товар (ст. 17 Закону);

- правом на реєстрацію наділені як фізичні особи, так і юридичні особи, при чому статус суб’єкта підприємницької діяльності не є обов’язковою вимогою (ст. 9 Закону);

- стабільність природних і людських факторів (ст. 1 Закону) – певні якості товару обумовлені умовами географічного середовища, а також професійним досвідом і традиціями виробників, які проживають в даній місцевості.