181.Право попереднього користувача на торговельну марку стаття 500

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, додати пріоритету заявки в інтересах своєї діяль­ності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила знач­ну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне про­довження такого використання або використання, яке передбачалося зазначе­ною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговель­ну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

1. Добросовісне використання незареєстрованої торговельної марки в Україні забезпечується правовою охороною на підставі ст. 500 ЦК, незважаючи на те, що можливості для захисту прав та законних інтересів у її користувачів майже відсутні. Відповідно до ст.495 ЦК до виключних майнових прав володільця інтелектуальної власності на торговельну марку належить право або дозволяти використання, або перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, оскільки позначення охороняється як знак для то­варів та послуг з моменту, коли воно в установленому порядку зареєстроване.

Проте за ст. 500 ЦК, яка визначає випадки добросовісного використання тор­говельної марки, фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого по­значення, має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

У цьому випадку володілець свідоцтва на торговельну марку не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу Закону. Пункт 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визна­чає випадки, коли виключне право власника свідоцтва забороняти іншим осо­бам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється (див. коментар до ст. 496 ЦК).

Право попереднього користувача зберігається у випадках визнання торговель­ної марки добре відомою. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється на підставі визнання знака добре відомим апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за визначенням апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Ук­раїні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому правовий режим охорони поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відо­мим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких то­варів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У той самий час у попереднього користувача право на реєстрацію в подаль­шому свого позначення як торговельної марки обмежено законом.

2. Коментована стаття охороняє права попереднього користувача на усіх ста­діях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявления пріоритету — першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва та його використання.

3. Права попереднього користувача охороняються у випадку використання або при здійсненні значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки.

Використанням визнаються дії чи сукупність дій, які полягають у застосуванні торговельної марки на товарах та при наданні послуг (зокрема: на упаковці то­варів, у рекламі, у друкованих виданнях, проспектах, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у розрахунках, на бланках та іншій документації, пов'язаній із провадженням товарів і послуг у ко­мерційний оборот). Значимість і серйозність підготовки до використання торго­вельної марки є предметом факту і носить суб'єктивно-оціночний характер.

4. Право попереднього користувача є невідчужуваним і може передаватися за договором або іншим чином переходити до іншої особи тільки разом із підприє­мством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової прак­тики, в яких було використано незареєстровану торговельну марку. Передача знака є дійсною лише у тому випадку, коли вона відбувається одночасно з пере­дачею підприємства, якому належить незареєстроване позначення. Для визнан­ня такої передачі дійсною достатньо, аби частина промислового чи торговельно­го підприємства була передана іншій особі разом з виключним правом виготов­лення або продажу товарів (продуктів), споряджених переданим знаком.

5. Положення коментованої статті не передбачають зобов'язання розглядати як дійсну передачу незареєстрованого позначення, використання якого іншою особою могло б насправді ввести в оману, зокрема відносно походження, харак­теру чи інших істотних властивостей товару.

Під добросовісним використанням незареєстрованої торговельної марки ро­зуміються дії, які не відносяться до проявів недобросовісної конкуренції, тобто до будь-яких актів конкуренції, що суперечать чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні: 1) усі дії, здатні будь-яким способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промис­лової або торговельної діяльності конкурента; 2) недостовірна інформація про існування комерційної діяльності, здатної дискредитувати підприємство кон­курента; 3) вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комер­ційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, кількості та придатності до застосування товарів.