7.5. Лицензионное соглашение на секреты производства типа "ноу-хау". Инжиниринг.

Предметом лицензионного договора являются, следовательно, не сами объекты промышленной собственности, а права, вытекающие из охран­ных документов на эти объекты (изобретения, промышленные образцы, то­варные знаки, секреты производства "ноу-хау").

"Ноу-хау" как объект лицензионных соглашений связан с развитием экономического и научно-технического сотрудничества Украины с другими странами, при котором расширяется практика передачи различ­ных научно-технических знаний и производственного опыта; эти знания и опыт традиционно определяются понятием "ноу-хау". До сих пор "ноу-хау" не имеет четкого определения. Это объективно обусловлено тем, что по мере ускорения научно-технического прогресса содержание понятия "ноу-хау" расширяется и изменяется. В Украине нет специальных правовых норм, касающихся "ноу-хау", и правовой режим его определяется конкретными договорами с иностранными контрагентами. На практике этим термином обозначают технические знания, опыт, секреты производства, необходимые для реализации предмета лицензии. К "ноу-хау" относятся, напри­мер, технические решения, выполненные на уровне изобретений, которые по ряду причин не были запатентованы (либо непатентоспособны по зако­нодательству той или иной страны). В одних случаях "ноу-хау" является по своему уровню изобретением, умышленно на запатентованным и сохра­няющимся в тайне, или же элементом изобретения, также умышленно не включенным в описание; в других - "ноу-хау", сам по себе непатентоспособный, тесно связан с изобретением.

В узком смысле "ноу-хау" есть результат технического творчества одного порядка с изобретением; на практике это понятие применяется и за пределами техники, в других областях.

Под "ноу-хау" понимают не являющиеся общественными и практическими приме­нимые в производственной и хозяйственной деятельности различного рода технические знания и опыт, не имеющие правовой охраны за рубежом, включая методы, способы и навыки, необходимые для проведения проекти­рования, расчетов, строительства и изготовления каких-либо объектов или изделий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, пуско-наладочных и других работ; разработки и использования технологических процессов; состав и рецепты материалов, веществ, сплавов и т.п.; ме­тоды и способы лечения, поиска и добычи полезных ископаемых; знания и опыт административного, экономического, финансового или иного порядка.

"Ноу-хау" основан на конфиденциальности: секретность информации и документации является одним из основных его признаков. Различные международные организации рекомендуют подробно излагать содержание "ноу-хау" и точно определять его при составлении лицензионных договоров. В соответствии с этим практическое значение имеют виды "ноу-хау":

"ноу-хау" научно-технического характера включает научно-технические достижения, знания, опыт, полученные в результате НИР, ОКР, производства, монтажа и эксплуатации объектов новой техники, проекти­рования и строительства промышленных объектов;

"ноу-хау" управленческого характера - эффективные структуры и методы управления, простые и надежные структурные связи, четкое рас­пределение обязанностей, методов взаимодействия кооперирующихся пред­приятий;

"ноу-хау" коммерческого характера - знания и опыт в области реа­лизации продукции, т.е. "маркетинга" - комплексного программно-целе­вого подхода к управлению производством продукции, отвечающей требо­ваниям рынка. Включает в себя: вопросы новейшей технологии и своевре­менные методы сбора, обработки и анализа рыночной информации; внешне­торговый обмен наукоемкой продукцией; особенности формирования полити­ки цен и т.д.; данные о конъюнктуре рынка, о наиболее опытных и авто­ритетных фирмах-посредниках, сбытовых фирмах в странах реализации продукции, о наиболее целесообразных формах сбыта продукции, организации ее рекламы и т.д.;

"ноу-хау" финансового характера - сведения о наиболее выгодных фор­мах использования денежных средств, ценных бумаг, капиталовложений и т.д. с учетом изменения курса валют, особенностей национальных нало­говых систем, таможенных ограничений, сведения о банковских объедине­ниях, формах кредитования и т.д.

Последние три вида "ноу-хау" нередко тесно переплетаются. Для со­циалистических организаций наибольший практический интерес имеет "ноу-хау" научно-технического характера, поскольку именно он является объектом большинства лицензионных соглашений. В связи с этим роль "ноу-хау" как предмета лицензионных договоров повышается, причем ко­личество лицензий на "ноу-хау" значительно возрастает в сравнении с чисто патентными лицензиями.

В лицензионный договор обычно включается условие о неразглашении "ноу-хау" как в период срока действия договора, так и после его окон­чания. Эта обязанность лежит на лицензиате; в соглашениях оговарива­ется порядок информирования сотрудников лицензиата о "ноу-хау" во избежание разглашения.

Опционное соглашение. В ряде случаев при проведении переговоров о продаже-покупке лицензии лицензиат не имеет достоверных данных, свидетельствующих о возможности успешного освоения объекта по лицен­зии и реализации продукции по лицензии. Это особенно важно для согла­шений о передаче "ноу-хау" (так как лицензиар до заключения соглашения не желает раскрывать сущность "ноу-хау", а лицензиат ведет себя крайне осторожно и не желает приобретать лицензию или научно-технические достижения, сущность которых ему неизвестна). В подобных случаях партнеры заключают предварительное опционное соглашение, в соответствии с которым лицензиат получает право выбора приобретать или не приобретать лицензию. По опционному соглашению потенциальный лицен­зиат, уплатив партнеру определенную сумму, получает право на опреде­ленный срок ознакомиться с "ноу-хау", произвести необходимые испыта­ния объекта техники или технологии. При этом в тексте опционного со­глашения указывается, что потенциальный лицензиат не имеет права пе­редавать кому-либо данные, предоставленные в его распоряжение потен­циальным лицензиаром, а также самостоятельно использовать изобретения или иные научно-технические достижения, принадлежащие потенциальному лицензиару, если основное лицензионное соглашение не будет заключено.

Если же лицензионное соглашение заключается, то суммы, выплачен­ные при заключении опционного соглашения, как правило, учитываются при дальнейших расчетах (входят в лицензионное вознаграждение), а взаимоотношения партнеров осуществляются в соответствии с условиями лицензионного соглашения.

Реализация изобретений в ряде случаев невозможна лишь на основе описаний этих объектов к охранным документам (патентных описаний); именно в связи с этим возникает вопрос о передаче не только права на использование изобретения, но и "ноу-хау". Вместе с тем, в ряде случаев и "ноу-хау" может оказаться недостаточным для данного лицензиата, в результате этого возникает вопрос о предоставлении лицензиату инжи­ниринга.

Инжиниринг - это работа и услуги, включающие: составление техни­ческих заданий; проведение научно-исследовательских работ; составление проектных предложений и технико-экономических обоснований строи­тельства промышленных и других объектов; проведение инженерно-изыскательных работ для строительства объектов; разработку технических проектов и рабочих чертежей строительства новых и реконструкции действующих промышленных и других объектов; разработку предложений по внутризаводской и внутрицеховой планировке, межоперационным связям и переходам; проектирование и конструкторскую разработку машин, обору­дования, установок, приборов, изделий; разработку составов материалов, сплавов, других веществ и проведение их испытаний; разработку техно­логических процессов, приемов и способов; консультации и авторский надзор при шеф-монтаже, пусконаладочных работах, эксплуатации обору­дования и объектов в целом; консультации экономического, финансового или иного порядка.

Порядок предоставления инжиниринга в целом совпадает с порядком предоставления лицензий; если документ, оформляющий предоставление лицензии, именуется лицензионным договором, то в случае инжиниринга оформляется контракт.