Тема 19. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Д о д а т к о в и й м а т е р і а л

ЦК України. Глава 75. Ст.ст. 1107-1114.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. в редакції закону від 11 липня 2001р. // Офіційний вісник України. - 2001.- № 32. – Ст. 1450.

Про охорону права на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993 р. зі змінами // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 7. - ст. 36.

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України в редакції Закону від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 37. - ст. 307.

Гура М. Система правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності //Юридична газета. - 2004.-8 квітня (№7). С.10-11.

Солодченко І. Роялті: проблеми ліцензійних договорів, надумані і не дуже //Бізнес (бухгалтерія).- 2002.- 1 липня (№ 27). - С. 65-67.

Крижна В.М. Юридична природа ліцензійного договору в патентному праві // Проблеми законності. - Вип. 37. – Х.: НЮАУ, 1999. С.119-125.

Завдання

125. Автор літературного твору „Ідеальний бізнес” Олефір звернувся до ТОВ “Видавництво “Парус” (далі – Видавництво) з метою тиражування книги. Видавництво запропонувало проект договору, відповідно до якого Видавництво отримує виключні права на видання твору на протязі трьох років, за що сплачує автору винагороду у розмірі 10 000 грн. З метою з’ясування правових наслідків укладення такого договору автор звернувся до юриста за консультацією. Юрист пояснив, що у цьому випадку мова йде про видачу виключної ліцензії, до того ж відповідно до ст. 1109 ЦК України, оскільки винагорода за використання твору визначається у вигляді фіксованої грошової суми, в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Коли Олефір довів це до відома Видавництва, останнє не погодилося з наведеними аргументами. Зокрема, Видавництво зазначило, що пропонує укласти не ліцензійний, а видавничий договір, який ЦК України не врегульований, а тому обмеження обсягу тиражування твору не є обов’язковим.

Як повинна бути вирішена справа?

126.Пилипенко отримав свідоцтво на торговельну марку „Морозко” для класу товарів – морозиво. Оскільки він не зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, то вирішив реалізувати своє право на торговельну марку шляхом видачі ліцензії зацікавленій особі. ТОВ „Оксамит”, яке займалося виробництвом і реалізацією морозива, вирішило не гаяти час на реєстрацію своєї торговельної марки і уклало ліцензійний договір з Пилипенко.

Через деякий час з’ясувалося, що позначення „Морозко” стосовно морозива використовує також АТ „Основа”. Ліцензіат ТОВ „Оксамит” звернулося з вимогою до АТ „Основа” про припинення порушення своїх прав. АТ „Основа” повідомило, що воно використовує і в подальшому буде продовжувати використовувати дане позначення, аргументувавши свою позицію таким чином::

а) даний ліцензійний договір не є чинним для третіх осіб, оскільки він не зареєстрований в Державному департаменті інтелектуальної власності, у зв’язку з чим ніхто не знає про його існування;

б) так як в договорі не зазначений вид ліцензії, то вона вважається невиключною, тому у випадку використання позначення іншими особами права невиключного ліцензіата не порушуються;

в) ліцензійний договір не є укладеним, оскільки відсутня умова про те, що якість товарів, виготовлених за ліцензійним договором не буде нижчою якості товарів володільця свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови;

г) володілець свідоцтва - фізична особа, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, не має права укладати ліцензійний договір на торговельну марку, оскільки сама не виготовляла товари, для яких зареєстрована марка, а тому не може бути реалізована умова про те, що якість товарів, виготовлених за ліцензійним договором не буде нижчою якості товарів володільця свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Тому навіть якщо така умова і буде зазначена в договорі, він однак є недійсним;

д) у АТ „Основа” виникло право попереднього користувача на торговельну марку „Морозко”, оскільки воно ще до отримання свідоцтва Пилипенком здійснило підготовку до використання цього позначення і до моменту укладення ліцензійного договору фактично його уже використовувало.

Якповиннабутивирішенасправа?

127. АТ „Універсал” уклало з ТОВ „Водограй” договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до цього договору ТОВ „Водограй” зобов’язалось розробити промисловий зразок „Етикетка для маргарину”, усі майнові права на який переходять до АТ „Універсал”. Після виконання договору АТ „Універсал” подало заявку і отримало патент на промисловий зразок, після чого уклало спочатку ліцензійний договір, а потім договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на зазначений промисловий зразок.

Довідавшись про це, ТОВ „Водограй” вимагало сплати половини отриманої винагороди, а у випадку відмови погрожувало визнати недійсними як реєстрацію промислового зразка, так і укладені договори. Свою позицію воно аргументувало тим, що питання передачі прав замовнику було вирішено ще до виникнення майнових прав на промисловий зразок, тобто створення самого об’єкту інтелектуальної власності, а тому зазначена умова є недійсною. У зв’язку з цим застосовується ст. 430 ЦК України, а тому ТОВ „Водограй” є співвласником майнових прав на промисловий зразок.

Як повинна бути вирішена справа?

128.ТОВ „Веселка”, яке займається виготовленням і реалізацією безалкогольних напоїв, з метою вдосконалення виробничого процесу вирішило скористатися існуючими досягненнями у цій сфері. Для цього були проаналізовані публікації офіційного бюлетеня Державного департаменту інтелектуальної власності „Промислова власність”, в результаті чого стало відомо, що в Україні АТ „Оригінал” запатентувало винахід „Пристрій для виготовлення безалкогольних напоїв”. ТОВ „Веселка” звернулося до патентовласника винаходу АТ „Оригінал” з пропозицією надати їм дозвіл на використання зазначеного об’єкта інтелектуальної власності. Однак АТ „Оригінал” відмовив в укладенні договору і пояснив, що має намір самостійно виготовляти пристрої і при введенні їх в господарський обіг шляхом продажу зазначати однією з умов, що крім плати за пристрій необхідно сплачувати ліцензійну винагороду в розмірі 2 % від вартості виготовлених за допомогою пристрою напоїв.

Така відповідь не задовольнила ТОВ „Веселка”, оскільки, по-перше, вони не бажали чекати, поки патентовласник самостійно виготовить пристрої, і по-друге, на їх думку, у випадку продажу пристрою має місце вичерпання прав патентовласника, а тому додаткове стягнення відсотків від вартості виготовлених напоїв є безпідставним. Виходячи з наведеного, ТОВ „Веселка” повідомило, що якщо АТ „Оригінал” відмовить в негайному укладенні ліцензійного договору, то воно звернеться до суду з метою захисту своїх прав і поставить питання не лише про видачу примусової ліцензії, а й про дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід.

АТ „Оригінал” вважає, що ліцензійний договір не є публічним, а тому не можна ставити питання про звернення до суду з вимогою видати дозвіл на використання винаходу при відсутності згоди на це патентовласника.

Якповиннабутивирішенасправа?

129. ТОВ „Гайдай-Студія” подало позов до АТ „Бурда-Україна” (видавництво журналу „Відпочинь”) про відшкодування матеріальної і моральної шкоди за порушення авторських прав на фотографії, які були опубліковані в журналі „Відпочинь” без дозволу позивача. На підтвердження своїх виключних прав на фотографії ТОВ „Гайдай-Студія” надало суду договір, укладений про передачу майнових прав із фотографом Гайдаєм, а також свідоцтво ДААСП України про державну реєстрацію авторських прав за позивачем.

Відповідач з позовом не погодився і заявив про відсутність у позивача авторських прав на фотографії. Як з’ясувалося, спірні фотографії були виготовлені на виконання умов договору між ТОВ „Гайдай-Студія” і ТОВ „Колгейт-Палмолів”, за замовленням якої позивач зобов'язувався зробити фотографії для подальшого їх використання у рекламній кампанії ТОВ „Колгейт-Палмолів”. З метою реклами продукції вони і були розміщені у журналі „Відпочинь”. Тому відповідач вважає, що виключні права на використання фотографій належать ТОВ „Колгейт-Палмолів”.

Як повинна бути вирішена справа?