3. Можливість оскарження ухвали про вжиття запобіжних заходів у касаційному порядку законодавством не передбачено.

Іноземна компанія "JHM …" (далі – Іноземна компанія) в особі товариства з обмеженою відповідальністю українсько-чеського спільного підприємства "Р..." (далі – Спільне підприємство) звернулася до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову Іноземного суб'єкта господарювання до дочірнього підприємства "Н..." (далі – ДП "Н.") про визнання неправомірною діяльності щодо використання прав інтелектуальної та промислової власності.

Ухвалою місцевого господарського суду від 13.09.2004 вжито запобіжні заходи, що включають:

- огляд приміщень в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;

- накладення арешту на майно, що належить товариству з обмеженою відповідальністю "Н." і знаходиться в нього або в інших осіб;

- проведення огляду приміщення за визначеною адресою, з метою отримання доказів порушення прав інтелектуальної та промислової власності Іноземної компанії.

Після подання позовної заяви у визначений статтею 43 Господарського процесуального кодексу України строк ухвалою місцевого господарського суду від 15.09.2004 були вжиті додаткові заходи до забезпечення позову:

- товариству з обмеженою відповідальністю "Н." заборонено брати участь у Міжнародній спеціалізованій виставці "Індустрія розваг – 2004", що відбулася 15-17 вересня 2004 року в приміщенні Міжнародного виставкового центру;

- Торгово-промисловій палаті України та Міжнародному виставковому центру заборонено допускати товариство з обмеженою відповідальністю "Н." (код 32209694) до участі у Міжнародній виставці "Індустрія розваг - 2004";

- заборонено до продажу, а також пропонування до продажу, оренди чи в будь-який інший спосіб набуття в користування, володіння та розпорядження на території України ігрових автоматів виробництва компанії "NOWOPOL".

Постановою апеляційного господарського суду від 15.10.2004 зазначені ухвали залишено без змін.

Не погодившись з постановою апеляційного господарського суду, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просив дану постанову скасувати та прийняти нове рішення, яким скасувати ухвали місцевого господарського суду від 13.09.2004 та від 15.09.2004 як такі, що не відповідають нормам процесуального права.

Обґрунтовуючи касаційну скаргу відповідач, зокрема, зазначав, що, оскаржуючи ухвали місцевого господарського суду від 13.09.2004 та від 15.09.2004, він звернувся з двома апеляційним скаргами, які мають різний предмет оскарження, але ці апеляційні скарги неправомірно розглянуті в одному провадженні. Крім того, запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову застосовано щодо ДП "Н." незаконно, оскільки в ухвалах зазначено про їх застосування до товариства з обмеженою відповідальністю "Н.", тобто підприємства іншої організаційно - правової форми, проте, зазначені ухвали виконавчою службою було виконано стосовно відповідача у справі. Також, на думку скаржника, інтереси позивача у справі представляла не уповноважена належним чином юридична особа. Скаржник посилався на його неналежне повідомлення про час і місце розгляду апеляційних скарг, оскільки ухвали про прийняття апеляційних скарг до розгляду та призначення справи до слухання направлені йому простою кореспонденцією, без повідомлення про вручення та несвоєчасно.

Перевіривши правильність застосування апеляційним судом норм процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Відповідно до статті 43¹ Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття запобіжних заходів до подання позову.

Статтею 43³ ГПК України передбачено, що запобіжні заходи вживаються до моменту звернення до суду з позовною заявою з метою попередження та збереження доказів правопорушення, а після подання відповідної заяви вжиті запобіжні заходи не припиняються, а діють вже як заходи забезпечення позову.

Отже, за своєю правовою природою запобіжні заходи - це заходи, спрямовані на збереження відповідних доказів та на запобігання правопорушенню з метою якнайшвидшого реагування на протиправні дії, а заходи до забезпечення позову, за своїм змістом застосовуються як гарантія реального виконання рішення суду.

Відповідно до статті 66 ГПК України заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з ініціативи господарського суду, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Вжиття одночасно кількох видів заходів забезпечення позову не суперечить чинному законодавству України.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Суд першої інстанції на підставі наданих позивачем даних дійшов висновку про те, що дії відповідача можуть призвести до порушення прав інтелектуальної власності заявника, тому у відповідних ухвалах на стадії попередньої підготовки та після порушення справи вжив запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову. При цьому визначені в ухвалі суду від 13.09.2004 запобіжні заходи, а також заходи до забезпечення позову, визначені в ухвалі суду від 15.09.2004, були здійснені судом на підставі відповідних заяв позивача, до яких було долучено необхідні докази, та з урахуванням вимог процесуального законодавства.

Твердження відповідача про те, що запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову здійснено судом помилково щодо іншої особи через неправильне зазначення позивачем організаційно-правової форми підприємства не свідчить про порушення судом норм процесуального права, оскільки ухвалою суду від 27.09.2004 у зв'язку з уточненням організаційно-правової форми було замінено відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Н." на дочірнє підприємство "Н.". Крім того, в ухвалах було зазначено дійсний код відповідача. Якщо запобіжні заходи судом дійсно було б застосовано щодо іншої особи, то це не могло б порушити права відповідача. Викладене не свідчить про порушення судом процесуальних норм.

Доводи скаржника про неправомірність розгляду судом апеляційних скарг в одному провадженні спростовуються таким. Як зазначено у частині третій статті 43³ ГПК України, після подання заявником позовної заяви, запобіжні заходи діють як заходи до забезпечення позову. Таким чином, обидві оскаржувані відповідачем ухвали стосуються заходів до забезпечення позову. Крім того, по кожній з оскаржуваних ухвал апеляційним господарським судом прийнято рішення викладене в резолютивній частині постанови. Разом з тим, статтею 111¹⁰ ГПК України сумісний розгляд апеляційних скарг не передбачено як безумовну підставу для скасування постанови апеляційного господарського суду. Тому підстави для скасування оскаржуваної постанови у цій частині відсутні.

В пункті 20 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено що, оскарження ухвали про вжиття запобіжних заходів у касаційному порядку ГПК України не передбачено, а згідно з пунктом 8 частини третьої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду, крім випадків, встановлених законом.

Що ж до твердження відповідача про неналежне повідомлення його про час та місце розгляду апеляційних скарг, то з цього приводу Вищий господарський суд України зазначив таке.

Як вбачалося з матеріалів справи, ухвали про прийняття апеляційних скарг на ухвали господарського суду від 13.09.2004 та від 15.09.2004 апеляційним господарським судом було винесено 07.10.2004, а їх розгляд призначено на 15.10.2004. Згідно з відмітками на зворотному боці зазначених ухвал їх було відправлено відповідачеві у день винесення. Як свідчать матеріали справи, місцезнаходження відповідача у місті Києві. Жодних доказів щодо несвоєчасного отримання ухвал ним не надано. Доказів повернення підприємством зв'язку зазначених ухвал до суду в матеріалах справи також немає.

Посилання відповідача на відсутність у представника позивача належних повноважень також не відповідає обставинам справи, оскільки право Спільного підприємства представляти інтереси Іноземної компанії в усіх юридичних та судових установах підтверджено наявною в матеріалах справи нотаріально посвідченою довіреністю.

За таких обставин Вищий господарський суду України визнав, що оскаржувана постанова прийнята апеляційним господарським судом з дотриманням норм процесуального права та в межах наданих йому повноважень, а передбачені законом підстави для її скасування відсутні.

4. Питання щодо новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності. Для визнання промислового зразка новим має значення відсутність загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не кожної з цих ознак окремо.

До господарського суду звернулося Іноземне підприємство "Х." (далі – Іноземне підприємство) з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Державний департамент інтелектуальної власності) про:

- визнання недійсним рішення Державного департаменту про видачу патенту України на промисловий зразок "тюбик пакувальний" від 06.03.2003 вихідний № 6749;

- визнання недійсним повністю патенту України № 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний" з дати його видачі;

- зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності виключити з Державного реєстру патентів України на промислові зразки патент № 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний";

- зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати відомості про визнання недійсним патенту України № 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний" в офіційному бюлетені Державного департаменту "Промислова власність".

Ухвалою місцевого господарського суду до участі у справі залучено іншого відповідача – суб'єкта підприємницької діяльності Д. (далі – СПД), який є власником оспорюваного патенту України на промисловий зразок.

До прийняття рішення зі справи позивач відмовився від вимоги про визнання недійсним рішення Державного департаменту про видачу патенту України на промисловий зразок "тюбик пакувальний" від 06.03.2003 вихідний № 6749 та, уточнивши позовні вимоги, просив суд:

- визнати недійсним повністю патент № 7365 від дати публікації відомостей про його видачу;

- зобов'язати Державний департамент виключити з Державного реєстру патентів України на промислові зразки патент № 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний";

- зобов'язати Державний департамент опублікувати відомості про визнання недійсним патенту України № 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний" в офіційному бюлетені Державного департаменту "Промислова власність".

Свої вимоги Іноземне підприємство з посиланням на статтю 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" мотивувало тим, що спірний патент, на його думку, не відповідає умовам патентоспроможності через відсутність новизни, а також тим, що цей патент видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (зокрема, прав позивача як власника відповідного знака для товарів і послуг).

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено, а в частині визнання недійсним рішення Державного департаменту про видачу патенту України на промисловий зразок "тюбик пакувальний" від 06.03.2003 № 6749 провадження у справі припинено на підставі пункту 4 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України).

Прийняті судові рішення з посиланням на підпункти "а" і "в" пункту 1 статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" мотивовано невідповідністю запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом, а також видачею патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

СПД подав до Вищого господарського суду України касаційну скаргу, в якій просив судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Причиною даного спору стало питання щодо правомірності визнання патенту України № 7365 на промисловий зразок недійсним.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулює Закон України від 15.12.1993 "Про охорону прав на промислові зразки" (далі – Закон).

Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3770-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" свідоцтво СРСР чи патент України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що СПД отримав патент України № 7365 від 15.05.2003 за заявкою від 28.11.2002 № 2002111579.

За таких обставин та з урахуванням загального принципу дії закону в часі місцевому і апеляційному господарським судам у вирішенні даного спору належало керуватися приписами Закону в редакції, що діяла на час подання заявки від 28.11.2002 № 2002111579 та дату видачі патенту – 15.05.2003.

Отже, застосування попередніми судовими інстанціями підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону в редакції Закону України від 22.05.2003 № 850-ІV, який передбачає можливість визнання патенту недійсним у разі його видачі внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, є помилковим.

Пункт 1 статті 25 Закону (в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) встановлював, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог пункту 2 статті 29 цього Закону.

Відповідно до статті 5 Закону:

- правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності;

- об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб;

- право власності на промисловий зразок засвідчується патентом;

- обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). Тлумачення ознак повинно провадитися в межах опису промислового зразка.

З урахуванням предмету даного позову, ролі патенту у визначенні права власності на промисловий зразок та обсягу правової охорони попереднім судовим інстанціям належало витребувати та дослідити не лише матеріали заявки № 2002111579 та зміст публікації про видачу патенту в офіційному бюлетені Державного департаменту "Промислова власність", але й сам патент України № 7365, чого ні місцевим, а ні апеляційним господарськими судами зроблено не було.

Згідно з статтею 6 Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до установи.

Обґрунтовано визнавши необхідними для правильного вирішення даного спору спеціальні знання, місцевий господарський суд ухвалою від 07.04.2004 призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставив такі питання:

1. Якими є суттєві ознаки промислового зразка за патентом України

№ 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний"?

2. Чи є позначення, що міститься на зображенні промислового зразка за патентом України № 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний" схожими настільки, що їх можна сплутати, із зображенням знака для товарів та послуг за сертифікатом ВОІВ № 726567, власник Іноземне підприємство?

3. Чи можна вважати застосуванням суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7365 на промисловий зразок "тюбик пакувальний" використанням зареєстрованого знака для товарів та послуг за сертифікатом ВОІВ № 726567, власник Іноземне підприємство?

Проте питання щодо новизни промислового зразка "тюбик пакувальний" за патентом України № 7365 з урахуванням наявної сукупності його суттєвих ознак господарським судом всупереч статті 41 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи не порушувалося і експертом не досліджувалося, про що свідчить висновок № 61 експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.06.2004.

Зазначення в рішенні місцевого суду та постанові суду апеляційної інстанції про відсутність новизни промислового зразка "тюбик пакувальний" за патентом України № 7365 з посиланням на встановлення у висновку № 61 експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.06.2004 загальнодоступності в світі суттєвих ознак цього промислового зразка до дати подання заявки про його реєстрацію не є належним встановленням факту відсутності новизни промислового зразка за патентом України № 7365, оскільки:

- питання щодо наявності новизни промислового зразка потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності;

- питання щодо наявності новизни промислового зразка "тюбик пакувальний" за патентом України № 7365 перед експертом не порушувалося та ним не досліджувалося;

- для визнання промислового зразка новим має значення відсутність загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не кожної з ознак окремо.

За таких обставин для вирішення зазначених питань є необхідним проведення додаткової експертизи.

При цьому господарським судам належить керуватися приписами норм Господарського процесуального кодексу України, Закону України "Про судову експертизу", Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, щодо порядку призначення та проведення судової експертизи, а також враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Отже, місцевий та апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4⁷ ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111¹⁰ ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111⁷ ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на викладене Вищий господарський суду України дійшов висновку про необхідність передачі справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно було б усунути зазначені в цій постанові недоліки, повно встановити всі необхідні для прийняття рішення обставини, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку, провести додаткове експертне дослідження з приводу наявності новизни промислового зразка "тюбик пакувальний" за патентом України № 7365 та вирішити спір відповідно до вимог закону.

5. У вирішенні спору про стягнення винагороди за впровадження раціоналізаторської пропозиції необхідно з'ясовувати фактичні дані щодо використання відповідачем раціоналізаторської пропозиції позивача та наявності економічного ефекту такого використання.

Суб'єкт підприємницької діяльності Є. (далі - СПД) звернувся до господарського суду з позовом до Державної госпрозрахункової організації "Ж." (далі – Госпрозрахункова організація) про стягнення винагороди за впровадження раціоналізаторської пропозиції.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду від 21.04.2005, у задоволенні позову відмовлено. Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на припис статті 33 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) мотивовано тим, що позивачем не доведено факт впровадження на виробництві відповідача його раціоналізаторської пропозиції.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України позивач просив змінити резолютивну частину рішення суду першої інстанції та скасувати постанову суду апеляційної інстанції з цієї справи і прийняти нове судове рішення, яким позов задовольнити. Визначальними доводами касаційної скарги з посиланням на приписи статей 35, 38 та 104 ГПК, статті 520 Цивільного кодексу УРСР та статті 482 Цивільного кодексу України зазначено те, що:

- всупереч умовам договору судом апеляційної інстанції визнано необхідним подання позивачем актів виконаних робіт для отримання винагороди;

- розрахунок кошторисної економії на будівництві внаслідок впровадження раціоналізаторської пропозиції не потребує доказування, оскільки ці відомості вже, встановлені судовими інстанціями під час розгляду іншої справи.

Перевіривши правильність застосування судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги.

Судовими інстанціями у справі встановлено таке.

Головне управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (замовник) і СПД (виконавець) уклали договір від 03.06.1997 (далі –Договір 03.06.1997) про спільну виробничу діяльність, відповідно до умов якого сторони зобов'язувалися спільно подавати і впроваджувати раціоналізаторські пропозиції, спрямовані на зменшення собівартості будівництва і капітального ремонту житлових будинків та інших об'єктів, що інвестуються Головним управлінням житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації.

Згідно з пунктом 1 розділу 3 цього Договору замовник після отримання від міських організацій необхідних документів, достатніх для впровадження раціоналізаторських пропозицій виконавця, зобов'язувався перераховувати на розрахунковий рахунок замовника грошову винагороду з розрахунку 10% від досягнутої кошторисної економії вартості, а також 5% - при завершенні будівництва і капітального ремонту будинків, а в разі економії експлуатаційних витрат з опалення і гарячого водопостачання замовник зобов'язувався перераховувати виконавцю протягом двох років 15% від розрахункової річної економії.

В подальшому Госпрозрахункова організація та СПД уклали договір від 15.11.1997 (далі –Договір від 15.11.1997) про спільну виробничу діяльність, відповідно до умов якого відповідачем взято на себе зобов'язання замовника за Договором від 03.06.1997.

Крім того, пунктом 2 Договору від 15.11.1997 визначено, що дія цього Договору поширюється і на будівництво та реконструкцію інших житлових будинків інвестором або замовником, яких є Госпрозрахункова організація.

Госпрозрахункова організація видала позивачу свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію від 24.02.2000.

В 2002 році Госпрозрахункова організація та СПД уклали договір від 30.04.2002 (далі – Договір 30.04.2002) про співпрацю у будівництві та реконструкції житлових будинків, предметом якого є продовження виконання Договору від 03.06.1997 та Договору від 15.11.1997.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання впровадження раціоналізаторської пропозиції позивача в інвестиційній діяльності відповідача.

Вивчивши матеріали справи, Вищий господарський суду України дійшов висновку, що попередніми судовими інстанціями недостатньо повно встановлено обставини, що входять до предмету доказування зі справи.

Враховуючи, що права та обов'язки сторін зі справи у даному спорі продовжували існувати після набрання чинності Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу вони регулюються саме положення Цивільного кодексу України.

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію регулюється положеннями статей 481 – 484 Цивільного кодексу України.

Відповідно до статті 484 цього Кодексу:

- автор раціоналізаторської пропозиції має право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція подана;

- юридична особа, яка визнала пропозицію раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у будь-якому обсязі.

Крім того, на відносини сторін зі спору поширюються положення пунктів 9, 20 та 35 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 10.09.1992 № 479/92 (далі - Тимчасове положення).

Дане Тимчасове положення Указом Президента України від 22.06.1994 № 324/94 було визнано таким, що втратило чинність, але лише в частині правової охорони об'єктів промислової власності.

Раціоналізаторські пропозиції до кола об'єктів охорони промислової власності не включено, оскільки пунктом 2 статті 1 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 вичерпно визначено коло об'єктів охорони промислової власності, до яких віднесено патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.

У пункті 35 Тимчасового положення визначено, що:

- Підприємство, яке прийняло до розгляду заяву на раціоналізаторську пропозицію, повинно її зареєструвати і протягом місяця з дати реєстрації прийняти щодо неї рішення. Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською автору має бути видане свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, яке підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату її подання та авторство на раціоналізаторську пропозицію.

Основним мотивом відмови в позові попередніми судовими інстанціями є недоведеність позивачем впровадження на виробництві відповідача його раціоналізаторської пропозиції, а саме, що позивачем не подано актів виконання робіт за Договором від 03.06.1997, Договором від 15.11.1997 та Договором від 30.04.2002. Скаржник заперечує обґрунтованість такого висновку, посилаючись на пункт 1 розділу 3 Договору від 03.06.1997, яким не передбачено фіксування використання відповідачем раціоналізаторської пропозиції актом виконання робіт. Матеріали справи підтверджують це заперечення скаржника. Судовими інстанціями при дослідженні названих договорів не з'ясовано, яким чином мають підтверджуватись факти використання відповідачем раціоналізаторської пропозиції позивача та наявність кошторисної економії будівництва чи капітального ремонту внаслідок такого використання. Отже, судовими інстанціями порушено правила оцінки доказів, встановлені статтею 43 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України).

Згідно з частиною другою статті 111⁷ ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України касаційну скаргу СПД задовольнив частково: рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Заступник Голови Вищого

господарського суду України В. Москаленко

Господарські суди України

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист права власності на комерційне найменування (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/845

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів у справах, пов'язаних із захистом права на комерційне найменування, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Питання про суттєву відмінність індивідуальних назв сторін може мати юридичне значення для правильного вирішення спору, якщо їх загальні назви є ідентичними. Якщо ж загальні назви сторін є різними, підстав для задоволення позову про заборону використання певної назви немає.

Молодіжна громадська організація "Асоціація..." (далі – Молодіжна громадська організація) звернулася до господарського суду з позовом до К...ої міськрайонної молодіжної організації "Асоціація..." (далі – К...а міськрайонна молодіжна організація) про заборону використання назви "Асоціація..." та спонукання змінити індивідуальну назву, яка б виключала поєднання слів "Асоціація...", шляхом внесення та реєстрації відповідних змін до статуту.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовлено. Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на приписи частини другої статті 12¹ Закону України "Про об'єднання громадян", статті 90 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), частини другої статті 35 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) мотивовані наявністю преюдиціального факту про нетотожність найменувань сторін.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Молодіжна громадська організація просила скасувати рішення місцевого господарського суду і постанову апеляційного господарського суду з цієї справи та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити. Скаргу з посиланням на приписи статей 90, 489 ЦК України, статей 33, 159 Господарського кодексу України (далі – ГК України), статей 3, 12¹ Закону України "Про об'єднання громадян", статті 2 Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" було мотивовано тим, що попередніми судовими інстанціями не досліджено індивідуальні назви сторін, які є тотожними, а тому позивач з посиланням на більш ранній термін реєстрації свого об'єднання, ніж відповідача, вимагає захисту права на назву свого об'єднання.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- згідно з протоколом Конференції Асоціації захисту прав молоді Волині від 25.10.2004 № 7 та протоколом засідання Ради обласної Асоціації від 17.09.2004 № 6 прийнято рішення про виключення К...ої міськрайонної молодіжної організації з членів Асоціації на підставі пунктів 3.3, 3.7, 3.8 Статуту та про заборону відповідачеві використовувати назву та символіку Асоціації;

- згідно з преюдиціальним фактом, встановленим рішенням місцевого господарського суду в іншій справі, яке набрало законної сили, Молодіжна громадська організація та К...ка міськрайонна молодіжна організація мають різні назви;

- позивач має назву "Асоціація...", а не молодіжна громадська організація "Асоціація..." відповідно до пункту 1.1 Статуту, зареєстрованого у Волинському облуправлінні юстиції від 13.11.1999 за № 277;

- рішенням К...го районного управління юстиції від 07.03.2002 № 11 зареєстровано К...ку міськрайонну молодіжну організацію "Асоціація...".

Причиною спору зі справи стало питання про правомірність надання позивачеві судового захисту способом заборони відповідачу використовувати індивідуальну назву позивача "Асоціація...".

Попередніми судовими інстанціями допущено неправильне застосування норми процесуального права, проте ця помилка не може вважатися достатньою підставою для скасування судових рішень у справі.

Відповідно до частини 5 статті 90 ЦК юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Відповідно частини другої статті 12¹ Закону України "Про об'єднання громадян" Назва об'єднання громадян повинна складатися з двох частин - загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об'єднань громадян. Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в установленому порядку об'єднань громадян з такою ж загальною назвою.

Згідно з частиною четвертою статті 12¹ цього Закону об'єднання громадян, зареєстроване у встановленому порядку, має виключне право на використання своєї назви. Використання назви об'єднання громадян фізичними та юридичними особами, які не належать до об'єднання громадян, для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього об'єднання, забороняється.

Попередні судові інстанції дійшли помилкового висновку щодо наявності преюдиціального факту нетотожності найменувань сторін зі справи, оскільки неправильно застосували припис частини другої статті 35 ГПК України, відповідно до якої факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони. Сторонами у справі рішенням з якої встановлено преюдиціальний факт були Асоціація захисту прав молоді Волині як позивач та К...е районне управління юстиції як відповідач, а К..ка міськрайонна молодіжна організація - лише третьою особою на стороні відповідача. Отже, дані про нетотожність найменувань сторін з цієї справи не можна вважати преюдиціальним фактом. До того ж у судових рішеннях із названої справи не зазначено про дослідження саме індивідуальних назв Молодіжної громадської організації та К..ої міськрайонної молодіжної організації.

Попередніми судовими інстанція не досліджувалися фактичні дані про суттєву відмінність індивідуальних назв сторін спору, проте ними відповідно до вимог норм ГПК України встановлено нетотожність загальних назв сторін зі справи. Відповідно до змісту частини другої статті 12¹ Закону України "Про об'єднання громадян" питання про суттєву відмінність індивідуальних назв сторін може мати юридичне значення для правильного вирішення спору, якщо їх загальні назви є ідентичними. Однак, як встановлено попередніми судовими інстанціями, загальні назви сторін даного спору є різними. Тому немає підстав для задоволення позову у цій справі.

До спірних відносин сторін у цій справі не можуть застосовуватись положення статей частин 2 статті 90, статей 489 - 491 ЦК України, статей 33, 159 ГК України, оскільки комерційні найменування можуть мати лише підприємницькі товариства, а не громадські організації.

У зв'язку з викладеним Вищий господарський суд України касаційну скаргу Молодіжної громадської організації залишив без задоволення, а рішення місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду - без змін.

2. Суд не повинен встановлювати схожість або тотожність комерційних найменувань на власний розсуд: для роз'яснення відповідних питань слід призначати судову експертизу.

Закрите акціонерне товариство "Трудовий колектив К...го підприємства по виробництву бактерійних препаратів "Б...а" звернулося до господарського суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство "Б...а" про усунення порушень прав на комерційне найменування; треті особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, - товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Б...а", Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація.

Ухвалою місцевого господарського суду провадження у справі було зупинено на підставі пункту 1 частини другої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) в зв'язку з призначенням судової експертизи для з'ясування питання щодо тотожності спірних комерційних найменувань.

Постановою апеляційного господарського суду ухвалу місцевого господарського суду залишено без змін з мотивів обґрунтованості призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та правомірності зупинення провадження у даній справі.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України відповідач просив скасувати зазначені судові акти попередніх інстанцій в частині зупинення провадження у справі, посилаючись на те, що з огляду на приписи частини другої статті 79 ГПК України зупинення провадження у справі не є обов'язковим у випадку призначення судової експертизи.

Перевіривши правильність застосування попередніми інстанціями норм процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність правових підстав для скасування оскаржуваних судових актів з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України господарський суд призначає експертизу для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань.

Як зазначено в пункті 54 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", господарські суди не повинні встановлювати схожість або тотожність комерційних найменувань на власний розсуд. Для роз'яснення відповідних питань слід призначати судову експертизу.

Згідно з пунктом 4 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" в разі необхідності господарський суд може поставити судовому експерту питання про наявність чи відсутність тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що порівнюються.

Підстави зупинення провадження у справі встановлено статтею 79 ГПК України. Зокрема, відповідно до приписів пункту 1 частини другої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення судової експертизи.

Таким чином, призначаючи експертизу об'єктів інтелектуальної власності з даного спору та зупиняючи провадження у справі, суд першої інстанції діяв в межах наданих йому процесуальних повноважень, а відтак передбачені законом підстави для скасування оскаржуваних судових актів відсутні.

Вищий господарський суд України касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства "Б...а" залишив без задоволення, а ухвалу місцевого господарського суду та постанову апеляційного господарського суду – без змін.

3. Використання комерційного найменування може визнаватися неправомірним одночасно і за законодавством про захист економічної конкуренції, і за законодавством про право інтелектуальної власності на комерційне найменування.

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення АМК) звернулося до місцевого господарського суду з позовом до закритого акціонерного товариства "Ф." (далі – товариство "Ф.") про припинення неправомірного використання фірмового найменування.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, Товариство "Ф." зобов'язано припинити дії, спрямовані на неправомірне використання позначення "Ф." шляхом повного перейменування та внесення змін у фірмове найменування таким чином, щоб уникнути змішування з діяльністю обласного комунального підприємства "Ф." (далі – ОКП "Ф."), яка має пріоритет на його використання, та вивести його з "господарського обліку". У прийнятті зазначених рішення та постанови судові інстанції з посиланням на приписи статті 35 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) виходили з того, що рішенням місцевого господарського суду в іншій справі (рішення від 06.06.2003 зі справи № А 31/79) відмовлено в позові Товариства "Ф." до територіального відділення АМК в частині визнання недійсним рішення названого відділення від 28.12.2003 № 13.5/42-п щодо неправомірності дій Товариства "Ф." з використання фірмового найменування "Фармація".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство "Ф." просило оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій скасувати, провадження у справі припинити. Скаргу було мотивовано порушенням судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права, зокрема, статті 22 ГПК України (щодо копіювання матеріалів справи); незастосуванням до правовідносин сторін статті 489 Цивільного кодексу України; неповним дослідженням обставин, що мають значення для розгляду справи; тим, що судові інстанції не взяли до уваги відсутність предмету спору, оскільки підприємницька діяльність Товариства "Ф." не здійснюється (його визнано банкрутом).

У відзиві на касаційну скаргу територіальне відділення АМК заперечувало проти доводів скаржника, зазначало про їх необґрунтованість та правильність застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права у прийнятті оскаржуваних судових рішень та просило залишити постанову апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу – без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 28.12.2002 адміністративною колегією територіального відділення АМК прийнято рішення № 13.5/42-п "Щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу на закрите акціонерне товариство "Фармація" (далі – рішення № 13.5/42-п), згідно з яким:

дії Товариства "Ф." щодо використання фірмового найменування "Ф." визнано недобросовісною конкуренцією та порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, визначеним статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді використання зазначеного найменування, що призвело до змішування діяльності Товариства "Ф." з діяльністю ОКП "Ф.", яке має пріоритет на його використання;

на Товариство "Ф." накладено штраф у сумі 16 222 грн.;

Товариство "Ф." зобов'язано припинити у місячний строк дії, спрямовані на неправомірне використання у своєму найменуванні фірмового найменування "Ф.";

- 06.06.2003 місцевим господарським судом прийнято рішення зі справи № А 31/79 за позовом Товариства "Ф." до територіального відділення АМК, у розгляді якого встановлено, що рішення № 13.5/42-п відповідає вимогам законодавства;

- постановою апеляційного господарського суду зазначене рішення місцевого господарського суду залишено без змін, і останнє набрало законної сили;

- місцевим господарським судом, крім того, задоволено позовні вимоги територіального відділення до Товариства "Ф." про стягнення до державного бюджету України штрафу в сумі 6222 грн. та 2738 грн. пені; відповідне рішення залишено без змін апеляційним господарським судом;

- у встановлений рішенням № 13.5/42-п місячний строк Товариство "Ф." його не виконало, так само як і на день розгляду даної справи місцевим господарським судом.

Відповідно до частин першої і другої статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Недобросовісною конкуренцією є, зокрема, дії, визначені главами 2-4 цього Закону, в тому числі неправомірне використання чужих позначень (стаття 4 названого Закону).

Згідно із зазначеною статтею 4 неправомірним є використання без дозволу уповноваженої особи, зокрема, чужого фірмового найменування, що може призвести до змішування із діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на його використання.

Статтею 25 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що з метою захисту інтересів, зокрема, суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення у зв'язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції органами влади, юридичними чи фізичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числі про припинення порушення законодавства, про зобов'язання виконати рішення органів Антимонопольного комітету України.

З урахуванням встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи зазначені судові інстанції правильно застосували у розгляді даної справи припис частини другої статті 35 ГПК України, за яким факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи (в даному випадку – справи місцевого господарського суду № А 31/79), не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони. Тому суд, всупереч твердженням скаржника, не зобов'язаний був застосовувати у розгляді даної справи № 11/245 статтю 489 Цивільного кодексу України, встановлювати зазначені у касаційній скарзі обставини та призначати експертизу.

Не може бути взято до уваги й посилання скаржника на порушення судом першої інстанції вимог статті 22 ГПК України. Ця норма передбачає, зокрема, право сторін у справі знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії. Водночас названий Кодекс та інші акти законодавства не передбачають обов'язку господарського суду виготовляти власними силами та технічними засобами копії матеріалів справи на прохання учасників судового процесу.

Визнання Товариства "Ф." банкрутом, якщо це й мало місце, не свідчить про відсутність предмету спору, оскільки не свідчить про припинення неправомірного використання чужого фірмового найменування, а отже й не тягне за собою правових наслідків у вигляді припинення провадження зі справи.

У зв'язку з наведеним Вищий господарський суд України залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Заступник Голови Вищого

господарського суду України В. Москаленко

Господарські суди України

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/846

У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, судові рішення з яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.

1. Факт позадоговірного порушення авторських прав вважається встановленим лише у разі доведення автором чи іншою особою, якій належить авторське право, відомостей про копіювання або запозичення іншою особою (відповідачем) істотних рис або цілого твору, що був раніше введений автором в цивільний оборот.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ц." (далі – Товариство) звернулося до місцевого господарського суду з позовом до Інституту ... Академії медичних наук України (далі – Інститут), третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, громадська організація "Ц." (далі – Громадська організація), з позовом про:

- визнання розробленого відповідачем твору "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів" контрафактним;

- визнання виключних майнових прав позивача на твір "Тендерна документація на закупівлю" порушеними;

- заборону Інституту здійснювати подальшу публікацію та тиражування твору "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів";

- стягнення компенсації за порушення виключних майнових авторських прав;

- відшкодування моральної шкоди.

Громадська організація як третя особа у справі, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, подала позов до Інституту з вимогами:

- заборонити відповідачу публікацію та тиражування твору "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів";

- вилучити з цивільного обороту твір Інституту "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів".

Рішенням місцевого господарського суду Товариству та Громадській організації в задоволенні позовів відмовлено. Прийняте судом рішення мотивовано відсутністю порушення відповідачем прав позивача та третьої особи.

У касаційних скаргах до Вищого господарського суду України Товариство та Громадська організація просили судове рішення зі справи скасувати внаслідок його прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та передати справу на новий судовий розгляд.

Перевіривши повноту встановлення судом першої інстанції фактичних обставин справи та правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційних скарг з огляду на таке.

Місцевим господарським судом встановлено, що:

- 11.01.2002 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано права авторів громадян В. та Я. на твір "Науково-технічна документація: "Тендерна документація на закупівлю робіт", "Тендерна документація на закупівлю товарів", "Тендерна документація на закупівлю послуг", "Тендерні документи на закупівлю", "Тендерна документація щодо здійснення процедури тендеру на закупівлю" , про що 17.01.2002 видано відповідне свідоцтво ПА № 5086;

- за умовами авторського договору від 11.11.2002 (далі – Договір від 11.11.2002) громадяни В. та Я. передали Громадській організації виключні майнові права на зазначений твір, а саме, - виключне право на використання твору в будь-якій формі та у будь-який спосіб на території України, виключне право на дозвіл та заборону використання твору іншим особам з правом передачі зазначених виключних прав будь-яким третім особам на території України (пункти 1, 3, 5 цього Договору);

- 14.11.2002 укладено договір (далі – Договір від 14.11.2002), відповідно до умов якого Громадська організація передала Товариству виключні права на використання твору "Науково-технічна документація: "Тендерна документація на закупівлю робіт", "Тендерна документація на закупівлю товарів", "Тендерна документація на закупівлю послуг", "Тендерні документи на закупівлю", "Тендерна документація щодо здійснення процедури тендеру на закупівлю" на території України без обмежень за обсягом і способом використання та з правом укладення субліцензійних договорів з третіми особами на використання ними цього твору (пункти 1, 3, 4 цього Договору);

- 03.06.2003 рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснено державну реєстрацію Договору від 11.11.2002 та Договору від 14.11.2002 (реєстраційний № 144 і реєстраційний № 143 відповідно);

- 06.03.2003 головою тендерного комітету Інституту затверджено "Тендерну документацію на закупівлю лікарських засобів", яка в подальшому використовувалася Інститутом;

- позивач обґрунтував свої вимоги посиланням на протиправне використання Інститутом науково-технічного твору "Науково-технічна документація: "Тендерна документація на закупівлю" шляхом його переробки без дозволу Товариства в твір "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів";

- відповідач проти позову Товариства заперечував, пославшись на самостійну розробку твору "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів" на підставі норм законодавства України та зразків тендерної документації, які надано Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України;

- згідно з наявним у справі висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності розроблена відповідачем "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів" є переробкою і запозиченням твору "Тендерна документація на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання", що міститься в методичному посібнику "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні (Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Центр перепідготовки управлінських та економічних кадрів НДЕІ Мінекономіки України, ТОВ "Держосвітпром", м. Київ, 2002 рік); крім того, у творі "Тендерна документація на закупівлю лікарських засобів" використано один фрагмент тексту із твору "Тендерна документація на закупівлю товарів", авторами якого є громадяни В. та Я., якщо не буде доведено, що цей фрагмент тексту не використано з іншого джерела;

- Громадська організація позовні вимоги мотивувала твердженням про неправомірну переробку Інститутом твору "Тендерна документація на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання", майнові права на який належать третій особі та нікому нею не передавалися;

- правомірність використання Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України "Тендерної документації на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання", що міститься на сторінках 60-72 розділу ІІІ методичного посібника "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні (Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Центр перепідготовки управлінських та економічних кадрів НДЕІ Мінекономіки України, ТОВ "Держосвітпром", м. Київ, 2002 рік), підтверджується тією обставиною, що в період з 31.05.2002 по 11.02.2003 між Громадською організацією та Мінекономіки діяла угода про співробітництво щодо спільного опрацювання зразків тендерної документації, розробленої центром і безоплатно переданої Мінекономіки з метою її удосконалення і прийняття рішення щодо її провадження.

Причиною даного спору було питання щодо наявності в діях відповідача порушення авторських прав позивача та третьої особи.

Особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права охороняє Закон України "Про авторське право і суміжні права" (далі – Закон).

Статтею 7 Закону передбачено, що суб'єктами авторського права є, зокрема, автори творів та особи, яким автори передали свої авторські майнові права.

Згідно із пунктом 1 частини першої згаданої статті 8 Закону об'єктами авторського права є літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо).

Згідно з частиною третьою статті 8 Закону передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Пункт 14 частини першої цієї статті передбачає "похідний твір" як самостійний об'єкт авторського права.

Частиною першою статті 15 Закону визначено, що до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать виключне право на використання твору та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

Частинами другою та третьою статті 15 Закону встановлено, що виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом, а виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема відтворення творів, а також їх переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни (пункти 1, 6 частини третьої статті 15 Закону).

Відповідно до частини першої статті 31 Закону автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права, зазначені у статті 15 цього Закону, будь-якій іншій особі повністю чи частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором. Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Відповідно до пункту "а" статті 50 Закону порушенням авторського права, що дає підстави для судового захисту, є вчинення будь-якою особою дій, які порушують майнові права суб'єктів авторського права, визначені статтею 15 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25 цього Закону обмежень майнових прав.

Судом першої інстанції прийнято до провадження позовну заяву Громадської організації, яка, на відміну від Товариства, наполягала на неправомірному використанні Інститутом саме твору "Тендерна документація на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання", внаслідок чого істотно збільшилися межі предмету доказування у справі, але пов'язані з цим обставини в повному обсязі досліджено не було.

Так, місцевим господарським судом не з'ясовано:

- хто є автором твору "Тендерна документація на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання" і час його створення;

- співвідношення твору "Науково-технічна документація: "Тендерна документація на закупівлю робіт", "Тендерна документація на закупівлю товарів", "Тендерна документація на закупівлю послуг", "Тендерні документи на закупівлю", "Тендерна документація щодо здійснення процедури тендеру на закупівлю", майнові права на який належать позивачеві, та твору "Тендерна документації на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання";

- в якому обсязі та з яких підстав майнові права на твір "Тендерна документація на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання" належать Громадській організації;

- вид порушення, яке, на думку третьої особи, має місце з боку відповідача (відтворення твору, його переробка чи інше);

- хто саме здійснив відтворення твору "Тендерна документація на закупівлю стаціонарних копіювальних пристроїв з можливістю кольорового копіювання" у методичному посібнику "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні (Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Центр перепідготовки управлінських та економічних кадрів НДЕІ Мінекономіки України, ТОВ "Держосвітпром", м. Київ, 2002 рік).

З'ясувавши ці обставини, суду першої інстанції належало вирішити питання щодо необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і обов'язків яких стосується даний спір, та дослідити правомірність дій відповідача. Проте цього зроблено не було.

До того ж місцевий господарський суд мав враховувати, що факт позадоговірного порушення авторських прав вважається встановленим лише у разі доведення автором чи іншою особою, якій належить авторське право, відомостей про копіювання або запозичення іншою особою істотних рис або цілого твору, що був раніше введений автором у цивільний оборот.

У вирішенні питань, що потребують спеціальних знань, суду також слід враховувати роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", звернувши увагу на межі повноважень судових експертів та необхідність оцінки висновків експертів з дотриманням приписів статей 41 - 43 Господарського процесуального кодексу України.

З огляду на викладене Вищий господарський суд України касаційні скарги Товариства та Громадської організації задовольнив: рішення місцевого господарського суду скасував, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

2. У спорі про визнання авторського договору недійсним господарському суду слід з'ясовувати питання про те, чи є відповідний договір укладеним, а також щодо автентичності його примірників, які знаходяться у сторін договору.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ф." (далі - Товариство) звернулося до господарського суду з позовом до спеціалізованого державного підприємства "У." (далі – Спеціалізоване підприємство) про стягнення заборгованості, збитків від інфляції, штрафу за неправомірне використання комп'ютерної програми та штрафу за несвоєчасну виплату авторської винагороди, які виникли внаслідок неналежного виконання авторського договору про передачу невиключного права на використання комп'ютерної програми "Система електронного обліку документів" (далі – Договір).

Спеціалізоване підприємство подало зустрічний позов, в якому просило визнати Договір недійсним внаслідок його невідповідності вимогам закону.

До прийняття рішення зі справи Спеціалізоване підприємство подало заяву про уточнення зустрічних позовних вимог та просило визнати недійсними з моменту укладення Договір та правочин на виконання Договору, вчинений шляхом складання акта про передачу невиключного права на використання комп'ютерної програми "Система електронного обліку документів" від 20.10.2003 (далі – Акт).

Рішенням місцевого господарського суду в позові Товариства відмовлено, а зустрічний позов задоволено. Прийняте рішення мотивовано тим, що оспорюваний Договір є недійсним, оскільки його підписано з боку Спеціалізованого підприємства неуповноваженою на це особою.

Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції зі справи скасовано, позовні вимоги Товариства задоволено, в зустрічному позові відмовлено. Постанову апеляційного суду мотивовано неправомірним невиконанням Спеціалізованим підприємством зобов'язань за Договором, підстави для визнання якого недійсним відсутні.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Спеціалізоване підприємство просило постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, а рішення місцевого суду залишити без змін.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- 20.10.2003 сторонами укладено Договір, відповідно до умов якого Товариство передало Спеціалізованому підприємству невиключне право на використання комп'ютерної програми в обумовлених обсягах і протягом визначеного строку на всій території України, а Спеціалізоване підприємство зобов'язалося виплатити авторську винагороду (пункт 1.1 Договору);

- 20.10.2003 сторонами підписано Акт, який засвідчив виконання Товариством договірних зобов'язань шляхом передачі Спеціалізованому підприємству двох примірників комп'ютерної програми та інструкції користувача;

- згідно з пунктом 6.1 Договору авторська винагорода становить

150 000 грн. та має бути перерахована Спеціалізованим підприємством Товариству протягом 10 календарних днів з дня підписання Акта, тобто до 30.10.2003;

- 26.01.2004 Спеціалізоване підприємство платіжним дорученням № 59 перерахувало позивачеві 50 000 грн.;

- відповідно до пункту 10.1 Договору він набув чинності з дня підписання та діяв протягом 6 місяців, тобто до 20.04.2004;

- з моменту припинення дії Договору Спеціалізоване підприємство мало припинити використання комп'ютерної програми (пункт 3.5 Договору), але не виконало це зобов'язання;

- відповідно до пункту 8.2 Договору за неприпинення використання програми Спеціалізоване підприємство зобов'язане сплатити штраф у розмірі 50 % від суми авторської винагороди (75 000 грн.);

- згідно з пунктом 8.4 Договору за несвоєчасну сплату авторської винагороди Спеціалізоване підприємство має сплатити штраф у розмірі 25 % від суми авторської винагороди (37 500 грн.);

- Договір та Акт від імені Спеціалізованого підприємства підписано не його керівником, а заступником керівника, який не мав необхідних для цього повноважень;

- довіреність на отримання комп'ютерної програми Спеціалізованим підприємством не видавалася;

- за даними бухгалтерського обліку Спеціалізованого підприємства названу комп'ютерну програму не відображено, а часткова сплата коштів у сумі 50 000 грн. враховується як дебіторська заборгованість;

- реєстр на перерахування Товариству 50 000 грн. підписано заступником керівника Спеціалізованого підприємства;

- Товариство до позовної заяви додало копії примірників Договору та Акта, які від імені Спеціалізованого підприємства підписані заступником генерального директора;

- після подання Спеціалізованим підприємством зустрічного позову Товариство надало суду засвідчені копії Договору та Акта, на яких наявні підписи як заступника генерального директора відповідача, так і самого генерального директора;

- подана Спеціалізованим підприємством копія Договору від його імені підписана заступником генерального директора.

У прийнятті рішень зі справи місцевий та апеляційний господарські суди розійшлися в юридичній оцінці факту сплати Спеціалізованим підприємством 50 000 грн., оскільки суд апеляційної інстанції визнав даний факт як схвалення Спеціалізованим підприємством угоди, підписаної з його боку неуповноваженою особою.

Причиною даного спору стало питання про відповідність Договору вимогам закону та про можливість притягнення Спеціалізованого підприємства до відповідальності за неналежне виконання договірних зобов'язань.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що сторонами до суду подано копії Договорів, які відрізняються за змістом.

За таких обставин судам належало витребувати у Товариства та Спеціалізованого підприємства оригінали примірників Договору, які відповідно до частини третьої статті 36 Господарського процесуального кодексу України підлягали безпосередньому дослідженню в судовому засіданні.

Проте цього ні місцевим, а ні апеляційним господарськими судами зроблено не було, про що свідчить відсутність відповідних посилань у текстах судових рішень зі справи.

Відповідно до статті 153 Цивільного кодексу Української РСР, який діяв на момент укладення Договору, договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах. Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди.

Пункт 9.4 оспорюваного Договору містить посилання на визнання сторонами істотними умовами цього Договору умов, що визначені розділами 1 - 4, 6 - 8 (стосовно розміру і порядку виплати авторської винагороди та щодо відповідальності сторін).

Пунктами 8.2 та 8.4 Договору передбачено відповідальність Спеціалізованого підприємства у вигляді штрафу в розмірі 50% та 25% від суми, "визначеної пунктом 6.1.1 цього Договору". Однак пункт 6.1.1 відсутній у текстах усіх поданих сторонами примірниках Договору.

Фактичні дані щодо визначення розміру штрафних санкцій, які попередні судові інстанції визнали встановленими, не можуть вважатися доведеними, оскільки вони не відповідають змісту пунктів 8.2 і 8.4 Договору без наведення причин цього.

Отже, судами першої та апеляційної інстанції у вирішенні даного спору належним чином не з'ясовано обставини, які можуть свідчити про те, що даний Договір є неукладеним, не надано оцінки наведеним недолікам Договору з приводу визначення розміру штрафних санкцій.

Таким чином, прийняті зі справи судові рішення не можна визнати законними і обґрунтованими, а тому касаційну скаргу Спеціалізованого підприємства задоволено частково: рішення місцевого і апеляційного господарського суду скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.