Інтелектуальна власність / DEPLOYMENT_2008
.pdfякби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Такі умови є дуже важливими саме для ліцензійних договорів, які, за своєю економічною природою, є ризикованими. Зміни попиту та пропозиції, світові тенденції, конкуренція та такі інші чинники можуть призвести до виникнення для однієї з сторін можливості настання негативних наслідків, від продовження дії договору.Хоча зміна договору за таких підстав допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договорусуперечитьсуспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом, такі обставини необхідно передбачати.
Таке розірвання договору можливе лише за наявності певного комплексу умов, кожна з яких є обов’язковою – якщо в момент укладення договору сторони виходили з того, що:
- зміна обставин, яка призведе до економічної недоцільності продовження договору не настане;
- зміна зазначених обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; - виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того,
на що вона розраховувала при укладенні договору; - із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає,
що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. Окремим випадком втрати підстав для угоди, при укладанні лі-
цензійного договору, є економічна недоцільність використання об’єкту інтелектуальної власності, зокрема внаслідок його старіння. Якщо товар, що випускається за ліцензією, морально та технічно застарів та випереджений новими розробками в такій мірі, що його подальше виробництво втрачає сенс, то необхідно не позбавляти ліцензіата права у такому випадку можливості відмовитись від подальшого виконання договору. В цьому випадку можливі дві ситуації. Перша – це коли удосконалений товар створив сам ліцензіар в результаті подальших розробок, і друга – коли конкуруючим товаром є розробка третіх осіб.
121
В першому випадку сторони можуть впливати на ситуацію, і в ліцензійному договорі доцільно передбачати відповідні моменти – наприклад, шляхом надання ліцензіату автоматично права на виготовлення нових версій продукту у разі їх розробки на певних пільгових умовах, або заборону ліцензіару конкурувати з продукцією ліцензіата на певних територіях та т.і.
В другому випадку обидві сторони не можуть впливати на ситуацію і варто її розглядати як таку, що не знаходиться у сфері звичайного ризику та дозволити сторонам вважати таку обставину як підставу для розірвання договору.
В якості прикладу,можна надати рішення Федеральної судової палати НФР від 11.10.1977 року, де зазначалось, що якщо використання предмету ліцензії виявилось неможливим з економічної точки зору,то ліцензіат не є більше зв’язаним договірним зобов’язанням виконання. “Від ліцензіата неможливо вимагати, щоб він виробляв застарілу продукцію, в більшій чи меншій мірі не маючи збуту, і наражався на небезпеку банкрутства”.
Проте необхідно зазначити, що умовою визнання угоди недійсною є не просто економічна “невдача” договору.Якщо сторони покладались, наприклад, на певний сприятливий рівень продажів ліцензійного товару, який пізніше не був досягнутий, це ще не є достатньою підставою для розірвання договору. В цій частині необхідно пам’ятати, що комерційна “невдача” ліцензійного договору, в принципі, знаходиться в межах ризику ліцензіата. Щоб ризик не розглядався, як звичайний, необхідно, щоб узгоджені в якості виняткових обсяги попиту або обороту були б підставою угоди та були прямо зазначені в договорі, як підстави його дострокового припинення.
Рекомендації, щодо укладання ліцензійних договорів
Враховуючи вищезазначене, виглядає доцільним рекомендувати при укладанні ліцензійних договорів передбачати ряд специфічних умов, таких як:
- при укладанні ліцензійних договорів виключної ліцензії обов’язково найменувати їх, як такі;
- у випадку, якщо ліцензіар незважаючи на видачу виключної ліцензії, має намір самостійно використовувати об’єкт шля-
122
хом користування ним, то він повинен це прямо обумовити ліцензійним договором;
- у випадку, коли ліцензіар ще до надання виключної ліцензії на певній території сам використовував об’єкт інтелектуальної власності, доцільно фіксувати в договорі ясні та зрозумілі умови про види та подальші обсяги використання такого об’єкту, щоб визначити, чи дійсно ця ліцензія є виключною, чи, незважаючи на назву, це одинична ліцензія;
- доцільно передбачати в ліцензійних договорах положення, згідно якого ліцензіат зобов’язаний інформувати ліцензіара про усі випадки порушення авторських прав, що сталися на території, на яку йому видана ліцензія та в термін дії цієї ліцензії, а також зобов’язати ліцензіата здійснювати заходи щодо спостереження за ринком з метою виявлення порушень;
- можна рекомендувати сторонам ліцензійного договору відображати в цьому документі не тільки право, а й обов’язок володільця виключної ліцензії здійснювати заходи для припинення порушень авторських прав, і якщо необхідно, подання позовів. Якщо ж ліцензіар не має наміру надавати ліцензіату такі права та покладати на нього такі обов’язки, то виглядає доцільним , покласти на нього обов’язок докладати власних зусиль по захисту твору. Ліцензіат же має надавати допомогу ліцензіару,наскільки це необхідно, наприклад, шляхом надання доказів, які є в його розпорядженні, або надаючи рекомендації щодо отримання юридичної допомоги в цій країні;
- доцільно не просто передавати право виробництва товару під ліцензією, а й детально обумовлювати в договорі умови виробництва. Так, якщо ліцензіатом є фізична особа або конкретне підприємство, в договорі має бути передбачено, що ліцензіат має право використовувати ліцензію лише на певному підприємстві чи навіть на певній виробничій лінії;
- має сенс окремо обумовлювати в ліцензійному договорі питання, що субліцензія можлива за погодженням персонально особи субліцензіата з ліцензіаром;
123
|
- необхідно відображати в ліцензійному договорі, який перед- |
|
бачає відрахування ліцензіатом роялті в розмірі, залежному |
|
від обсягу виробництва чи реалізації продукції, положення |
|
про те, що в спірних випадках ліцензіар має право отриму- |
|
вати відрахування і від виготовлених та реалізованих сублі- |
|
цензіатом примірників. Це положення має бути зафіксовано |
|
і в субліцензійних договорах, які укладаються на підставі |
|
такого ліцензійного договору. Основний ліцензіат має нести |
|
перед ліцензіаром відповідальність за відрахування, що |
|
здійснюються субліцензіатом та за правильне ведення облі- |
|
ку і звітності щодо обсягів виготовлених та реалізованих |
|
примірників твору; |
|
- договором доцільно точно обумовити передачу носіїв |
|
інформації та документації, їх перелік і обсяг та забезпечен- |
|
ня ліцензіата документацією і інформацією в такому обсязі, |
|
щоб спеціаліст у відповідній галузі, маючи необхідне устат- |
|
кування міг здійснити виробництво продукції; |
|
- в договорі недостатньо просто відобразити положення про |
|
супроводження та консультування, а й з метою запобігання |
|
виникнення в майбутньому спірних ситуацій, необхідно |
|
передбачати, чиїми коштом буде здійснюватись надання |
|
таких послуг, що буде входити до їх складу, терміни надан- |
|
ня консультацій з моменту звернення ліцензіата, строк |
|
забезпечення підтримки та її обсяг; |
|
- у випадку, коли ліцензіат набуває право тиражувати та роз- |
|
повсюджувати продукцію, ліцензійним договором необхідно |
|
вирішувати питання про використання торговельних марок |
|
ліцензіара. Це питання доцільно прямо і однозначно відоб- |
|
ражати в договорі, а також зазначати на упаковці продукції, |
|
про те, що продукція виготовлена за ліцензією; |
|
- необхідно передбачати відповідальність ліцензіара за те, |
|
що він насправді володіє комплексом майнових прав, які він |
|
передає за ліцензією та ці права не обтяжені обставинами, |
|
що можуть зачіпати повноваження ліцензіата по викорис- |
|
танню об’єкта інтелектуальної власності; |
|
- ліцензіар по договору має відповідати за функціональність |
124 |
об’єкта інтелектуальної власності, тобто за те, що він відпо- |
|
відає вимогам, які ставляться за визначенням до такого об’єкта;
- якщо в період дії ліцензії з’являються обставини, що негативно можуть впливати на права ліцензіата або на стан ринку продукції, яка випускається за ліцензією, в договорі доцільно передбачати можливість адекватного зменшення ліцензійних платежів або навіть їх припинення та розірвання договірних відносин;
- в договорі, необхідно відображати питання розділення відповідальності ліцензіара та ліцензіата перед третіми особами за дефекти продукції за ліцензією. Якщо недоліки продукції пов’язані з неякісним виконанням її втілення в матеріальну форму, то за такі недоліки має нести відповідальність ліцензіат, якщо недоліки є помилками на рівні розробки – ліцензіар;
- договором встановити, що ліцензіар несе відповідальність за технічну функціональність продукції та за можливість її відтворення. Ризики що стосуються комерційного використання продукту, його окупності, конкурентноздатності та можливості отримання чи з його використання чи з його розповсюдження комерційного зиску покладаються на ліцензіата;
- якщо ліцензійний договір базується на тісному співробітництві партнерів, то підставою для розірвання договору може бути втрата взаємної довіри, що має бути зафіксовано договором, яким також доцільно передбачати що його може бути змінено або розірвано у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору;
- якщо зміст ліцензійної угоди неможливо пояснити однозначно, приймається пояснення, яке є більш вигідним для автора (винахідника), чи особи, яка володіє майновими правами інтелектуальної власності.
3.3. Особливості ліцензування об’єктів авторського права
Як вже зазначалось вище, передача прав на об’єкти авторського права може бути як в договірній, так і в не договірній формах. Причому повна безповоротна передача усього комплексу майнових 125
авторських прав та повна безповоротна передача частини таких прав може відбуватись у обох цих формах, а передання комплексу прав, або його частини у тимчасове користування – виключно в договірній
формі. За договорами про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Закон про авторське право уточнює, що передача майнових прав автора (чи іншої особи,. яка має авторське право) оформляється авторським договором
Стосовно договорів передачі прав у тимчасове користування, то для об’єктів авторського права, як і для інших об’єктів права інтелектуальної власності вони можуть бути названі “ліцензіями”, чи “ліцензійними договорами”.
Термін “ліцензія” для об’єктів авторського права (а особливо для комп’ютерних програм) є дуже поширеним в світовій практиці, та певною мірою, тільки він і застосовується у випадках надання прав на використання та надання права на користування програмами. На відміну від класичного поняття ліцензії, яке застосовується в більшій мірі для об’єктів права промислової власності (і якому,власне, більше і відповідає визначення, надане в ЦК України), визначення, яке вкладають в нього відносно комп’ютерних програм є трохи іншим.
Так за “класичним” визначенням по ліцензійному договору одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін. Ситуація, коли присутня взаємна згода сторін, трапляється для випадків передачі прав на комп’ютерні програми у випадках, коли ліцензіар індивідуально надає ліцензіару ліцензію на використання комп’ютерної програми.
Це може бути або право на використання шляхом тиражування та розповсюдженняпримірниківпрограми, або використання, як процес надання певних, точно визначених прав, на певній територій, певному визначеному колу або кількості осіб, на певний термін, на здійснення визначених дій з цією програмою. Найчастіше це програми створені на замовлення ліцензіата, або досить специфічні (і дорогі) прикладні програми, спрямовані на вирішення певних, специфічних 126
завдань. В обох випадках, саме термін “використання” може характеризувати мету, з якою ліцензіатом отримуються права на програму.
Термін “ліцензія”, як він застосовується для масових, широковживаних комп’ютерних програм, більше можна охарактеризувати як дозвіл правовласника на користування примірником такої програми, шляхом отримання корисних властивостей цього продукту. Фактично, правовласник не надає будь-яких прав, які в традиційному розумінні вважають авторськими правами на використання твору (опублікування (випуск у світ); відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; переклад; переробка, адаптація, та інші подібні зміни; включення складовою частиною до збірників, баз даних тощо; продаж, передання в найом (оренду) тощо; імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо), а надає лише право отримувати корисні властивості певного, визначеного, одиничного примірника твору.Так, наприклад, в ліцензійній угоді до комп’ютерної програми “Microsoft Windows XP Professional”, виробництва корпорації “Майкрософт” зазначено: “Продукт захищений законами і міжнародними угодами про авторське право та інші права інтелектуальної власності. Усі права власності, авторські права та інші права на інтелектуальну власність відносно продукту належать корпорації Майкрософт чи її постачальникам. Продукт надається у користування (“ліцензується”), а не продається”.
Договір приєднання, як форма ліцензійного договору
За загальним правилом, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Такий підхід виправданий для першого виду – одиничних, унікальних, створених на замовлення програм.
Що стосується комп’ютерних програм “широкого вжитку”, то загалом неможливо дотриматись умов, зазначених, як суттєві для ліцензійного договору у п.3 статті 1109 ЦК України, насамперед через неможливість визначити порядок і строки виплати плати за використання цього об’єкта. Примірники комп’ютерних програм, разом з пись-
127
мовими ліцензіями, розповсюджуються через торгівельну мережу, в якій і виникає кінцева сума плати за користування комп’ютерною програмою.
В основному правовласники розповсюджують так званий “коробковий продукт” – примірники комп’ютерної програми на електронному носієві, до якого додається ліцензія на паперовому носієві. І хоча в нашому законодавстві, як ліцензійний договір, так і ліцензія відносяться до договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, споживач, що купує такий продукт, не має можливості вносити будь-які зміни до ліцензії, чи заперечувати будьякі положення запропонованого йому договору.
Фактично, має місце приєднання ліцензіата до ліцензійного договору. Відповідно до законодавства, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Найсуттєвішою ознакою такого способу укладення договору є саме можливість приєднання тільки до договору “в цілому”, без можливості виключення чи доповнення його певними умовами.
Укладення договору як спільного юридичного акта його учасників, погодження між ними умов договору загалом відбувається у два етапи:
1. внесення пропозиції однією стороною укласти договір (оферта);
2. прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Ліцензійний договір, який зазвичай разом з коробковим про-
дуктом пропонується ліцензіаром, відповідає зазначеним визначенням, проте укладання цього специфічного договору проходить у три етапи. Оферта договору здійснюється шляхом пропонування через торгівельну мережу до придбання примірника комп’ютерної програми (включаючи рекламування, розповсюдження через дилерів та т.п. дії), акцепт виражається у факті придбання кінцевим споживачем такого продукту в торгівельній мережі, а безпосередньо факт приєднання здійснюється шляхом вчинення конклюдентних дій, а саме установку та інсталяцію комп’ютерної програми на комп’ютер користувача.
128
Так, в ліцензійній угоді з кінцевим користувачем до комп’ютерної програми “Office 2003”, виробництва корпорації “Майкрософт”, зазначено: “Встановлюючи, копіюючи чи іншим чином використовуючи продукт,Ви тим самим погоджуєтесь з положеннями і умовами цієї ліцензійної угоди. Якщо Ви не згодні з положеннями и умовами цієї ліцензійної угоди, не встановлюйте і не використовуйте даний продукт: Ви можете повернути його особі, у якої придбали продукт і отримати назад сплачені Вами кошти”.
Характерними рисами ліцензійного договору приєднання є і суб’єктний склад. Однією стороною завжди є правовласник, суб’єкт господарювання, який, як правило, займає монопольне або домінуюче положення на ринку певних комп’ютерних програм (яскравий приклад
– корпорація “Майкрософт” та її продукти “Office” та “Windows”), а іншою – споживач такого продукту. Цей договір є неприємним виключенням з інших видів договорів через відсутність, як такого, самого факту договору, в розумінні процесу досягнення обопільної згоди, та повністю порушує принцип свободи договору.
Крім того, необхідно розглянути ще й аспект, пов’язаний з господарським обігом комп’ютерних програм. Якщо правомірно реалізується примірник комп’ютерної програми, це в жодному разі не передбачає за собою передачу авторських прав, як це і передбачено положеннями законодавства про те, що авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від одного та відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки. В такому випадку є цілком правомірним нарахування в повному обсязі податків, як у разі здійснення певної товарної операції. Проте, як видно з вищенаведеного приклада по компанії “Майкрософт”, правовласник пропонує приєднання до ліцензійного договору, чим власне підтверджує надання користувачу права на використання комп’ютерної програми певним чином та за певних умов, тобто має місце “надання права на користування будь-яким авторським правом на ... комп'ютерні про-
грами”.Це саме стосується і створення програм на замовлення. Є досить поширеною ситуація, коли замовник, сплативши за створення об’єкту на замовлення, фактично отримує в користування примірник програми, який він може використовувати лише шляхом отримання
129
корисних властивостей такого об’єкту, без будь яких власне авторських прав, а усі авторські права залишаються у розробника.
В такому випадку треба зазначити, що при комерційному введенні в обіг правомірно відтвореного примірника комп’ютерної програми фізична або юридична особа, яка правомірно володіє таким примірником, має право без письмового дозволу автора (чи іншої особи, яка володіємайновими авторськимиправами) на користування такою комп’ютерною програмою за її прямим призначенням. В такому випадку застосування примірника комп’ютерної програми за її прямим призначенням, з метою отримання її корисних властивостей, не являється використанням твору, а є користуванням (експлуатацією) примірником комп’ютерної програми.
Вичерпання прав
З зазначеного аспекту користування примірником об’єкту авторського права випливає ще одне важливе питання - “вичерпання прав”, тобто припинення будь-яких авторських прав на примірник твору після його першогопродажу.Цей аспект є дуже важливим, особливо для книжок та масових, “коробкових” версій комп’ютерних програм, які у вигляді примірника на електронному носієві після введення їх в обіг можуть продовжувати свій шлях від одного власника до іншого. Вітчизняне законодавство з цього приводу лише розділяє права інтелектуальної власності та права власності, зазначаючи, що право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного,перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не означає переходу права власностіна річ, а перехід права власності на річ не означає переходу права на об'єкт права інтелектуальної власності. Проте, по відношенню до комп’ютернихпрограм, на нашу думку, цього замало і сучасна практика йде далі.
Так Директива Ради Європейського співтовариства про правову охорону комп’ютерних програм (91/250/ЄЕС від 14.05.91р.) передбачає,що “Перший продаж примірника програми в Співтоваристві носієм права або з його згоди вичерпує право на розповсюдження
цього примірника в Співтоваристві, за виключенням права контролю за подальшим використанням програми чи її примірника”. Це положення імпліментоване в законах нових членів ЄС. Так, наприклад, чеське законодавство встановлює, що “Перший продаж чи інша передача права власності на оригінал чи копію твору, шляхом якого 130