3 Розробка ліцензійного договору. Розробка необхідних документів для реалізації об’єкта ів за кордон

Договори у сфері інтелектуальної діяльності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам до договорів. Передусім договором визнається угода двох або більше осіб, що спрямована на виникнення, зміну чи припинення правовідносин між ними. Тобто договір – це угода про виникнення, зміну чи припинення їхніх прав та обов’язків. У договорі виражається воля двох його сторін, що має збігатися. Майже всі майнові відносини в умовах ринкової економіки опосередковуються договором.

Зазначені договори можна поділити за змістом інтелектуальної діяльності. Велику групу складають договори у галузі наукової, літературної, художньої та мистецької діяльності. Останнім часом інтенсивно зростає значення договорів, пов’язаних з використанням об’єктів суміжних прав –виконавської діяльності, виробництва фонограм, відеограм та сфери мовлення.

Значною є група договорів, що стосуються науково-технічної діяльності. Це договори на створення об’єктів промислової власності, а також договори на їх використання. Ще одну групу складають договори на використання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

3.1 Розробка ліцензійного договору

Найбільш поширеними договорами на використання об’єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Назва цих договорів походить від латинського слова «Іісепііа» – дозвіл. У даному випадку – це дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, що оформляється договором.

ЦК України передбачає надання ліцензії на використання об’єкта права інтелектуальної власності окремо або в ліцензійному договорі. Стаття 1108 ЦК України зазначає: «Особа, що має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, що надає їй право на використання цього об’єкта в певній обмеженій сфері. Вона може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору».

У ЦК України передбачені такі види ліцензій: виключна, одинична невиключна, а також інші види, що не суперечать закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання об’єкта інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

У ліцензійному договорі зазначаються вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності, розмір, порядок і терміни виплати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір. Якщо у ліцензійному договорі не зазначено виду ліцензії, то вважається, що надається невиключна ліцензія.

Чинне законодавство України передбачає ще декілька видів ліцензії: повна, відкрита та примусова.

Повна ліцензія – це дозвіл на використання запатентованого об’єкта на весь термін чинності патенту і на використання об’єкта в повному обсязі. По суті це є продаж самого об’єкта, проте з юридичної точки зору між продажем патенту і наданням повної ліцензії існує принципова відмінність. При несплаті ліцензіатом чергового платежу припиняється дія ліцензійного договору, а при продажі патенту відновлення прав на патент не відбувається.

Відкрита ліцензія – це ліцензія, за якою власник патенту (свідоцтва) на об’єкт промислової власності має право подати до Державного Департаменту інтелектуальної власності для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання об’єкта промислової власності.

Примусова ліцензія надається у випадку невикористання об’єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об’єкта промислової власності було припинено.

При укладенні ліцензійного договору ліцензіар має переконатися, що ліцензіат – це та особа, з якою можна мати справу, вона дійсно є тією особою, за яку видає себе. У свою чергу, ліцензіат має переконатися, що ліцензіар має право укладати ліцензійний договір, що він уповноважений виступати як такий від імені групи юридичних осіб, які мають право інтелектуальної власності на предмет ліцензійної угоди.

Важливо точно визначити предмет договору: що то є – винахід, корисна модель, промисловий зразок або щось інше. При визначенні цієї умови має бути чітко сформульовано, який корисний ефект очікується від використання даного об’єкта, які затрати зумовлює його використання.

Якщо в ліцензійному договорі не вказаний термін, на який укладається договір, то вважається, що договір укладено на термін, що залишився до закінчення терміну чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше, ніж на 5 років. Кожна зі сторін при бажанні припинити договірні відносини повинна повідомити іншу сторону за шість місяців до закінчення терміну договору. Якщо такого повідомлення не надійшло, ліцензійний договір вважається продовженим на невизначений час.

У міжнародно-правовій практиці ліцензійні договори укладаються на термін 5–10 років. Тенденція у визначенні термінів ліцензійних договорів розвивається у бік скорочення.

У ліцензійному договорі обов’язково має бути умова про дотримання конфіденційності предмета ліцензійного договору, його удосконалень, обсягу використання та інших умов ліцензії.

Визначення ціни ліцензійного договору – мабуть найскладніший процес. Ціна за передачу прав на об’єкт промислової власності може бути визначена у різних формах: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно або в частинах; роялті, що широко практикується у міжнародних патентних відносинах. Роялті – це платежі будь-якого виду, що вносяться як винагорода за використання або надання дозволу на використання об’єктів інтелектуальної власності.

Обов’язковою умовою ліцензійного договору має бути визначення місця і порядку розгляду спору, що може виникнути у процесі виконання договору. Також у ліцензійному договорі має бути чітко визначено, що ліцензіару нічого не відомо про права третіх осіб на предмет ліцензії. Договір має містити визначення термінів, що вживаються в ньому.

3.2 Розробка необхідних документів для реалізації об’єкта ІВ за кордон

В умовах переходу України до ринкової економіки суттєво змінився характер відносин, пов’язаний з охороною об’єктів промислової власності, зокрема винаходів. Якщо раніше права на результати інтелектуальної діяльності мала держава і декларувала свій обов’язок забезпечити їх практичне використання, то на цей час власник результатів інтелектуальної діяльності має сам опікуватись щодо забезпечення їх надійної правової охорони і визначення шляхів реалізації їх на ринку.

Статтею 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) в Україні. Якщо протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки до заявника не надійде повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, то у заявника немає перешкод до подання заявки в патентне відомство іноземної держави. За клопотанням заявника йому надсилається повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного терміну.

Комплекс заходів, спрямованих на одержання правової охорони на винахід (корисну модель), промисловий зразок і здійснюються відповідно до національних законодавств держав патентування чи міжнародних договорів, набув назву патентування. До цих заходів належать:

• визначення доцільності патентування;

• визначення об’єкта патентування;

• вибір країн патентування;

• вибір процедури патентування;

• підготовка заявки на винахід для патентування в іноземних державах;

• подання заявки на патент у відповідні іноземні патентні відомства;

• сплата зборів за юридично значимі дії при здійсненні діловодства за заявками на патенти та одержаним патентом, а також послуг патентних повірених;

• ведення листування з патентними відомствами у процесі проведення експертизи за заявками на патент;

• одержання патенту на винахід,

• підтримання чинності патенту відповідно до національних законодавств;

• ведення листування з адміністративними і судовими органами в разі порушення справ про патенті спори, а також інші дії.

Перше питання, яке постає під час вирішення питання доцільності одержання правової охорони на технічне (технологічне) або художньо-конструкторське рішення, – це визначення можливості одержання такої правової охорони взагалі. Тобто необхідно відповісти на такі запитання:

• чи відповідає технічне рішення критеріям охороноспроможності;

• чи можна скласти формулу винаходу так, щоб вона забезпечувала правовий захист з достатньою широтою;

• чи можна, виконуючи вимоги національних законодавств про повноту розкриття суті винаходу, скласти опис винаходу, не розкриваючи при цьому повністю секретів, які унеможливлюють його несанкціоноване копіювання;

• чи можливий контроль за використанням винаходу за готовим продуктом?

З якою метою доцільно планувати патентування в іноземних державах і які попередні заходи слід здійснити?

По-перше, планувати одержання правової охорони на винахід доцільно з метою експорту продукції.

По-друге, велике значення має патентна охорона науково-технічних розробок при плануванні продажу ліцензій на технології, що розроблені на основі таких розробок і мають об’єкти промислової власності, які можуть одержати правову охорону.

По-третє, іноді підприємство проводить патентування винаходів з метою створення сприятливого клімату для подальшого виходу на ринок.

По-четверте, можливо використовувати патентування в метою витіснення конкурентів і захоплення ринку (так звана політика «експансії»).

По-п’яте, питання патентування винаходу можуть розглядатись також при експонуванні продукції на міжнародних виставках, ярмарках, оскільки метою експонування, найчастіше, є подальша реалізація продукції за кордоном.

При визначенні держав патентування необхідно приділити увагу вивченню стану промисловості в державі, напрямкам її технічного і промислового розвитку. Винахід доцільно патентувати у тій країні, де розвинута галузь промисловості, до якої належить запропонований до патентування об’єкт або проводяться наукові дослідження чи технічні розробки в напрямах, до яких належить об’єкт патентування.

Підставою для вибору держави патентування може бути, як вже зазначалось, і традиційний експорт продукції, до якої належить винахід.

Наступний етап – це вибір відповідної процедури патентування. Процедура патентування вибирається залежно від передбачених ринків збуту об’єкта техніки, термінів оформлення і подання заявки на патент, умов одержання патентів, вимог патентних законодавств країн, їх участі у міжнародних і регіональних договорах з охорони промислової власності, належності коштів на патентування та інших факторів.

Зазвичай національні законодавства в галузі промислової власності регулюють тільки дії, що підпали під юрисдикцію цієї країни. Отже, патент на винахід є дійсним тільки в тій державі, у якій державне патентне відомство надало патент, і не є дійсним в інших державах. Враховуючи це, охорону винаходу необхідно одержувати у кожній окремій державі.

Патентування винаходів в іноземній державі може бути здійснено з використанням таких процедур патентування:

1. Патентування винаходу, промислового зразка відповідно до вимог національних законодавств держав патентування (традиційна система патентування).

2. Подання міжнародної заявки на винахід відповідно до вимог Договору про патентну кооперацію (РСТ).

3. Використання процедури, передбаченої Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

4. Патентування з використанням процедур, що передбачаються регіональними угодами: Європейською патентною конвенцією (ЄПК), Євразійською патентною конвенцією (ЄАПК), Угодами Африканської організації інтелектуальної власності (ОАРІ) і Африканської регіональної організації з охорони інтелектуальної власності (АМРО).

5. Одержання правової охорони промислових зразків в Європейському співтоваристві.

Зразок заповненого договору наводиться у Додатку Б.