Глава 44 Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 492. Торговельна марка

/. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка ком­бінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробля­ються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (на­даються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

1. До окремої групи об'єктів промислової власності, що знайшли своє закрі­плення у вітчизняному законодавстві, слід віднести свідоцтва на торговельні мар­ки. Крім ЦК, нормативну базу охорони прав інтлектуальної власності на торго­вельні марки складають: Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; Паризька конвенція про охорону промислової власності; Договір про

закони щодо товарних знаків, який є чинним на території України з 1 серпня 1996 p.; Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 p., учас­ницею якої є Україна з 25 грудня 1991 p.; Протокол до Мадридської угоди від 28 червня 1989 p., до якого Україна приєдналася 1 червня 2000 p.; Німецька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, до якої Україна приєдналася 1 червня 2000 p.; Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 20 червня 2000 р. № 997, та ін.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) у широкому розумінні — це символічне позначення, що слугує індивідуалізації товару та виробників. Тор­говельна марка дозволяє відокремлювати товари і послуги конкретного підприє­мства від інших. Вона допомагає виробнику реалізовувати товар або послуги, зарекомендувати себе на ринку, сприяє вибору споживачем товару та послуг пев­ної якості. Тому знаки мають бути характерними і водночас суттєво відрізняти­ся від знаків, що використовуються конкурентами.

Торговельна марка дає можливість виробнику відслідковувати свої товари (послуги), контролювати їх якість, навіть і тоді, коли право на їх використання передано іншим особам. Торговельна марка може використовуватися не тільки виробниками товарів, але й організаціями, які є їх розповсюджувачами.

Торговельна марка може бути виконана у вигляді різноманітних позначок і символів: словесних; зображувальних (композицій ліній, плям, фігур будь-яких форм на площині; об'ємних фігур (ліній) або їх композицій у трьох вимірах); комбінованих, які являють собою поєднання елементів різного характеру; об'єм­них тощо. Цей перелік не є вичерпним і може бути поширений на інші позначен­ня чи їх комбінацію (власні імена, літери, цифри тощо).

Торговельна марка може бути зображена в будь-якому кольорі або поєднанні кольорів. Основною вимогою, яка висувається законодавцем, залишається на­явність відмінних якостей, за допомогою яких досягається її індивідуалізація.

Знаки не повинні вводити в оману споживача, використовуватись для фаль­сифікації реклами або недобросовісної конкуренції. Торговельна марка захищає юридичних осіб від недобросовісних конкурентів, які намагаються отримати прибуток за рахунок позитивної ділової репутації інших підприємців. Торговель­на марка дозволяє підприємцю зайняти на ринку вигідне економічне становище за рахунок визнання споживачем його товарів.

Правова охорона надається знакам обслуговування. Вони використовують­ся суб'єктами підприємництва, основна діяльність яких полягає у наданні різних послуг (готельні, транспортні, туристичні тощо).

Одним із видів знака на послуги, який застосовується в Україні, є логотип. Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» під логоти­пом розуміється фірмовий або торговий знак — постійний словесний, образот­ворчий або об'ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи, які представляють свої теле- радіопрограми у години передачі.

2. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі

власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації ко­льорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеним у ньому переліком товарів і послуг.

Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку

/. Суб єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.

2. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може нале­жати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

1. Суб'єктом права промислової власності, носієм суб'єктивних прав та за­ конних інтересів можуть бути фізичні та юридичні особи. За законодавством України серед суб'єктів права на знаки для товарів та послуг визначений влас­ ник свідоцтва на знаки для товарів та послуг.

До осіб, які виступають суб'єктом права інтелектуальної власності на торго­вельну марку, слід віднести виробника товарів та послуг або суб'єкта підприєм­ницької діяльності.

Суб'єктами цього права можуть також бути правонаступники вказаних осіб.

2. У вітчизняному законодавстві не визначене право авторства на торговель­ ну марку. Автор зразка торговельної марки не є суб'єктом права власності на торговельну марку, оскільки відносини між ним і замовником носять договір­ний характер на платній чи безоплатній основі. Безпосередній створювач торго­вельної марки (знака для товарів та послуг) не визнається суб'єктом відносин промислової власності. За законодавством України заявник — це особа, яка має право на подання заявки на отримання охоронного свідоцтва. Автор має право бути заявником на знак для товарів і послуг.

Суб'єктом промислової власності виступає власник свідоцтва на знак для товарів і послуг, тобто та особа, яка займається підприємницькою діяльністю. Власником свідоцтва на торговельну марку може також бути об'єднання підприємців, які займаються виробництвом товарів, наданням послуг та вико­нанням робіт, що мають спільні характерні ознаки.

3. Слід відрізняти суб'єкта права інтелектуальної власності на торговельну марку як носія суб'єктивних цивільних прав і суб'єктивних цивільних обов'язків від осіб, які мають право на використання свідоцтва на торговельну марку. Пра­во на використання свідоцтва має будь-яка фізична чи юридична особа, об'єднан­ня осіб або їх правонаступники. Це право можуть набувати будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, які виробляють товари, надають послуги, здійсню­ ють обслуговування.

Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Державного департаменту інтелектуальної власності або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака.

4. Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з громадянами Ук­ раїни права, що передбачені законодавством України про промислову власність, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Іноземні та інші особи, які проживають чи мають постійне місце знаходжен­ня поза межами України, у відносинах з Державним департаментом з прав інте­лектуальної власності реалізують свої права через представників, зареєстрова­них згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Суб'єктами прав на знак для товарів і послуг можуть бути і законні його во­лодільці, до яких зокрема можуть відноситися: сторона ліцензійного договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють на підставі договору тощо.

5. Відповідно до ЦК право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам. Власниками торговельної марки (знака для товарів і послуг) можуть одночасно бути декілька осіб. Зокрема, така ситуація виникає за умови реєстрації торго­ вельної марки декількома засновниками суб'єкта підприємницької діяльності, підприємцями тощо. У свою чергу, вони можуть передати свої права на одер­ жання свідоцтва одному чи декільком співзасновникам, чи одержати свідоцтво на ім'я усіх співзасновників, підприємців.

Придбати право на торговельну марку можуть кілька фізичних та юридич­них осіб, до яких переходить увесь комплекс суб'єктивних прав та обов'язків. Співвласниками торговельної марки можуть бути і кілька спадкоємців або пра­вонаступників юридичної особи.

Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку

/. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуєть­ся свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

2. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві Ті зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановле­но законом.

3. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

1. За загальним правилом свідоцтвом визнається документ, що офіційно підтверджує факт, який має юридичне значення. Відповідно до законодавства України про промислову власність під свідоцтвом розуміється документ, що видається на зареєстрований товарний знак, зареєстроване зазначене місце по­ходження товару і тим самим засвідчує факт реєстрації. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво — це документ, який офіційно підтверджує юридичний факт та права власника свідоцтва. Він не може розглядатися як право власності на окремо виз­начене майно.

Документ у формі свідоцтва, як і патент, має іменний характер. Свідоцтво засвідчує виключне право на використання знака для товарів і послуг в Україні.

2. Видача свідоцтва здійснюється після державної реєстрації знака, для чого вносять до реєстру відповідні відомості. Тільки охоронний документ у формі свідоцтва надає його власнику виключне право використовувати знак та інші права, визначені ЦК. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Державно­ го департаменту з прав інтелектуальної власності заявку, яка повинна стосува­ тися одного знака. Заявка містить: заяву про реєстрацію торговельного знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких за­ явник просить зареєструвати знак, згрупованих за міжнародною класифікацією.

Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розріз­няльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і вказати у заяві колір чи поєднання кольорів, охорони яких він бажає; подати у заявці кольорові зображення вказаного знака.

3. Свідоцтво на знак для товарів і послуг видається на основі експертизи за­ явки. Вона складається з формальної та кваліфікаційної експертиз (див. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Цивільний кодекс, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містять визначення підстав чи критеріїв, за якими те чи інше позна­чення можна визнати торговельною маркою. Вони наводять лише перелік по­значень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Правова охо­рона надається знаку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуман­ності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, визначені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Під час проведення формальної експертизи заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам, а під час кваліфікаційної — на відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

На підставі експертизи приймається рішення про реєстрацію знака для усіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

4. Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і по­ слуг» виділяються знаки для товарів і послуг, які не можуть отримати правової охорони або не можуть бути зареєстровані. Такі позначення можна поділити на дві групи. Першу групу складають позначення, які не можуть отримати правову охорону як самостійні об'єкти, а другу — позначення, які не можуть бути зареє­ стровані і отримати правовий захист у складі торговельної марки (знака для то­ варів і послуг).

Особливістю позначень першої групи є те, що вони не мають розрізняльної здатності і вводять в оману споживачів. Особливості цієї групи позначень поля­гають у тому, що вони можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороня­ються, за умови, що вони не займають домінуючого положення у зображенні

806

знака. До першої групи слід віднести позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; наго­роди та інші відзнаки. Але такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо при цьому є згода відповідного компетен­тного органу або власників таких позначень. Не можуть одержати правової охо­рони також позначення, які: не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновжива­ними як позначення товарів і послуг певного виду; складаютья лише з позна­чень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заяві то­варів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виго­товлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними симво­лами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним ста­ном товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає то­вару істотної цінності.

Необхідно відрізняти фактичне використання торговельної марки від пра­вової охорони, що надається Державним патентним відомством. Якщо торговель­на марка, що використовується, не відповідає умовам правової охорони, то таке використання не може слугувати підставою для реєстрації. Характер товарів і послуг, до яких застосовується торговельна марка, не розглядається як умова для реєстрації.

До другої групи відносяться позначення, які у будь-якому випадку не мо­жуть бути зареєстровані, оскільки вони є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6^bis Паризької конвенції про охоро­ну промислової власності, фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них; кваліфікованими зазначен­нями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охо­роняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення по­ходження товарів». Такі позначення можуть бути включені до марки лише як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право ко­ристуватися такими найменуваннями; сертифікаційними знаками, зареєстрова­ними у встановленому порядку.

Не реєструються також як торговельні марки знаки (позначення), що охоро­няються іншими законами і які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літера­тури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх

807

згоди. Але законодавством не встановлено критеріїв, наскільки повинні бути відомі позначення, серед яких верств населення, на якій території, в якому сек­торі економіки.

5. Україна приєдналася до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію товарних знаків. Законом України від 1 серпня 1996 р. ратифіковано Договір про закони щодо товарних знаків, який має забезпечити узгодженість вітчизня­ного законодавства у цій сфері з міжнародними нормами і тим самим значно спростити реєстрацію товарних знаків у зарубіжних країнах.

Будь-яка особа має право зареєструвати товарний знак в іноземних держа­вах. У разі реєстрації відповідно до Мадридської угоди та Протоколу до Мад­ридської угоди заявка на міжнародну реєстрацію та заява про територіальне роз­ширення, заява про продовження міжнародної реєстрації подаються через Дер­жавний департамент з прав інтелектуальної власності (за умови сплати національного збору за подання кожної з них) до Міжнародного бюро інтелек­туальної власності.

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

/. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1. право на використання торговельної марки;

2. виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговель­ної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відо­мою, якщо інше не встановлено договором.

1. Права, що випливають із свідоцтва на торговельну марку, діють від дати подання заявки. Моментом виникнення майнових прав на торговельну марку є дата подання заявки, а не момент видачі охоронного документа. Датою подання заявки вважається дата одержання Державним департаментом з прав інтелекту­альної власності матеріалів, що містять принаймні: заяву про реєстрацію знака; відомості про заявника та його адресу, викладені державною мовою; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг.

2. Власник свідоцтва може передавати на підставі договору право власності та видавати дозвіл на використання знака будь-якій особі. Використанням зна­ка визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстрова­но, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначе­ним нанесенням знака з метою подальшого продажу, безпосередньо продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його під час пропо­нування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосуван­ня його у діловій документації чи в рекламі, мережі Інтернет, у тому числі у до-

808

менних іменах. Доменне ім'я — ім'я, що використовується для адресації комп'ю­терів і ресурсів в Інтернеті.

3. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, спо­ріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману споживача; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосов­но наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим зна­ком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внас­лідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє то­вари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

4. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір по­винен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. До­говір про передачу виключних майнових прав на знак і ліцензійний договір вва­жаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомос­тей в обсязі та порядку, встановлених Державним департаментом з прав інте­лектуальної власності, з одночасним внесенням їх до реєстру.

5. Необхідно відзначити, що для авторського права (як складової інтелекту­ альної власності) характерно те, що правовий захист отримують об'єкти за са­ мим фактом їх створення. При цьому обов'язкової реєстрації у державних орга­ нах не вимагається. Реєстрація прав автора в Державному департаменті інте­ лектуальної власності Міністерства освіти і науки України тільки посилює гарантії їх правового захисту. Реєстрація визнається судом як юридична пре­ зумпція авторства, тобто вона вважається дійсною, якщо судом не буде доведе­ но інше. Це саме положення стосується реєстрації прав на торговельну марку.

Власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні. Власник свідоцтва, який здійснює посередницьку діяльність, має право на основі догово­ру з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовувати свій знак поряд із знаком зазначених осіб, а також замість їх знака.

Відповідно до статей 1107—1114 ЦК, Інструкції про подання, розгляд, пуб­лікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного

809

знака) для товарів і послуг передача права власності на знак здійснюється на підставі договору. Видача ліцензії на використання знака (міжнародного знака) здійснюється на підставі ліцензійного договору про використання знака, у тому числі міжнародного знака, (далі — ліцензійний договір). Передача права влас­ності на знак та видача ліцензії на використання знака здійснюються у межах строку дії свідоцтва України на знак (далі — свідоцтво). Відповідно до ст. 1114 ЦК договір про передачу права користування на марку (ліцензійний договір) може бути зареєстрований в Державному департаменті з прав інтелектуальної власності на вимогу ліцензіара чи ліцензіата.

На підставі ліцензійного договору власник свідоцтва, у тому числі міжна­родної реєстрації знака, (ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на використання знака, міжнародного зна­ка. Якщо власником свідоцтва є декілька осіб, то усі дії, пов'язані з передачею права власності на знак та видачею ліцензії на використання знака, визначають­ся угодою між ними. За відсутності такої угоди кожна з осіб має право викорис­товувати об'єкт за згодою інших співвласників.

Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Якщо один або більше співвласників, але не усі, бажають передати своє пра­во власності на знак на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками. Кож­ний співвласник має однаковий обсяг прав щодо поновлення свого порушеного або оспорюваного права шляхом звернення до відповідних державних органів за правовим захистом.

6. Іншими майновими правами на торговельну марку може бути вклад до статутного капіталу юридичної особи, предмет договору застави та інших зобо­в'язань.

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

/. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговель­ну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено зако­ном. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у по­рядку, встановленому законом.

і. Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Патентного відомства і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Після закінчення строку чинності свідоцтва кожна особа може здійснювати комерційне використання відповідних об'єктів власності. За власником свідоц­тва відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів

810

та послуги» зберігається право на повторну реєстрацію протягом 3 років після припинення дії свідоцтва. Отже, будь-яка особа може зареєструвати аналогіч­ний знак і користуватися ним тільки після закінчення встановленого основного та додаткового строку охорони. Правовий захист від недобросовісної конкуренції надається з моменту порушення належних особі прав.

2. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам викорис­товувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введено­го під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке викорис­тання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршен­ня стану товару після введення його у цивільний оборот; використання кваліфі­кованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Зако­ну України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добро­совісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелек­туальної власності на торговельну марку

/. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв язку з пере­творенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду то­варів чи послуг.

2. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

3. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майно­вих прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються осо­бою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

і. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати дер­жавного мита за видачу свідоцтва. Згідно із статтею 6^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності» заявка на загальновідомі товарні знаки відхи­ляється або визнається недійсною її реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатного викликати змішування зі знаком, загальновідомим в Україні як знак особи, яка використовує його для ідентичних або подібних продуктів. Це поло­ження поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака стано­вить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Поняття загальновживаності позначення певного виду товарів чи послуг — це поняття факту. Його оцінка має суб'єктивний характер і в більшості випадків її не

811

можна здолати. Доцільно було б доповнити Закон України «Про охорону прав на товари і послуги» положенням про уточнюючі ознаки, за якими позначення мож­на вважати загальновживаними, або методикою визначення цих характеристик. Відповідно до Сумісної рекомендації про Положення стосовно охорони за­гальновідомих знаків Асамблеї Паризького союзу і Генеральної Асамблеї ВОІВ загальновідомим може бути визнано знак: зареєстрований у країні у встановле­ному порядку; такий, що має правову охорону на території країни без реєстрації відповідно до міжнародних угод країни; такий, що не має правової охорони у країні, але в результаті інтенсивного використання набув загальну відомість се­ред відповідних груп населення країни щодо товарів певного виробника.

2. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розгляда­тися, зокрема, такі фактори: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого вико­ристання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмар­ках чи виставках товарів та (або) послуг, щодо яких знак застосовується; три­валість та географічний район будь-яких реєстрацій та (або) заявок на реєстра­цію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успіш­ного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком.

3. Власник свідоцтва у будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі поданої заяви. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені.

Дія свідоцтва також припиняється у разі несплати збору за продовження стро­ку його дії. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоц­тва має надійти до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату — надійти протягом шести місяців після встановленого строку.

Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено. Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

4. Якщо знак не використовується в Україні повністю або не використовуєть­ ся частина зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публі­ кації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове при­ пинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикорис­тання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, наприклад, обмежен­ня імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; мож­ливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

812

При цьому використанням знака власником свідоцтва вважається також викори­стання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

5. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва тягне за собою цивільно-правову відповідальність. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повин­но бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожих з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожих з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати по­новлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

6. Суди розв'язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; ук­ладення та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

/. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуаль­ної власності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановле­ному законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

1. Дострокове припинення виключних майнових прав можливе у випадках: 1) якщо торговельна марка не була перереєстрована; 2) якщо має місце відмова від торговельної марки її володільця; 3) якщо реєстрація визнана недійсною.

2. Власник свідоцтва на торговельну марку має право повторної реєстрації. Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію марки протягом трьох років після припинення дії свідоцтва, якщо власник свідоцтва відмовився від нього повністю або частково на підставі пода­ної заяви; у разі несплати збору за продовження строку його дії; якщо марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

3. Власник свідоцтва або особа, яка придбала право на використання свідоц­тва, може вимагати поновлення чинності виключних прав на свідоцтво, що було визнано судом недійсним, в порядку апеляційного, касаційного оскарження у зв'язку із винятковими та нововиявленими обставинами.

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними

/. Права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються не­дійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання пра­вової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

813

При визнанні свідоцтва або його частини недійсними про це повідомляється в офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважа­ються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку /. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяль­ності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила знач­ну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне про­довження такого використання або використання, яке передбачалося зазначе­ною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговель­ну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

1. Добросовісне використання незареєстрованої торговельної марки в Україні забезпечується правовою охороною на підставі ст. 500 ЦК, незважаючи на те, що можливості для захисту прав та законних інтересів у її користувачів майже відсутні. Відповідно до ст. 495 ЦК до виключних майнових прав володільця інтелектуальної власності на торговельну марку належить право або дозволяти використання, або перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, оскільки позначення охороняється як знак для то­варів та послуг з моменту, коли воно в установленому порядку зареєстроване.

Проте за ст. 500 ЦК, яка визначає випадки добросовісного використання тор­говельної марки, фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого по­значення, має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

У цьому випадку володілець свідоцтва на торговельну марку не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу Закону. Пункт 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визна­чає випадки, коли виключне право власника свідоцтва забороняти іншим осо­бам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється (див. коментар до ст. 496 ЦК).

Право попереднього користувача зберігається у випадках визнання торговель­ної марки добре відомою. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється на підставі визнання знака добре відомим апеляційною палатою або судом. З дати, на яку за визначенням апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Ук­раїні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому правовий режим охорони поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відо­мим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких то­варів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У той самий час у попереднього користувача право на реєстрацію в подаль­шому свого позначення як торговельної марки обмежено законом.

814

2. Коментована стаття охороняє права попереднього користувача на усіх ста­діях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявления пріоритету — першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва та його використання.

3. Права попереднього користувача охороняються у випадку використання або при здійсненні значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки.

Використанням визнаються дії чи сукупність дій, які полягають у застосуванні торговельної марки на товарах та при наданні послуг (зокрема: на упаковці то­варів, у рекламі, у друкованих виданнях, проспектах, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у розрахунках, на бланках та іншій документації, пов'язаній із провадженням товарів і послуг у ко­мерційний оборот). Значимість і серйозність підготовки до використання торго­вельної марки є предметом факту і носить суб'єктивно-оціночний характер.

4. Право попереднього користувача є невідчужуваним і може передаватися за договором або іншим чином переходити до іншої особи тільки разом із підприє­мством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової прак­тики, в яких було використано незареєстровану торговельну марку. Передача знака є дійсною лише у тому випадку, коли вона відбувається одночасно з пере­дачею підприємства, якому належить незареєстроване позначення. Для визнан­ня такої передачі дійсною достатньо, аби частина промислового чи торговельно­го підприємства була передана іншій особі разом з виключним правом виготов­лення або продажу товарів (продуктів), споряджених переданим знаком.

5. Положення коментованої статті не передбачають зобов'язання розглядати як дійсну передачу незареєстрованого позначення, використання якого іншою особою могло б насправді ввести в оману, зокрема відносно походження, харак­теру чи інших істотних властивостей товару.

Під добросовісним використанням незареєстрованої торговельної марки ро­зуміються дії, які не відносяться до проявів недобросовісної конкуренції, тобто до будь-яких актів конкуренції, що суперечать чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема, підлягають забороні: 1) усі дії, здатні будь-яким способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промис­лової або торговельної діяльності конкурента; 2) недостовірна інформація про існування комерційної діяльності, здатної дискредитувати підприємство кон­курента; 3) вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комер­ційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, кількості та придатності до застосування товарів.