§ 4. Незаконне використання товарного знака

У ст. 229 КК України 2001 р. встановлено відповідальність за неза конне використання чужого знака для товарів або послуг, фірмового (за реєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це було

¹ Волженкин Б.В.Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступ ления). — СПб: Юридический центр Пресс, 2002. — С. 307

742

пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах. Таким чином, дис позиція даної кримінально-правової норми є за своїм змістом більш ши рокою, ніж назва статті.

Звертаючись до історії вітчизняного кримінального законодавства, нага даю, що ст. 1354 Уложення про покарання кримінальні та виправні Росії 1885 р. передбачала покарання у вигляді позбавлення всіх прав і переваг та тюремного ув'язнення на строк від чотирьох до восьми місяців для того, хто підроблював чужі клейма або знаки, які з дозволу уряду накладались на ви роби мануфактур, фабрик чи заводів. У дореволюційній кримінально-пра вовій доктрині вважалось, що ця норма призначена захищати промисловців від протизаконної конкуренції, яка полягає в тому, що промислові вироби одного фабриканта шляхом накладення на них особливих клейм або знаків видаються за вироби іншого фабриканта¹. Тогочасний Статут про промис ловість встановлював, що фабрикант або власник заводу, який бажав клей мувати свої вироби, подавав до департаменту торгівлі і мануфактур зразок і описання клейма. У зв'язку з тим, що обнародування заявлених фабри кантами знаків не вимагалось, фактично унеможливлювалось визнання осо би винною у тому, що вона використовує товарний знак, однаковий з уже затвердженим для іншої фабрики. Не розцінювалось як злочин підроблен ня клейма, не поданого до департаменту торгівлі і мануфактур. Положення ст. 1354 Уложення про покарання кримінальні та виправні Росії 1885 р. за стосовувались і щодо випадків підроблення клейм і знаків іноземних фаб рикантів, однак лише з тих країн, з якими Росія мала відповідні торго вельні домовленості. У 1906 р. кримінальне законодавство дореволюційної Росії поповнилось нормою, згідно з якою злочинцем визнавався промисло вець або торговець, винний у проставленні на товарах чи документах точно відтвореного знака або знака, явно схожого з іншим товарним знаком, як що останній завідомо для винної особи перебував у виключному користу ванні іншого промисловця або торговця.

У розділі VII КК України 1927 p., присвяченому майновим злочинам, містилась ст. 191, яка передбачала відповідальність за порушення з ме тою несумлінної конкуренції чужого права на виключне користування товарним або фабричним знаком, малюнком, моделлю, а також чужою фірмою. Аналогічний припис знаходимо у ст. 199 КК 1922 р. Звертає на себе увагу цікава і певною мірою повчальна процесуальна деталь: кримінальне переслідування проти осіб, винних у порушенні чужого права на товарний, фабричний або ремісницький знак, модель, малюнок або фірму, здійснювалось лише за заявою потерпілої особи — підприємства чи громадянина, яким належало порушене право². Інши ми словами, якщо використати сучасну кримінально-процесуальну термінологію, це були справи приватного обвинувачення.

Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 229 КК України 2001 p., полягає у посяганні на засади добросовісної конкуренції, за подіянні майнової шкоди суб'єктам господарської діяльності та підриві їх ділової репутації, розширенні тіньового сектора економіки, зниженні

¹ Волженкин Б.В. Вказана праця. — С. 14-15; Шлыков В.В. Экономическая преступность:
историко-правовые аспекты: Учеб, пособие. — Рязань, 2002. — С. 14-15

² Уголовный кодекс союзных республик. Текст и постатейный комментарий / Под ред. С. Ка 
нарского. — К.: Госиздат Украины, 1925. — С. 403

743

авторитету держави на міжнародній арені, скороченні іноземних інвес тицій, порушенні прав і законних інтересів споживачів.

Недобросовісною конкуренцією вітчизняний законодавець вважає будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності (ст. 1 Закону від 7 червня 1996 р. із змінами "Про захист від недобросовісної конкуренції"). Різновидом та кої конкуренції відповідно до ч. 1 ст. 4 цього Закону визнається непра вомірне, тобто без дозволу уповноваженої на те особи, використання чужо го імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших по значень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літератур них, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Особи, які випускають товари під чужими знаками, що добре зареко мендували себе на ринку, є класичними недобросовісними конкурента ми, яким вдається зекономити кошти, необхідні для'проведення рекла ми, маркетингових досліджень, придбання складного і коштовного об ладнання тощо. Найбільш повно з приводу шкоди, яка завдається аналізованим різновидом недобросовісної конкуренції, висловився російський фахівець І.А.Петров. Він пише про те, що внаслідок не санкціонованого використання чужого товарного знака відбувається не обгрунтоване формування і підтримання інтересу споживачів до продук ту, який виробляється та (або) реалізується порушником. Використову ючи чужий товарний знак, порушник розширює збут своєї продукції. При цьому на ринку об'єктивно звужується попит на оригінальні това ри, які виробляються та (або) реалізуються власником товарного знака, останній витісняється з ринку в тій частині платоспроможного попиту, в якій цей попит задовольняється реалізацією незаконного товару. Крім збитків у вигляді упущеної вигоди, завдається шкода діловій репутації власника товарного знака, оскільки його знак нерідко використовується на товарах значно нижчої якості, що викликає у споживачів негативне ставлення і до товарів, позначених оригінальним товарним знаком¹.

Відповідно до ст. 18 Закону від 12 травня 1991 р. із змінами "Про за хист прав споживачів" споживач має право на одержання необхідної, до ступної та достовірної інформації про товари (роботи, послуги), що за безпечує можливість їх компетентного вибору. Відповідна інформація доводиться до відома споживачів виготівником (виконавцем, продавцем) у технічній документації, що додається до товарів (робіт, послуг), на етикетці, а також маркуванням чи в інший спосіб, прийнятий для окре мих видів товарів або в окремих сферах обслуговування.

Як одну з найнебезпечніших форм обману покупців характеризує не законне використання товарного знака Є.Л. Стрельцов². Ще у 1991-1992 pp. вчений пропонував встановити самостійну кримінальну відповідальність за самовільне використання з метою недобросовісної конкуренції чужого товарного знака, фірмового найменування або мар-

¹ Петров И,А. Охрана товарных знаков в Российской Федерации. — М.: Дело, 2002. — С. 71-72

² Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти. — Одеса: Астро-
принт, 2000. — С. 299-302

744

кування товару, а також за копіювання форми, пакування, зовнішнього оформлення товару іншого господарюючого суб'єкта. Як умова притяг нення до кримінальної відповідальності за такі дії висувалась адміністративна преюдиція.

Криміналізація дій, зазначених у ст. 229 КК України, була зумовле на не лише внутрішньодержавними чинниками, а й необхідністю вико нання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері захисту за собів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Маються на увазі: Паризька конвенція про охорону промислової влас ності від 20 березня 1883 р. (діє на території України на підставі Зако ну від 12 вересня 1991 р. "Про правонаступництво України"; СРСР приєднався до цієї Конвенції відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 8 березня 1965 р. № 148); Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (є чинною для України на підставі Закону від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України**; з 1 липня 1976 р. — дати набрання Угодою чин ності для СРСР — вона була обов'язковою для СРСР відносно всієї його території); Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (ратифікований Законом України від 13 жовтня 1995 p., набрав чинності, у тому числі для України, 1 серпня 1996 p.); Протокол до Ма дридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 р. (Україна приєдналась до Протоколу відповідно до Закону від 1 червня 2000 p.); Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. із змінами (Україна приєдна лась до Угоди на підставі Закону від 1 червня 2000 p.).

У ст. 61 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 p. (TRIPS), що діє в межах Світової організації торгівлі, куди Ук раїна прагне вступити, вказується на те, що країни — члени Угоди по винні забезпечувати застосування кримінального покарання у випадках навмисної фальсифікації товарного знака і порушень авторського права у комерційних масштабах. Заходи покарання мають включати ув'язнення, грошові штрафи, конфіскацію, знищення товарів і будь-яких матеріалів чи обладнання, використаних при вчиненні правопорушень, і повинні бу ти достатніми для того, щоб слугувати засобом стримування таких діянь.

Про необхідність встановлення у національному законодавстві кримінальної та адміністративної відповідальності за навмисне викорис тання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень у ко мерційних цілях говориться і у ст. 23 Угоди про заходи щодо поперед ження та припинення використання неправдивих товарних знаків та ге ографічних зазначень, прийнятої 4 червня 1999 р. у Мінську на засіданні Ради глав урядів СНД і ратифікованої Законом України від 21 вересня 2000 р. Вказується, що міри покарання за таке діяння мають бути порівняні з іншими видами санкцій за злочини подібної тяжкості з тим, щоб попередити порушення прав. Під неправдивим мається на увазі то варний знак, який використовується третьою особою в порушення прав власника товарного знака, або знак, що містить неправдиві зазначення походження товару, а також дані чи елементи, що можуть ввести спожи вачів в оману. Як бачимо, зміст ст. 229 КК України, запровадження якої

745

відбулося, у тому числі з урахуванням міжнародно-правової необхідності і допустимості як одного з принципів криміналізації, не у повній мірі уз годжується з вимогами відповідних міжнародно-правових документів.

Існує і відповідний зарубіжний кримінально-правовий досвід. Наведу лише декілька прикладів. Ст. 326 ter KK Швейцарії (назва статті — "По рушення правових приписів, які стосуються фірми") встановлює пока рання у вигляді арешту або штрафу для того, хто: для занесеного до тор гового реєстру підприємства використовує позначення, яке не узгод жується із занесеним до реєстру і може ввести в оману; для не занесено го до торгового реєстру підприємства використовує позначення, котре вводить в оману; для занесеного або не занесеного до реєстру підприємства без дозволу використовує національне, територіальне або регіональне позначення; для не внесеного до реєстру іноземного підприємства створює враження, що місце перебування підприємства або місце проживання його керівників знаходиться у, Швейцарії.

Згідно з ч. 1 ст. 274 КК Іспанії, злочином визнаються дії того, хто, переслідуючи промислові або комерційні цілі, без згоди володільця пра ва промислової власності, яка вимагається відповідно до законодавства про торгові марки, і знаючи про їх реєстрацію, відтворює, підроблює, змінює або в інший спосіб використовує ідентичний або навмисно схо жий з ним знак, призначений для розрізнення таких же або подібних товарів, послуг, діяльності або установ. Злочином є зберігання з метою введення у торговий оборот і введення у торговий оборот товарів чи по слуг з відмітними знаками, згаданими вище (ч. 2 ст. 274 КК), а також використання у торгівлі найменування джерела або географічної назви певного значення, які захищаються законами для розрізнення товарів (ст. 275 КК). Згідно зі ст. 276 КК, покарання посилюється у разі особли вої тяжкості вчиненого, про що можуть свідчити вартість незаконно ви роблених товарів або заподіяння особливо великої шкоди.

Ст. 337 КК Нідерландів передбачає покарання для того, хто ввозить в цю країну, продає, пропонує на продаж, доставляє, безоплатно збуває або зберігає з метою продажу чи збуту такі предмети: 1) неправдиві, фальсифіковані або незаконно вироблені торгові марки; 2) товари або та ру, на які неправдиво нанесено фірмове найменування іншої особи або товарний знак, на який має право інша особа; 3) товари з неправильно вказаним місцем походження, до якого додано фіктивне фірмове найме нування; 4) товари або *гару з імітацією (байдуже — значною або ні) фірмового найменування або товарного знака іншої особи. Названі вище дії тягнуть кримінальну відповідальність у тому разі, коли можна очіку вати, що вони будуть небезпечними для людей або власності.

Ст. 306 КК Польщі визнає злочинцем особу, яка усуває, підроблює або перероблює товарні знаки, дату виготовлення продукції або строки придатності товару. За це діяння може призначатись покарання у ви гляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Ст.ст. 213-215 КК КНР передбачають відповідальність за: викорис тання без дозволу власника зареєстрованої торговельної марки на ана логічному товарі; збут товарів із завідомо підробленою торговельною маркою; підроблення, самовільне виготовлення знаків зареєстрованої

746

торговельної марки, належної іншій особі, та збут підроблених чи са мовільно виготовлених знаків.

Країни Європи вже більше 40 років намагаються боротись з обігом де шевих підроблених товарів, які виготовляються з використанням товар них знаків відомих і авторитетних світових виробників і які зовні, при наймні на перший погляд, не відрізняються від оригіналів. За даними Міжнародної торгової палати, обсяг виручки, отриманої від продажу фальсифікованих товарів, складає 5-7 % всієї світової торгівлі. Провідні виробники, товарні знаки яких підроблюються, зазнають збитків, які ста новлять мільйони доларів США на рік. Внаслідок виготовлення і торгівлі контрафактними виробами у країнах Європи щорічно втрачається до ста тисяч робочих місць¹. За даними тижневика "Бизнес", збитки лише 12 компаній — членів "Групи по захисту фірмових товарів" (серед них — Nestle, Philip Morris, Energizer, Unilever, Gillette) у 1999 p. склали 473 млн доларів СІЛА². Асоціація швейцарських годинникових фірм вва жає, що щорічно продається 10 мільйонів фальсифікованих швейцарсь ких годинників на суму 500 млн доларів СІЛА. На міжнародному прак тичному семінарі для представників судової влади і правоохоронних ор ганів України, який відбувся у Києві під егідою Коаліції з питань захис ту інтелектуальної власності (CIPR), відзначалось, що на пострадянсько му просторі обсяг фальсифікованої продукції, яка реалізується під при криттям відомих товарних знаків, складає від 25 до 50 відсотків³.

До речі, багато іноземних виробників не бажають оприлюднювати дані про наявність на споживчому ринку недоброякісних товарів, що ви пускаються під їх товарними знаками, оскільки вважають, що така інформація буде шкодити іміджу продукції і негативним чином вплива тиме на обсяг продаж.

Основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 229 КК України, потрібно визнати засади добросовісної конкуренції в частині встановленого законодавством порядку охорони і використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та маркування товарів. До датковим об'єктом виступають права та законні інтереси споживачів.

Предметом злочину законодавець називає: 1) чужий знак для товарів чи послуг; 2) фірмове (зареєстроване) найменування; 3) маркування товару.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 15 грудня 1993 р. із змінами "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знаки для товарів чи послуг — це позначення, за якими товари або послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів чи послуг інших осіб. В ряді нор мативних актів використовуються терміни "торговельна марка" і "торго вельний знак" (зокрема, закони "Про насіння", "Про зовнішньоеко номічну діяльність", "Про телебачення і радіомовлення").

Товарні знаки призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг, для розрізнення сервісу підприємств. Крім основної (розпізна вальної), знаки для товарів і послуг виконують інші функції: вказують на походження товарів або послуг (не географічне, а, так би мовити, ви-

¹ Толстых Е. Большой лохотрон // Совершенно секретно. — 2001. — № 9

² Бизнес. — 31 июля 2000 г. — № 31

³ Владельцы известных брендов настаивают на ужесточении ответственности за их подделку //
Комп&ньоН. — 2002. — № 17-18. — С. 15

747

робниче), на їхню певну якість, рекламують товари і послуги, надаючи споживачам відповідну інформацію про них і виконуючи функцію мов чазного продавця. Фахівці з маркетингу виділяють таке поняття як ло яльне ставлення споживачів до брендів.

Видатний дореволюційний цивіліст Г.Ф.Шершеневич писав про те, що споживачі, оцінивши якість товарів певного походження, звичайно, будуть відшуковувати їх між іншими за відмітним знаком. Чим більшим є попит на цей товар, тим більшою є спокуса для інших тор говців скористатись таким знаком, ввести публіку в оману і відтягти ча стину споживачів до себе. Такою дією порушується: а) інтерес публіки, якщо під підробленим знаком їй пропонується товар гіршої якості; б) інтерес купця, який вперше встановив репутацію товару¹.

Використання товарних знаків для позначення товарів і послуг зумов лює необхідність постійного збереження високої якості останніх, неухиль не підвищення ефективності і раціональності виробництва, конкурентос проможності продукції. Товарний знак — необхідний елемент господарсь кого обороту в країнах, які мають тривалу історію і досвід розвитку рин кової системи. Будучи істотним компонентом нематеріальних активів, то варний знак не лише відіграє роль важливого джерела інформації для спо живачів, а й формує значну частину ринкової вартості фірми. Так, за оцінками експертів, вартість товарних знаків Camel і Coca-Cola складає відповідно 10 і 3 млрд доларів США. В середньому ж вартість знака вели кої іноземної компанії коливається від 36 тис. до 18 млн доларів СІЛА². За кордоном включення ринкової вартості товарного знака у ціну прода жу підприємства дуже часто дозволяє збільшувати останню у 4-5 разів порівняно з балансовою вартістю активів підприємства.

Як знаки для товарів і послуг в Україні можуть виступати словесні, зображувальні, об'ємні (скажімо, флакони для парфумів або пляшки для алкогольних напоїв) та інші (наприклад, звукові, світлові, пахучі) позна чення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні ко льорів. До відомих українських брендів належать, зокрема, "Славутич", "Оболонь", "Рогань" (пиво), "Nemiroff" (горілка), "Корона", "Зодіак", "Світоч", "Мажор", "Roshen" (шоколадні вироби). Проведене міжнародне маркетингове дослідження дозволило встановити, що на 43 всесвітньо відомі товарні знаки — так звані глобальні бренди — щорічно припадає 125 млрд доларів СІЛА від світового обсягу продаж споживчих товарів. У свою чергу 75 % цієї суми складають товари, які виробляють 8 ком паній — це американські Coca-Cola, Philip Morris, PepsiCo, Procter & Gamble, Gillette, Kimberly-Clark, Mars і швейцарська Nestle.

Право власності на товарний знак засвідчується свідоцтвом, видача якого означає, що знак є зареєстрованим. Свідоцтво надає його власни ку виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу, за винятком тих випадків, коли використання

¹ Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). — М.: СПАРК, 1994. — С. 179

² Прахов Б. Как с помощью товарного знака определить подлинность изделия // Предпринима 
тельство, хозяйство и право. — 1996. — № 10. — С. 38; Конов Ю. Оценка рыночной стоимости то 
варных знаков // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 9. — С. 36; Прохода Ю. Почем нынче
товарные знаки? // Юридическая практика. — 19 декабря 2001 г. — № 51

748

знаку не визнається законодавством порушенням прав власника свідоцтва. Строк дії свідоцтва становить десять років від дати подання заявки до уповноваженої установи (на сьогодні — це Державний депар тамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України) і продовжується за клопотанням власника свідоцтва що разу на десять років (ст. 5 згаданого вище Закону від 15 грудня 1993 p.).

Право на одержання свідоцтва мають фізичні та юридичні особи (наразі не обов'язково суб'єкти підприємницької діяльності), об'єднання осіб та їх правонаступники. Державний департамент інтелектуальної власності здійснює публікацію відомостей про видачу свідоцтва на знак для товару чи послуги в офіційному бюлетені "Промислова власність", а також вно сить дані до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10. Вказаний реєстр — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях.

До недавнього часу поза увагою українського законодавця повністю залишались питання, пов'язані з функціонуванням доменних імен, які використовуються для адресації комп'ютерів і ресурсів у мережі Інтер-нет, співвідношенням доменних імен з товарними знаками та іншими засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту. За умов ко мерціалізації Інтернету вказані імена, не підлягаючи державній реєстрації, фактично можуть виконувати основну функцію товарного знака — ідентифікують товари і послуги осіб в інформаційному океані однорідних товарів і послуг. Відповідно до ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яку доповнено на підставі Закону від 4 липня 2002 р. "Про внесення змін до деяких законів України з пи тань інтелектуальної власності", використанням товарного знака виз нається також його використання в Інтернеті, а також використання до менних імен, тотожних чи подібних до знака, що їх можна сплутати. Та ким чином, з моменту вступу в дію цієї законодавчої новели незаконне використання доменних імен, якщо вони співпадають із зареєстровани ми у встановленому порядку знаками для товарів чи послуг, за наяв ності всіх ознак складу злочину має кваліфікуватись за ст. 229 КК.

Предметом аналізованого злочину, на мою думку, не визнаються: 1) то варний знак, на який не подано заявку про його реєстрацію в уповноваженій установі; 2) товарний знак, на який заявка подана, але свідоцтво ще не ви дане (за умови, що ці знаки не охороняються в Україні відповідно до міжна родних договорів). Вважаю, що використання товарного знака без дозволу особи, яка звернулась із заявкою про його реєстрацію до уповноваженого національного або міжнародного органу, складу злочину, передбаченого ст. 229 КК, не утворює. Виходжу при цьому з того, що у наведеній ситуації відсутній належний предмет кримінальне караного посягання — чужий то варний знак. На кримінально-правову оцінку вчиненого не впливає те, що права, які випливають із свідоцтва на знак, діють від дати подання заявки (п. 1 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). За на явності до цього підстав використання поки що не зареєстрованих товарних

749

знаків осіб, які з точки зору регулюючого законодавства мають на них пріоритет, може розцінюватись як недобросовісна конкуренція — непра вомірне використання ділової репутації іншого суб'єкта господарювання.

Саме недобросовісною конкуренцією, діями, що суперечать чесним зви чаям у підприємницькій діяльності, визнав Антимонопольний комітет Ук раїни (рішення № 27-26.4/156-01 від 25 червня 2002 р.) використання од ним із київських видавництв позначення газети "Ярмарка кросвордів. Ук раїна". Під час розгляду справи з'ясувалось, що компанія "Інформас" (м. Одеса) починаючи з 1998 р. щомісячно видає газету "Ярмарка кросвордів", має на ринку стабільну ділову репутацію. На рішення Антимонопольного комітету не вплинула та обставина, що київське видавництво подало заяв ку для реєстрації на своє ім'я товарного знака "Ярмарка кросвордів"¹.

Відповідно до ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в Україні не можуть отримати правову охорону як товарні зна ки ті позначення, які: 1) не мають розрізняльної здатності; 2) є загаль новживаними як позначення товарів і послуг певного виду; 3) вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; 4) є оманливи ми або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або осо би, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: 1) знаками, раніше зареєстро ваними чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для од норідних товарів і послу¹"» 2) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороня ються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; 3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до уповноваже ної установи заявки щодо однорідних товарів і послуг; 4) кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які ма ють право користуватися такими зазначеннями; 5) сертифікаційними зна ками, зареєстрованими у встановленому порядку. Не реєструються як зна ки для товарів і послуг позначення, які відтворюють: 1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; 2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтв або цитати і персонажі з них, твори ми стецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх пра вонаступників; 3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Якщо уповноважена державна установа, не дотримавшись вказаних вище законодавчих обмежень, видала особі свідоцтво на право власності на товарний знак, в діях того, хто на підставі цього свідоцтва викорис товує знак для товарів чи послуг, склад злочину, передбачений ст. 229 КК, відсутній. Адже предметом даного злочину є чужий знак для товарів чи послуг. Це знак, право власності на який належить не винному, а іншій особі, котра у порядку, встановленому національним законодавством, отримала відповідне свідоцтво або пройшла через вста новлену процедуру міжнародної реєстрації товарного знака.

¹ Бизнес. — 12 августа 2002 г. — JST° 33

750

У 1999 р. Вищий арбітражний суд України розглянув справу за позо вом болгарського підприємства AT "Булгартабак-Холдинг" до Держпа тенту України та ряду вітчизняних підприємств. В процесі розгляду справи було встановлено, що 31 жовтня 1997 р. Держпатент видав ТзОВ СП "Булпром-Україна" для виготовлення тютюнових виробів свідоцтво на товарні знаки "РОДОШ" і "Ту-134", не врахувавши того, що ще у 1991 р. ці товарні знаки були зареєстровані на позивача як в Болгарії, так і в Міжнародному бюро ВОІВ. Вирішуючи справу, ВАСУ врахував ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і Реко мендації асамблеї членів ВОІВ від 20-29 вересня 1999 p., згідно з якими компетентним органом мають братись до уваги всі обставини, з яких можна зробити висновок про те, що конкретний товарний знак є загаль новідомим: ступінь відомості або визнання знака у певному секторі суспільства, тривалість, обсяг і географічна область використання знака і просування його на рийок, дані про успішний захист товарного знака тощо. Рішенням ВАС України від 17 грудня 1999 р. товарні знаки "РО-ДОПГ* і "Ту-134" визнаються загальновідомими в Україні, такими, що належать вказаному болгарському підприємству, а свідоцтва на ці то варні знаки, видані Держпатентом ТзОВ СП "Булпром-Україна", — недійсними¹. Згодом це рішення було скасоване Судовою колегією по пе регляду рішень, ухвал, постанов ВАС України, у постанові якої від 9 бе резня 2000 р. зазначається, що посилання суду на вказані вище Рекомен дації ВОІВ, які не підлягають обов'язковому застосуванню, не заслугову ють на увагу, а загальновідомість позивача на тютюновому ринку Ук раїни серед споживачів не встановлена належним чином. Загаль новідомість цигарок зазначених назв вичерпала себе із розпадом СРСР.

Навіть у тому разі, коли б дії службових осіб ТзОВ СП "Булпром-Ук раїна" щодо використання спірних товарних знаків мали місце після на брання чинності новим КК України, їх через відсутність предмета аналізованого посягання не можна було б кваліфікувати за ст. 229 КК як незаконне використання товарного знака.

На підставі договору власник свідоцтва може передавати іншій особі право власності на знак для товарів чи послуг. Передача права власності не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману спо живача (ч. 4 ст. 16 Закону від 15 грудня 1993 р.). У тому разі, коли осо ба, яка стала правонаступником власника свідоцтва з порушенням вка заної норми, використовує його для позначення товарів або послуг, її дії через відсутність предмета злочину не можуть кваліфікуватись за ст. 229 КК. У даній статті законодавець веде мову лише про чужий то варний знак і не передбачає відповідальності за порушення порядку ви користання знака для товарів чи послуг його власником.

Правова, у тому числі кримінально-правова охорона товарного знака за безпечується на підставі його реєстрації. Якщо знак використовується осо бою, яка не є його попереднім власником, після того, як сплив 10-річний строк дії свідоцтва, і цей строк не був продовжений належним чином, скоєне, за загальним правилом, не містить ознак аналізованого складу зло чину. Такий висновок слід робити, не дивлячись на те, що той чи інший

¹ Юридическая практика. — 10 февраля 2000 г. — № 6

751

товарний знак може здобути на ринку добру репутацію через його тривале і ефективне використання на певних високоякісних товарах. Ст. 229 КК у даному разі підлягає застосуванню лише за умови, що відповідний товар ний знак зареєстровано на іншу особу, яка отримала на нього свідоцтво.

Предметом злочину, передбаченого ст. 229 КК, є знаки для товарів чи послуг, які зареєстровані в Україні або охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна. Станом на жовтень 2000 р. учасниками Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків було 52 країни, а Протоколу до неї — 49 країн. Міжнародна реєстрація товарних знаків відбувається у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОШ) у Женеві. Якщо товарний знак пройшов через міжнародну реєстрацію, він корис тується однаковим захистом у кожній країні, яка є учасницею договору, — так, якби він був зареєстрований у цій країні безпосередньо (ст. 4 Ма дридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків).

Особа може фактично використовувати власний з*нак для товарів і по слуг взагалі без реєстрації у встановленому порядку, тобто одержання відповідного свідоцтва є її правом, а не обов'язком. Спроби розцінити такі дії як адміністративне карану недобросовісну конкуренцію, якщо немає претензій з боку уповноваженої особи, яка зареєструвала такий же товарний знак, і відсутня небезпека змішування з діяльністю іншо го господарюючого суб'єкта, виглядають просто абсурдними. Проте такі випадки на практиці все ж трапляються¹. Як слушно зазначає Б.В.Вол-женкін, використання незареєстрованих товарних знаків саме по собі не утворює складу злочину, якщо ці знаки є оригінальними, а не чужими, як цього вимагає кримінальний закон².

Відповідно до ст. 17 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується або недостатньо використо вується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було при пинено, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дост рокове припинення дії свідоцтва. Вважається, що дана норма спрямова на проти недобросовісної конкуренції — на попередження випадків реєстрації товарних знаків особами, які не виробляють товарів і не на дають послуг, але прагнуть не допустити використання цих знаків інши ми особами і збагатитись за рахунок виключного права на той чи інший знак. Т.С.Демченко з цього приводу зазначає, що досить легко можна уявити собі ситуацію, коли особа проводить систематичний пошук неза реєстрованих позначень, які використовуються в тій чи іншій країні, і реєструє їх на своє ім'я. Не маючи жодних намірів здійснювати їх вико ристання, вказана особа, спираючись на факт реєстрації, пропонує кори стувачам купити їх власні позначення або придбати ліцензію на їх ви користання³.

Якщо у наведеній вище ситуації особа використовує чужий товарний знак без згоди того, на кого цей знак зареєстровано, вчинене формально

¹ Лавриненко И. "БРЕНДоведы в штатском" // Бизнес. — 11 февраля 2002 г. — №6

² Волженкин Б.В. Вказана праця. — С. 318

³ Демченко Т.С. Недобросовісне набуття права на товарний знак // Держава і право. Вип. 13.
— К., 2001. — С. 294

752

містить ознаки аналізованого складу злочину, але з урахуванням обста вин справи, на мій погляд, може розцінюватись як діяння, яке через ма-лозначність не становить суспільної небезпеки. Про застосування ч. 2 ст. 11 КК мова може йти лише у разі встановлення умислу в діях вин ної особи, оскільки порушення законодавства про захист товарних знаків з необережності має виключати інкримінування ст. 229 КК за відсутністю суб'єктивної сторони передбаченого нею складу злочину.

Предметом злочину, що розглядається, не визнаються позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із чужими знаками для однорідних товарів чи послуг або фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам (наприклад, Panasonix або Panaslonic замість Panasonic, Smirnov замість Smirnoff, Adedas, Abibas або Didacs замість Adidas, F&M замість L&M, Neecafe замість Nescafe, Fanfa замість Fanta, Адміральське замість Адміралтейське). Вказані по значення не можуть бути зареєстровані в Україні як товарні знаки. Власник свідоцтва має право (але не зобов'язаний) вимагати їх усунен ня з товарів та упаковки.

У багатьох судових справах про товарні знаки суди призначають про ведення експертизи для вирішення питання про те, чи є знаки для то варів і послуг, які стали предметом спору, тотожними або схожими до ступеня змішування. При встановленні схожості словесних позначень або позначень, до складу яких входять слова, враховується звукова (фо нетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Екс перт описує всі елементи позначення, визначає домінуючі елементи та певні асоціації. При проведенні дослідження експерт враховує, що спо живач не має можливості детально порівнювати обидва позначення, а керується загальним враженням, часто нечітким, про позначення, яке він колись бачив. У свідомості споживача, як правило, залишаються суттєві елементи позначення, а тому різниця в несуттєвих деталях не може бути підставою для визнання позначень несхожими¹.

Дії, які полягають у використанні схожих до ступеня змішування по значень, навіть якщо вони оспорюються іншою особою і завдали значної шкоди її інтересам, навряд чи можуть кваліфікуватись як самоправст во, адже для застосування ст. 356 КК треба встановити, що дії винного вчинюються самовільно, всупереч встановленому законом порядку. А в ситуації з використанням схожих, імітуючих позначень чітко вираженої протиправності дій, очевидно, все-таки немає.

У радянській кримінально-правовій доктрині з питання, що розгля дається, висловлювалась і інша точка зору. Аналізуючи ст. 155 КК РРФСР 1960 p., яка встановлювала караність незаконного користування чужим товарним знаком, Б.М.Леонтьев стверджував, що злочином є та кож використання знака, який так мало відрізняється від товарного зна ка іншого підприємства, що це може ввести в оману покупців². Наведе на позиція є, на мою думку, прикладом поширювального тлумачення кримінального закону.

¹ Негрескул В. Проблемні питання судового захисту прав на знаки для товарів та послуг в Ук 
раїні // Юридичний журнал. — 2002. — № 1. — С. 81

² Леонтьев Б.М. Ответственность за хозяйственные преступления. — М.: Госюриздат, 1963. — С. 77

753

З огляду на те, що використання імітуючих позначень здатне завдати шкоди соціальним цінностям, вказаним на початку цього параграфа, вважаю за доцільне доповнити диспозицію ст. 229 КК окремою вказівкою на незаконне використання схожих позначень для однорідних товарів чи послуг. До речі, саме такий підхід втілений у ст. 180 КК РФ, ст. 199 КК Казахстану і, як показано вище, у ст. 274 КК Іспанії, ст. 337 КК Нідерландів. У ст. 267 Модельного Кримінального кодексу (назва статті — "Незаконне використання товарного знака") мова також йде про схожі позначення для однорідних товарів і послуг. Наведена пропозиція відповідає і міжнародно-правовим стандартам у цій сфері. Так, у ст. 51 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної влас ності (TRIPS), присвяченої призупиненню переміщення певних пред метів через митний кордон, вживається поняття "товари з фальсифіко ваним товарним знаком*'. Звертає на себе увагу та обставина, що цей термін означає будь-які товари, у тому числі упаковку, що без дозволу містять товарний знак, який, по-перше, ідентичний законно зареєстро ваному для таких товарів товарному знака, або який, по-друге, не мож на відрізнити в основних його аспектах від такого товарного знака і який, таким чином, порушує права власника даного товарного знака.

Фірмове (зареєстроване) найменування — це найменування підприємства незалежно від виду його діяльності, організаційно-право вої форми та форми власності, під яким воно бере участь у господарсь кому обороті. У дореволюційній літературі фірма визначалась як назва підприємства, призначена індивідуалізувати його подібно тому, як ім'я і прізвище індивідуалізують людину. А право на фірму розглядалось як виключне право виробництва або збуту відомих товарів від імені даного підприємства, під даною фірмою¹.

Положення про фірму було затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 22 червня 1927 р. і є чинним на підставі постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів Союзу РСР". На це звертається увага у п. 7 лис та ВАС України від 15 травня 1997 р. № 01-8/167 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів".

Право на фірму дозволяє індивідуалізувати юридичну особу серед інших учасників ринкових відносин, відрізнити одне підприємство від іншого, є складовою частиною ділової репутації господарюючого суб'єкта. Ставши відомим, фірмове найменування, як і товарний знак, виконує рекламну функцію.

Правом на фірму не володіють юридичні особи, головною метою яких не є проведення господарської діяльності, наприклад, об'єднання грома дян, благодійні організації, органи державної влади та місцевого само врядування (вони мають назву, офіційне найменування), а також грома дяни, які займаються приватною підприємницькою діяльністю без ство рення юридичної особи. Останні беруть участь у господарському обороті під власним прізвищем, а тому вважається, що надання приватному

¹ Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). — М.: СПАРК, 1995. — С. 263

754

підприємцю права на користування особливим фірмовим найменуван ням було б надмірним заходом. Обґрунтування такої позиції наводиться О.Беляневич¹ і О.П.Сергеєвим².

Об'єднання громадян, зареєстроване у встановленому порядку, має ви ключне право на використання своєї назви. Відповідно до ст. 12-1 Закону "Про об'єднання громадян", включеної на підставі Закону від 11 липня 2001 р. "Про внесення змін до Закону України "Про об'єднання грома дян", назва об'єднання має складатись з двох частин — загальної (партія, рух, спілка, фонд тощо) та індивідуальної, яка має суттєво відрізнятись від індивідуальних назв зареєстрованих об'єднань громадян з такою ж за гальною назвою. Використання назви об'єднання громадян фізичними та юридичними особами, які не належать до об'єднання, для цілей, не пов'язаних з діяльністю об'єднання, забороняється. Такі дії, на мій по гляд, диспозицією ст. 229 КК не охоплюються, але за наявності до цього підстав можуть кваліфікуватись за ст. 356 КК як самоправство.

Найменування юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяль ності повинне містити відомості про її назву та організаційно-правову форму. У фірмовому найменуванні забороняється використовувати повні або скорочені найменування органів державної влади та місцевого само врядування, а також похідні від цих найменувань. Про це говориться у Законі України від 5 квітня 2001 р. "Про внесення змін до Закону Ук раїни "Про підприємництво" щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності".

Згідно зі ст. 9 Закону від 27 березня 1991 р. із змінами "Про підприємства в Україні" у найменуванні підприємства визначаються йо го назва (завод, фабрика, майстерня та інші) і вид (індивідуальне, сімей не, приватне, колективне, державне та інше).

Відповідно до ст. 2 Закону від 19 вересня 1991 р. із змінами "Про гос подарські товариства" найменування товариства повинно містити зазна чення виду товариства, для повних та командитних товариств — прізви ща (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відо мості. Найменування товариства не може вказувати на належність това риства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій.

Згідно зі ст. 15 Закону від 7 грудня 2000 р. "Про банки і банківську діяльність", банк має повне і скорочене офіційні найменування ук раїнською та іноземними мовами. Найменування банку має містити сло во "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму банку. Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка по вторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою НБУ. Банки, створені до набрання чин ності Законом від 7 грудня 2000 p., зобов'язані протягом двох років при вести свою діяльність у відповідність з його вимогами. Такі ж правила

¹ Беляневич Е. Некоторые вопросы права на фирменное наименование // Бизнес. Бухгалтерия.
— 15 мая 2002 г. — № 20

² Сергеев А.П. Право на фирменное наименование и товарный знак. — СПб: Изд-во С.-Петер 
бург, гос. ун-та, 1995. — С. 19

755

встановлені щодо найменувань банківських об'єднань — корпорацій і холдингових груп (п. 1.3, п. 1.4 Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань, затвердженого постановою Правління НБУ від 31 серпня 2001 р. № 377).

У ст. 35 Закону від 18 червня 1991 р. із змінами "Про цінні папери і фондову біржу" вказується, що позначення "фондова біржа" або таке, в якому міститься вислів "фондова біржа", може використовувати у своєму фірмовому найменуванні або рекламі тільки та організація, що створена у порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до ст. 2 Закону "Про страхування" (у редакції Закону від 4 жовтня 2001 р.) слова "страховик", "страхова компанія", "страхова ор ганізація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Підприємства, установи та організації не мають права використовува ти у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають дер жавній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, як що вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом від 20 грудня 2001 р. "Про кредитні спілки".

Найменування підприємства фіксується в процесі його державної реєстрації шляхом вказівки фірмового найменування в установчих доку ментах. Право на фірму в Україні підлягає охороні без його спеціальної реєстрації, відмінної від державної реєстрації юридичних осіб — суб'єктів підприємництва. Воно не може бути відчужене окремо від підприємства.

Право на фірму носить екстериторіальний характер. Фірмові найме нування українських підприємств охороняються на території інших дер жав без будь-якої реєстрації, а фірмові найменування іноземних юри дичних осіб користуються правовою, у тому числі кримінально-право вою охороною, на території України без додаткової реєстрації.

Вважаю неточним твердження О.С.Лисенкової про те, що "фірмові най менування є різновидом знака для товарів і послуг..."¹. Фірмове наймену вання і товарний знак — це самостійні об'єкти права інтелектуальної власності, які не співвідносяться між собою як частина і ціле. Разом з тим треба сказати, що фірмове найменування юридичної особи може бути ви користане в належному їй знакові для товарів чи послуг. Крім цього, фірмові найменування в Україні з метою більш надійного правового захи сту можуть реєструватись як відповідні знаки для товарів і послуг.

Маркування товару — це один із способів, за допомогою якого інфор мація про той чи інший товар доводиться до відома споживача особою, яка цей товар виготовляє або продає.

Відповідно до ст. 18 Закону від 12 травня 1991 р. із змінами "Про за хист прав споживачів" споживач має право на одержання необхідної, до ступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послу ги), що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про товари (роботи, послу ги) повинна містити: назву товару; зазначення нормативних документів,

¹ Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Під загальною ред. Поте-бенька М.О., Гончаренка В.Г. — К.: Форум, 2001. — У 2-х ч. Особлива частина. — С. 392-393

756

вимогам яких повинні відповідати вітчизняні товари (роботи» послуги); дані про основні властивості товарів (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування — про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови ви користання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів і протипоказання щодо застосування; позначку про застосування генної інженери* під час виготовлення товарів; дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів (виконання робіт, надання послуг); дату ви готовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов'язання ви робника (виконавця); правила та умови ефективного і безпечного вико ристання товарів (робіт, послуг); термін придатності (служби) товарів (робіт, послуг), відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та адресу виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Стосовно товарів (робіт, послуг), які підлягають обов'язковій сер тифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про їх сер тифікацію. Стосовно товарів (робіт, послуг), які за певних умов можуть бути небезпечними для життя, здоров'я споживача та його майна, вироб ник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про такі товари (роботи, послуги) і можливі наслідки їх впливу. Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, по винні забезпечуватись інформацією про місце їх походження.

Зазначена вище інформація доводиться до відома споживачів виробни ком (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до товарів (наслідків робіт, послуг), на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів (робіт, послуг) або в окремих сферах обслуговування.

Стосовно окремих видів товарів встановлюються спеціальні правила їх маркування (наприклад, ст. 12 Закону України від 4 квітня 1996 р. "Про лікарські засоби"; ст. 7 Закону від 23 грудня 1997 р. "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"; п. 13 Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗторгу від 28 грудня 1994 р. N° 237; Правила продажу непродовольчих товарів, за тверджені наказом МЗЕЗторгу від 27 травня 1996 р. № 294).

Відповідно до ст. 11 Закону від 19 грудня 1995 р. із змінами "Про дер жавне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється шляхом нанесення на кожну пляшку етикетки, на якій в доступній для споживача формі і згідно з чинним законодавством про мо ви зазначаються такі моменти: загальна та власна назви виробу; найме нування виробника; товарний знак; географічна назва місця виготов лен-

757

ня виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташу вання підприємства; вміст спирту; місткість посуду; штриховий код; вміст цукру. На лицьовій або зворотній стороні етикетки повинні бути за значені дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на виробництво. На шийку пляшки з колекційним вином наклеюється кольєретка із зазначенням року врожаю винограду, з якого виготовлено вино. Термін витримки для марочних вин та позначення "Марочне", вік коньячних спиртів для марочних коньяків і коньяків спеціальних назв також наводяться на кольєретці. Продукція, призначена для експорту, маркується згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

На коленій пачці, коробці або сувенірній коробці тютюнових виробів, призначених для реалізації на території України, вказуються: загальна та власна назви; наявність фільтруючого мундштука; кількість одиниць у пачці або коробці; відомості про вміст смоли та нікотину в димі однієї сигарети; попередження про шкідливість паління ;гютюну для здоров'я (наноситься текст такого змісту — "Міністерство охорони здоров'я Ук раїни попереджує: куріння шкодить здоров'ю"); штриховий код. На упа ковці, в якій тютюнові вироби знаходяться в пачках або коробках, вка зується: загальна та власна назви виробу; кількість одиниць продукції в упаковці; штриховий код.

Відповідно до п. 17 Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затвер джених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 460, маркування наноситься на ювелірний виріб, товарний ярлик або індивідуальну упаковку, групову, транспортну тару і пакувальний лист. Типове маркування ювелірних виробів передбачає наявність такої інфор мації: 1) на лицьовому боці товарного ярлика до виробу зазначається най менування або товарний знак підприємства-виробника, найменування ви робу або його шифр, найменування сплаву металу та його проба, маса ви робу, ціна за 1 г (для вагових виробів) або ціна виробу; 2) на зворотному боці товарного ярлика — артикул, номер (розмір) каблучки або браслета, найменування каменю, нормативно-правовий акт, відповідно до якого ви готовлено виріб, кількість та якісні характеристики каменів (колір, де фектність, маса, форма огранки). Ювелірні вироби як вітчизняного, так і іноземного виробництва повинні мати опломбовані товарні ярлики. То варний ярлик до вагового ювелірного виробу повинен бути прикріплений ниткою і опломбований. Якщо конструкція виробу перешкоджає такому кріпленню товарного ярлика, його укладають в індивідуальну упаковку разом з виробом або прикріплюють до неї.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. № 574 "Про впровадження штрихового кодування товарів" мар кування товарів, які виробляються або реалізуються в Україні, штрихо вими кодами EAN було запроваджено з 1 січня 1997 р. Даний захід має на меті впровадження в Україні інформаційних технологій автоматизо ваної ідентифікації та електронного обміну даними, створення інфор маційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом, є одним з пріоритетних напрямів на шляху переходу до прийнятої в

758

міжнародній практиці системи обліку статистики, дозволяє покращити якість всього торговельного процесу, спрощує внутрішні процедури на стадії оформлення експортно-імпортних операцій, що суттєво підвищує конкурентоспроможність товарів.

Положення про штрихове кодування товарів затверджено наказом Мінекономіки від 20 серпня 2002 р. № 256. Штриховий код EAN-UCC — це код, який представлений комбінацією послідовно розташованих пара лельних штрихів та проміжків між ними, розміри та розташування яких встановлені певними правилами, і який присвоюється одиницям обліку (товару) відповідно до державних стандартів, інших нормативно-правових актів України, специфікацій міжнародної асоціації EAN International і національної нумерувальної організації. Присвоєння това рам штрихових кодів EAN-UCC та реєстрація кодів в Україні здійснюється Асоціацією Товарної Нумерації України "ЄАН — Ук раїна". Для цього суб'єкт підприємницької діяльності подає в асоціацію заяву про присвоєння товару ідентифікаційного номера в системі EAN-UCC, після чого йому видається відповідне свідоцтво.

Згідно з раніше діючим Положенням про штрихове кодування товарів, затвердженим наказом МЗЕЗторгу від 27 серпня 1996 р. № 530, обов'язко вому маркуванню штриховими кодами підлягали усі товари, крім визначе них нормативними актами (товари народних промислів та авторські робо ти, товари, виготовлені за індивідуальним замовленням, товари в роздрібній торгівлі, які реалізуються безпосередньо покупцеві шляхом вимірювання, одиничні зразки товарів, вироби, які не реалізуються через роздрібну або оптову торгівлю, а постачаються підприємствам та ор ганізаціям по прямих договорах для задоволення виробничих потреб, то що). Нове Положення про штрихове кодування товарів, закріплюючи прин ципово інший підхід, встановлює, що обов'язковому маркуванню штрихо вими кодами EAN-UCC підлягають лише такі товари: 1) алкогольні напої і тютюнові вироби; 2) екземпляри аудіовізуальних творів і фонограм; 3) лікарські засоби; 4) інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачене діючими законодавчими актами; 5) харчові продукти.

Предметом злочину, що розглядається, визнається також попереджу вальне маркування, яке відповідно до Закону "Про охорону прав на зна ки для товарів і послуг" має право проставляти поряд із знаком для то варів чи послуг власник свідоцтва і яке вказує на те, що цей знак за реєстрований в Україні. Попереджувальне маркування може набувати ви гляду позначення типу М, ТМ, Reg.TM, зірочки, великої латинської літе ри R, обведеної колом, тощо. Використання подібних символів дозволяє виокремити товарний знак з інших позначень, якими маркується товар, привертає до знака увагу споживача, сприяє запам'ятовуванню товарного знака, засвідчує, що всі права на нього захищені. Крім цього, нанесення попереджувального маркування полегшує встановлення умисного харак теру поведінки особи, яка незаконно використовує чужий товарний знак.

Окремим предметом злочину, передбаченого ст. 229 КК, не виз нається кваліфіковане зазначення походження товару, яке включає в се бе назву місця та географічне зазначення походження товару і яке підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. Мається

759

на увазі назва географічного місця (країни, населеного пункту, місце вості або іншого географічного об'єкта), яка вживається для позначення товару, що походить з цього місця і має певні якості, репутацію та інші характеристики, зумовлені (виключно або головним чином) характерни ми для даного місця природними умовами чи людським фактором або їх поєднанням (ст. 1 Закону від 16 червня 1999 р. "Про охорону прав на зазначення походження товарів"). У ст. 538 проекту Цивільного кодек су України дається визначення поняття найменування місця походжен ня товару, яке практично не відрізняється від наведеної вище легальної дефініції. Йдеться про те, що специфічні властивості товару можуть бу ти зумовлені природними чинниками — кліматом, ґрунтом, водою, ландшафтом місцевості тощо (скажімо, мінеральні води "Миргородсь ка*', "Царичанська" і "Трускавецька") та (або) технологією виробництва товару, яка склалася внаслідок багаторічного досвіду, секретами вироб ництва, традиціями і культурою людей, які проживають у даній місце вості (наприклад, Баранівська порцеляна). У міжнародно-правових до кументах інколи вживається поняття географічного зазначення. Це — зазначення, що ідентифікує походження товару з території країни, регіону або місцевості, де якість, репутація або інші характеристики то вару значною мірою співвідносяться з його географічним походженням (ст. 1 Угоди про заходи щодо попередження та припинення використан ня неправдивих товарних знаків та географічних зазначень).

Особливістю відповідних законодавчих актів, прийнятих у ряді за рубіжних країн, є те, що вони встановлюють правову охорону наймену вань місць походження лише окремих видів товарів — вина, сирів, тю тюнових виробів, алкогольних або безалкогольних напоїв, виробів місце вих промислів тощо.

Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та /або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2001 р. № 598, а Положення про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походжен ня товарів — наказом цього ж міністерства від 13 грудня 2001 р. № 798.

Відповідно до ст. 17 Закону від 16 червня 1999 р. власник відповідно го свідоцтва має право використовувати зареєстроване кваліфіковане за значення походження товару (нанесення на товар, етикетку, упаковку, застосування у рекламі, запис у документах, що супроводжують товар) та вживати заходів щодо заборони його неправомірного використання іншими особами, які не мають на це права. Однак власник свідоцтва не має права видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначен ня походження товару.

На сьогоднішній день незаконне використання кваліфікованого зазна чення походження товару розглядається як кримінальне каране пору шення прав на об'єкти промислової власності і тягне відповідальність на підставі ст. 177 КК у тому разі, коли такі дії завдали матеріальної шко ди у великому або особливо великому розмірі. У примітці до ст. 177 КК

760

зазначається, що матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковува ний мінімум доходів громадян, а шкода в особливо великому розмірі має місце тоді, коли вона у тисячу і більше разів перевищує такий мінімум.

На перший погляд, розташування норми про використання кваліфікованого зазначення походження товару у розділі V Особливої частини КК, присвяченому злочинам проти прав і свобод людини і гро мадянина, є виправданим. Адже найменування місця походження това ру є одним з об'єктів права інтелектуальної власності, а Паризька кон венція про охорону промислової власності відносить таке найменування до об'єктів промислової власності. Разом з тим не можна не враховува ти того, що у сучасній цивілістиці України право інтелектуальної влас ності звичайно поділяється на: 1) авторське право та суміжні права; 2) право промислової власності; 3) право на засоби індивідуалізації учас ників цивільного обороту, товарів і послуг. У проекті ЦК України Кни га четверта "Право інтелектуальної власності" складається з трьох розділів, які мають відповідні назви. При цьому право на використання найменування місця походження товару разом з правом на знаки для то варів і послуг та правом на фірмове найменування охоплюється понят тям "право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, то варів і послуг'* (розділ III Книги IV проекту ЦК).

В юридичній літературі звертається увага на те, що об'єкти права про мислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, се лекційні досягнення тощо) пов'язані з використанням науково-технічної діяльності людини, є вищим класом творчого пошуку, повинні мати світо ву новизну, стосуватись техніки і живої матерії, змінювати її на краще ви щим рівнем творчої винахідливості, удосконалювати виробництво та інші форми життєдіяльності. Засоби індивідуалізації не змінюють ні техніки, ні живої природи, вони лише індивідуалізують учасників цивільного обороту і позначають певні об'єкти — товари і послуги¹. З наведеними відміннос тями пов'язана і різниця у формах правової охорони зазначених об'єктів. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки і селекційні досягнення за хищаються патентами, а фірмове найменування, знаки для товарів і по слуг, найменування місць походження товарів — свідоцтвами.

Принагідне зазначу, що у ст. 180 КК РФ, яка знаходиться у главі 22 "Злочини у сфері економічної діяльності", йдеться про незаконне викорис тання чужого товарного знака, знака обслуговування, найменування місця походження товару та їм подібних позначень для однорідних товарів і по переджувального маркування. Таким же чином вирішується проблема кримінально-правового захисту найменування місця походження товару у ст. 267 Модельного Кримінального кодексу країн — учасниць СНД і ст. 197 КК Азербайджану. В юридичній літературі зазначається, що необхідність правової охорони місць походження товару зумовлена інтересами захисту прав виробників товару від недобросовісних конкурентів, які використову ють традиційні найменування місць походження, але розташовані в іншій

¹ Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. — 2000. — № 3. — С. 5-6; Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2002. — С. 36

761

місцевості і не мають відношення до справжнього виробника. Не дивлячись на використання такої ж технології, що нерідко має місце, вони не можуть отримати потрібну якість виробів через неповторні природні умови або відсутність необхідного досвіду, традицій і культури виробництва¹.

Отже, внаслідок незаконного використання кваліфікованого зазначен ня походження товару головним чином страждають ті соціальні цінності, з метою захисту яких запроваджено ст. 229 нового КК України (засади добросовісної конкуренції, інтереси споживачів). Тобто це діян ня має розглядатись як злочин у сфері господарської діяльності. Тим більше, що неправомірне використання назви місця походження товару розглядається як прояв недобросовісної конкуренції (ч. 1 ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції'*). Невиправданою вважаю диференціацію кримінальної відповідальності за тотожні дії з об'єктами, які у господарському обороті виконують подібну роль. Не зовсім зро зумілою є позиція законодавця, який, по-перше, умовою притягнення до відповідальності у ст. 229 КК називає отримання доходу у великих розмірах, а у ст. 177 КК (у тому числі в частині дій із кваліфікованим зазначенням походження товару) — заподіяння матеріальної шкоди у великому або особливо великому розмірі і, по-друге, встановлює за діян ня, описані у цих нормах, покарання, які досить суттєво відрізняються одне від одного.

З огляду на зазначене вище, вважаю за доцільне доповнити диспозицію ст. 229 КК окремою вказівкою на кваліфіковане зазначення походження товару, у зв'язку з чим положення про незаконне використання такого за значення зі ст. 177 КК потрібно виключити. До речі, саме такий підхід ре алізується у проекті Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності", прийнятому 28 листо пада 2002 р. Верховною Радою у першому читанні. У законопроекті про понується викласти у новій редакції ст. 229 КК, диспозиція якої вказува тиме на незаконне використання у тому числі кваліфікованого зазначення походження товару. На сьогоднішній день незаконне використання марку вання товару, складовою частиною якого виступило кваліфіковане зазна чення походження товару, за умови, що вказане діяння призвело до отри мання доходу у великих розмірах і водночас спричинило матеріальну шко ду у великих чи особливо великих розмірах, має кваліфікуватись за су купністю злочинів, передбачених ст. 229, ст. 177 КК.

Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" виокремлює також поняття простого зазначення походження товару, ро зуміючи під ним будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позна чення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце поход ження товару, тобто вказує на будь-який географічний об'єкт з офіційно визначеними межами (країна, регіон, населений пункт тощо). У ст. 177 КК вказівка на незаконне використання простого зазначення походжен ня товару відсутня, а тому це діяння може кваліфікуватись за ст. 229 КК за умови, що незаконно використане маркування товару включало в себе просте зазначення походження товару.

¹ Кузнецов А.П., Изосимов С.В., Бокова И.Н. Незаконное использование товарного знака: про блемы реализации уголовной ответственности // Российский судья. — 2001. — № 3. — С. 33

762

З об'єктивної сторони злочин, передбачений ст. 229 КК, полягає у не законному використанні чужого знака для товарів чи послуг, фірмового найменування або маркування товару, що причиново зумовило одержан ня доходу у великих розмірах.

Під використанням знака для товарів чи послуг, фірмового наймену вання потрібно розуміти їх застосування на товарах і при наданні послуг (наприклад, на емблемах, одязі обслуговуючого персоналу, фірмових па кетах), на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспек тах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введен ням товарів і послуг в господарський оборот, а також, як вказувалось вище, використання знака в Інтернеті і використання відповідних до менних імен. Використання знака для товарів чи послуг може набувати вигляду внесення його як внеску до статутного фонду підприємства.

З урахуванням наведеного вище тлумачення поняття "використання" не вбачається потреби встановлювати у ст. 229 КК відповідальність, як це пропонують зробити деякі керівні працівники МВС України, також за "умисне розповсюдження продукції з незаконним використанням то варного знака"¹. Адже зазначене діяння наразі повністю охоплюється диспозицією аналізованої кримінально-правової норми. До того ж, якщо товари з незаконно нанесеними на них товарними знаками не реалізу ються, то це унеможливлює отримання доходу у великих розмірах, без чого кримінальна відповідальність взагалі не настає, а охоронювані за коном інтереси власника знака, очевидно, не страждають.

Недобросовісною конкуренцією визнав Антимонопольний комітет України дії приватної фірми "Світич" (м. Луцьк), які полягали у вико ристанні без дозволу AT "Львівська кондитерська фабрика "Світоч" то варного знака "Світоч" на рекламних матеріалах у вітрині магазину приватної фірми, на етикетках (цінниках) кондитерських виробів, які не виготовлялись львівським підприємством "Світоч". Зазначені дії фірми "Світич" здатні були створити враження про те, що магазин на лежить до дистриб'ютерської мережі AT "Світоч". Тим самим непра вомірно використовувалась ділова репутація широковідомого підприємства, що негативним чином вплинуло на обсяги реалізації про дукції AT "Світоч" у регіоні².

У п. 2 оглядового листа Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. № 01-8/31 "Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність" наводиться приклад визнання недобросовісною конкуренцією дій підприємства, яке використовувало позначення, тотожне як за вимо вою, так і за написанням, із вже зареєстрованим знаком для товарів і послуг, внаслідок чого виникла висока ймовірність змішування спожи вачами товарів різних виробників. Посилання підприємства на виконан ня використовуваного ним словесного позначення літерами латинського

1 Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: проблеми вступу до COT. Матеріали
слухань у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України. — К.: Парламентське видав 
ництво, 2002. — С. 17

2 Нестуля Т. Правові аспекти захисту знаків для товарів і послуг від недобросовісної конку 
ренції // Інтелектуальна власність. — 2000. — № 8-9. — С. 25

763

алфавіту на відміну від виконання кирилицею охоронюваного товарного знака були спростовані матеріалами справи¹.

Не слід розцінювати як використання права на фірму випадки, коли фірмове найменування конкретної юридичної особи згадується у різно манітних рейтингах, аналізах ринку товарів чи послуг, узагальненнях судової практики, інших публікаціях.

Незаконним є таке використання чужого знака для товару чи послу ги, яке здійснюється без дозволу на те власника свідоцтва на товарний знак. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг за тверджена наказом МОН України від 3 серпня 2001 р. № 576.

Передача права власності на товарний знак здійснюється на підставі відповідного договору. Видача ліцензії на використання знака здійснюється згідно з ліцензійним договором про використання знака. Передача права власності на знак та видача ліцензії здійснюються у ме жах строку дії свідоцтва на відповідний знак. Передача права власності на знак і видача ліцензії вважаються дійсними для будь-якої іншої осо би з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені "Промис лова власність" та внесення їх до Реєстру.

Відповідно до ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не може бути нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Недотри мання ліцензіатом даної вимоги законодавства, на мою думку, складу злочину, передбаченого ст. 229 КК, не утворює і, за загальним прави лом, тягне цивільно-правову відповідальність.

В юридичній літературі з даного питання кваліфікації висловлена і про тилежна точка зору. Деякі російські криміналісти вважають, що викорис тання товарного знака (ст. 180 КК РФ) буде незаконним і в разі викорис тання ліцензіатом знака на товарах, якість яких є нижчою за якість товарів власника товарного знака². Формально такий підхід заперечень викликати не може: 1) товарний знак є чужим, оскільки право власності на нього на лежить не ліцензіату; 2) використання знака супроводжується порушенням чинного законодавства, а отже розглядається як незаконне. Видається, од нак, що викладений вище висновок автора цієї книги про відсутність у змо-дельованій ситуації складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України, є більш правильним, оскільки він відповідає суті аналізованого діяння саме як злочинного посягання на засади добросовісної конкуренції. Разом з тим не викликає сумнівів необхідність більш чіткого описання у КК ознак об'єктивної сторони складу злочину, що розглядається.

Взаємовідносини при користуванні знаком, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може користуватися і розпоряджатися

¹ Бизнес. Бухгалтерия. — 21 февраля 2002 г. — № 7/2; Вісник господарського судочинства. —
2002. — № 2. — Q. 64; Юридичний вісник України. — 9-15 листопада 2002 р. — № 45

² Кузнецов А.П., Изосимов С.В., Бокова И.Н. Вказана праця. — С. 36

764

знаком за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва (п. 2 ст. 16 Зако ну "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). Якщо інша особа, ставши власником права на товарний знак з порушенням зазначеної вимо ги Закону, використовує знак для товарів і послуг, її дії складу злочину, пе редбаченого ст. 229 КК, не містять. Адже товарний знак для даної особи не є чужим, як цього вимагає кримінальний закон. Більш складно вирішити питання про правомірність чи протиправність поведінки у тому разі, коли особа стала ліцензіатом з порушенням вимоги, передбаченої п. 2 ст. 16 За кону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Очевидно, у діях такого ліцензіата слід вбачати ознаки незаконного використання чужого то варного знака, але про притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 229 КК мова може йти лише за умови усвідомлення особою тієї обстави ни, що вона отримала дозвіл на використання знака без належної згоди всіх власників свідоцтва на цей знак.

Згідно із Законом від 16 червня 1999 р. "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг'*, як товарний знак зараз не може бути зареєстроване позначення, яке до 1 січня 1992 р. добросовісно використовувалось двома або більше юридичними особами для позначення однорідних товарів (п. 4 ст. 6 Закону від 15 грудня 1993 р. із змінами). Як відомо, за радянських часів одним і тим же по значенням нерідко маркувалася тютюнова, лікеро-горілчана, кондитерсь ка і фармацевтична продукція різних виробників (наприклад, цигарки "Прима", "Політ", "Експрес" горілка "Столична", цукерки "Кара-Кум" і "Білочка", ліки "Валідол", "Корвалол", "Нафтізин", "Парацетамол"). Як що згідно з раніше діючим законодавством вказане позначення було за реєстроване як товарний знак, його використання іншими особами, роз почате до 1 січня 1992 р., не визнається порушенням прав власника свідоцтва (п. З ст. 16 Закону від 15 грудня 1993 р. із змінами) і не по винне розглядатись як незаконне в плані відповідальності за ст. 229 КК.

Відповідно до ст. 1 Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тю тюнових виробів" під фальсифікацією алкогольних напоїв і тютюнових ви робів треба розуміти умисне, з корисливою метою виготовлення вказаних предметів, зокрема з неправомірним використанням знака для товарів і по слуг та прямим відтворенням товару іншого підприємця із самовільним ви користанням його імені. Разом з тим не вважається фальсифікацією доб росовісне тривале використання двома і більше підприємствами-резидента-ми або підприємствами, що є їх правонаступниками, знаків для позначен ня однорідних товарів, права на які засвідчуються свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, одержаними до введення в дію згаданого вище п. 4 ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації цих знаків.

Незаконність використання знака потрібно вбачати в тому разі, коли особа, здійснюючи посередницьку діяльність, без укладення договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовує знак за значених осіб поряд із своїм знаком.

765

Вирішуючи питання про законність чи незаконність використання то варного знака, слід мати на увазі не лише наявність або відсутність зго ди власника знака, а й те, що реєстрація знаків ґрунтується на Міжна родній (Ніццькій) класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, яка починаючи з 1 січня 2002 р. виокремлює 45 груп (класів) товарів і послуг. Вказана класифікація включає в себе, по-перше, перелік класів, по-друге, алфавітний перелік товарів і послуг з вказівкою класу, до яко го віднесено конкретний товар чи послугу. У ст. 9 Договору про закони щодо товарних знаків зазначається, що кожна реєстрація та будь-яка публікація, яка здійснена стосовно заявки або реєстрації, і яка містить зазначення товарів або послуг, повинна вказувати назву цих товарів і послуг, згрупованих по класах Ніццької класифікації. Кожній групі має передувати номер класу даної класифікації, до якого належить група то варів або послуг.

Таким чином, правовий захист товарного знака, який забезпечується на підставі виданого уповноваженим органом свідоцтва', може бути різним, охоплювати не всі класи вказаної вище класифікації (це залежить від ба жання заявника та його платоспроможності). У п. 4 ст. 5 Закону від 15 грудня 1993 р. прямо вказано, що обсяг правової охорони, яка на дається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням товарного зна ка і переліком товарів та послуг. Тому використання без згоди власника чужого товарного знака, очевидно, не завжди буде охоплюватись диспо зицією ст. 229 КК. На користь такого обмежувального тлумачення кримінального закону наведу міркування І.А.Петрова, який стверджує, що незаконне використання товарного знака можливе лише стосовно од норідних товарів. А для визначення того, що порушник використав чужий знак саме для однорідних товарів чи послуг, потрібно встановити і довес ти, що найменування товарів і послуг порушника належать до тих же класів, що й у власника знака¹. На мою думку, використання чужого за реєстрованого знака щодо неоднорідних товарів і послуг на, так би мови ти, різних товарних ринках за певних умов може розглядатись як госпо дарське правопорушення — недобросовісна конкуренція, а саме як непра вомірне використання ділової репутації іншого господарюючого суб'єкта.

Водночас вбачаються підстави для інкримінування ст. 229 КК у ви падках несанкціонованого застосування так званих знаменитих (добре відомих) товарних знаків — DIOR, Coca-Cola, SONY, McDonald's, Mitsubishi, Ferrary, ROLLS-ROYCE, Ford, BMW, Microsoft тощо. Вва жається, що розрізняльна і приваблива сила таких знаків може прояв лятись і бути використаною в найрізноманітніших сферах. З урахуван ням ризику змішування у свідомості споживачів різних товарів і послуг стосовно їх походження права на знамениті бренди можуть бути пору шені, якщо ці знаки використовуються навіть у неконкурентних сферах, стосовно неоднорідних товарів і послуг. У зв'язку з цим у Директиві Ра ди Європи із зближення законодавства держав — членів Європейського співтовариства з товарних знаків (1988 р.) вказується на необхідність за безпечувати охорону знаменитих товарних знаків, коли їх використання третьою особою щодо неоднорідних товарів чи послуг призведе до отри-

¹ Петров И.А. Вказана праця. — С. 56-57

766

мання незаконного прибутку від доброго імені знаменитого знака або спричинить йому шкоду. Українською асоціацією товарних знаків роз роблені Методичні рекомендації щодо визнання знака для товарів і по слуг загальновідомим в Україні¹.

Використання фірмового найменування є незаконним у тому разі, ко ли воно здійснюється без дозволу уповноваженої особи, що може призве сти до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на використання цього найменування.

Юридична особа, яка має право на фірму, може передавати право на його використання іншим юридичним особам на підставі ліцензійного договору або договору франчайзингу.

Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної осо би не визнається незаконним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншо го господарюючого суб'єкта (ч. 2 ст. 4 Закону "Про захист від недобро совісної конкуренції*').

Вирішуючи питання про законність чи незаконність використання фірмового найменування, потрібно мати на увазі, що у законодавстві Ук раїни до недавнього часу була відсутня імперативна норма, яка б заборо няла використання юридичними особами тотожних найменувань і яка б вимагала їх новизни (за винятком банків). Як повідомляє Г.Андрощук, аналіз назв підприємств в Україні показує, що багато з них ("Альфа", "Омега", "Дельта", "Вікторія", "Мрія", численні назви із складовими "інвест" "інформ", "сервіс") повторюються двічі, тричі і частіше навіть у межах одного району, а в межах держави — сотні разів. Це має наслідком зіткнення комерційних інтересів фірм навіть на міжнародному рівні².

Закон України від 5 квітня 2001 р. "Про внесення змін до Закону Ук раїни "Про підприємництво" щодо найменування суб'єкта підприємниць кої діяльності" забороняє використовувати в найменуванні підприємниць кої юридичної особи найменування, тотожне найменуванню іншого суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або об'єднання громадян, внесених до відповідних реєстрів.

Механізм реалізації цієї законодавчої норми закріплений у постанові КМУ від 24 жовтня 2001 р. № 1383 "Про внесення доповнення до поста нови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740". Органи державної реєстрації надаватимуть змогу здійснити попередню пе ревірку заявленого найменування суб'єкта підприємницької діяльності

— юридичної особи на тотожність найменуванню вже зареєстрованого
суб'єкта, внесеного до відповідних реєстрів. Орган державної реєстрації
може зарезервувати терміном на один місяць (для ВАТ — дев'ять
місяців) найменування суб'єкта підприємницької діяльності, яке вклю 
чається в окремий перелік зарезервованих найменувань та враховується
під час перевірки на тотожність поряд з найменуваннями вже зареєстро 
ваних суб'єктів. Перелік зарезервованих найменувань є складовою час-
тиною Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.

¹ Дубинский М. Общеизвестный товарный знак // Юридическая практика. — 14 августа 2002 г.

— № 33

² Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законо 
давства // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 8. — С. 18-19

767

На думку А.Селіванова, "користування одним і тим самим найменуван ням різними підприємствами, організаціями, установами та іншими підприємницькими структурами може завдати значних матеріальних і моральних збитків окремим користувачам одного і того самого наймену вання'*¹. Погоджуючись в цілому з наведеним висловлюванням» хотів би уточнити власну позицію з розглядуваного питання. Комерційні юридичні особи з тотожними найменуваннями можуть діяти в різних, неконкурент ных секторах ринку і на різних територіях, тобто їх бізнесова діяльність не здатна ні створити загрозу законним інтересам один одного, ні дез орієнтувати споживачів і контрагентів, у зв'язку з чим доцільність і обґрунтованість наведеної вище законодавчої новели викликає сумнів. Закріплене у вітчизняному законодавстві положення про недопустимість тотожних фірмових найменувань є виключно формальним підходом до вирішення проблеми індивідуалізації учасників цивільного і господарсь кого обороту. Цей підхід не має нічого спільного із справжньою небезпе кою змішування різних учасників ринкового господарства, які, будучи конкурентами, можуть діяти у певній вузькій сфері бізнесу або на обме женій території і мати при цьому близькі, проте формально різні фірмові найменування (наприклад, не співпадають організаційно-правові форми юридичних осіб). Висловлена в юридичній літературі думка про те, що ви користання одного і того ж фірмового найменування допускається, зокре ма, тоді, коли "підприємства діють у різних ділових сферах або тери-торіально розмежовані"², грунтується на здоровому глуздові, але, на жаль, не враховує положень вітчизняного законодавства.

Повертаючись до питань кваліфікації за ст. 229 КК України, зазначу, що кримінально-правова оцінка випадків використання тотожних фірмових найменувань повинна бути диференційованою.

До закінчення строку перереєстрації суб'єктів підприємництва, яка здійснюватиметься до кінця 2003 р. у зв'язку із зміною їх найменувань з метою уникнення тотожності найменувань вже зареєстрованих юридичних осіб, висновок про наявність чи відсутність складу злочину, що розгля дається, потрібно робити у кожному конкретному випадку з урахуванням того, чи були у даному разі порушені засади і правила добросовісної кон куренції. Зокрема, треба встановити, чи був умисел особи спрямований на введення в оману контрагентів і споживачів продукції юридичної особи — носія фірмового найменування, на те, щоб у власних інтересах скориста тись усталеною позитивною діловою репутацією іншого господарюючого суб'єкта, а також, чи мала місце ситуація конкуренції. Відповідно до За кону від 11 січня 2001 р. "Про захист економічної конкуренції" під конку ренцією потрібно розуміти змагання між суб'єктами господарювання з ме тою здобуття переваг, внаслідок чого споживачі мають можливість вибира ти між кількома продавцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту даних товарів (послуг) на ринку.

Якщо використання найменування юридичної особи — суб'єкта підприємництва здійснюється з порушенням вимог згаданого вище Зако-

¹ Селіванов А. Кому належить право на фірмове найменування (фірму)? // Вісник Академії пра 
вових наук України. — 2002. — Ms 3. — С. 104-105

² Право інтелектуальної власності: Підручник / За ред. О.А.Шдопригори, О.Д.Святоцького. —
К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2002. — С. 151-152

768

ну від 5 квітня 2001 p. після закінчення перереєстрації, вчинене є підста ви вважати незаконним використанням фірмового найменування в плані відповідальності за ст. 229 КК. Водночас варто звернути увагу на те, що реєстрація суб'єктів підприємництва, найменування яких не відповідають вимогам нетотожності і винятковості, забороняється. НБУ може відмови ти державній реєстрації банку, зокрема, якщо порушено порядок створен ня банку або його установчі документи не відповідають законодавству.

Цікавим в плані можливого часткового запозичення є кримінально-правовий досвід Білорусі. Згідно зі ст. 248 КК цієї країни, випадки умисного використання індивідуальним підприємцем або посадовою осо бою юридичної особи товарного знака (знака обслуговування), фірмово го найменування чи найменування місця походження товару розгляда ються як форми (прояви) незаконного використання ділової репутації конкурента. Тобто передумовою застосування цієї кримінально-правової норми є встановлення факту відносин конкуренції між винним і особою, чиї засоби індивідуалізації учасника цивільного обороту використані протиправне. На жаль, із тексту ст. 229 КК України наявність таких конкурентних відносин прямо не випливає.

Випадки використання схожих фірмових найменувань, у тому числі ситуації, коли назва юридичних осіб співпадає, а організаційно-правова форма — ні, диспозицією ст. 229 КК не охоплюються, однак такі дії мо жуть кваліфікуватись як недобросовісна конкуренція (ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції"). В цьому плані викликає інте рес розглянута арбітражним судом м. Києва у 2000 р. справа за позовом ЗАТ "АЛЬФА КАПІТАЛ" до ТзОВ "Українська фінансова компанія "Альфа—Капітал". Дійшовши висновку про фонетичну і візуальну схожість найменувань юридичних осіб, здатну ввести в оману, у тому числі споживачів, суд визнав поведінку відповідача недобросовісною конкуренцією і зобов'язав його змінити своє фірмове найменування¹.

Подібну справу у 2000 р. розглянуло Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету, із заявою до якого звернулось ТзОВ "Рекламно-інформаційна компанія "О.-П.". Дане ТзОВ скаржилось на ПП "Видавництво "О.-П.", яке, займаючись однаковою із заявником господарською діяльністю (випуском і поширенням рекламно-інфор-маційних довідників), без дозволу використовувало у своєму фірмовому найменуванні позначення "О.-П.". У висновку експертизи, призначеної розпорядженням голови відділення Антимонопольного комітету, зазна чається, що без позначення "О.-П." у назві сторін спору їх фірмові най менування матимуть лише загальні позначення "компанія" чи "приват не підприємство", що позбавить їх розрізняльної ознаки. У зв'язку з тим, що вказана частина фірмового найменування є автентичною, повні найменування ТзОВ і ПП не мають достатнього розрізняльного значен ня і можуть сприйматись споживачами як найменування одного і того ж підприємницького утворення. На підставі викладеного відділення Ан тимонопольного комітету дійшло висновку про те, що, оскільки ПП без дозволу використовувало найменування, пріоритет на використання якого належить ТзОВ, у діях ПП є склад правопорушення, передбачено-

¹ Юридическая практика. — 22 июня 2000 г. — № 25
25 3-І08 769

го ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції". Пра вильність зробленого висновку згодом підтвердив арбітражний суд м. Києва, розглянувши справу за позовною заявою ПП про визнання недійсною постанови територіального відділення Антимонопольного комітету (рішення від 24 листопада 2000 р. у справі 16/250)¹.

Ст. 520 проекту Цивільного кодексу України від 25 серпня 1996 p., відображаючи принцип істинності фірми, пропонує заборонити реєстрацію найменування юридичної особи, яке: 1) є подібним до вже за реєстрованого настільки, що їх можна сплутати або вони здатні ввести в оману споживача; 2) яке не відображає справжнього характеру і виду діяльності особи та інші елементи фірми. Питання про те, чи доцільно криміналізувати використання особою подібних фірмових найменувань, що призводить до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарю вання, потребує окремого розгляду, але у будь-якому разі вважаю за доцільне, щоб в аналізованій кримінально-правовій нормі містилась чітка вказівка на обстановку вчинення злочину — 'стан конкуренції як обов'язкову ознаку об'єктивної сторони.

Оскільки у ст. 229 КК йдеться лише про незаконне використання фірмового найменування, її диспозицією не охоплюються випадки умис ного перекручення іншими особами справжнього фірмового найменуван ня юридичної особи. Маються на увазі дії, здатні завдати істотної шко ди діловій репутації суб'єкта господарювання, у зв'язку з чим їх є підстави вважати порушенням права на фірму, — неправильне позна чення організаційно-правової форми підприємства, порушення обраного засновниками і закріпленого ними у фірмовому найменуванні порядку вказівки їхніх прізвищ, перекручення спеціальної або скороченої назви підприємства тощо.

Незаконне використання маркування товару в плані відповідальності за ст. 229 КК має місце тоді, коли особа позначає товари маркуванням іншого товаровиробника і тим самим доводить до споживача інформацію про товари з порушенням вимог законодавства про маркування. П.П.Ан-друшко з цього приводу пише: "Найчастіше чуже маркування товару (етикетка, упаковка, технічна документація) використовується для мар кування підпільно (незаконно) виготовлених, як правило, фальсифікова них алкогольних напоїв, тютюнових виробів, продуктів харчування, ок ремих промислових товарів. При цьому одночасно може мати місце і не законне використання фірмового найменування та/або товарного знака товаровиробників, маркування товарів яких незаконно використо вується, оскільки на маркуванні товару (етикетках, ярликах, упаковці, технічній документації) міститься, як правило, зображення товарного знака та його фірмового найменування"².

Одночасне незаконне використання чужого знака для товарів чи по 
слуг, фірмового найменування та маркування товару, не впливаючи на
кваліфікацію за ст. 229 КК, має враховуватись при призначенні пока-
рання як показник ступеня тяжкості вчиненого злочину.

¹ Юридичний вісник України. — 26 жовтня — 1 листопада 2002 р. № 43

² Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С.Яценка. — К.:
А.С.К., 2002. — С. 508; Андрушко П.П. Коментар до статті 229 Кримінального кодексу України //
Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2002. — № 4. — С. 85

770

За конструкцією об'єктивної сторони злочин належить до формальних складів і визнається закінченим з моменту отримання доходу у великих розмірах. Доходом у великих розмірах вважається дохід, який у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (примітка до ст. 229 КК). Незаконне використання фірмового найменуван ня, знака для товарів чи послуг або маркування товарів, яке не було пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах, має тягнути адміністративну відповідальність (ст. 51-2, ч. 1 ст. 164-3 КАП). Вказані норми КАП діють у редакції Закону від 5 квітня 2001 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідаль ності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності".

Варто зазначити, що законодавець не розкриває поняття доходу, яке фігурує у ряді статей КК 2001 р. про відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності. Раніше автор цих рядків, коментуючи ст. 229 КК, вважав, що тут доречним буде посилання на те розуміння доходу, яке фігурує у ст. 202 КК як ознака складу злочину "порушення поряд ку зайняття господарською та банківською діяльністю"¹. Однак з ураху ванням того, що незаконне використання товарного знака є криміналь не караним проявом недобросовісної конкуренції, мабуть, треба дійти висновку про те, що у даному разі під доходом слід розуміти сумарну вартість доходу (виручки) від реалізації суб'єктом господарювання про дукції — товарів, робіт, послуг (ч. З ст. 52 Закону від 11 січня 2001 р. "Про захист економічної конкуренції").

Суб'єктом злочину, що розглядається, є фізична осудна особа, якій ви повнилось 16 років (загальний суб'єкт). Це можуть бути, наприклад, осо би, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридич ної особи (як зареєстрованою, так і ні), службові особи підприємств неза лежно від форми власності та організаційно-правової форми, які прийня ли та (або) реалізують рішення про незаконне використання чужого товар ного знака, фірмового найменування або маркування товару. Наявність у певного працівника підприємства обов'язку дотримуватись вимог добро совісної конкуренції має встановлюватись у кожному конкретному випад ку з урахуванням здійснюваного ним фактичного і юридичного контролю за фінансово-господарською діяльністю суб'єкта підприємництва.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що незаконно використовує чужий знак для товарів чи послуг, фірмове найменування або маркування товару і бажає вчинити це діяння. Скоєння таких дій за необережністю визнається адміністративним проступ ком (ст. 51-2, ч. 1 ст. 164-3 КАП). Мотиви можуть бути різними (корисливі спонукання, бажання перемогти у конкурентній боротьбі тощо), на кваліфікацію не впливають і враховуються при призначенні покарання.

Аналізований злочин може утворювати сукупність з іншими криміна льне караними діяннями. Зокрема це стосується порушення порядку зайняття господарською діяльністю (ст. 202 КК), зайняття заборонени ми видами господарської діяльності (ст. 203 КК), незаконного виготов лення і збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК), незаконного виготовлен-

¹ Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від б квітня 2001 р. / За ред. М.І.Мельника, МЛ.Хавронюка. — К.: Кал нон, А.С.К., 2001. — С. 611

25* 771

ня, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одер жаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК), обману покупців та замовників (ст. 225 КК), випуску або реалізації недоброякісної продукції (ст. 227 КК).

У тих доволі рідких випадках, коли товарний знак завдяки творчості, ви явленій при його створенні, є оригінальним твором мистецтва, що виклю чає можливість його об'єктивного збігу (без копіювання) з іншими знаками (наприклад, певна музична мелодія, малюнок або скульптурне зображен ня), постає питання про кваліфікацію дій особи, яка незаконно використо вує такий знак, за сукупністю злочинів, передбачених ст. 176 ("Порушення авторського права і суміжних прав") і ст. 229 КК. Незважаючи на те що то варний знак і твір як об'єкт авторського права застосовуються у різних сфе рах життєдіяльності суспільства (відповідно — у господарському обороті для розрізнення товарів чи послуг та у діяльності, пов'язаній із задоволен ням духовних потреб людини), кваліфікація за сукупністю вказаних норм, очевидно, є виправданою у тому разі, коли під час незаконного використан ня товарного знака одночасно порушується встановлений порядок викорис тання об'єктів авторського права. Якщо на підставі укладеного договору ав тор разом із створеним ним позначенням, яке використовується згодом як товарний знак, передає замовнику усі свої майнові права, кваліфікація за ст. 176 КК, на мою думку, виключається.

Притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне використан ня чужого знака для товарів чи послуг, фірмового найменування або мар кування товару може поєднуватись із накладенням на юридичних осіб — господарюючих суб'єктів штрафів за неправомірне використання ділової ре путації іншого підприємця. Штрафи накладаються Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями відповідно до За кону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (глави 2 і 5).

Такі прояви недобросовісної конкуренції, як неправомірне копіюван ня форми, упаковки, зовнішнього оформлення товару, а також імітація, копіювання чи пряме відтворення товару іншого підприємця, диспо зицією ст. 229 КК не охоплюються і повинні тягнути адміністративну відповідальність на підставі ч. 1 ст. 164-3 КАП.