§ 5. Получение патента

(статьи 1374 - 1397)

1. Заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец могут подать те лица, которые вправе получить патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 1 ст. 1374).

Заявка на выдачу патента может быть подана в патентное ведомство самим заявителем, его патентным поверенным, зарегистрированным в патентном ведомстве, либо иным его представителем. Это общее правило. Специальные правила установлены для граждан, которые постоянно проживают за пределами России (как для российских, так и для иностранных), и для иностранных юридических лиц, а также их иностранных патентных поверенных. Они должны подавать заявку и вести дела, связанные с получением патента, через российского патентного поверенного, за исключением случаев, когда международным договором предусмотрено для этой категории заявителей право самостоятельно вести дела с патентным ведомством.

2. Институт патентных поверенных существует в России уже более 10 лет <1>. Патентным поверенным в России может быть только гражданин Российской Федерации, отвечающий установленным требованиям.

--------------------------------

<1> Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 12 февраля 1993 г. N 122 // САПП РФ. 1993. N 7. Ст. 573.

Он должен иметь, во-первых, постоянное место жительства в России, во-вторых, высшее образование и, в-третьих, не менее чем четырехлетний опыт практической работы в области охраны патентных прав или профессионального правового представительства (т.е. адвокатскую практику) либо правоприменительной деятельности.

Кроме соответствия этим формальным требованиям патентный поверенный должен обладать необходимыми правовыми знаниями в установленном объеме и соответствующими навыками их практического применения. Проверку этих требований - квалификационный экзамен проводит патентное ведомство, на которое возложены аттестация и регистрация патентных поверенных.

Патентное ведомство ведет Государственный реестр патентных поверенных, куда вносятся все сведения о зарегистрированных поверенных, выдает свидетельство о регистрации и публикует сведения о патентных поверенных в своих официальных изданиях. Патентный поверенный вправе приступить к своей профессиональной деятельности с момента его регистрации. Если патентный поверенный ограничивает свою деятельность ведением дел, связанных с отдельными объектами интеллектуальной собственности, например только с изобретениями или только с товарными знаками, либо ограничивается оказанием отдельных видов услуг, например составлением заявок, то это должно быть указано в Реестре и в свидетельстве.

Патентными поверенными не могут быть работники патентного ведомства и подведомственных ему организаций, а также все те должностные лица и служащие, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Патентный поверенный представляет своего доверителя (заявителя, патентообладателя, третьих лиц) на основе заключаемого с ними договора поручения. К отношениям между доверителем и патентным поверенным применяются положения гл. 49 ГК о договоре поручения.

Полномочия патентного поверенного и иного представителя доверителя - заявителя, патентообладателя или иного заинтересованного лица удостоверяются доверенностью. Доверенность, которую выдает доверитель, должна отвечать требованиям, установленным нормами ст. 185 - 189 ГК. Доверенность выдается в простой письменной форме, не требует нотариального удостоверения. Максимальный срок ее действия не может превышать трех лет. Если срок действия доверенности в ней не указан, то доверенность сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. В доверенности обязательно должен быть определен объем полномочий патентного поверенного, т.е. должно быть точно указано, какие именно действия ему поручено совершать от имени доверителя (подать заявку, участвовать в процессе ее рассмотрения, получить патент и т.п.). Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, является ничтожной.

Российским и иностранным гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации, а также иностранным юридическим лицам доверенность оформляется по законодательству той страны, где она выдается. Кроме того, по общему правилу выданная за рубежом доверенность должна быть легализована в стране выдачи, т.е. заверена соответствующими официальными органами. Легализация не требуется, если между Россией и страной выдачи действует договор о взаимном признании таких документов.

3. Заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы должны оформляться с соблюдением как общих правил, относящихся ко всем заявкам такого рода (в ГК они содержатся в ст. 1374), так и специальных требований, установленных с учетом особенностей каждого из этих объектов. Основные специальные правила составления и подачи заявок определены (соответственно на изобретение, полезную модель или промышленный образец) в ст. 1375 - 1377 ГК и детально конкретизированы в правилах Роспатента о составлении, подаче и рассмотрении заявок на выдачу патента.

Каждая заявка должна содержать заявление о выдаче патента и прилагаемые к заявлению документы. Заявление подается на русском языке по установленной форме. Остальные документы могут быть поданы на другом языке с приложением перевода на русский язык. К заявке также должны быть приложены: документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты пошлины либо для отсрочки ее уплаты. При уплате пошлины в размере меньшем установленного кроме документа, подтверждающего уплату пошлины, представляется документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера.

4. Экспертиза заявки на изобретение. Заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Установлена система так называемой отложенной экспертизы при рассмотрении заявок о выдаче патентов на изобретения (заявок на изобретения). Суть этой системы заключается в том, что рассмотрение заявки состоит из двух основных стадий:

- формальной (предварительной) экспертизы, которая заканчивается публикацией сведений о заявке, прошедшей эту стадию с положительным результатом;

- экспертизы заявленного предложения по существу на предмет его соответствия необходимым для получения патента требованиям.

Важно иметь в виду, что вторая стадия не наступает автоматически, для этого требуется ходатайство заявителя о проведении экспертизы и выдаче патента.

В процессе проведения формальной экспертизы (ст. 1384 ГК) проверяется, относится ли заявленное предложение к охраняемым объектам, выполнил ли заявитель требования, предъявляемые к составлению заявки и оформлению всех заявочных документов, а также к единству изобретения. Устанавливается дата подачи заявки. Она определяется днем поступления в патентное ведомство заявления о выдаче патента, описания и чертежей (если на них имеется ссылка в описании). По общему правилу дата подачи заявки и является датой приоритета изобретения (п. 1 ст. 1382 ГК).

Иной порядок действует при истребовании конвенционного приоритета (ст. 1382 ГК), который может быть использован заявителями из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Парижская конвенция является наиболее представительным по составу участников (свыше 160 государств) договором в этой области. Кроме того, она охватывает широкий круг объектов промышленной собственности, в том числе изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Основная цель Конвенции - облегчить гражданам и юридическим лицам взаимную защиту прав на охраняемые объекты промышленной собственности в других государствах - участниках Парижской конвенции.

К важнейшим конвенционным правам, которые государства - участники Парижской конвенции обязаны предоставить гражданам и организациям участвующих в ней государств, относятся: право иностранцев пользоваться национальным режимом, т.е. теми же правами, которые имеют в данной области собственные граждане и организации страны, где испрашивается правовая охрана изобретения или иного объекта промышленной собственности (прежде всего, путем выдачи патента или иного охранного документа); право на получение конвенционного приоритета; право на получение выставочного приоритета; право изобретателя на указание его имени в патенте.

В соответствии с Парижской конвенцией (ст. 4) дата подачи заявки в одной из стран-участниц признается датой, определяющей приоритет последующих заявок на тот же объект, поданных тем же заявителем или его правопреемником в других странах - участницах Конвенции. Приоритетная льгота предоставляется, если соблюден двенадцатимесячный срок со дня подачи первой заявки на изобретение. Этот срок при наличии уважительных причин (когда заявитель по не зависящим от него обстоятельствам не смог уложиться в двенадцать месяцев) может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Для использования указанной приоритетной льготы заявитель должен приложить к заявке на изобретение "заявление на приоритет", указав в нем номер первой заявки, на которую он ссылается, дату испрашиваемого приоритета, код страны подачи заявки по стандарту ВОИС. Надлежаще заверенная копия первой заявки должна быть представлена в патентное ведомство не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в иностранное патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции. Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех заявок.

Специальные правила ГК определяют порядок установления даты приоритета по дате представления заявителем дополнительных материалов, оформленных как самостоятельная заявка (п. 2 ст. 1381), по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки (п. 3 ст. 1381), по "выделенной заявке" (п. 4 ст. 1381), на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним (п. 5 ст. 1381).

Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, то заявка засекречивается.

От результатов формальной экспертизы зависит дальнейшая судьба заявки. Если на этой стадии будут выявлены недостатки в оформлении заявочных документов, которые можно исправить, не меняя сущности предложения, заявителю направляется соответствующий запрос. Заявитель должен ответить на запрос в течение двух месяцев с момента его получения. Он должен дослать недостающие документы или внести в ранее представленные документы необходимые исправления и уточнения. Невыполнение заявителем требований эксперта расценивается как отказ от дальнейшего рассмотрения заявки, и она в этом случае считается отозванной (заявка может быть подана вновь, но уже с другой датой приоритета), а сам факт ее подачи не порождает каких-либо правовых последствий. Допускается продление предоставленного для ответа двухмесячного срока до 10 месяцев.

Если в заявке нарушено требование единства изобретения (п. 1 ст. 1375, п. 5 ст. 1384 ГК), заявителю также направляется запрос с предложением уточнить, какое из содержащихся в заявке изобретений должно рассматриваться (другие изобретения могут быть оформлены выделенной заявкой). Однако если заявитель своевременно не ответит на этот запрос, заявка не отклоняется - экспертиза проводится по изобретению, указанному в формуле первым.

По окончании формальной экспертизы патентное ведомство незамедлительно направляет заявителю уведомление о том, что заявка прошла предварительную проверку, и о дате подачи заявки (п. 3 ст. 1384 ГК), после чего сведения о заявке должны быть опубликованы для всеобщего ознакомления в официальном бюллетене патентного ведомства (ст. 1385 ГК). Публикация производится по истечении 18 месяцев со дня поступления заявки в патентное ведомство. Если до публикации заявитель отозвал заявку, она, естественно, не подлежит опубликованию (так же как в случае, если заявка была признана отозванной). Кроме того, заявитель вправе преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель с сохранением даты приоритета, подав об этом соответствующее заявление. Наконец, он может просить ускорить публикацию, не дожидаясь истечения восемнадцатимесячного срока.

Опубликование заявки на изобретение (ст. 1385 ГК) влечет для заявителя определенные юридические последствия.

Во-первых, с этого момента любое лицо может ознакомиться с опубликованной заявкой (к ней открывается доступ), и оно может со своей стороны подать ходатайство о проведении полной экспертизы, если выдача патента затрагивает его интересы.

Во-вторых, весьма существенно для будущего патентовладельца то, что с момента опубликования заявки начинает в соответствии со ст. 1392 ГК действовать временная охрана изобретения (в объеме опубликованной формулы). Это означает, что запрещаются любые действия третьих лиц, направленные на использование изобретения без согласия заявителя. В случае нарушения этого запрета заявитель после получения патента вправе потребовать денежную компенсацию за неправомерное использование изобретения, размер которой определяется по соглашению сторон, а в случае спора - судом. Охрана считается "временной" (точнее было бы сказать "условной"), так как связанные с ней права заявителя приобретают силу при условии выдачи в дальнейшем патента. Если же патент не будет выдан, то независимо от причин (отозвана или отклонена заявка) временная охрана считается "ненаступившей", а основанные на ней охраняемые права - невозникшими.

Правила о временной охране заявленных изобретений применяются также и тогда, когда заявитель уведомил пользователя до опубликования заявки о том, что он, заявитель, подал заявку. Временная охрана при этих обстоятельствах действует с даты уведомления.

Для получения патента заявитель в течение трех лет с даты подачи заявки, прошедшей формальную экспертизу, должен ходатайствовать о проведении экспертизы по существу. Такое ходатайство, как уже упоминалось, может быть подано также третьими лицами. К ходатайству прилагается документ об уплате патентной пошлины. Если ходатайство об экспертизе не поступает в этот срок, то заявка считается отозванной. До подачи ходатайства об экспертизе заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска (подборки противопоставляемых материалов без их экспертной оценки) для определения уровня техники, по сравнению с которым будут оцениваться новизна и изобретательский уровень заявленного изобретения. По результатам поиска заявитель может определить целесообразность проведения полной экспертизы.

В процессе экспертизы по существу (1) устанавливается приоритет изобретения, если он не был по каким-либо причинам установлен в ходе формальной экспертизы, проводятся (2) информационный поиск и (3) полная проверка патентоспособности заявленного изобретения. В тех случаях, когда экспертиза проводится по ходатайству третьего лица, об этом обязательно извещается заявитель. По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявителю направляется отчет об информационном поиске.

5. Экспертиза заявки на промышленный образец (ст. 1391 ГК) также проходит две стадии: формальную экспертизу и экспертизу по существу. Однако в отличие от экспертизы изобретений для промышленных образцов не предусматриваются предварительная публикация заявок после формальной экспертизы, а также дополнительное ходатайство о рассмотрении заявки по существу.

Следует, кроме того, обратить внимание и на иной срок предоставления в отношении промышленных образцов конвенционного приоритета в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности - шесть месяцев со дня подачи первой заявки в одной из стран - участниц Конвенции (п. 1 ст. 1382 ГК). Заверенная копия первой зарубежной заявки в обоснование конвенционного приоритета должна быть представлена не позднее трех месяцев со дня поступления заявки в патентное ведомство.

6. Экспертиза заявки на полезную модель (ст. 1390 ГК) ограничивается проведением патентным ведомством экспертизы заявочных документов, а также проверкой характера объекта, т.е. выясняется, относится ли он к устройствам, которые могут быть признаны полезной моделью. Патент на полезную модель выдается без проверки по существу соответствия заявленной модели установленным требованиям патентоспособности (п. 1 ст. 1351), т.е. без гарантии - под ответственность самого заявителя (так называемая явочная система). Иностранным заявителям из стран - участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности предоставляется двенадцатимесячная приоритетная льгота.

7. Экспертиза заявок на изобретение и на полезную модель заканчивается принятием патентным ведомством решения о выдаче патента либо об отказе в его выдаче (ст. 1387, п. 4 ст. 1390). По аналогии те же правила (хотя они прямо не указаны в ГК) действуют по завершении экспертизы на промышленный образец, которая также заканчивается принятием патентным ведомством решения о выдаче патента либо об отказе в его выдаче. При положительном решении сведения о выданном патенте публикуются в официальных бюллетенях патентного ведомства и вносятся в соответствующие государственные реестры Российской Федерации. После регистрации выдается патент. Причем независимо от числа авторов или патентообладателей выдается одна патентная грамота с указанием имен всех авторов и совладельцев (ст. 1393 ГК).

Заявитель вправе отозвать заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец на любой стадии в любое время, но не позднее даты регистрации патента.

В Гражданском кодексе сохранен административный порядок разрешения споров, связанных с рассмотрением заявки на выдачу патента, с выдачей патента и оспариванием выданных патентов. Эти споры рассматриваются патентным ведомством. Возражение заявителя на решение об отказе в выдаче патента должно быть подано не позднее шести месяцев со дня получения отказного решения (или затребованных от патентного ведомства копий противопоставленных заявке материалов, содержащих аналогичные технические решения). Решение патентного ведомства может быть обжаловано в суд.

8. Гражданский кодекс не вносит изменений в правила патентования изобретений и полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях. Зарубежное патентование обычно диктуется коммерческими интересами патентообладателя (выходом на внешний рынок со своей продукцией, в которой применены охраняемые технические или художественно-конструкторские решения, возможностью продажи лицензий и др.). Получение патента и поддержание его в силе требуют затрат валютных средств, как правило, весьма значительных. Все расходы по такому патентованию несет заявитель.

Для патентования за рубежом изобретения или полезной модели необходимо соблюдать правила российского законодательства о подаче заявок в зарубежные патентные ведомства. Кроме того, необходимо иметь в виду, что, во-первых, в каждой стране защита объектов промышленной собственности осуществляется по закону этой страны (территориальное действие патентного законодательства) и, во-вторых, условия зарубежного патентования определяются также правилами международных договоров, в которых участвует как страна заявителя, так и страна патентования.

Заявка на изобретение или полезную модель, созданные в России, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию не ранее шести месяцев после подачи российской (национальной) заявки в российское патентное ведомство (п. 1 ст. 1395 ГК). В течение этого периода проверяются материалы заявки с точки зрения защиты государственных интересов. В случае обнаружения в ней сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне, заявитель не позднее шести месяцев извещается об имеющихся возражениях против зарубежного патентования.

В том случае, когда заявитель заинтересован в получении за рубежом патента на изобретение или полезную модель в нескольких странах, он может воспользоваться международной заявкой, которая должна быть подана в соответствии с процедурой, установленной Договором о патентной кооперации <1> (п. 2 ст. 1395 ГК). Заявка составляется по установленной Договором форме, в частности, в ней следует указать страны, где заявитель желает получить патент. К заявке должны быть приложены документы об уплате пошлин.

--------------------------------

<1> Договор о патентной кооперации принят 19 июня 1970 г. в Вашингтоне и ратифицирован СССР 23 декабря 1977 г. с оговорками // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. Вып. XXXIV. М., 1980.

Договор о патентной кооперации (принятая аббревиатура - РСТ) призван упростить и удешевить национальную процедуру выдачи патента на изобретение или полезную модель. В этих целях предусмотрена возможность подачи одной так называемой международной заявки, в которой указываются все страны, где заявитель испрашивает правовую охрану изобретения или полезной модели. Все стадии экспертизы по желанию заявителя проводятся централизованно (международный поиск, международная предварительная экспертиза и др.). Международная заявка (в трех экземплярах) подается в одно из национальных патентных ведомств, на которое в соответствии с Договором возлагаются функции по проведению предварительной экспертизы. В частности, российское патентное ведомство выполняет функции получающего ведомства в Российской Федерации, международного поискового органа и органа международной предварительной экспертизы. Международная заявка может быть также подана в международное бюро ВОИС. Допускается электронная форма подачи заявки. Тем самым исключается необходимость подачи заявки в национальное ведомство каждой страны, где заявитель заинтересован получить патент.

Однако заключения уполномоченных ведомств являются предварительными. Окончательное решение по заявке с учетом полученных от этих ведомств материалов (которые могут быть подвергнуты проверке) принимают национальные патентные ведомства, выдающие патенты.

Если же речь идет о получении патентов на изобретения в странах СНГ, то российский заявитель вправе воспользоваться льготами, предоставляемыми Евразийской патентной конвенцией.

Евразийскую патентную конвенцию заключили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Украина <1>. Конвенция относится только к изобретениям и "учреждает Евразийскую патентную систему", целью которой является выдача единого патента, действующего на территории всех стран - участниц Конвенции. Для выполнения административных задач, связанных с функционированием Евразийской патентной системы, и выдачи патентов создана Евразийская патентная организация (далее - Евразийское патентное ведомство, Евразийское ведомство), находящаяся в г. Москве. Официальным языком организации признан русский.

--------------------------------

<1> Евразийская патентная конвенция принята в Москве 9 сентября 1994 г. и ратифицирована Российской Федерацией 1 июня 1995 г. // СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2323. Вступила в силу для России 27 сентября 1995 г.

Срок действия евразийского патента - 20 лет с даты подачи заявки.

Заявка на евразийский патент подается заявителями из стран - участниц Конвенции через национальное патентное ведомство, если это предусмотрено законодательством данной страны. Заявка может быть также подана непосредственно в Евразийское патентное ведомство. Если заявитель не имеет постоянного места жительства или постоянного места нахождения на территории какого-либо участвующего в Конвенции государства, он должен быть представлен патентным поверенным, зарегистрированным в Евразийском ведомстве.

Рассмотрение заявки и выдача патента осуществляются по системе отсроченной экспертизы. Патент выдается на основании положительного решения экспертизы, проведенной по существу заявленного изобретения, при условии уплаты пошлины за выдачу патента и за его публикацию. Ведомство ведет Реестр евразийских патентов, в частности, в него вносятся сведения о выданных патентах и обо всех изменениях правового статуса патента, а также о выданных на его основе лицензиях.

Российское патентное ведомство в рамках Евразийской конвенции выполняет функции, связанные с получением, проверкой и пересылкой евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство.

Зарубежное патентование созданных в России изобретений и полезных моделей в соответствии с Договором о патентной кооперации и Евразийской патентной конвенцией допускается без предварительной подачи российской (национальной) заявки на патентуемые решения. Эти правила распространяются на международные заявки (в которых Россия указана в качестве одной из стран патентования), поданные в российское патентное ведомство, а также на евразийские заявки, поданные в Евразийское патентное ведомство через патентное ведомство России.

Следует также иметь в виду, что как при подаче международной заявки, так и при получении евразийского патента заявители из стран - участниц Парижской конвенции могут использовать льготы, связанные с конвенционным и выставочным приоритетом.

Кроме того, процедура получения патента в двух и более европейских странах существенно облегчается подачей заявки на получение европейского патента (с соблюдением отечественного законодательства) в соответствии с Европейской патентной конвенцией. Россия не является участником этой Конвенции. Однако европейский патент может быть получен независимо от того, является ли страна заявителя участницей Европейской патентной конвенции.

Европейская патентная конвенция 1973 г. (вступила в силу 1 июня 1978 г.) предусматривает выдачу единого европейского патента. В рамках Конвенции создано Европейское патентное ведомство в г. Мюнхене (ФРГ). Этот международный орган ведет всю работу, связанную с рассмотрением заявок на европейский патент и его выдачей. Патент действует во всех участвующих в Конвенции странах (которые были указаны в заявке) как национальный. Споры с Европейским патентным ведомством по поводу выдачи патента, а также толкование правил Конвенции подсудны Суду Европейского союза. Споры, связанные с действительностью патента, с нарушением прав патентообладателя и др., рассматриваются национальными судебными органами. Патент действует 20 лет со дня подачи заявки. Выдача европейского и национального патентов на одно и то же изобретение не допускается.