Право на товарный знак и право на знак обслуживания
Пункт 62. Наличие исключительного права дает лицу согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ право использовать соответствующий результат или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Но нередко возникают случаи, когда лицо, нарушающее чужое исключительное право, полагает, что данное право было приобретено с нарушением закона. Такое лицо может оспорить предоставление правовой охраны этому товарному знаку, но оно обязано соблюдать это право до тех пор, пока оно существует. Соответственно, и суд не может отказать в защите такого права, даже если налицо очевидные основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.
Указанное разъяснение следует общему подходу Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которому правообладатель не ограничивается в использовании объекта или его защите, пока право существует (даже в том случае, когда его действия формально нарушают права третьих лиц). Так, в отношении полезных моделей Высший Арбитражный Суд РФ указывал: "При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета" <1>. Сходная позиция была избрана и в отношении изобретений: "...при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, действия общества по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета" <2>.
--------------------------------
<1> Пункт 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.
<2> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 декабря 2009 г. N 8091/09.
Такой подход позволяет судам не входить в детальное рассмотрение порядка приобретения права на товарный знак, а также взаимоотношений сторон и может быть использован как для защиты (как указано выше), так и для атаки. Например, в одном из дел арбитражным судом было прямо указано: "Из материалов дела следует, что регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретения истцом прав на него суду не представлены. Следовательно, с момента возникновения у истца исключительного права на товарный знак его права подлежат защите, а ответчик, при отсутствии разрешения правообладателя на использование сходного до степени смешения обозначения, обязан их использование прекратить" <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 23 декабря 2009 г. N 09АП-25296/2009-ГК.
В то же время Высший Арбитражный Суд РФ допускает возможность отказа в защите права, если действия правообладателя осуществляются исключительно с намерением причинить вред другому лицу и при иных формах злоупотребления правом. В этом случае предварительное оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку не требуется. Причем это правило может применяться в отношении обеих сторон.
ООО "РосИнформ" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Ваш Консультант", выпускающему с 2004 г. ежемесячный информационно-аналитический журнал "Ваш Консультант Казань", о прекращении использования ответчиком словесного обозначения "Ваш Консультант Казань", прекращении выпуска журнала с таким названием, запрете реализации журнала, изъятии его экземпляров из хозяйственного оборота и взыскании компенсации. Суды, рассматривавшие дело, сослались не только на различие наименования журнала ответчика и товарного знака истца и различие объема, тематики и территории распространения изданий истца и ответчика, но и на то, что фирменные наименования ответчика и его журнал зарегистрированы ранее товарного знака истца. Было указано также: "...более того, аналогичные наименования имеют издания, выпущенные во многих регионах Российской Федерации региональными информационными центрами Общероссийской сети распространения правовой информации "КонсультантПлюс", к числу которых относится и ответчик по настоящему делу. Указанные издания, как видно из материалов дела, также зарегистрированы до регистрации истцом наименования этих изданий в качестве своего товарного знака". Это дало суду основания признать, что действия истца при регистрации товарного знака могут рассматриваться как недобросовестная конкуренция, и отказать в защите его права на товарный знак <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 9 октября 2009 г. по делу N А65-20674/2008.
В другом случае суд отказал истцу в иске на том основании, что ответчик использовал соответствующее обозначение, до того как истец зарегистрировал товарный знак. В Постановлении кассационной инстанции было отмечено: "При таких обстоятельствах суд обоснованно счел, что регистрация товарного знака, сходного с обозначением ответчика, является злоупотреблением права со стороны ООО "Фемида", а потому правомерно отказал правообладателю в судебной защите" <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28 июня 2013 г. по делу N А28-8815/2012.
Пункт 63. Одним из оснований признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным является предшествующее этому признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением права или недобросовестной конкуренцией. Такая возможность обоснована требованием, содержащимся в ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, обеспечить гражданам стран, участвующих в Конвенции, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.
В комментируемом Постановлении поясняется, каким образом это должно быть осуществлено.
Согласно п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2007 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Исходя из ст. 14 этого Закона в качестве недобросовестной конкуренции могут быть признаны, например, следующие действия:
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;
4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Парижская конвенция также указывает в качестве примеров актов недобросовестной конкуренции:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной либо торговой деятельности конкурента;
2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную либо торговую деятельность конкурента;
3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
Говоря о процедурных вопросах, прежде всего следует заметить, что признание соответствующих действий недобросовестной конкуренцией должно иметь место до рассмотрения вопроса о признании недействительным предоставления охраны товарному знаку, т.е. предъявление такого требования на указанном основании возможно только после решения вопроса о злоупотреблении правом или недобросовестной конкуренции.
Следующий важный момент в разъяснении - это лишение Роспатента права пересматривать решение федерального антимонопольного органа; по сути, Роспатент, получив возражение с приложенным к нему решением федерального антимонопольного органа, обязан признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Эта зависимость подобного решения Роспатента от решения федерального антимонопольного органа выражается и в невозможности оспорить решение Роспатента без оспаривания решения антимонопольного органа.
В то же время такое формальное решение Роспатента все равно является необходимым, и одного только акта антимонопольного органа недостаточно.
А вот для суда наличие решения федерального антимонопольного органа не является необходимым - он может сам признать действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака. Так, например, актом недобросовестной конкуренции судом была признана регистрация под другим классом МКТУ спорного товарного знака "VACHERON CONSTANTIN" <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 апреля 2012 г. N 16912/11.
Однако, как подчеркнул Высший Арбитражный Суд РФ, это возможно только в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку <1>.
--------------------------------
<1> Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 мая 2010 г. N ВАС-7253/10.