користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний, відплатний.

Сторонами договору комерційної концесії є виключно суб'єкти підприємницької діяльності: юридичні особи та фізичні особи-підприємці, як українські, так і іноземні.

Істотною умовою договору є умова про предмет. Предметом договору комерційної концесії є виключні права, які надаються правоволодільцем користувачеві на використання таких об'єктів права інтелектуальної власності, як торговельні марки, промислові зразки, винаходи, твори, комерційні таємниці тощо, а також комерційний досвід та ділова репутація.

Форма договору комерційної концесії – письмова, наслідком її недодержання є нікчемність договору. Крім цього, цивільне законодавство вимагає державної реєстрації договору тим органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.

ЦК України дає можливість користувачеві укладати договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачеві) право користуватися наданим йому правоволодільцем комплексом прав чи частиною комплексу прав за погодженням із правоволодільцем.

3. ВИМОГИ ЩОДО ФОРМИ ТА ЗМІСТУ ДОГОВОРУ

Щодо форми договору в ч. 2 ст. 1107 ЦКУ зазначено: договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладаються у письмовій формі. У разінедодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

Закон України «Про авторське право і суміжні права», ст.33, передбачає, що в усній формі може укладатися договір щодо використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

Проте, існує думка, що для перекладу чи переробки твору, що публікується в періодичному виданні, все-таки має укладатися письмовий договір – зважаючи на те, що згідно зі ст. 441 ЦКУ переклад, переробка, адаптація та інші подібні зміни є окремими способами використання твору і не входять до поняття «використання (опублікування) твору в періодичних виданнях».

Щодо усіх інших об'єктів права інтелектуальної власності ліцензійний договір має укладатись у письмовій формі; у разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним.

Як зазначено у ст. 638 ЦКУ, договір може укладатися шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною; договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Наприклад, щодо літературних письмових творів згаданий формат укладення договору часом реалізують таким чином. Від автора надходить письмовий лист-пропозиція про публікацію конкретного твору на певних умовах (що відповідають істотним умовам ліцензійного договору), а видавництво чи періодичне видання надсилає автору лист-відповідь зі згодою опублікувати твір на запропонованих автором умовах. Оскільки між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов, то ліцензійний договір про

67

використання твору вважається укладеним з моменту одержання автором, що надіслав лист-пропозицію, листа-відповіді видавництва чи періодичного видання про прийняття цієї пропозиції (ч. 1 ст. 640 ЦКУ). Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦКУ ліцензійний договір буде вважатись укладеним у письмовій формі, оскільки його зміст зафіксований у листах, якими обмінялися сторони (при цьому воля сторін могла бути виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку).

Відповідно до ч. 1 ст. 1114 ЦКУ ліцензійний договір, як і всі інші договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкт права інтелектуальної власності, не підлягає обов'язковій державній реєстрації; державна реєстрація здійснюється на вимогу однієї зі сторін.

Щодо документів, які мають складатися на виконання ліцензійного договору, то жодних вимог з цього приводу цивільне законодавство не містить.

Проте факт передачі/отримання оригіналу чи примірника об'єкта права інтелектуальної власності, права на використання якого передаються на підставі ліцензійного договору, можна підтвердити підписаним сторонами актом приймання-передачі оригіналу (примірника) об'єкта права інтелектуальної власності. Також не зайвим буде оформити документи на підтвердження правильності розрахунку плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Відповідно до чинного законодавства, договорів щодо розпоряджання

майновими правами інтелектуальної власності повинен містити ряд положень, які є істотними та впливають на юридичну силу договору.

Як передбачено у ст. 1109 ЦКУ, ліцензійний договір повинен містити такі істотні умови:

1)визначається вид ліцензії – згідно зі ст. 1108 ЦКУ ліцензія може бути виключною (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання твору ліцензіаром та видачу ним ліцензії іншим особам), одиничною (видається лише одному ліцензіату, але не виключає можливості використання твору ліцензіаром) та невиключною (ліцензіар може використовувати твір та видавати ліцензії іншим особам); при цьому якщо згадки про ліцензію в договорі все-таки немає, то вважається, що надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦКУ);

2)визначено конкретні права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що надаються за договором; права, які не визначені

удоговорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ч. 6 ст. 1109 ЦКУ);

3)способи використання зазначеного об'єкта; при цьому способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату (ч. 6 ст. 1109 ЦКУ);

4)територія, на яку поширюється право використання; у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦКУ);

5)строк, на який надаються права; строк договору повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 1110 ЦКУ);

6)розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності; якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж

68

твору (ч. 8 ст. 1109 ЦКУ); виплата винагороди може передбачатись у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожне використання твору, або у вигляді комбінованих платежів;

7) інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, щодо об'єкта права інтелектуальної власності може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Щодо договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, складовою частиною якого може бути ліцензійний договір, то в ньому має бути передбачено умови щодо розміру, порядку і строків виплати плати за створення об'єкта права інтелектуальної власності або обумовлено виплату єдиної суми винагороди за створення та використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Що стосується строків та дострокового розірвання ліцензійного договору, ці питання передбачено ст. 1110 ЦКУ.

Отже, ліцензійний договір укладається на строк, установлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна зі сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

Інші умови щодо дострокового розірвання ліцензійного договору конкретизуються відповідними нормами ЦКУ окремо щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності.

Наприклад, щодо майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок нормами ст. 466 ЦКУ передбачено право особи, якій вони належать, достроково припинити чинність майнових прав на згадані об'єкти. Наслідком цього буде дострокове припинення строку ліцензійного договору. На цей випадок нормами ч. 2 ст. 467 ЦКУ законодавець передбачив таке: якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Схожі наслідки передбачено також стосовно передчасного припинення чинності прав інтелектуальної власності на торговельну марку (ст. 497 ЦКУ).

69

Наголосимо, що після закінчення строку дії ліцензійного договору всі права інтелектуальної власності, що були надані відповідно до договору та на строк його дії, повертаються до власника прав інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності.

70