Основы права интеллектуальной собственности. Учебное пособие

9.2. Правовые аспекты управления правами на результаты интеллектуальной...

мальной формы, объема и территории правовой охраны результата интеллектуальной деятельности; проработать вопрос обеспечения правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом в рамках процедур, предусмотренных международными соглашени-

ями (рекомендуется обеспечить подачу заявок на международную регистрацию РИД в течение 12 месяцев с даты подачи в национальное патентное ведомство для изобретений и полезных моделей и в течение 6 месяцев для промышленных образцов и товарных знаков после подачи заявки на выдачу патентов (свидетельств) на такие РИД в Российской Федерации (в целях соблюдения конвенционного приоритета).

В целях усиления защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности необходимо проводить регулярный мониторинг реализуемой третьими лицами продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), который позволит выявить нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в целях принятия своевременных мер по прекращению нарушения третьими лицами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В случае выявления нарушений необходимо надлежащим образом осуществлять защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности в административном, досудебном и судебном порядке, с возможным использованием механизмов третейских судов и медиации, а также с привлечением, в случае необходимости, экспертных организаций, экспертов, иных лиц.

Правовыми аспектами коммерциализации и безопасного использования в производстве и производимой продукции, имеющихся результатов интеллектуальной деятельности, является реализация разработок путем заключения лицензионных договоров или отчуждения прав. Подготовительным шагом в выборе наиболее эффективных способов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является формирование патентного пула, который представляет собой объединение принадлежащих правообладателю патентов (т.е. прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности), позволяющее третьим лицам приобретать лицензии одновременно на все входящие в пул патенты.

Правообладатель должен соблюдать правило введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности: результаты интеллектуальной деятельности как самостоятельный продукт в начале вводятся в

71

Тема 9. Защита и охрана исключительных прав на результаты…

гражданско-правовой, а затем в экономический оборот. Для этих целей пра-

вообладателю необходимо выбрать надлежащую форму охраны результата интеллектуальной деятельности и осуществить меры по выполнению требований отечественного и/или международного законодательства для обретения статуса охраняемого объекта интеллектуальной деятельности.

На первом этапе в целях дальнейшей выработки условий договоров необходимо определить, будут ли применяться результаты интеллекту-

альной деятельности в собственном производстве, совместно с другими компаниями, в том числе конкурентами, кросс-лицензирования для обес-

печения легитимного доступа продуктов и технологий на существующие

иновые рынки, технологического встраивания в существующие отраслевые цепочки создания продуктов.

Соглашение о кросс-лицензировании является договором между

двумя сторонами, согласно которому каждая из сторон предоставляет права на свою интеллектуальную собственность другой стороне (иначе в обиходе – это соглашение о перекрестном лицензировании). Подобное правовое средство выступает действенным инструментом кооперации и сотрудничества на договорной основе, позволяющей наиболее эффективно использовать результаты интеллектуальной собственности.

Применение кросс-лицензирования способно существенно повысить показатели коммерциализации организаций-сторон договора и фактиче-

ски решает проблему совместимости технологий, их совместного использования. Соглашение о перекрестном лицензировании патентов предо-

ставляет механизм продажи лицензий по лицензируемым между собой патентам третьим лицам. Это позволяет значительно расширить круг лиц, обладающих доступом к большому числу взаимодополняющих патентов,

ивводить в гражданский оборот совместимые технологии.

Вторым этапом коммерциализации выступает заключение лицензионных договоров или договоров об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для этих целей целесообразно разработать и утвердить типовые формы договоров на вовлечение прав на результаты интеллектуальной деятельности в гражданский оборот, а также договоров, которые регулируют порядок совместного правообладания результатами интеллектуальной деятельности. Самостоятельное место в коммерциализации результатов интеллектуальной

72

9.3. Практические советы

деятельности занимает создание проектных компаний, в которых исключительные права могут быть внесены в уставной капитал, в том числе с привлечением средств соинвесторов.

Эффективность системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности может быть охарактеризована рядом показателей: доля результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Организации, используемые в собственном производстве; количество результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых Организацией осуществлено распоряжение исключительным правом путем заключения лицензионных договоров; число заключенных лицензионных договоров в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих Организации; сумма лицензионных платежей и (или) доля доходов от лицензионных платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Организации, в совокупных доходах Организации; доля выручки от реализации продукции, при производстве которой применяются результаты интеллектуальной деятельности Организации, в том числе от ее экспорта; доля ключевых продуктов, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Организации на основных рынках; доля ключевых продуктов и рынков, на которых проведены патентные исследования и обеспечена патентная чистота ключевых продуктов Организации; удельный вес выполненных НИОКР, завершившихся созданием коммерчески ценных результатов интеллектуальной деятельности (с учетом специфики деятельности Организации), количество охранных документов, полученных на результаты интеллектуальной деятельности Организации, в том числе за рубежом.

Подобный мониторинг следует проводить не реже одного раза в год в целях оценки возможных рисков и корректировки системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

9.3.Практические советы

1.Патентуйте технические решения.

2.Регистрируйте программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем, что в дальнейшем обеспечит возможность заключать лицензионные соглашения на их использование.

73

Тема 9. Защита и охрана исключительных прав на результаты…

3.Регистрируйте товарные знаки.

4.Охраняйте интеллектуальную собственность не только на национальном, но и на зарубежных рынках. В соответствии с действующим законодательством исключительные права носят территориальный характер. По этой причине важно охранять права на вашу интеллектуальную собственность во всех регионах и странах, в которых она используется.

5.Выбирайте тип интеллектуальной собственности, гарантирующий максимальную охрану прав и законных интересов. Это связано с тем, что для охраны одних и тех же произведений могут применяться различные способы охраны интеллектуальной собственности.

6.Контролируйте коммерческое использование интеллектуальной собственности. Для этого обязательно регистрируйте лицензионное соглашение в Роспатенте, ограничивайте сферу действия лицензии. Предоставляйте лицензиатам неисключительные лицензии с ограниченной сферой использования.

7.Собственник объекта интеллектуальной собственности имеет право на любое несанкционированное действие в его отношении классифицировать действия третьих лиц как нарушение авторских прав и принять соответствующие меры по их охране и защите.

9.4.Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав

Правонарушение – общественно опасное виновное действие или бездействие, которое противоречит нормам права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую ответственность. Видами юридической ответственности за нарушение интеллектуальных прав являются гражданско-правовая, административная и уголовная.

1. Гражданско-правовая ответственность установлена частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации48 и обеспечивает защиту исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной собственности.

48 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ

(ред. от 01.07.2017) // Российская газета. № 289. 22.12.2006.

74

9.4. Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав

Предъявление требований о защите исключительных прав

Гражданское законодательство в качестве механизма установления гражданско-правовой ответственности в целом за правонарушение, а так-

же за каждое неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении ис-

ключительных прав к материальным носителям и оборудованию могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, например наложение ареста на материальные носители и оборудование.

За нарушение исключительного права на основе гражданского законодательства применяются такие виды ответственности, как выплата компенсации или возмещение убытков и оплата компенсации. Ниже представлена общая схема размеров компенсационных выплат вместо возмещения убытков за нарушение исключительного права на произведение, объект смежных прав, изобретение, полезную модель или промышленный образец, товарный знак и наименование места происхождения товара, установленных ст. 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации соответственно.

75

Тема 9. Защита и охрана исключительных прав на результаты…

По сути, меры гражданско-правовой ответственности не отличаются

принципиально, хотя при нарушении исключительного права на изобретения, полезные модели или промышленные образцы ответственность, установленная ст. 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,

усматривается особенность, обоснованная характером объектов интеллектуальной собственности. При определении размера компенсации принимается во внимание вознаграждение, которое обусловлено лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Отдельного анализа заслуживают положения ст.ст. 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающих меры ответственности в отношении нарушений, объектом которых выступают некоторых средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,

76

9.4. Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав

услуг – товарного знака и наименования места происхождения товара. Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ «контрафактными признаются товары, эти-

кетки, упаковки товаров с незаконно размещенным товарным знаком или сходное с ним до степени смешения обозначение»49. Правообладатель в

случае обнаружения контрафактных объектов обладает правом требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя, либо удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. «Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок»50. Аналогичные меры установлены ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации в отно-

шении незаконного использования наименования места происхождения товара.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П положения ст.ст. 1301, 1311 и 1515 ГК РФ признаны не

соответствующими Конституции в части, не позволяющей суду устанавливать размер компенсации, который подлежит выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем, осуществляю-

щим предпринимательскую деятельность, когда одно действие нарушает права на несколько объектов интеллектуальной собственности определить общий размер компенсации ниже минимального предела при учете фактических обстоятельств конкретного дела. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации обращает внимание на несколько обстоятельств, обосновывая свою позицию.

Во-первых, если размер выплаты компенсации, исчисленный по

установленным правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков. Во-

вторых, эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью досто-

49Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ

(ред. от 01.07.2017) // Российская газета. № 289. 22.12.2006.

50Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ

(ред. от 01.07.2017) // Российская газета. № 289. 22.12.2006.

77

Тема 9. Защита и охрана исключительных прав на результаты…

верности, а ответчик должен доказать их превышение. В-третьих, из об-

стоятельств конкретного дела вытекает, в частности, что индивидуальный предприниматель впервые совершил правонарушение, а нарушение использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер51.

Отдельная ст. 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации

устанавливает ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства, согласно которой нарушитель исключительного права лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства,

обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом»52.

Ст. 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,

что суд по требованию прокурора может принять решение о ликвидации юридического лица в связи с неоднократным или грубым нарушением этим юридическим лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при наличии его вины. Аналогичном образом в отношении гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя при наличии его вины в нарушении исключительных прав, его деятельность также может быть прекращена по решению или приговору суда.

9.5. Административная ответственность за нарушение интеллектуальных прав

Деяниями, предусматривающими административную ответственность, являются нарушение авторских и смежных прав, изобретательских

51Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке

конституционности пп. 1 ст. 1301, пп. 1 ст. 1311 и пп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2016.

52Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ

(ред. от 01.07.2017) // Российская газета. № 289. 22.12.2006.

78

9.5.Админист9.4. Мерыативнаяответсответственностьвенности за нарушениеза нарушениеинтеллектеллектуальньных правых прав

ипатентных прав и незаконное использование товарного знака53. Ст. 7.12

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации регулирует комплекс нарушений авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Первая часть ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации содержит положения,

направленные на отношения в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права). Объективной стороной регламентированной п. 1 данной статьи выступает «ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.33 настоящего Кодекса»54. Статья 14.33 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Российской Федерации, содержащая исключения, закрепляет административную ответственность в связи с недобросовестной конкуренцией.

Вотношении ч. 2 указанной статьи к неправомерным действиям относятся: незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца; разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального сведений о них; присвоение авторства; принуждение к авторству. Ниже показан механизм наложения административных штрафов в зависимости от объективной стороны, закрепленных двумя пунктами статьи, каждый их которых дифференцирован под конкретного субъекта правонарушения.

53 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Российская газета. № 256. 31.12.2001.

54 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Российская газета. № 256. 31.12.2001.

79

Тема 9. Защита и охрана исключительных прав на результаты…

Административный штраф

Для юридических лиц От 30 до 40 тыс.руб. с конфискацией

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения

административного правонарушения

Субъективной стороной ст. 7.12 Кодекса об административных пра-

вонарушениях РФ является умышленная форма вины данного правонарушения.

Отдельная статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации посвящена нарушению установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах (статья 7.28 КоАП РФ), влекущая административный штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей в отношении граждан; от 50 тыс. до 80 тыс.

рублей – на юридических лиц. Термин «промышленная собственность» в национальном законодательстве не закреплен, однако содержится в международных соглашениях, участницей которых является Российская Федерация. Именно этим обстоятельством обосновано использование термина «промышленная собственность». Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883) в ст. 1 устанавливает, что «промыш-

ленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты промышленного или природного происхождения, как например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука. Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на

80