8. С. 105 - 119.

Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс", 2015.

Потрашкова Е.А. О правовой природе секретов производства (ноу-хау) // Информационное право. 2008. N 2. С. 5.

Рузакова О.А. Правовой режим и особенности передачи ноу-хау // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 5. С. 26 - 34.

Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М.: Прогресс, 1976.

Глава 14. ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Общие положения

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, как и другие объекты интеллектуальных прав, не являются оборотоспособными. Предметом гражданского оборота может быть исключительное право на эти объекты, которое может переходить прежде всего по договорам, по наследству, в результате реорганизации юридического лица, может быть внесено в качестве вклада в уставный (складочный) капитал юридических лиц, быть предметом обращения взыскания по обязательствам должника, а также переходить по другим основаниям.

Обязательства в сфере интеллектуальной собственности охватывают договорные обязательства, связанные с созданием результатов интеллектуальной деятельности и распоряжением исключительными правами, и внедоговорные обязательства, в том числе связанные с их нарушением.

Общие положения ГК РФ о договорах, обязательствах, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, о сделках, наследовании и др. применяются к названным отношениям с учетом некоторых особенностей.

Например, договоры о распоряжении исключительным правом не подлежат государственной регистрации (регистрации подлежит переход или предоставление права на зарегистрированный объект), не применяются к обязательствам в сфере интеллектуальной собственности нормы о связи перехода права с переходом материального носителя, в котором выражен объект интеллектуальных прав, переходе риска случайной гибели вещи и др.

Система договоров, объектами которых выступают права (исключительное право или потенциальные права) на объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау), может быть представлена следующим образом.

1.Договоры о создании результата интеллектуальной деятельности (договоры заказа), в том числе договоры о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

2.Договоры о распоряжении правом на получение патента на объекты патентного права и селекционные достижения.

3.Договоры о распоряжении исключительным правом на объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства (ноу-хау), в том числе:

-договоры об отчуждении исключительного права;

-лицензионные договоры.

Кроме того, исключительное право, право на использование результата интеллектуальной деятельности на исключительных или неисключительных условиях может быть предметом договора залога, договора доверительного управления, договора простого товарищества, брачного договора и др. Критерии классификации договоров достаточно многообразны, начиная от характера передаваемых и предоставляемых прав, видов объектов и заканчивая субъектным составом участников договора.

Общим для всех указанных договоров является тот факт, что в результатах интеллектуальной деятельности, права на которые образуют предмет договоров, охраняется их содержание, сущность. В меньшей степени сущностный аспект характерен для промышленных образцов и топологий интегральных микросхем. Этим и определяются особенности обязательств по созданию и использованию названных результатов интеллектуальной деятельности как в Российской Федерации, так и за рубежом.

В отличие от объектов авторских и смежных прав:

1)автор результата интеллектуальной деятельности, обладающего признаками патентоспособного объекта, может распорядиться правом на получение патента, возникшим с момента создания объекта, путем заключения договора об отчуждении такого права (п. 3 ст. 1357, п. 3 ст. 1420 ГК РФ);

2)распоряжение исключительным правом на названные объекты требует не только письменной формы, причем не допуская исключений из этого правила, но также и государственной регистрации перехода (предоставления) права на изобретения и другие объекты патентного права, селекционные достижения, зарегистрированные топологии интегральных микросхем.

Такие договоры считаются заключенными с момента их подписания сторонами;

3) возникновение исключительного права на изобретения и иные объекты патентного права, селекционные достижения связано с проверкой в ходе экспертизы наличия признаков патентоспособности объекта и его государственной регистрацией. До принятия положительного решения по результатам экспертизы есть риск признания заявленного объекта непатентоспособным.

Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель права на получение патента (п. 4 ст. 1357, п. 4 ст. 1420 ГК РФ), т.е. у приобретателя права на патент, который заключил договор, не возникает права на возмещение убытков, связанных с неполучением патента.

Как и в отношении объектов авторского права и смежных прав при передаче или предоставлении права, в том числе права на получение патента, за автором сохраняются личные неимущественные права. Заявитель, обладающий правом на получение патента, при подаче заявки обязан сообщить сведения о фактическом авторе объекта, а нарушение права авторства в том числе и заявителем, которому автор передал право на получение патента, может являться основанием для признания патента недействительным.

Источниками правового регулирования распоряжения исключительным правом на изобретения и иные объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем являются гл. 72 - 74 ГК РФ (соответственно).

Наряду с ГК РФ такими источниками являются подзаконные акты, прежде всего постановления Правительства РФ и приказы Минэкономразвития России, которыми регулируется порядок государственной регистрации распоряжения исключительным правом по договору и без договора <1> и др.

--------------------------------

<1> Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 "О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора" // СЗ РФ. 2016. N 1 (ч. 2). Ст. 230; Приказ Минэкономразвития России от 10 июня 2016 г. N 371 "Об утверждении Административного регламента

предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных // www.pravo.gov.ru, 15.07.2016; Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. N 707 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора" // www.pravo.gov.ru, 28.12.2015.

Важное значение имеют нормативные акты, регулирующие создание и оборот результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств, в том числе в сфере военных, двойных, специальных технологий, в частности Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 402 "Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" <1> и др. <7>.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2012. N 19. Ст. 2427.

<7> Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. N 9 "Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" // СЗ РФ. 2012. N 5. Ст. 603; Приказ Минэкономразвития России от 26 апреля 2013 г. N 234 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" // РГ. 2013. 25 июля; и др.

§ 2. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ

Отношения по созданию результатов интеллектуальной деятельности, в которых охраняется их сущность, содержание, оформляются, как правило, договорами на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - договоры НИОКР), которые урегулированы гл. 38 ГК РФ. К таким результатам относятся объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Кроме того, ГК РФ регламентирует особенности создания такого рода результатов интеллектуальной деятельности:

-при выполнении работ по договору подряда (ст. ст. 1371, 1432 ГК РФ);

-по заказу (ст. ст. 1372, 1431, 1433 ГК РФ);

- при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (ст. ст. 1373, 1432, 1464, 1471 ГК РФ).

Договоры по созданию результатов интеллектуальной деятельности, в том числе договоры НИОКР, необходимо отличать от договоров подряда, купли-продажи. Подобного рода проблемы возникают в правоприменительной практике.

Судебная практика. Так, устанавливая правовую природу спорного контракта, суд учитывал, что по договору поставки покупателю передается вещь, приобретенная у третьих лиц или изготовленная поставщиком, но не имеющая индивидуальных особенностей (серийная модель), в то время как по договору на выполнение опытно-конструкторских работ разрабатывается образец нового изделия в соответствии с потребностями, определяемыми заказчиком в техническом задании. Решение вопроса о принадлежности исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ, не влияет на квалификацию данного договора <1>.

--------------------------------

<1> Определение ВАС РФ от 10 мая 2012 г. N ВАС-2296/12 по делу N А40-86304/10-116-304 // СПС "КонсультантПлюс".

Для правильной квалификации необходимо определить цель, направленность договора, объект, создаваемый в результате выполнения договора, а также характер работ.

Различия между договором о создании результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется форма, и договором о создании результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется сущность результата, заключаются в том, что целью первого всегда является создание объекта исключительных прав (произведения, исполнения), а целью второго может быть разработка информации, не обладающей признаками охраноспособности.

Охраноспособный объект, в котором охраняется сущность, содержание (объект патентного права, селекционное достижение, топология интегральной микросхемы), признается таковым при условии государственной регистрации. Поэтому предметом договора о создании результата интеллектуальной деятельности с охраняемым содержанием является информация, которая обладает соответствующими признаками, устанавливаемыми в ходе регистрации объекта.

Особым условием договоров на создание результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется его сущность, является условие о конфиденциальности. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов (п. 1 ст. 771 ГК РФ).

Элементы договора о создании результата интеллектуальной деятельности, в котором охраняется форма, могут присутствовать в рассматриваемых договорах, например, в части создания научного отчета, который представляет собой объект авторского права.

Договоры, в результате которых создаются результаты интеллектуальной деятельности, предмет охраны которых составляет сущность, содержание этих результатов, можно классифицировать по разным критериям.

1. Исходя из наличия в договоре цели создания результата интеллектуальной деятельности (договоры НИОКР, заказа) либо в рамках исполнения другого договора (договор подряда либо договор на НИОКР предусматривал создание иного результата) попутно достигается эффект новизны и получение ранее не известного результата, в том числе обладающего признаками охраноспособности. В этой связи выделяют договоры заказа на создание результата интеллектуальной деятельности (например, договор заказа на создание топологии интегральной микросхемы, промышленного образца), в их числе договоры на выполнение научно-исследовательских работ, в результате которых могут быть получены изобретения, полезные модели и другие объекты, а также договоры подряда или иные договоры, которые не имели цели создания охраняемого объекта, но такой результат был достигнут.

Независимо от названия договора (договор на выполнение научно-исследовательской работы или договор заказа) смысл договоров на создание результата интеллектуальной деятельности (договора заказа) <1> состоит в достижении нового уровня в науке, технике и т.п., воплощении результата в объективной форме, его индивидуализации, а в случае наличия признаков охраноспособности - в прохождении процедуры регистрации (объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем) с целью приобретения исключительного и других интеллектуальных прав.

--------------------------------

<1> См. также: Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007.

При этом в договорах на создание результата интеллектуальной деятельности, в которых охраняется сущность результата, как правило, не ставится цель получить патентоспособный объект (изобретение или селекционное достижение <1>).

--------------------------------

<1> Исключение составляет промышленный образец в силу специфики своей правовой природы и значения формы в числе охраноспособных признаков.

Смысл договора в том, чтобы добиться технического или иного определенного эффекта (разработка определенной технологии, устройства, улучшение качества растений, породы животных и т.п.).

В рамках реализации договоров на создание результата интеллектуальной деятельности (договора НИОКР, договора заказа) могут быть получены как результаты, не обладающие признаками охраноспособности, так и обладающие таковыми, в том числе объекты патентного права, секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, а также объекты авторских, а иногда и смежных прав (базы данных).

2. Следующий критерий - охраноспособность объекта, которая выявляется в ходе регистрации объекта, в связи с чем можно выделить:

-договоры, в результате которых создаются объекты, права на которые являются оборотоспособными;

-договоры, результатом которых являются объекты, права на которые не могут участвовать в свободном обороте. Это прежде всего секретные изобретения. В отношении секретных изобретений не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента, заявление об открытой лицензии, принудительная лицензия, а также обращение взыскания на исключительное право.

Особым правовым режимом обладает секрет производства (ноу-хау), который не подлежит регистрации и в качестве которого может охраняться и патентоспособная информация. Кроме того, до подачи заявки на государственную регистрацию объекта патентного права, селекционного достижения или топологии интегральной микросхемы (публикации сведений о заявке) информация о таких объектах может представлять собой секрет производства (ноу-хау).

3. По субъектному составу договоры на создание результатов интеллектуальной деятельности, в которых охраняется их сущность, можно классифицировать на:

-договоры, непосредственным исполнителем которых является автор - физическое лицо, чьим интеллектуальным трудом достигается результат;

-договоры, в качестве исполнителя по которым выступает "посредник", непосредственно не создающий охраняемый результат (например, юридическое лицо) и имеющий договорные отношения с автором, в том числе трудовые;

-учитывая правовое положение заказчика - публично-правового образования, особым видом

договоров являются договоры на выполнение работ по государственному или муниципальному контракту.

Гражданско-правовое регулирование договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности традиционно охватывает:

-порядок создания результатов (гл. 38 ГК РФ);

-особенности распределения прав на созданные результаты (ст. ст. 1372, 1431, 1463 ГК РФ).

Порядок создания результатов интеллектуальной деятельности в основном урегулирован нормами гл. 38 ГК РФ "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ".

Целью данных договоров является создание нового результата, имеющего техническое значение (новое научное исследование, изделие, новая технология и т.п.), которое, как правило, требует соблюдения конфиденциальности.

Использование в названии договоров термина "работы" объясняется выделением их из договоров подрядного типа. Впервые специальная норма о договорах на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ появилась в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г.

Предметом договоров на выполнение научно-исследовательских работ является проведение исполнителем обусловленного техническим заданием заказчика научных исследований, а по договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии.

Договоры носят возмездный характер: заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Для договоров НИОКР, как и для договоров о создании произведения науки, литературы и искусства, основной целью является создание нематериального результата, а не порядок осуществления работ. И в том и в другом случае работы носят творческий, интеллектуальный характер, не поддающийся правовому регулированию.

Дискуссия. В науке не всегда однозначны подходы в определении правовой природы договоров НИОКР. Одни авторы считают, что такие договоры относятся к классу договоров на выполнение работ <1>. М.И. Брагинский называет такие договоры "подрядоподобными" <2>. Другие относят эти договоры к договорам по оказанию услуг <3>. Третьи считают, что это

договоры о передаче ноу-хау, предметом которых могут быть как охраноспособные, так и неохраняемые объекты <4>. Аргументированно обосновал позицию о выделении данных

договоров в качестве самостоятельного типа, учитывая нематериальный характер создаваемого объекта, А.П. Сергеев <5>.

--------------------------------

<1> Калмыков Ю.Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений. Саратов, 1982. С. 44.

<2> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 2002. Кн. 3. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (СПС "КонсультантПлюс").

<3> Волошко С.Д. Договоры на передачу научно-технических достижений. Харьков, 1974. С. 15; и др.

<4> Азимов Ч.Н. О договоре на передачу научно-технических достижений // Вопросы изобретательства. 1986. N 7. С. 20 - 21.

<5> Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1997. Ч. 2. С. 365. Договоры на выполнение НИОКР являются основным видом договоров о создании технических

результатов интеллектуальной деятельности. Они обладают следующими признаками, объединяющими

сдругими договорами в сфере интеллектуальной собственности:

-предметом договоров является создание результата интеллектуальной деятельности. Примерные критерии результата должны быть определены в договорах (вид объекта, цель использования в зависимости от объекта - характеристики по содержанию и форме). При получении в ходе исполнения договоров охраняемого результата на него возникает исключительное право, принадлежность которого определенному лицу также может быть установлена договорами. Как отмечает Э.П. Гаврилов, "основное право на указанный результат, составляющее предмет данного типа договоров, - право на новую информацию об объективно существующих явлениях (фактах, закономерностях), открытых (полученных) при научных исследованиях, или о сочетании этих объективно существующих явлений с умениями, полученными при проведении опытно-конструкторских или опытно-технологических работ" <1>. Окончательный результат (его вид, критерии охраноспособности и т.п.) не всегда может быть однозначно определен в договорах;

--------------------------------

<1> Гаврилов Э.П. Комментарий к нормам главы 38 ГК РФ // Патенты и лицензии. 2005. N 9, 10 (СПС "КонсультантПлюс").

-результат создается в ходе интеллектуальной деятельности, процесс осуществления которой не регулируется законодательством и неподконтролен каким-либо лицам, в том числе государственным и муниципальным органам;

-целью договоров данного вида является не только создание, но и прежде всего использование созданного объекта;

-исполнение договоров осуществляется лично. В то же время системообразующий признак объекта разграничивает степень личного участия в создании результата. Привлечение третьих лиц возможно лишь по тем договорам, по которым творческий вклад менее значителен, - при выполнении опытно-конструкторских и технологических работ (п. 2 ст. 770 ГК РФ);

-риск недостижения соответствующего результата несет заказчик, который должен произвести оплату выполненных работ или понесенные исполнителем затраты в зависимости от цели договоров и предполагаемого результата. На практике не всегда удается установить, по каким причинам исполнитель не достиг указанного в договорах результата работ. Применение норм о договоре подряда в данном случае бывает ошибочным, поскольку по договору подряда труд исполнителя не носит интеллектуального характера и результат подрядных работ является материальным <1>. По договору о создании результата,

вкотором охраняется содержание, исполнитель может не достигнуть результата в силу "творческой неудачи", за которую он ответственности не несет.

--------------------------------

<1> См., например: Постановление ФАС Московского округа от 12 января 2005 г. N КГ-А41/11436-04.

Стороны договора. Традиционно считалось, что исполнителем по договору заказа, к которому относится ряд договоров в сфере НИОКР, является непосредственно автор. Однако в качестве такового может выступать и иное лицо, в том числе юридическое, которое, в свою очередь, приобретет у автора права (в том числе в рамках трудовых отношений) и передаст заказчику. Такой исполнитель является своего рода посредником в договоре заказа, и на него по общему правилу не распространяются "привилегированные" условия, предусмотренные законодательством для авторов (прежде всего условия о рисках и ответственности).

Исполнитель, не являющийся автором, не застрахован от творческой неудачи автора.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору заказа исполнитель, не являющийся автором, несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами гл. 25 ГК РФ.

Если исполнитель докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением