68

раны: сначала на основе прежнего законодательства, затем – на основе нового законодательства?

Данная ситуация существенно не изменится, даже если аналогичное разъяснение даст Минобрнауки. Как известно, именно этот орган имеет право в соответствии с п. 4 ст. 1363 ГК РФ давать разъяснения, касающиеся порядка продления сроков действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Положения, касающиеся восстановления действия патента, ранее содержались в ст. 30.1 Патентного закона, а ныне – в ст. 1400 ГК РФ. Поскольку законоположения по этому вопросу по сути не изменились, переходные нормы о восстановлении действия патента сформулировать довольно просто. Они сводятся к следующему1.

Если до 1 января 2008 г. действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец прекратилось в связи с неуплатой патентных пошлин за поддержание патента в силе, то обладатель патента вправе в соответствии с п. 1 ст. 1400 ГК РФ в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины подать ходатайство о восстановлении действия патента. При этом вступление в силу нового законодательства не прерывает течения указанного трехлетнего срока, предусмотренного прежним законодательством.

Это объясняется тем, что если патентообладатель не уплачивает пошлину за поддержание патента в силе и действие патента прекратилось, то между Роспатентом и бывшим патентообладателем гражданские правоотношения еще сохраняются в течение трех лет, срок для подачи ходатайства о восстановлении действия патента течет и продолжает течь на основе нового законодательства (см. вторую часть ст. 5 Федерального закона № 231-ФЗ).

В течение этого трехлетнего срока, когда действие патента было прекращено в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание патента в силе, может истечь основной срок действия патента, но у патентообладателя, если бы он платил годичные патентные пошлины, имелась бы возможность подать заявление о продлении действия патента на дополнительный срок. Практически это может иметь место в отношении патентов на полезные модели и промышленные образцы.

Следует считать, что и в такой ситуации действие патента может быть восстановлено в соответствии со ст. 1400 ГК РФ при условии уплаты всех ранее неоплаченных пошлин.

1 Близнец И. А. Интеллектуальная собственность …; Судариков С. А. Право интеллектуальнойсобственности[Электронныйресурс] …

69

2.4.Виды договоров об отчуждении исключительных прав

впатентном праве

Исключительное право на изобретения, полезные модели и промышленные образцы является по своей правовой природе имущественным и, следовательно, может быть объектом гражданского оборота. Закрепляя за его обладателем монополию на охраняемый объект, оно создает необходимые правовые предпосылки для его включения в экономический оборот. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности включает право его обладателя передать другому лицу исключительное право полностью, разрешить использование охраняемого объекта в течение определенного времени и определенным способом (выдать лицензию), а также распорядиться исключительным правом путем составления завещания или иным способом, не противоречащим существу исключительного права.

Аналогичные положения есть и в законодательстве других стран, а также в международных соглашениях по интеллектуальной собственности. Так, в ст. 28 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) предусмотрено, что патентообладатель может уступить свои патентные права, передать их по наследству и давать разрешение на их использование путем заключения лицензионных договоров1.

Как и в отношении других результатов интеллектуальной деятельности, в отношении объектов патентного права (изобретений, промышленных образцов, полезных моделей) заключаются два вида договоров: договороботчужденииисключительногоправа илицензионныйдоговор.

Различие между двумя договорами состоит в том, что в первом случае первоначальный владелец исключительных прав перестает быть владельцем каких-либо исключительных прав, которые полностью переходят новому правообладателю, тогда как заключение лицензионного договора предполагает передачу на время права использования определенным способом и на определенной территории соответствующего объекта патентного права. В первом случае первоначальный правообладатель выходит из круга участников дальнейшего правового оборота в отношении этого объекта, а во втором случае он сохраняет свое положение как будущий потенциальный участник отношений по поводу данного объекта.

Согласно ст. 1365 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

1 Еременко В. И. Изменения в российском законодательстве …

70

зец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Вуказанном определении прямо не указывается на то, что отчуждение исключительного права должно быть возмездным. Это дает основание для утверждения о том, что подобное отчуждение может быть и безвозмездным. В последнем случае речь идет о разновидности договора дарения, поскольку согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Таким образом, предметом договора дарения может быть и безвозмездная передача исключительного имущественного прававсобственностьдругоголица, чтоиимеетместовданномслучае.

Соответственно, к безвозмездному отчуждению исключительного права будут применяться ограничения, установленные для договора дарения. Так, согласно ст. 575 не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями.

Вознаграждение за предоставление лицензии может выплачиваться

вформе либо единовременной твердой (паушальной) суммы, либо текущих платежей в виде части прибыли, получаемой покупателем от использования объекта патентных прав (роялти), либо сочетания паушальной суммы и роялти. Паушальная сумма обычно выплачивается в установленный срок после регистрации договора в Роспатенте путем перевода вознаграждения на счет патентообладателя. Роялти уплачивается за каждый последующий (после первого года) год использования объекта промышленной собственности.

Вслучае принадлежности исключительного права нескольким лицам будет действовать правило п. 3 ст. 1229 ГК РФ, согласно которому распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если ГК РФ не предусмотрено иное. Таким образом, каждый из них не вправе произвести отчуждение исключительного права или представить на него лицензию без согласия остальных сообладателей.

71

Договор об отчуждении исключительного права может конструироваться и как реальный, и как консенсуальный (передает или обязуется передать). В случае безвозмездного договора речь как раз и идет о реальном договоре. Необходимо отметить, что безвозмездный договор об отчужденииисключительногоправа не порождаетобязательства, таккак всилунегопроисходиттолькопереходправаотодного лицакдругому.

Предметом договора об отчуждении исключительного права является удостоверенное патентом исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее (до принятия ч. 4 ГК РФ) такие договоры назывались договорами об уступке патента. Представляется, что современное название в большей мере выражает его суть, поскольку речь идет именно об отчуждении права, а не патента как документа. Вместе с тем, следует учитывать, что термин «уступка права» применительно к имущественным правам неоднократно встречается в ГК РФ (см. например, ст. 355 ГК РФ «Уступка прав по договору залога»). Патентообладатель передает исключительные права в том объеме, в котором они принадлежат ему.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права являются патентообладатель и приобретатель исключительного права. В качестве того и другого могут выступать все участники гражданского оборота (граждане, юридические лица, публичные образования). Возможность участия указанных субъектов в качестве сторон договора об отчуждении исключительного права может быть ограничена особенностями их правового положения. Так, хотя закон не устанавливает никаких возрастных ограничений для физического лица для того, чтобы быть признанным в качестве автора изобретения, однако осуществлять права автора изобретения (в том числе заключать договоры об отчуждении исключительных прав) физическое лицо в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ может начиная с 14 лет.

Общие правила для всех договоров на отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности содержатся в ст. 1234 ГК РФ. Для таких договоров установлена обязательная письменная форма. Кроме того, поскольку речь идет об объектах патентного права, сам договор подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. Аналогичное пра-

72

вило есть и в ст. 1369 ГК РФ, согласно которой договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Сведения о зарегистрированном договоре вносятся соответственно в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации1. Несоблюдение требования о регистрации влечет недействительность договора (п. 2 ст. 1234, п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Условие договора об определении размера и порядка выплаты вознаграждения за отчуждение исключительного права не нуждается в такой регистрации и поэтому может быть предусмотрено сторонами в отдельном соглашении. Такой порядок позволяет сторонам соблюсти в случае необходимости допускаемую законом коммерческую тайну одного из существенных условий своей сделки.

Государственная регистрация патентных договоров выполняет важные публично-правовые функции. В этой связи необходимо отметить, что во многих зарубежных странах законодательство устанавливает, что патентные договоры могут заключаться в письменной форме и вступают в силу независимо от их регистрации в патентном ведомстве. Однако при этом приобретатель патентных прав и лицензиат по договору исключительной лицензии могут предъявить иски к третьим лицам по поводу нарушения их исключительных прав только после того, как патентный договор будет зарегистрирован в патентном ведомстве; без такой регистрации они не могут участвовать в спорах о признании патен-

1ПриказРоссийскогоагентствапопатентамитоварнымзнакамот4 июня1998 г.

№115 «О размерах платы за аттестацию и регистрацию патентных поверенных» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1998. – № 15; Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. № 55 (в ред. от 11 декабря 2003 г.) «О порядке продления срока действия патента Российской Федерации на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату» // Российская газета. – 2003. –

№89; Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 г. №57 (в ред. Приказа Роспатента от 11 декабря 2003 г.) «О порядке восстановления действия патента Российской Федерации на изобретение, полезную модель, промышленныйобразец» // Российскаягазета. – 2003. – №89.

73

тов недействительными, а также несут риск того, что бывший владелец патента второй раз уступит кому-либо свои патентные права или лицензиар второй раз уступит кому-либо уже переданные исключительные права. Целью регистрации договора об отчуждении исключительных прав является пресечение возможных злоупотреблений патентообладателявформе многократнойпродажиодного итого жепатента.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1020 утверждены Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных. Конкретизирована государственная регистрации таких договоров Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 641. Регистрация указанного выше договора об отчуждении исключительного права может быть осуществлена только в том случае, если к нему будет приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден первоначальный заявитель.

В п. 20 указанного Приказа Роспатента установлено, что заявление о регистрации договора о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец или лицензионного договора на использование запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.

1 Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 29 апреля 2003 г. №64 (в ред. Приказа Роспатента от 11 декабря 2003 г.) «О порядке восстановления действия патента Российской Федерации на изобретение, полезную модель, промышленный образец» // Российская газета. – 2003. – №89; Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 6 июня 2003 г. № 83 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель» // Российская газета. – 2003. – №137; Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11 июня 2004 г. №8 «Об утверждении формы свидетельства патентного поверенного» // Патенты и ли-

цензии. – 2004. – №8.

74

Особым образом осуществляется государственная регистрация договоров на секретные изобретения, так как правомочия патентообладателя по использованию и распоряжению и по запрету третьим лицам использовать запатентованные изобретения могут быть реализованы только с разрешения органов государственной власти, в распоряжении которых находятся секретные изобретения.

Право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца может передаваться по лицензионному договору. Заключение подобного договора выгодно как стороне, предоставившей лицензию, так и стороне, получившей ее. Обычно в качестве патентообладателя, предоставляющего лицензию (лицензиара), выступают либо физические лица, либо организации, профессионально занимающиеся созданием технических новшеств (научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро и т.д.). Возможностями для промышленного использования этих новшеств они не располагают и поэтому охотно уступают права на использование изобретений производственным структурам.

Лицензионный договор имеет черты сходства с традиционными договорами купли-продажи и найма. Вместе с тем, договор патентной лицензии как получение (на время) права использования охраняемого объекта патентного права отличается и от купли-продажи, и от аренды вещей.

Согласно ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах. Указанная статья дает определение лицензионного (от латинского licentia – разрешение) договора. При заключении такого договора передаются не все исключительные права, а только их часть и в определенных пределах

ина определенный срок.

Вотношении лицензионного договора нет прямого указания закона о том, что указанные права использования передаются возмездно. Таким образом, допустимо заключение безвозмездных лицензионных договоров.

Лицензионный договор может рассматриваться и как реальный, и как консенсуальный. Он относится к категории срочных договоров. Заключая договор, стороны должны согласовать срок его действия (в пределах срока действия исключительного права на предмет договора);