§ 3. Рассмотрение заявки на полезную модель

в федеральном органе исполнительной власти

по интеллектуальной собственности

Общие положения. Российский законодатель избрал общепринятую в мире систему экспертизы заявок на полезные модели, в рамках которой проверка соответствия заявленного технического решения условиям патентоспособности, установленным законом, не осуществляется. Указанная система экспертизы является одной из модификаций явочной системы выдачи патентов, которая характеризуется упрощенной процедурой квалификации технических решений, что, в свою очередь, обусловливает высокий процент выдачных решений экспертного органа по поданным заявкам. Упрощенный вариант квалификации заявленных объектов отнюдь не означает, что выдача патента осуществляется без предварительного отбора технических решений. Такой отбор, безусловно, проводится, и проводится по схеме, аналогичной формальной экспертизе заявок на изобретения, но полностью не совпадающей с ней. Наиболее значимые отличия связаны с установлением приоритета полезной модели, поскольку приоритет изобретения может устанавливаться и вне рамок экспертизы, что обусловлено, например, фактом подачи первой заявки в другой стране.

Общие положения, касающиеся экспертизы заявки на полезную модель, установлены в ст. 1390 ГК РФ. Их детализация осуществлена в Административном регламенте рассмотрения заявки на полезную модель.

Процессу экспертизы заявки предшествует этап приема документов заявки. Поступившие в федеральный орган по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на полезную модель с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента, представленное на русском языке. Затем заявке присваивается 10-значный регистрационный номер федерального органа по интеллектуальной собственности, имеющий следующую структуру. Первые четыре цифры обозначают год подачи заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на полезные модели, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года. Например, 2004102810/20.

О дате поступления документов заявки заявитель уведомляется. В уведомлении сообщается регистрационный номер заявки и дата поступления документов.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

Экспертиза заявки на полезную модель. Экспертиза проводится по заявке, которая прошла установленную процедуру регистрации документов, поступивших в федеральный орган по интеллектуальной собственности. В процессе проведения экспертизы проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней;

- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;

- соответствие порядка подачи заявки установленным правилам;

- отсутствие явного нарушения требования единства полезной модели;

- подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели;

- правильность классифицирования полезной модели по МПК, осуществленного заявителем, либо проведение такого классифицирования;

- не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленной полезной модели и соблюден ли установленный порядок их представления;

- обоснованность испрашивания более раннего приоритета, чем дата поступления заявки.

Если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана в качестве полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

Основаниями для запроса, в частности, являются:

- отсутствие в заявке хотя бы одного из предусмотренных для целей подачи заявки документов;

- отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

- нарушение требований, предъявляемых к объекту полезной модели;

- отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;

- отсутствие доверенности на представительство, если заявление подписано представителем заявителя, не являющимся патентным поверенным, или нарушение требований к оформлению доверенности;

- нарушение порядка подачи заявки;

- отсутствие в заявлении о выдаче патента необходимых реквизитов;

- выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих непосредственному репродуцированию, публикации, хранению;

- отсутствие в описании полезной модели предусмотренных структурных разделов.

В запросе, направляемом заявителю, может быть предложено представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, и доплатить соответствующую патентную пошлину.

Запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной, о чем заявителю направляется соответствующее решение. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты ее подачи, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки.

С целью соотнесения объекта заявленной полезной модели с той или иной отраслью техники полезная модель классифицируется в соответствии с МПК. Классифицирование осуществляется при проведении экспертизы заявки. Основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленной полезной модели. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием полезной модели. Классификационные индексы, установленные на стадии экспертизы, могут быть изменены при проведении информационного поиска.

Если в результате рассмотрения заявки установлено, что она подана с явным нарушением требования единства полезной модели, заявителю направляется соответствующее уведомление и предлагается в течение двух месяцев со дня его получения сообщить, какая из заявляемых полезных моделей должна рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в материалы заявки. Если заявитель не сообщит в установленный срок, какую из полезных моделей следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится только в отношении полезной модели, указанной в формуле первой.

Если в процессе экспертизы заявитель изменял формулу полезной модели, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем формуле.

Если при рассмотрении заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, заявка засекречивается в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о невозможности получения по такой заявке патента на полезную модель и о возможности отзыва заявки или преобразования ее в заявку на секретное изобретение.

Установление даты подачи заявки. Согласно п. 3 ст. 1376 ГК РФ датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, или дата поступления последнего документа, если указанные документы представлены не одновременно.

В качестве заявления о выдаче патента для целей установления даты подачи заявки наряду с заявлением, оформленным в соответствии с установленными требованиями, могут быть признаны документ или несколько документов, представленных на русском языке и содержащих явное или подразумеваемое указание на то, что эти и другие поступившие вместе с ним документы, в совокупности именуемые первоначальными документами, следует рассматривать как заявку на выдачу патента на полезную модель, а также указание, позволяющее установить, кто является заявителем и как с ним связаться.

В качестве описания полезной модели для целей установления даты подачи заявки наряду с описанием установленной формы может быть признан документ, представленный на любом языке, внешне выглядящий как описание.

В случае несоответствия первоначальных документов указанным выше требованиям, а равно при обнаружении в документе, признанном в качестве описания, отсутствующего элемента описания либо чертежа, на который имеется ссылка, заявителю направляется запрос с предложением устранить обнаруженные экспертным органом недостатки в течение двух месяцев с даты получения запроса. Если заявитель в установленный срок устранит недостатки, то датой подачи заявки считается дата поступления недостающих материалов либо исправленных первоначальных документов, в зависимости от того, какие из них поступили позднее.

При несоблюдении заявителем двухмесячного срока на устранение недостатков заявка считается отозванной, о чем заявителю направляется соответствующее решение экспертизы.

Если после поступления в федеральный орган по интеллектуальной собственности первоначальных документов, не удовлетворяющих требованиям, позволяющим расценивать их в качестве заявления о выдаче патента, запрос не был направлен в связи с отсутствием в первоначальных документах указаний, позволяющих связаться с заявителем, в качестве даты подачи заявки устанавливаются дата поступления недостающей части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными требования к первоначальным документам, в зависимости от того, какая из них является более поздней. При этом дополнительные материалы, устраняющие недостатки заявки, должны быть представлены в срок, не превышающий двух месяцев с даты поступления первоначальных документов. При непредставлении дополнительных материалов в указанный срок первоначальные документы не квалифицируются в качестве заявки на выдачу патента на полезную модель, а поступившие впоследствии документы, идентифицированные как имеющие отношение к этим первоначальным документам, присоединяются к ним без рассмотрения.

При изъятии заявителем представленных им недостающих части описания или чертежа не позднее двух месяцев с даты представления этих материалов в качестве даты подачи заявки устанавливается дата, на которую выполнены требования, позволяющие расценивать поступивший документ в качестве описания полезной модели.

Установление приоритета полезной модели. По общему правилу, сформулированному в п. 1 ст. 1381 ГК РФ, приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Вместе с тем действующим законодательством предусмотрена возможность установления приоритета:

- по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке;

- по дате подачи более ранней заявки того же заявителя;

- по выделенной заявке.

Кроме того, имеется возможность установления нескольких приоритетов.

Указанные возможности реализуются в соответствии с порядком, установленным в соответствующем административном регламенте. Этот порядок во многом совпадает с порядком установления приоритета изобретений. К числу отличий правил установления приоритета полезной модели от правил установления приоритета изобретения следует отнести:

- отсутствие процедуры проверки соблюдения условия раскрытия заявленной полезной модели в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета по дате, более поздней, чем дата подачи заявки в федеральный орган по интеллектуальной собственности;

- условия, соблюдение которых необходимо при испрашивании заявителем конвенционного приоритета.

В последнем случае проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет заявителем первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, или его преемником в течение 12 месяцев с даты подачи первой заявки, с возможностью продления указанного срока, но не более чем на два месяца;

- представление в федеральный орган по интеллектуальной собственности заверенной копии первой заявки до истечения трех месяцев с даты подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет;

- представление в федеральный орган по интеллектуальной собственности ходатайства об установлении конвенционного приоритета до истечения двух месяцев с даты подачи такой заявки в федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Особенности рассмотрения заявки на полезную модель при установлении наличия другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета. Если установлено, что рассматриваемая заявка подана на предложение, относящееся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, и документы ее оформлены правильно, но имеется другая, не отозванная или не признанная отозванной заявка на идентичную полезную модель или изобретение, имеющая ту же самую дату приоритета, то заявителям указанных заявок направляется уведомление. В уведомлении сообщается о том, что патент может быть выдан только по одной из заявок лицу, определенному соглашением, достигнутым между заявителями.

Если заявки на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение поданы одним и тем же заявителем, то в направляемом ему уведомлении сообщается о том, что выдача патента возможна только по одной из указанных им заявок.

В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить, по какой из заявок следует выдать патент, а заявитель, подавший заявки на идентичные модели или полезную модель и изобретение, - о своем выборе.

При непоступлении в установленный срок указанного сообщения или ходатайства о продлении этого срока заявки признаются отозванными.

Идентичность полезных моделей или изобретения и полезной модели устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента. При этом полезные модели или изобретение и полезная модель признаются идентичными, если полностью совпадает содержание независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах либо в одном из них содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, - то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

Решение о выдаче патента и решение об отказе в выдаче патента. Согласно п. 4 ст. 1390 ГК РФ, если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, принимается решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета. В решении указывается, что патент выдается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности.

Если в результате экспертизы заявки установлено, что она подана на техническое решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель. При этом в решении может быть отмечена принципиальная охраноспособность предложений, содержащихся в некоторых пунктах формулы полезной модели.

Информационный поиск. Согласно п. 2 ст. 1390 ГК РФ заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Как правило, информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны полезной модели, может быть проведен по заявкам, по которым вынесено решение о выдаче патента, по ходатайству заявителя или третьего лица.

Информационный поиск проводится при условии соответствующей оплаты в зависимости от срока завершения поиска.

Срок проведения поиска отсчитывается от даты, на которую поступили ходатайство о его проведении и документ, подтверждающий оплату поиска в соответствующем размере, а если такие документы поступили до направления заявителю решения о выдаче патента, то от даты направления этого решения.

Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило от третьего лица, то заявитель уведомляется о его поступлении.

Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана или признана отозванной или по которой принято решение об отказе в выдаче патента, то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.

В том случае, когда на дату поступления ходатайства информационный поиск уже проведен, лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и об условиях предоставления ему копии отчета о поиске.

По завершении информационного поиска отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство.

Информационный поиск проводится в отношении полезной модели, которая охарактеризована в формуле полезной модели, приведенной в решении о выдаче патента, с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле.

В качестве характеристики области информационного поиска, под которой понимается совокупность разделов науки и техники, просматриваемых для установления уровня техники по данной заявке, используются индексы рубрик МПК. При определении области информационного поиска учитывается объект полезной модели в целом. В случае необходимости поиск может быть проведен по рубрикам МПК, которые не были указаны в решении о выдаче патента.

Объем информационного поиска в основном совпадает с объемом информационного поиска, осуществляемого в отношении изобретений. То же самое можно сказать и в отношении дат, определяющих включение источников информации в уровень техники.

Информационный поиск в отношении полезной модели не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в ходе его проведения обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам полезной модели, в отношении которой проводится поиск.

Требования к содержанию отчета об информационном поиске и порядке ознакомления с ним определены в соответствующем административном регламенте.

Преобразование заявки. Согласно п. 2 ст. 1379 ГК РФ преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до того, как будет исчерпана предусмотренная законом возможность подачи возражения против этого решения.

Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение не влечет утраты приоритета и даты подачи заявки. Преобразование производится на основании заявления о таком преобразовании.

При поступлении заявления о преобразовании экспертный орган проверяет правильность его оформления на соответствие правилам ведения переписки. Кроме того, устанавливается, представлено ли оно до даты получения заявителем решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до исчерпания возможности подачи возражения против этого решения. К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины. При непредставлении документа об уплате пошлины вместе с подачей заявления последнее считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

При поступлении заявления с нарушением установленных для преобразования сроков заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки невозможно.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на полезную модель.

О состоявшемся преобразовании, которое имеет место, если установлено, что заявление оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями, представлено в указанный срок, представлен документ об уплате пошлины в установленном размере, заявитель уведомляется. В уведомлении, кроме того, указывается, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с правилами рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

В том случае, когда на дату подачи заявления о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие заявку, либо измененная формула полезной модели, до рассмотрения заявления о преобразовании проводится проверка указанных материалов.

Если дополнительные материалы, исправляющие, уточняющие заявку, или измененная формула, поступившие по истечении двух месяцев с даты поступления заявки одновременно с заявлением о преобразовании, квалифицированы как представленные по инициативе заявителя, их рассмотрение завершается после преобразования заявки как материалов, относящихся к заявке на изобретение. Преобразование не проводится в отношении отозванных заявок на полезные модели или признанных отозванными.

Если заявление о преобразовании поступило по заявке, признанной отозванной вследствие непредставления заявителем в установленный срок по запросу экспертизы исправленных или недостающих документов, и вместе с заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления документов или дополнительных материалов, последнее рассматривается в соответствии с порядком восстановления пропущенного срока при рассмотрении заявки в федеральном органе по интеллектуальной собственности. При установлении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.

При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его заявление преобразование признается несостоявшимся. Уплаченная пошлина за преобразование заявки может быть возвращена или зачтена в установленном порядке. Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки неподанным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на полезную модель в заявку на выдачу патента на изобретение, не удовлетворяется.