5. Рассмотрим опыт решения проблем умышленного обмана патентного ведомства на примере зарубежных стран.

Опыт США.Из книги П. Розенберга <240> следует, что рассматриваемая ситуация квалифицировалась американскими судами как умышленный обман, направленный на незаконное получение патента со всеми вытекающими последствиями. Получение патента обманным путем может привести не только к наказанию виновных, но и к признанию недействительным полученного таким образом патента или заявки на патент. Существует также возможность привлечения патентообладателя к ответственности за нарушение антитрестовских законов и установление противоправной монополии, опирающейся на полученный обманным путем патент. Любое частное лицо может поставить вопрос о признании недействительным патента, полученного обманным путем, но лишь в порядке возражения по иску или предъявления встречного иска по делу о нарушении права на патент. Таким образом, исключается шантаж со стороны любителей анализировать чужие патенты и подавать возражения, когда не затрагиваются их непосредственные экономические интересы и суды не перегружены рассмотрением бесплодных исков. Можно надеяться, что российские законодатели со временем воспримут этот опыт.

--------------------------------

<240> Розенберг П. Основы патентного права США. М.: Прогресс, 1979. С. 326 - 329.

Тем не менее главным для интересующего нас случая является американский судебный прецедент, базирующийся на использовании доктрины обмана, из которого следует, что если в патентное ведомство заявителем при патентовании представлены сведения о сопоставляемых эффектах с целью доказательства наличия у патентуемого изобретения нового непредвиденного эффекта, то всякое умолчание о данных, неблагоприятных для заявителя, признано наказуемым, такой патент признается полученным обманным путем и подлежит аннулированию <241>.

--------------------------------

<241> Monsanto Co. v. Rohm & Hass Co. 312 F. Supp., 778; 164 U.S.P.O., 556 // E.D. Pa/1970.

Речь идет о ситуации, когда оценивается неочевидность (изобретательский уровень) изобретения, так как сравнение достигаемых эффектов (технических результатов) осуществляется при оценке патентоспособности изобретения именно по данному критерию.

Учитывая возрастающий интерес к данному вопросу, автор несколько лет назад направил запросы в ряд патентных ведомств с просьбой разъяснить имеющуюся практику.Извлечения из ответов, взятые в квадратные скобки, представлены ниже.

Директор Патентного ведомства США г-н Роган в 2003 г. дал следующие пояснения в части применения доктрины обмана.

[При подаче заявки на патент заявитель обязан быть честным с Патентным ведомством США (USPTO). Несоблюдение этой обязанности составляет нечестное поведение или, в тяжелых случаях, мошенничество. Нарушение обязанности имеет место, если, например, заявитель заведомо искажает или не приводит существенную информацию по причине недобросовестности или грубой небрежности, обычно с намерением обмануть. До 1988 года USPTO отказывало в рассмотрении первоначальной заявки или заявки на замену патента, если оно обнаруживало нечестное поведение. Однако такая практика прекратилась, и теперь USPTO не обязано рассматривать дела, касающиеся нечестного поведения. Теперь это исключительно дело судебной системы - определить, имело ли место нечестное поведение или был совершен обман. Если суд определит, что имело место нечестное поведение или мошенничество в отношении USPTO, это может привести к тому, что патент станет недействительным или не имеющим исковой силы, к аннулированию патента государственным судом, к решению суда о возмещении гонорара поверенного в случае иска об аннулировании или к ответственности по антитрестовскому законодательству США и законодательству по безопасности.]

Опыт Великобритании.Г-н Дж. Портер из правового патентного отдела Патентного ведомства Великобритании на вопрос российских коллег, как согласно Патентному закону надлежит поступать с заявителями, которые умышленно пытаются ввести в заблуждение ведомство и общественность путем включения искаженной или ложной информации в свои заявки на патенты, так прокомментировал проблему.

[В Патентном законе Великобритании нет общего положения, утверждающего, что заявитель должен поступать по отношению к патентному ведомству честно. Следовательно, нет такого положения, которое позволяло бы аннулировать патент после его выдачи при обнаружении нечестных намерений заявителя. Поэтому заявка не может быть отклонена, патент не может быть аннулирован, если описание изобретения содержит вводящую в заблуждение или ложную информацию, при условии, что все основные требования выполнены. Однако на практике чаще всего вводящая в заблуждение или ложная информация не позволяет выполнить основные требования. Поэтому если заявитель в описании изобретения использовал вводящую в заблуждение информацию (умышленно или нет), которая привела к тому, что изобретение не способно обладать техническими характеристиками, которые указаны в заявке, или не способно обеспечить заявленный технический эффект, то ведомство откажет в предоставлении на него патента. С другой стороны, если вводящая в заблуждение информация не влияет на достаточность раскрытия сущности изобретения или остальные существенные требования для выдачи патента, то ведомство не может отказать в выдаче патента.

Общим принципом английского Закона является то, что сторона, которая пытается получить судебную защиту, выиграет только в том случае, если действовала честно. Поэтому, если обнаружено, что патентообладатель представил вводящую в заблуждение или ложную информацию в описании изобретения, он может столкнуться с тем, что суд откажет ему в защите, такой, как судебные запреты, приказы суда о передаче или уничтожении товаров, изготовленных с нарушением прав. Таким образом, патентообладатель, умышленно обманувший патентное ведомство и общественность путем включения вводящей в заблуждение информации в описание своего изобретения, может столкнуться с трудностями защиты своего патента в суде, даже если он удовлетворяет существенным требованиям.]

Опыт Германии.Начальник отдела международного сотрудничества Патентного ведомства Германии г-жа В. Фрош так прокомментировала проблему.

[Попытки заявителей обмануть Ведомство, приводя ложные заявления в документах заявки на патент, даже если намерение распознаваемо и доказуемо, являются предметом гражданского и/или уголовного права, и поэтому ими должны заниматься конкуренты, а не Патентное ведомство. Вопрос о том, существует ли на самом деле технический эффект, на который претендуют, может быть решен с точки зрения аспекта промышленной применимости или воспроизводимости.]

Последний абзац заслуживает особого внимания, т.к. перекликается с нашей позицией в отношении возможности в ряде случаях признать патент недействительным как не отвечающим условию промышленной применимости в связи с недостижением технического результата, в частности выраженного в родовом понятии.

Опыт Австралии.Заместитель комиссара по патентам Патентного ведомства Австралии г-н Д. Геральд на вопросы российских коллег дал следующий комментарий: "В Патентном законе Австралии одним из оснований для судебного аннулирования патента является то, что патент был получен путем обмана, преднамеренного указания неправильных данных или введения в заблуждение. На практике, несмотря на то, что было несколько дел, когда этот вопрос обсуждался, было не очень много случаев, когда патент был на самом деле аннулирован на каком-либо из этих оснований".

Опыт Японии.Весьма интересен ответ г-на Т. Сакураи, начальника Отдела международного сотрудничества Патентного ведомства Японии, в котором было отмечено следующее.

[Если патент выдан на изобретение, которое не соответствует требованиям патентоспособности из-за мошеннического действия с целью обмана эксперта (например, представление ложных материалов), то в Японии такое действие рассматривается как наносящее ущерб государственной власти и функционированию японского государства.

Для того чтобы предотвратить подобные действия, в японский Закон включены положения об уголовном наказании. В частности, "мошенническое действие наказывается тюремным заключением с каторжными работами на срок не более 3 лет или штрафом, не превышающим 3 000 000 йен (раздел 198 Патентного закона)". Такое действие является преступлением, не требующим формальной жалобы от потерпевшего, поскольку оно наносит ущерб национальным интересам Японии с точки зрения правовых аспектов.

Если заявитель представил ложные материалы, с помощью которых эксперт был обманут, и патент выдан на изобретение, которое не удовлетворяет критериям патентоспособности, то, поскольку изобретение не удовлетворяет критериям патентоспособности, патент может быть аннулирован путем подачи протеста или требования судебного разбирательства для аннулирования патента.]

Правовой институт полезных моделей в существующем российском патентном праве способствует недобросовестной конкуренции и весьма часто используется для получения патентов на давно используемые объекты техники. Давно пора перенять опыт Японии <242>, Австралии, Южной Кореи и других стран, регулирующих на более высоком уровне правоотношения между владельцами патентов на полезные модели и им подобные "инновационные" патенты, выдача которых осуществляется без оценки патентоспособности.

--------------------------------

<242> Джермакян В. Экспертиза полезных моделей: стоит задуматься // Патенты и лицензии. 2006. N 8.

Особенно интересен измененный в 1999 г. японский Закон о полезных моделях, не позволяющий патентообладателям безнаказанно "угрожать" конкурентам полученными без оценки патентоспособности патентами на полезные модели. Для лиц, использующих подобные "патентные индульгенции" для умышленного нанесения экономического вреда конкурентам, предусмотрено суровое финансовое и иное наказание. В результате число японских заявок на полезные модели с нескольких сотен тысяч в год снизилось на несколько порядков (примерно до 8 - 11 тыс. заявок в год).

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель

Комментарий к статье 1376

1. Общность с заявками на изобретение.Требования к заявке на выдачу патента на полезную модель и ее документам, изложенные в Административном регламенте по полезным моделям,во многом повторяют порядок относительно заявок на изобретения,с учетом особенностей объекта (устройство), охраняемого в качестве полезной модели.

Содержание требования единства полезной модели, состава документов заявки, установления даты подачи заявки на полезную модель аналогичны содержанию таких же требований к заявке на изобретение. Кодекс, как и ранее Патентный закон РФ, предусматривает возможность взаимного преобразования заявок на изобретения и полезные модели с сохранением приоритета и даты подачи.

2. Особенности характеристики признаков в формуле полезной модели.В принятом Административном регламенте по полезным моделям уточнены условия раскрытия устройства как полезной модели. В соответствии с п. 9.7.4.3 (2)для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

- наличие конструктивного элемента;

- наличие связи между элементами;

- взаимное расположение элементов;

- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

- форма выполнения связи между элементами;

- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;

- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;

- среда, выполняющая функцию элемента.

В сравнении с ранее действовавшими Правилами введено ограничение (выделено полужирным шрифтом), направленное на исключение возможности характеристики заявленной полезной модели признаками вещества (качественный и/или количественный состав компонентов) в том случае, если указанные признаки характеризуют самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством. Надо отметить, что приведенное уточнение весьма неоднозначно по формулировке, и из данного уточнения не должно следовать ограничение возможности характеристики конструктивных элементов как признаками материала, так и признаками вещества, из которого выполнена та или иная деталь устройства. Глубина раскрытия признака устройства, представляющего собой материал, зависит от решаемой задачи и определяется новой совокупностью признаков, необходимой и достаточной для реализации назначения и достижения указанного технического результата. Возможность раскрытия признаков устройства, вплоть до состава вещества, из которого изготовлены его элементы, была давно хорошо изучена на примере текстильных материалов <243>, а в дальнейшем уже в условиях действия Патентного закона РФ получила подтверждение в книге <244>, в которой наряду с изобретениями приведены примеры на полезные модели.

--------------------------------

<243> Блинников В.И., Джермакян В.Ю., Ерофеева С.Б. и др. Новые вещества, материалы и изделия из них как объекты изобретения. М.: Изд-во "Металлургия", 1991.

<244> Джермакян В.Ю., Кутепов С.А., Тимофеева Н.П. и др. Текстильное патентоведение. М.: Изд-во "Арбат-Информ", 2004.

В Административном регламенте по изобретениям, в пункте 10.7.4.3 (2) аналогичного перечня признаков, характеризующих устройство как изобретение, нет такого ограничения - "за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством".

Характеристика устройства как конструкции не зависит от формы предоставляемой патентной охраны - патент на изобретение или патент на полезную модель.

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец

Комментарий к статье 1377

1. Единство промышленного образца.Подход к оценке единства промышленного образца аналогичен оценке единства изобретения и полезной модели.

Допускается представление в заявке:

1) одного промышленного образца

2) или группы промышленных образцов, образующих единый творческий замысел.

Единство промышленного образца определяется через соблюдение единства творческого замысла, что, в свою очередь, требует определенного единообразия в понимании творческого замысла. Каких-либо изначальных ограничений в отношении того, какая группа промышленных образцов может отвечать условию единства, Кодекс не содержит. Следовательно, не только варианты одного промышленного образца могут быть оформлены в одной заявке на выдачу патента на промышленный образец. Возможные комбинации могут быть любые, при условии того, что заявитель сможет доказать единство творческого замысла между ними.

Например, о единстве творческого замысла свидетельствует внешний вид такого промышленного образца, как оригинальная по внешней форме сигарета и мундштук для ее курения, или пепельница для тушения именно такой сигареты, или все три объекта вместе.

2.1. Значимость изображений.При ранжировании значимости документов заявки на промышленный образец нужно учитывать, что толькоизображения несут визуально воспринимаемую информацию о внешнем виде художественно-конструкторского решения изделия,в отношении которого испрашивается патентная охрана. Внешний вид изделия может быть представлен в виде фотографий реального изготовленного изделия или изображений, полученных с помощью компьютерных технологий при проектировании внешнего вида изделий, не изготовленных на момент оформления заявки.

Изображения и перечень существенных признаков используются при установлении факта использования запатентованного промышленного образца и являются документами, в совокупности определяющими объем правовой охраны, предоставленной патентом на промышленный образец.

Изображения и перечень существенных признаков используются при установлении факта использования запатентованного промышленного образца и являются документами, в совокупности определяющими объем правовой охраны, предоставленной патентом на промышленный образец. Обратим внимание на то, что все признаки, приведенные в перечне выданного патента, рассматриваются как существенные, даже если они в действительности таковыми не являются. На этот момент было обращено внимание в Постановлении ФАС Поволжского округа от 24.03.2009 по делу N А72-4435/2008 при рассмотрении иска о нарушении исключительного права по патенту N 60243 на промышленный образец "Дверь". В том случае, когда в результате экспертизы устанавливается, что представленный заявителем перечень существенных признаков содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции перечня существенных признаков промышленного образца. Но если заявитель настоял на сохранении данных признаков в перечне, после выдачи патента такие признаки, включенные в перечень, уже рассматриваются как существенные и их отсутствие в конкретном изделии свидетельствует о неиспользовании запатентованного промышленного образца в конкретном изделии.

2.2. Перечень существенных признаков - подводные камни.В тех немногих странах, патентное законодательство которых предусматривает установление объема правовой охраны промышленных образцов с помощьюпритязаний<245>, данные притязания не имеют ничего общего с российским перечнем существенных признаков, превратившимся в многострочные объемные словесные описания. Среди российских заявителей и патентных поверенных образовался, можно сказать, "цех изящной словесности", в котором началось соревнование - кто поэтичнее и образнее опишет словами свой промышленный образец.

--------------------------------

<245> Некоторые специалисты до сих пор думают, что притязания в отношении промышленного образца подобны словесной формуле изобретения.

Однако в законодательстве и практике стран, в которых предусмотрено наряду с рисунками и описанием представлять в заявке отдельные притязания, эти притязания представляют собой всего лишь отсылку к рисункам и пояснения к ним, а объем исключительных прав определяется по изображениям, фрагменты которых могут трактоваться описанием. Обычной практикой является то, что притязания, которые сложно или невозможно однозначно оговорить словесно, переводятся в непосредственную отсылку к иной форме изложения признаков так, чтобы они воспринимались яснее, более понятно и однозначно.

В частности, такая форма изложения притязаний используется в формулах изобретений или полезных моделей в виде отсылок к чертежам (рисункам), на которых изображен соответствующий признак, например сложная геометрическая форма выполнения детали. В этом случае признак может быть изложен в формуле примерно так: "Лезвие бритвы в поперечном сечении имеет форму, соответствующую форме, как она показана на фиг. 1".

Такая форма выражения объема прав применяется при изложении Claimв американских патентах на промышленные образцы.Claim(когда речь идет о патентном праве) переводится с английского какпритязание, определяющее объем правовой охраны(сокращенно будем называть - притязание).

Пример.

Патент США N Des. 301071, дата публикации 1989 г., промышленный образец под названием "Комбинация зубочистки и держателя зубной шелковой нити".

Claimв указанном патенте изложены следующим образом:

"The ornamental design for a combined toothpick and dental floss holder, as shown and described", что переводится (с учетом патентоведческой терминологии) как "Промышленный образец комбинации зубочистки и держателя зубной шелковой нити, как показано и описано".

Как показано- это те пять рисунков, которые присутствуют в патенте, а как описано - это разделDescription(описание), который содержит только пояснение того, что изображено на рисунках (вид на изделие сверху, вид сбоку, поперечное сечение изделия и т.п.).

Таким образом, Claim(притязание) устанавливает объем правовой охраны промышленного образца не по аналогии с формулой изобретения, а путем непосредственной отсылки к изображениям промышленного образца и пояснением фигур фрагментов изображений без перечисления какой-либо отдельной совокупности существенных признаков.

Отметим также, что в официальном американском бюллетене промышленных образцов (Official gazette) публикуются только библиографические данные и рисунки промышленных образцов и никаких Claim,что еще раз подчеркивает первичность изображений промышленного образца для определения объема предоставленных исключительных прав.

Законодатель не предписал перечню существенных признаков функцию, тождественную функции формулы изобретения или полезной модели. Как известно, объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. В отношении изобретений и полезных моделей только формула, выражающая их сущность в словесной форме, определяет объем правовой охраны.

В отношении промышленного образца ситуация иная,и объем правовой охраны не определяется только словесным перечнем существенных признаков. Перечень является лишь словесной характеристикой тех существенных признаков, которые отражены на изображениях. Первичным для определения объема правовой охраны промышленного образца является изображение изделия. Назначение перечня существенных признаков промышленного образца таким образом приближено к назначению, присущему формуле изобретения, но при этом переченьне может иметь самостоятельного значения без изображения изделия.Использование перечня существенных признаков совместно с изображением изделия при определении объема правовой охраны должно способствовать исключению влияния субъективного фактора при рассмотрении споров об использовании промышленного образца и нарушении прав патентообладателя.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а для промышленных образцов ситуация с точностью наоборот - существенные признаки из перечня используются для толкования изображения (признаков внешнего вида) изделия, а также в случаях, когда существенные признаки "не видны", например вид материала (сталь, кожа, шерстяная ткань и т.п.), из которого изготовлено изделие.

Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Таким образом, использование одного промышленного образца в изделии устанавливается при условии соблюдения одновременно двух условий:

- отображение признаков на изображениях изделия;

- приведение признаков в перечне существенных признаков.

Иная ситуация может сложиться при установлении использования нескольких промышленных образцов в одном изделии.

Из содержания третьего абз. п. 3 ст. 1358 Кодекса следует, что если при использовании промышленного образца используются все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, другой запатентованный промышленный образец также признается использованным.

Таким образом, при установлении факта использования другого промышленного образца "исчезло" <246> обязательное условие отражения признаков другого промышленного образца не только в словесном перечне, но и на изображениях воплощенного в изделии первого промышленного образца.

--------------------------------

<246> Такое же недоразумение присутствовало и в Патентном законе РФ.

Не сложно представить реальную ситуацию, когда разные изображения двух и более промышленных образцов будут описаны идентичными перечнями существенных признаков, и нельзя не признать, что в рассмотренной ситуации словесный перечень другого промышленного образца формально приобретает статус формулы изобретения, что вряд ли можно признать удачным. Можно надеяться, что на практике такого столкновения нескольких промышленных образцов не произойдет.

Комментируя вышеизложенный абзац, нельзя не отметить, что, ведя речь о "формальном приобретении статуса формулы изобретения", речь шла о неудачной формулировке в законодательстве в той его части, которая касалась установления факта использования нескольких запатентованных промышленных образцов в одном изделии.

Несмотря на эту неудачную формулировку, в любом случае для признания промышленного образца использованным необходимо отражение существенных признаков промышленного образца на изображениях изделия, а не только в перечне.

Ситуация, когда в одном изделии используется одновременно несколько промышленных образцов, возникнет, когда один промышленный образец относится к части изделия, а другой промышленный образец - к другой части изделия.

Например,запатентован промышленный образец - автомобильная фара дальнего света. Эта же фара легла в основу дизайна также запатентованной передней части легкового автомобиля с оригинальным расположением двух фар дальнего света относительно радиатора нового типа и других световых приборов.

В вышеназванной ситуации имеет место одновременное использование обоих промышленных образцов, т.к. сохранился неизменным внешний вид (изображение) каждого промышленного образца, а перечень признаков всего лишь позволит пояснить, что в запатентованной передней части легкового автомобиля действительно использована ранее запатентованная фара дальнего света.

Напомним еще раз, что объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Таким образом, в Кодексе, как и ранее в Патентном законе РФ, подчеркнуто, что объем правовой охраны определяется не совокупностью словесных существенных признаков, приведенных в перечне, а совокупностью визуально воспринимаемых существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и словесно описанных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Два условия определяют объем правовой охраны:

- отражение визуально воспринимаемых существенных признаков на изображениях;

- наличие, а точнее - словесное описание этих же признаков в перечне.

Переченьв общих чертах описывает словами то, что изображено. Описать изображение изделия словами с адекватностью его зрительному восприятию невозможно; так устроены органы чувств человека. В лучшем случае можно с определенной степенью достоверности представить или вообразить по словесному описанию изделие, но воссоздать точную копию, да еще с художественным оттенком, - никогда.

При зрительном восприятии образ (изображение) не оценивается по законам формальной логики и не является логическим понятием. Изображение как форма зрительного восприятия не может толковаться так, как может толковаться логическое словесное понятие по принципу "шире-уже" или "общее-частное".

Если, например,промышленный образец "орден" выполнен в виде пятиконечной звезды, то, как на него не посмотри, он останется в зрительном восприятии пятиконечным.

Если существенный словесный признак в перечне этого же промышленного образца изложен в виде обобщенного понятия - "звезда", то под такое понятие попадут все звезды (пятиконечные, шестиконечные, восьмиконечные и т.д.).

Некоторые заявители уже пытаются излагать признаки в перечне в достаточно обобщенных понятиях, например"Обложка справочника с изображением инструментов, образующих целостную композицию, символизирующую профессиональное назначение справочника", хотя на обложке изображены конкретно пила, отвес и рубанок (символ плотницких инструментов).

С какой стати под такой словесный перечень должен подпасть справочник, на обложке которого изображены образующие целостную композицию домкрат, гаечный ключ и насос, символизирующие принадлежности автомобилиста?

Конечно, можно говорить об ошибочно составленном перечне, но такие ошибки зачастую будут следствием доведения до абсурда значимости словесного перечня в отрыве от изображения промышленного образца.

При установлении объема прав признаки словесного перечня не могут толковать изображение; наоборот, изображение и его фрагменты толкуются (поясняются) по словесному перечню. Как толковать признак - "звезда" из перечня, когда в действительности изображена "пятиконечная звезда"? Как более широкое логическое понятие или как реальное изображение именно пятиконечной звезды?

Для промышленных образцов, когда речь идет о фрагментах изображения, корректней говорить не о толковании, а о попытке словесного описания того, что изображено.Толкование предусматривает использование понятийного аппарата законов формальной логики, а описание фрагментов изображения не предусматривает и преследует цель "рассказать незрячему об изображении".

Если перечень убрать из патента, ничего с промышленным образцом не произойдет, а вот если из патента убрать изображение промышленного образца, то промышленный образец исчезнет, а перечень останется в качестве его "некролога". В одном из судебных решений канадского суда много лет назад сказано: "наилучшим средством выражения промышленного образца являются не слова, а рисунки".

Промышленный образец как художественно-конструкторское решение представляет собой внешний видизделия, который (внешний вид) воспринимается зрительно, а не по словесному описанию. Словесно можно описать характерные особенности изделия, но создать его целостный зрительный образ невозможно. Это равнозначно безуспешным попыткам только словами описать и идентифицировать запах духов, не проводя экспертной оценки сравниваемых запахов специалистами с уникальным обонянием.

В завершение отметим, что поднятая проблема не является праздной и такой уж "безвредной". Экспертиза промышленных образцов на новизну и оригинальность осуществляется не по словесным перечням. Экспертиза не сравнивает заявленные перечни с перечнями аналогов, да и как это сделать, когда такие перечни отсутствуют в патентах практически большинства стран, патентные фонды которых подлежат обязательному исследованию при оценке патентоспособности заявленного промышленного образца. Не исключена возможность выдачи патентов с "замаскированным" перечнем совокупности существенных признаков, под словесную характеристику которого (как потом выяснится) формально подпадут известные изделия.

Только комплект изображенийможет быть источником признаков при корректировании перечня существенных признаков промышленного образца в ходе рассмотрения заявки. Обращаем внимание, что речь идет не о признаках в словесном перечне, а признаках на изображениях, т.е. визуально воспринимаемых, не оговоренных в заявке словесно при ее подаче, но однозначно обозреваемых (видимых) на представленных изображениях.

Чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекционная карта <247> не являются обязательными документами заявки на промышленный образец и представляются лишь тогда, когда они необходимы для раскрытия сущности ряда признаков промышленного образца.

--------------------------------

<247> Конфекционная карта - это перечень тканей, прикладных материалов и фурнитуры, которые необходимы для изготовления модели одежды.

Роль описания промышленного образца при установлении объема прав в Кодексе, равно как и в Патентном законе РФ, не определена. Кодекс не предусматривает использование описания промышленного образца для толкования объема прав так, как это предусмотрено в отношении изобретений и полезных моделей (толкование формулы с использованием описания).

Описание необходимо для того, чтобы быть связующим звеном между изображениями промышленного образца и определением его утилитарной функции. Описание позволяет сравнить заявленный промышленный образец с аналогами из уровня техники, обосновать существенность признаков, включенных в перечень.

3.Пункт 3 комментируемой статьи содержитперечень документов, которые должны быть представлены в Роспатент для установления даты подачи заявки на промышленный образец(принцип аналогичен с заявками на изобретения и полезные модели).

Как сохранить дату подачи.В соответствии с пунктом 3 комментируемой статьи датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и перечень существенных признаков промышленного образца, если указанные документы представлены не одновременно - дата поступления последнего из документов.

Как корректно реализовать условие, в соответствии с которым дата подачи заявки устанавливается по дате поступления последнего документа?

Как правило, на практикепроблемы возникают в ситуации, когда заявку иностранного заявителя нужно срочно подать в Роспатент, и нет возможности одновременно с заявлением и комплектом изображений изделия представить описание промышленного образца (далее - описание) и/или перечень его существенных признаков (далее - перечень). Если описание и/или перечень поступят позже других документов, соответственно, и устанавливаемая дата подачи заявки сместится на более поздний срок, и этот срок может превысить те дополнительные два месяца, которые еще могут спасти конвенционный приоритет <248>.

--------------------------------

<248> Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Учитывая, что заявки с испрашиванием конвенционного приоритета весьма часто поступают к патентным поверенным в последние дни <249> установленного шестимесячного срока, успеть подготовить и согласовать с заявителем описание и перечень практически невозможно.

--------------------------------

<249> Такова стратегия патентования, и очень часто при направлении заявки патентному поверенному заявитель дает указание - подать заявку в Роспатент в последний день истечения срока установления конвенционного приоритета. Это касается всех объектов промышленной собственности.

Тем не менее выход из ситуации имеется. Следует при подаче заявки прикладывать описание и перечень в весьма сокращенном виде.На их составление не уйдет много времени, и не потребуется детальное согласование этих документов с заявителем.

Рассмотрим на условном примереалгоритм действий патентного поверенного в этом случае.

Итак, представим, что заявителем перед патентным поверенным поставлена задача срочно, в день получения документов, подать заявку на промышленный образец, представляющий собой зубную щетку оригинальной формы.

Заявитель прислал на своем языке только сведения для заполнения заявления о выдаче патента и комплект изображений изделия, дающих детальное представление о внешнем виде изделия, а также указал данные, необходимые для испрашивания конвенционного приоритета.

Выход из данной ситуации заключается в следующем:

Для сохранения даты подачи заявки по дате ее поступления необходимо приложить к заявлению и комплекту изображений промышленного образца два документа:

1) описание промышленного образца примерно следующего содержания:

"Промышленный образец представляет собой зубную щетку оригинальной конструкции в виде ручки с головкой, несущей выступающие упругие элементы:

на фиг. 1 изображена зубная щетка - общий вид;

на фиг. 2 изображена та же щетка - вид сверху;

на фиг. 3 изображена та же щетка - вид снизу";

2) перечень существенных признаков промышленного образца примерно следующего содержания:

"Зубная щетка, характеризующаяся тем, что представляет собой ручку с головкой, несущей выступающие упругие элементы".

При таких действиях формально будет выполнено требование п. 3 комментируемой статьи, т.к. при поступлении заявки в ней будут присутствовать все поименованные в статье документы, необходимые для установления даты подачи непосредственно по дате поступления заявки.

После установления даты заявки ничто не препятствует представить позже, но в установленные сроки представления, дополнительные материалы,уточненные и согласованные с заявителем.

Точно таким же образом можно поступать и при подаче любых других заявок, а не только конвенционных.

Гражданский кодекс РФ не содержит каких-либо ограничений в последующем дополнении заявки иным словесным описанием заявленного промышленного образца. Главное - не менять внешний вид этого промышленного образца.

Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1378

1.Изменения в виде исправлений и уточнений могут вноситься как по инициативе заявителя, так и в соответствии с замечаниями или рекомендациями экспертов Роспатента. Общим условием принятия изменений являетсянеизменность представляемой в них сущности заявленного изобретения,полезной модели, промышленного образца. Проверка отсутствия таких изменений связана с анализом признаков, характеризующих испрашиваемый объем прав на соответствующий объект.

Оценка изменения сущности.Для заявленных изобретений и полезных моделей дополнительные материалысчитаются изменяющими их сущность,если они содержат уточненную формулу, в которую включены признаки, которые отсутствовали на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления (описание и/и или формула). Если дополнительные материалы содержат иные новые признаки, поясняющие сущность, но не включаемые в формулу изобретения или полезной модели, они не считаются изменяющими сущность и будут учитываться при проведении экспертизы в качестве пояснений.

В отношении промышленного образца его сущность считается измененной в дополнительных материалах,если они предусматривают включение в перечень существенных признаков промышленного образца таких признаков, которые отсутствуют на дату подачи заявки на изображениях изделия.

В ранее действовавшей ст. 20 Патентного закона РФ отправной точкой при оценке дополнительных материалов на предмет изменения сущности всех объектов патентных прав служила дата подачи заявки, а не дата приоритета.

Пункт 1 ст. 1378 Кодекса в отношении изобретений и полезных моделей предписывает проводить оценку изменений на дату приоритета, а в отношении промышленных образцов - на дату подачи заявки. Чем обусловлено такое новшество - понять невозможно. Скорее всего, законодателем допущена ошибка, и чем быстрее ее исправят, тем лучше.

Согласно п. 1 ст. 20 Патентного закона РФ в отношении изобретений и полезных моделей отсутствие признаков определялось только по описанию, представленному при подаче заявки, и по формуле, если заявка на дату подачи содержала формулу. Данное ограничение на практике исключало возможность использовать чертежи для уточнения признаков. Пункт 1 ст. 1378 Кодекса уже не содержит такого ограничения, и раскрытие признаков определяется в отношении документов, послуживших основанием для установления приоритета, что позволяет использовать не только признаки из описания, но и признаки из чертежей, если они (признаки) однозначно на чертежах идентифицируются.

2. Изменение наименования заявителя.Пунктом 2 комментируемой статьи регулируется ситуация с изменениями заявителя. Если в соответствии с п. 2 ст. 20 Патентного закона РФ такие изменения рассматривались только при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя, теперь согласно п. 2 законодатель не ограничил перечень изменений сведений о заявителе, которые могут быть внесены в документы заявки до регистрации объекта патентных прав, оставив перечень открытым, о чем свидетельствует использованный в статье оборот - "...в том числе...".

Исправления очевидных и технических ошибоктакже могут быть внесены в этот же период в документы заявки. Однако тем самым ограничены возможности внесения исправлений очевидных и технических ошибок в документы заявки в отношении любых сведений до регистрации объекта патентных прав в государственном реестре. После внесения сведений в государственный реестр также возможно исправление очевидных и технических ошибок, но уже в выданном патенте (п. 4 ст. 1393 Кодекса).

3.Заявитель освобожден от уплатыпошлиныза внесение им по собственной инициативе изменений в документы заявки в течение двух месяцев с даты подачи заявки. Заявитель может в любое время по собственной инициативе представить изменения в документы заявки и позже двух месяцев с даты подачи, но каждый раз представление таких документов должно сопровождаться уплатой пошлины.

Изменения, внесенные заявителем в документы заявки на изобретение, учитываются при публикации сведений о заявке,если такие изменения представлены в Роспатент в течение двенадцати месяцев со дня подачи заявки, при этом должны быть учтены все, последовательно представленные в течение двенадцати месяцев изменения. Изменения, касающиеся описания и чертежей, целесообразно представлять в виде полнотекстового нового описания или полностью заменяющих листов.

Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель

Комментарий к статье 1379

Причины и ограничения.Заявитель может получить патент на полезную модель по заявке, первоначально поданной на изобретение, без оформления новой заявки. Как правило, такая необходимость возникает в случае, когда при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение не отвечает требованию изобретательского уровня и заявитель извещается об этом в соответствующем запросе. Описанное преобразование не допускается, если к заявке при ее подаче приложено заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, предусмотренное п. 1 ст. 1366 Кодекса.

Заявитель может также преобразовать поданную заявку на полезную модель в заявку на изобретение до даты принятия решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента - до того, как будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против этого решения. Условия и возможные сроки подачи возражения регламентированы п. 3 ст. 1387 Кодекса.

Ограничение по срокам преобразования заявок исключает возможность изменения статуса заявки после завершения ее экспертизы с вынесением решения. Отсутствие сроков, отведенных на преобразование заявок, или оттягивание сроков до судебного оспаривания решения Роспатента создавало бы неопределенность в отношении правового статуса поданных заявок, что не отвечает интересам третьих лиц, заинтересованных в получении достоверной информации об объеме исключительных прав, который может быть предоставлен по поданной заявке.

Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1380

Срок отзыва.Данной нормой установленпредельный срок для отзыва заявкина любой объект патентных прав. Если заявление об отзыве заявки, по которой вынесено решение о выдаче патента, поступило <250> в Роспатент в период, когда по техническим причинам уже невозможно предотвратить регистрацию в государственном реестре, и заявителем, получившим решение, уже была уплачена пошлина за регистрацию и выдачу патента, Роспатент тем не менее аннулирует такую регистрацию позже и соответствующая информация об отзыве такой заявки будет опубликована в официальном бюллетене.

--------------------------------

<250> Заявитель после получения решения о выдаче патента передумал его получать и решил отозвать заявку.