§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,

созданные в связи с выполнением служебного задания

или при выполнении работ по договору

Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец

Комментарий к статье 1370

1. Права и обязанности работодателя и работника.Работодателю принадлежит исключительное право на служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также право на получение патента на них.

Автору служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца, являющемуся работником, принадлежит право на вознаграждение, основанием для получения которого служат:

-получение работодателем патента;

- передача права на его получение другому лицу;

- принятие работодателем решения о сохранении созданного в связи с выполнением служебного задания объекта патентных прав в тайне с извещением работника (автора) о принятом решении.

Обязанность работника письменно уведомить работодателяо создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя результата, в отношении которого возможна правовая охрана, свидетельствует о необходимости подтверждения трудовых отношений, регулируемых нормами Трудового кодекса Российской Федерации, между работодателем и работником-автором, т.е. между указанными лицами должен быть заключентрудовой договор, в существенных условиях которого необходимо предусмотреть обязанности сторон, связанные с созданием и распоряжением служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,или в таком договоре оговариваются условия, определяющие отсутствие таких обязанностей между сторонами. Очевидно, что работники, никак не связанные с разработкой новой техники и технологии, не могут быть обременены условиями создания и использования служебных объектов патентных прав.

Законодательство не исключает возможности закрепления за работником исключительных прав на рассматриваемые объекты,но такое условие должно быть отражено в трудовом договоре либо в отдельных соглашениях между работником и работодателем, заключаемых в отношении конкретных результатов, получаемых работником во время исполнения своих трудовых обязанностей у работодателя.

Нарушение указанных условий приводит к результатам, примеркоторых приведен ниже (Постановление ФАС Уральского округа от 13.03.2008 N Ф09-7717/06-С6).

Решением суда установлена принадлежность ЗАО "Челябинский завод эффективного строительного кирпича" права на служебные изобретения по патентам N 2183710, 2148694, 2096375, 2206450, выданные ранее на имя физического лица - автора данных изобретений, в связи с чем решением суда данные патенты были признаны недействительными в части указания патентообладателя.

Суд пришел к выводу о том, что, поскольку изобретения "Кирпич", "Строительный камень", "Способ производства сырьевой смеси для изготовления силикатного кирпича", "Способ укладки кирпича-сырца в штабель для термообработки" являются служебными изобретениями, автор не является патентообладателем патентов на указанные изобретения и патенты N 2183710, 2148694, 2096375, 2206450 признаны недействительными в части указания в них в качестве патентообладателя автора изобретений.

2. Минимальные ставки вознаграждения.Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, однако до появления соответствующего правительственного постановления в отношении изобретений может применяться действующая норма п. 1 ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", согласно которой вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размерене менее 15% от прибыли(соответствующей части дохода), ежемесячно получаемой патентообладателем от его использования, а такжене менее 20% от выручки от продажи лицензийбез ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размерене менее 2% от доли себестоимости продукции(работ, услуг), приходящихся на данное изобретение.

Вряд ли на практике указанные выше весьма высокие ставки вознаграждения находят применение. Еще в первой редакции 1992 г. Патентного закона РФ в пункте 2 статьи 8 в отношении служебных изобретений было указано, что автор служебного изобретения "имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя, при этом вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, которые определяются на основе соглашения между ними".

Каким образом вознаграждение могло быть соразмерным выгоде (прибыль, доход), которую получает работодатель? Соразмерность подразумевает, что и прибыль, и вознаграждение выражены цифрами одного порядка. Ни один работодатель не будет выплачивать всю прибыль или большую ее часть (если говорить о соразмерности) автору в качестве вознаграждения, т.к. без прибыли работодатель сам работать не может. Еще большее недоразумение вызывало обременение работодателя выплачивать вознаграждение в размере от выгоды, которая "могла бы быть им получена". Иными словами, работодатель должен был платить вознаграждение от гипотетической прибыли, не получая реальных финансовых возмещений. В последующей редакции 2003 г. Патентного закона РФ данная норма была полностью исключена, т.к. практика показала ее нежизнеспособность, и сейчас действует перешедшая в Кодекс норма, согласно которой работник имеет право на вознаграждение, но размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом. Обратим внимание на то, что в данной норме не оговорен вид вознаграждения (за создание изобретения, за использование изобретения и т.д.), что создает некую иллюзию якобы о возможности работодателя выплачивать только поощрительное вознаграждение за создание изобретения, не выплачивая вознаграждения за использование изобретения, в т.ч. при продаже лицензии. Однако содержание нормы в п. 3 ст. 1345 Кодекса разрешает указанные сомнения: "В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца".

И еще раз обратим внимание на целесообразность внесения всех условий получения вознаграждения за использование служебного изобретения в договор между работником и работодателем. Такой договор или дополнение к ранее заключенному могут быть составлены на этапе запуска продукции в производство, когда прогнозируются объемы реализации продукции. В любом случае, лучше заранее договориться, чем потом спорить в судах и в конечном итоге или стимулировать прекращение выпуска именно этой продукции, или нести новые расходы на создание аналогичной, но не подпадающей под полученный патент продукции.

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца, независимо от того, является ли он на момент использования конкретного изделия (продукта) работником предприятия или уже не является таковым, имеет право на вознаграждение как минимум именно за использование. Обязанность выплаты такого вознаграждения возложена законодателем на работодателя.

3. Выплата компенсации.Пунктом 4 комментируемой статьи определен порядок выплаты компенсаций работодателем, использующим служебное произведение на условиях простой (неисключительной) лицензии (абзац второй указанного пункта), или вознаграждений работодателем, получившим патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо принявшим решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщившим об этом работнику, либо передавшим право на получение патента другому лицу, либо не получившим патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам (абзац третий указанного пункта).

Законодатель императивно определил лицо, выплачивающее соответственно компенсацию или вознаграждение, - таковым является работодатель(лицо, являвшееся работодателем на момент создания служебного произведения). Следовательно, даже в случае, если принадлежащие работодателю права на результат интеллектуальной деятельности переданы по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным уплачивать компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель.

К иным лицамданная обязанность переходит только в порядке универсального правопреемства. При этом размер компенсации или вознаграждения определяется договором (соответствующие условия могут содержаться как в трудовом, так и в отдельном гражданско-правовом договоре), а в случае спора - судом. Такие споры подведомственны судам общей юрисдикции.

Приведенная норма не ограничивает работника, получившего патент на свое имя, в дальнейшем распорядиться патентом по своему усмотрению, в т.ч. уступить патент третьему лицу в соответствии с договором отчуждения исключительного права. В этом случае должен быть решен вопрос о выплате компенсации, т.к. у работодателя в течение срока действия патента независимо от его дальнейшего отчуждения сохраняется право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой компенсации.

Представляется, что в такой ситуации компенсация может выплачиваться работодателем работнику или новому патентообладателю или в том же общем размере, но в согласованных долях, работнику и новому патентообладателю, если такое соглашение будет достигнуто между всеми заинтересованными лицами. Свобода договора позволяет выбирать оптимальный для участников вариант, отражающий интересы всех сторон договора. Работодателя, как правило, будет интересовать сохранение неизменности ранее установленного размера компенсации независимо от последующих изменений патентообладателя.

Возможно последующее отчуждение патента от работника или нового патентообладателя обратно непосредственно работодателю, и условия такого "возвращения" служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца исконному работодателю должны быть оговорены в договоре отчуждения, однако при этом новые условия, сопровождающие отчуждение патента, уже могут не соответствовать условиям выплаты компенсации; размеры компенсации могут превышать или быть ниже размера ранее установленной.

Спорымежду работником и работодателем о принадлежности прав на служебное изобретение могут заканчиваться весьма негативно.

Так, например,в публикации Н.М. Качановой "Что является служебным объектом" <217> была описана ситуация, когда в Таганском межмуниципальном суде г. Москвы в 1998 г. был рассмотрен иск ЗАО "Штурман кардиолодти системс" о признании недействительными патента РФ N 2055991 на изобретение "Турбина для производства ручного инструмента", патента РФ N 2069540 на изобретение "Аппарат для клинических операций" и патента РФ N 2080454 на изобретения "Пневмотурбодвигатель для привода ручного инструмента".

--------------------------------

<217> Качанова Н.М. Что является служебным объектом // Трудовые споры. 2008. N 9.

Исковые требования ЗАО "Штурман кардиолодти системс" обоснованы тем, что авторы изобретений состояли в трудовых отношениях с истцом и в их должностные обязанности входило создание новой техники. Истец представил в суд доказательства (планы работ, техническая документация, иные материалы) того, что изобретения по оспариваемым патентам были разработаны авторами в связи с выполнением своих служебных обязанностей.

Суд признал спорные изобретения служебными и установил вину ответчиков в нарушении прав истца на служебные изобретения. Авторы не известили истца о созданных изобретениях и поданных ими от своего имени заявках. Тем самым истец был лишен возможности подать заявки и получить патенты на свое имя. Истец был также лишен возможности использовать технические решения в режиме коммерческой тайны, поскольку сведения о запатентованных изобретениях опубликованы в официальных изданиях Роспатента и стали общедоступны.

Суд иск удовлетворил, в кассационной инстанции дело не рассматривалось, что послужило основанием для признания Роспатентом выданных патентов недействительными. И хотя судебное решение было принято в условиях действия Патентного закона РФ, оно остается весьма актуальным и сегодня.

4. Восстановление нарушенных имущественных прав.Нарушенные имущественные права на изобретения могут быть восстановлены в порядке, предусмотренном ст. 1398 ГК РФ. В соответствии со ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в т.ч. в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом. Признание патента недействительным частично предполагает возможность указания в новом патенте, выдаваемом взамен старого, иного (надлежащего) патентообладателя или измененного состава авторов.

В приведенном выше судебном решении истец не требовал признать его надлежащим патентообладателем и не заявил претензий о возмещении убытков. Исковые требования ограничивались аннулированием патентов, выданных на имя авторов. Таким образом, истец, образно говоря, "наказал" авторов, но сам не стал патентообладателем, превратив ранее запатентованные изобретения в общественное достояние, не подлежащее охране исключительным правом.

Насколько такие действия истца входят в предоставленные ему как работодателю способы защиты прав, определяет суд. В публикации <218> высказано мнение, что такие действия работодателя выходят за пределы предоставленных ему способов защиты - восстановление патентных прав либо возмещение убытков. Вряд ли с этим можно согласиться, т.к. защита исключительных прав работодателя в отношении служебных изобретений должна быть основана на общих нормах статьи 1252 Кодекса, в которой перечислены требования, которые могут быть предъявлены в судебном иске. Обратим внимание на то, что представленный перечень возможных требований не является закрытым и суд вправе рассматривать и иные требования, а приведенное судебное решение, хотя и вынесенное значительно ранее принятия части 4 ГК РФ, должно "охладить" тех авторов, которые пытаются предъявить необоснованные требования работодателю.

--------------------------------

<218> Качанова Н.М. Что является служебным объектом // Трудовые споры. 2008. N 9.

5. Использование средств работодателя и последствия.Норма, приведенная в п. 5 комментируемой статьи Кодекса, является новой, она отсутствовала в Патентном законе РФ. Объект патентных прав,созданный работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не считается служебным,и право на получение патента и исключительное право на такой объект принадлежат работнику. Однако для соблюдения баланса интересов в этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного объекта патентных прав для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения работником расходов, понесенных работодателем в связи с созданием такого объекта.

Не потеряло актуальности мнение Верховного Суда РФ, выраженное в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ N 15 от 19 июня 2006 г., в соответствии с которым если произведение создано по служебному заданию работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, то в соответствии с законом исключительные права на использование этого произведения переходят к работодателю. При этом личные неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами - физическими лицами. Права на произведения, созданные вне рамок трудового договора или служебного задания, не могут считаться переданными работодателю на основании закона.

Например, иллюстрации работника к статье, созданной в порядке служебного задания, не могут рассматриваться как служебное произведение, если они не предусмотрены таким заданием или трудовым договором с работодателем.

Исходя из этого, многие специалисты считают, что размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения (независимо от вида произведения) устанавливаются договором автора с работодателем. Договор автора с работодателем носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения договоров, предусмотренные гражданским законодательством.

6. Выплата вознаграждения и нормативная база СССР.Поскольку положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10.07.1991 N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества, следует учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для их реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не противоречащей ГК РФ.

Так, статьей 34 Закона СССР "Об изобретениях в СССР", в частности, предусмотрено, что вознаграждение лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, уплачивается предприятием-патентообладателем и предприятием-лицензиатом. Вместе с тем с 01.01.2008 к указанным правоотношениям подлежит применению пункт 4 статьи 1370 ГК РФ, согласно которому вознаграждение или компенсация выплачиваются работодателем.

Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору

Комментарий к статье 1371

1.В данной статье предусмотрено правовое регулирование отношений, связанных с использованием объектов патентных прав, созданных в результате выполнениядоговорных работ, по которым осуществлялась разработка новой техники и технологии.Ранее в Патентном законе РФ предусматривалось закрепление исключительных прав только на результаты, полученные при исполнении государственных контрактов. Теперь к таковым относятся также результаты работ, полученные при исполнении договоров подряда, договоров по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Права сторон на результаты НИОКР.Права сторон на результаты научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) регулируются ст. 772 ГК РФ (в редакции 2008 г.), в соответствии с которой:

1) стороны в договорах НИОКР имеют право использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором;

2) если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд;

3) права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ.

При этом обратим внимание на ст. 770 ГК РФ, согласно которой исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. Изложенные условия позволяют заказчику и исполнителю осуществлять совместный контроль за составом авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в результате НИОКР.

2.Обратим внимание на норму, согласно которой заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. Таким образом, из данной нормы следует, что,однажды заплатив, заказчик освобождается от необходимости выплачивать дополнительное вознаграждение.

В случае, когда соответствующее право, предусмотренное п. 2 комментируемой статьи, передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец только для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензиив течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.

В данной норме особое внимание должно акцентироваться на том, что следует понимать под собственными нуждами подрядчика (исполнителя).Законодатель не увязал данное условие с получением или неполучением прибыли, однако можно полагать, что собственные нужды подрядчика (исполнителя) в рассматриваемой ситуации не должны предусматривать использование изобретения, полезной модели или промышленного образца вне сферы обслуживания собственного производства.

Например,под собственными нуждами электростанции понимается комплекс вспомогательного электрического оборудования электростанции, обеспечивающего бесперебойную работу ее основных агрегатов.

В любом случае автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса и обязанность выплаты вознаграждения автору соответствующего объекта патентных прав, когда он не является патентообладателем, "красной линией" проходит через нормы статей 1370, 1371, 1372 и 1373 ГК РФ.

Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу

Комментарий к статье 1372

1.Данная норма в отношении промышленных образцов является новой и не распространяется на изобретения и полезные модели. Видимо, законодатель посчитал, что по заказу может быть создантолько промышленный образецкак художественно-конструкторское решение. Аналогия данной нормы усматривается со ст. 1288 Кодекса, в которой подобным образом регулируются отношения по договору авторского заказа в отношении объектов авторского права, в т.ч. произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Договор заказа и непатентоспособный образец.Промышленный образец как объект права не следует рассматривать адекватно другим объектам патентного права (изобретения и полезные модели), если промышленный образец создан по договору, предметом которого было его создание (договор заказа). Создается определенная иллюзия того, что по договору заказа может быть создан промышленный образец именно как объект патентного права, а не промышленный образец как изделие. В такой ситуации всегда возникает один вопрос:можно ли заказать создание изделия, заведомо патентоспособного?Ответ очевиден - нельзя, т.к. патентоспособность определяется в результате экспертизы заявки в Роспатенте, а не при подписании акта сдачи-приемки работы по договору заказа.

Из содержания комментируемой статьи не следует ответ на вопрос, кому будет принадлежать созданный промышленный образец как изделие, а не объект права, если в результате экспертизы поданной заявки будет установлено, что заявленный промышленный образец не отвечает условиям патентоспособности. Если созданный по договору заказа промышленный образец не стал объектом патентных прав, условия комментируемой статьи на него формально не распространяются, если иное не оговорено в договоре между сторонами, в т.ч. если не оговорены конкретные условия о принадлежности подрядчику или заказчику промышленного образца по заявке, по которой патент не выдан в связи с установлением его непатентоспособности.

О близости патентуемых промышленных образцов и определенных объектов авторского права свидетельствуют многие судебные решения.

2. Промышленные образцы и объекты авторского права.Дискуссия о том, может ли охраняться промышленный образец одновременно нормами патентного права и нормами авторского права, ведется специалистами достаточно давно. Мнения разделились, в том числе не только у теоретиков права, но и при рассмотрении судебных споров об использовании промышленных образцов.

В судебном споре<219> по патенту на промышленный образец N 52995 суд первой инстанции указал в решении, что произведение дизайна является объектом авторского права в том случае, когда оно является произведением изобразительного искусства. Рисунок этикетки для упаковки мороженого, по мнению суда первой инстанции, не является произведением изобразительного искусства. Суд первой инстанции сослался на то, что истцу принадлежат права на промышленный образец этикетки для упаковки мороженого, из чего суд сделал вывод о том, что истец неосновательно считает этикетку для упаковки мороженого произведением декоративно-прикладного искусства, поскольку этикетка является промышленным образцом. Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что этикетки не относятся к объектам, права на которые охраняются законом об авторском праве.

--------------------------------

<219> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.12.2005 N А56-46488/04.

Суд кассационной инстанции посчитал, что вывод суда о нераспространении норм авторского права на произведение при наличии зарегистрированного права на этот объект как на промышленный образец не основан на законе. В данном случае спорный объект существует в форме изображения. Отличительными признаками объекта авторского права являются: новизна, творчество, оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения. Следовательно, при наличии этих признаков этикетка может являться одновременно как объектом авторского права, так и объектом патентного права.

Изложенная выше позиция нашла отражение в пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ и Пленума ВС РФ "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <220>, в котором указывается, что если в качестве промышленного образца с согласия правообладателя зарегистрирован объект авторских прав (или их совокупность), способ защиты исключительного права от совершаемых нарушений определяется характером такого нарушения. Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ). Если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным. Решение суда по делу о нарушении авторских прав не может служить препятствием для заключения патентообладателем лицензионного договора с автором произведения.

--------------------------------

<220> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

После вступления в действие части четвертой ГК РФ можно считать вопрос о возможности выплаты авторского вознаграждения по промышленным образцамв практическом аспекте исчерпанным по причине введения в патентное законодательство новой нормы о переходе промышленного образца в общественное достояние. В статье 1364 части четвертой ГК РФ указывается, что по истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходят в общественное достояние. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Очевидно, что в случае возникновения спора о выплате вознаграждения лицо, использующее промышленный образец, перешедший в общественное достояние, может не выплачивать никаких вознаграждений за его использование бывшему патентообладателю, не вдаваясь в теоретический спор о том, рассматривается ли далее этот промышленный образец как объект авторского права или нет.

Можно полагать, что появление нормы статьи 1364 части четвертой ГК РФ снимает возможность "дважды снимать шкуру с одного барана".

Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Комментарий к статье 1373

1. Совместное правообладание.Ранее действовавший Патентный закон РФ (ст. 9.1) не предусматривал возможности совместного правообладания и патент мог быть выдан при соблюдении установленных законом положений или исполнителю (подрядчику), или Российской Федерации, или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступал государственный заказчик.

Часть четвертая ГК РФ кардинально изменила приведенный выше подход. Согласно п. 1 комментируемой статьи право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт(исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик,либо совместноисполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию, причем в качестве патентообладателей со стороны Российской Федерации могут быть указаны различные государственные органы.

По общему правилу, установленному п. 3 ст. 1229 ГК РФ, распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе путем выдачи лицензий третьим лицам, осуществляется правообладателями совместно, если Кодексом не предусмотрено иное. В п. 5 ст. 1373 закреплено исключение из указанного правила, которое отражает особенности совместного правообладания в отношении таких патентов.

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместнона имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставитьбезвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использованиетаких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.

Практика применениянормы ст. 9.1 Патентного закона РФ показала, что государство способно финансировать из бюджетных средств в лучшем случае только исследования и разработку объектов патентных прав, но не их серийное освоение и выпуск (за исключением ряда объектов военного назначения). Появление возможности совместного обладания исключительными правами должно стимулировать более активное участие частного бизнеса в реализации государственных контрактов.

2. Порядок использования патента, принадлежащего нескольким лицам.В связи со вступлением в действие с 1 января 2008 г. части четвертой ГК РФ ранее данное разъяснение <221> в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации относительно защиты исключительного права, принадлежащего нескольким лицам совместно, следует применять с учетом положений комментируемой статьи, т.е. необходимо учитывать, что в соответствии с п. 5государственный или муниципальный заказчик как один из патентообладателей обязан лишь уведомить другого патентообладателя в лице исполнителя о предоставлении третьим лицам безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, но не обязан получить при этом согласие исполнителя.В разъяснении, содержавшемся в п. 10 Постановления, предусмотрено, что при решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, суду необходимо учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если патент принадлежит нескольким лицам. Исходя из этого, незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей.

--------------------------------

<221> Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

Понятия "государственные нужды"и"муниципальные нужды"определены в ст. 3 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Независимо от вида договора работодателя с любым заказчиком вознаграждение работнику-автору за созданный в рамках выполнения договора объект патентных прав должен выплачивать работодатель. При наличии нескольких патентообладателей - юридических лиц по договору между собой только один из них может взять на себя обязательство выплачивать всем авторам, независимо от места их работы, причитающееся вознаграждение. Такое условие в договоре о выплате вознаграждения посторонним авторам может рассматриваться как договор в пользу третьего лица на основании ст. 430 ГК РФ, содержащей общие для всех видов договоров положения о договорах и обязательствах.

Как уже было отмечено, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, может быть получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования.

3. Совместное правообладание и единая технология.Не исключена ситуация, когда такой патент выдан на изобретение, полезную модель или промышленный образец, входящие в состав результатов работ по созданию единой технологии. В этом случае необходимо также соблюдать нормы статей 1542 - 1551 ГК РФ, регулирующих право использования интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (глава 77 Кодекса).

Существует мнение, что под единой технологией понимается совокупность исключительных прав. С таким мнением вряд ли можно согласиться, т.к. из вышеприведенного определения - "единая технология"следует, что речь идет не о результатах, выраженных в форме интеллектуальных прав, а о результатах, выраженных в объективной (в контексте - материальной) форме.

Обратим внимание на то, что нормы в отношении единой технологии не предусматривают совместного владения правами на единую технологию, за исключением единой технологии, созданной с привлечением бюджетных средств и средств других инвесторов, что следует из содержания статьи 1549 Кодекса.

Несогласованные действия сторон договора при осуществлении совместной деятельности приводят к сложным судебным спорам- см., например, Постановление кассационной инстанции ФАС Поволжского округа от 09.09.2008 N А72-4302/07 в отношении заключенного лицензионного договора на использование объектов промышленной собственности, содержащихся в технической документации на самолет ТУ-204 и его модификации.