§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение,

полезную модель или промышленный образец

Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1365

1.Ранее действовавший Патентный закон РФ именовал передачу исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образецдоговором уступки(п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ). Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец является частным случаем договора об отчуждении исключительного права, общие требования к которому сформулированы в ст. 1234 Кодекса.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец предусматривает передачу прав в определенном объеме, зафиксированном в патентной формуле, и обязанностей имущественного характера. Такой договор с учетом особенностей предмета сделки может рассматриваться как аналог договора купли-продажи, но не ограничиваться только такой формой. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть заключен в форме договора мены и дарения.

Договор об отчуждении исключительного права может быть возмездным и безвозмездным в зависимости от выбранной модели договора. Если договор содержит условия купли-продажи или мены, он является возмездным, т.к. сторона договора, приобретающая исключительные права, передает другой стороне или оговоренное договором денежное возмещение, или оговоренное договором мены имущество. В случае дарения договор отчуждения является безвозмездным.

При отчуждении исключительных прав по патенту к приобретателю переходит только исключительное право, в которое не входят право приоритета, право авторства и права на продукты и изделия, которые были изготовлены и введены в гражданский оборот до отчуждения права.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Если такой договор в Роспатенте не зарегистрирован, он в отношении передачи исключительных прав считается недействительным.

2. Независимость патентообладателя от своих лицензиатов.В п. 13.8 Постановления от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <203> указано, что ГК РФ не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 Кодекса переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

--------------------------------

<203> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

3. Вопрос о безвозмездности договора отчуждения патентных прав.Среди специалистов вызывает споры вопрос, может ли договор отчуждения исключительного права, заключаемый между юридическими лицами, быть безвозмездным.

Сторонники положительного ответа полагают, что под возможностью предусмотреть в договоре иное, нежели обязательство по выплате правообладателю вознаграждения, следует понимать возможность на указание безвозмездности подобного договора.

Сторонники отрицательного ответа считают, что безвозмездный договор является, по существу, договором дарения, а последний не разрешен между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ).

Можно полагать, что не любая безвозмездная передача исключительного права должна всегда рассматриваться как договор дарения.

Например,патентообладатель безвозмездно отчуждает свой патент на изобретение в пользу приобретателя при условии, что приобретатель будет передавать выпускаемую им по данному патенту продукцию или ее определенную часть в дар государственным учреждениям, обслуживающим инвалидов.

Цель у патентообладателя и приобретателя патентных прав одна - осуществлять благотворительность, и в подобной ситуации безвозмездный договор отчуждения исключительного права, равно как и лицензионный договор подобного рода, должен регистрироваться Роспатентом и всячески поддерживаться в судах, если, конечно, по фактическим обстоятельствам дела не установлено, что под видом безвозмездности осуществляется нечто иное, совершенно не имеющее отношения к благотворительности (ст. 170 ГК РФ "Недействительность мнимой и притворной сделок").

4. Дискуссия о частичном отчуждении патента на группу изобретений<204>. В ранее изданном Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть четвертая, авторов Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, С.П. Гришаева <205>, отмечено: "Исходя из признака неделимости объема прав, удостоверенных патентом, их невозможно передать приобретателю в какой бы то ни было части формулы либо перечня существенных признаков. Поэтому последний становится обладателем всей совокупности прав имущественного характера, каким располагал его правопредшественник".

--------------------------------

<204> Изложенные соображения были критически оценены оппонентами, и в журналах "Изобретательство" и "Патенты и лицензии" в настоящее время продолжается дискуссия по данному вопросу.

<205> Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть четвертая (постатейный). М.: Проспект, 2007. С. 369.

Этого же мнения придерживаются авторы статьи <206>, в которой рассмотрены различные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец в части четвертой ГК РФ. В данной статье в разделе, посвященном договору об отчуждении исключительного права, авторы пишут:

--------------------------------

<206> Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Основные договорные формы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // Изобретательство. 2008. N 3.

"В отличие от ранее действовавшего патентного законодательства, в настоящее время установлено, что исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, т.е. целиком. Сказанное означает, что не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя - передающей стороны договора. Следует отметить, что указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента. Оно впоследствии превратилось в норму права".

С мнением авторов указанного Комментария и статьи нельзя согласиться по следующим причинам. Некорректно истолкована норма п. 1 ст. 1234 ГК РФ как не позволяющая осуществить передачу одного из пунктов формулы изобретения с сохранением остальных пунктов у патентообладателя. Обратимся к нормам гражданского законодательства.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

Договор об отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лишь отдельными поименованными в договоре способами ничтожен (ст. 168 ГК РФ).

Действительно, договор об отчуждении патента на отдельно поименованные способы использования изобретения, например только на изготовление запатентованного продукта, но не на его продажу, является ничтожным. Однако недопустимое деление (вычленение) отдельных способов использования в отношении одного конкретного результата никакого отношения к возможности деления нескольких раздельных результатов, объединенных волей случая, не имеет.

Что является таким результатомв соответствии с частью четвертой ГК РФ в контексте рассматриваемого вопроса?

Однозначный ответ содержится в п. 1 ст. 1225 ГК РФ, извлечение из которой представлено ниже:

"1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

<...>

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы".

Даже формально можно обратить внимание на то, что в данной статье слова "изобретения", "полезные модели", "промышленные образцы" указаны во множественном числе, из чего следует, что если результатами являются, например, изобретения, то одно изобретение является результатом, два изобретения - двумя результатами, три изобретения - тремя результатами и т.д. Вряд ли этот очевидный факт можно опровергнуть.

Читая п. 1 ст. 1234 ГК РФ, нетрудно убедиться в том, что законодатель предусмотрел передачу исключительного права в полном объеме на результат.

Результат <207> - это то целое, которое в случае деления его на отдельные составляющие перестает быть именно таковым.

--------------------------------

<207> Результат (от лат. resultatus - отраженный) - конечный итог, следствие, завершающее собой какие-нибудь действия, явления, развитие чего-нибудь.

Исключительное право на любое самостоятельное целое (результат) может быть передано только в полном объеме на это самостоятельное целое. Только при таких условиях будут правы авторы Комментария и статьи. И это понятно, так как невозможно передать право, имеющее свое действие на какое-то целое, если данное целое раздроблено так, что рассматриваемым целым уже не является.

Формула изложенного выше может звучать примерно так: "Отсутствие целого объекта исключает порождение права на такой целый объект". Если самостоятельных результатов несколько и каждый из них обременен своим объемом прав, независимым от объема прав на другие результаты, правообладатель такого комплекса результатов, в частности патентообладатель, не может быть связан условием обязательной передачи прав на все результаты в полном объеме только одному приобретателю. Не о таком полном объеме прав идет речь в п. 1 ст. 1234 ГК РФ.

Вывод о том, что "не допускается передача, например, одного из пунктов формулы изобретения или какой-либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя - передающей стороны договора", по меньшей мере некорректен. Такой вывод справедлив только для случаев, когда в формуле изобретения (полезной модели) или в перечне существенных признаков промышленного образца содержится только одно изобретение (полезная модель) или один промышленный образец.

Однако законодатель предусмотрел возможность подачи заявок и получения патентов как на одно изобретение (полезную модель), так и на группу изобретений (полезных моделей) в одной патентной формуле. Такая же возможность предусмотрена в отношении заявок и патентов на промышленные образцы <208>.

--------------------------------

<208> Далее для сокращения будем рассматривать группу изобретений.

Патентная формула на группу изобретений может включать несколько независимых пунктов, изобретения по которым могут использоваться независимо одно от другого.

Пример такой реальной формулы изобретенияпо патенту Российской Федерации N 2320194 с извлечениями только двух независимых пунктов <209> изложен ниже.

--------------------------------

<209> Формула изобретения содержит 39 пунктов с рядом независимых пунктов и подчиненных им зависимых пунктов.

"1. Композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, содержащая гуммиоснову и комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, в которой указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции жевательной резинки для достижения эффекта удаления окрашивания на поверхностях зубов.

<...>

24. Композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания, содержащая комплекс для удаления окрашивания из агента для удаления окрашивания и циклодекстринового соединения, причем указанный агент для удаления окрашивания присутствует в таком виде, который делает возможным высвобождение эффективного количества агента для удаления окрашивания из композиции кондитерских изделий".

Сколько результатов интеллектуальной деятельности представлено выше и что входит в полный объем, который может быть передан?

Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что два независимых по правовому статусу изобретения, хотя и изложенных в одной формуле изобретения, представляют собой два результата, а именно:

результат первый - композиция жевательной резинки для удаления окрашивания;

результат второй - композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания.

Из какой нормы права следует, что под полным объемом передаваемых прав по данному патенту следует понимать объем, складываемый из двух независимых объемов тех двух результатов, которые изложены в независимых именно по объему прав пунктах 1 и 24 формулы изобретения?

Нет такой нормы права в части четвертой ГК РФ.

Авторы статьи пишут: "Указанное положение было разработано в практике регистрации договоров об уступке патента. Оно впоследствии превратилось в норму права".

Не превратилась порочная практика Роспатента (если таковая и была) в норму права в части четвертой ГК РФ. А порочная она потому, что мешала патентообладателям, получившим патент на группу изобретений, распоряжаться предоставленным им исключительным правом так, как это выгодно патентообладателям и лицам, входящим в договорные отношения с ними.

Все произошло как раз наоборот, и именно часть четвертая ГК РФ расставила все по местам и уже не позволяет Роспатенту продолжать ведение порочной практики. Какова будет судебная практика, покажет время.

Понятно, что изложенное в отношении возможности частичной уступки патентов <210> создает проблемы для Роспатента, так как надо предусмотреть процедуры и технологию обработки и регистрации договоров с такими частичными уступками, решить вопрос, какие документы и кому должны передаваться при множественной уступке, кому из сторон передавать патент, а кому выписку или нечто подобное, вести соответствующий реестр и т.п. Однако эти проблемы не должны создавать искусственные препятствия для реализации патентообладателем исключительных прав, которые ему предоставлены <211>.

--------------------------------

<210> Будем использовать данный термин как устоявшийся в понимании специалистами.

<211> Джермакян В. Возможна ли частичная уступка патента? // Патенты и лицензии. 2008. N 8.

Представим ситуацию,когда к патентообладателю вышеуказанного патента обратилась фирма А, которая готова на условиях договора уступки приобрести исключительные права, при этом отношения на базе лицензий фирму А не интересуют. Кроме того, фирму А интересует только композиция жевательной резинки для удаления окрашивания, а второй результат - композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания фирму А не интересует, и платить она не собирается за приобретение прав в отношении тех результатов, которыми пользоваться не собирается.

Если уступить патент в полном объеме, так, как это предлагают авторы статьи, во-первых, второе изобретение - композиция кондитерских изделий для удаления окрашивания использоваться фирмой А не будет и, следовательно, рынок не получит конкретной продукции от фирмы А, а бывший патентообладатель, естественно, не получит никаких роялти.

Во-вторых, патентообладатель, потеряв все права на второе изобретение, и сам не сможет его уступить какой-либо иной фирме Б, не говоря уже о том, что и сам не сможет использовать данное изобретение, так как оно формально принадлежит новому патентообладателю.

Опять рынок не получит данной продукции, а первый патентообладатель - вознаграждения, так кому это выгодно?

Точно такая же ситуация возникает и при применении норм по п. 1 и 2 ст. 1236 ГК РФ при предоставлении прав использования по лицензиям.

Исходя из изложенной мной позиции, исключительных лицензий по одному патенту можно выдать ровно столько, сколько независимых пунктов содержит формула изобретения.Сколько самостоятельных результатов в патентной формуле, столько и исключительных лицензий может быть предоставлено по одному патенту.

Конечно, могут быть различные варианты и нельзя не учитывать иные факторы, как, например, норму права, устанавливающую косвенную охрану продукта через способ его получения при наличии формулы на группу изобретений. Но это не дает оснований "рубить сплеча" в отношении толкования нормы п. 1 ст. 1234 ГК РФ.

Подтверждением некорректного толкования нормы из п. 1 ст. 1234, якобы исключающей возможность передачи прав на изобретение по одному из пунктов формулы изобретения, является также существование нормы в п. 1 ст. 1488 ГК РФ, согласно которой "по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права".

Данная норма однозначно подтверждает, что полный объем рассматривается только в отношении тех прав, которые могут быть безболезненно для других выделены из того комплекса прав, которые предоставлены правообладателю в одном охранном документе.

Не может существовать данная частная норма в отношении товарных знаков, позволяющая частичную уступку в отношении конкретных товаров и услуг, если она противоречит общей норме <212>, приведенной в п. 1 ст. 1234 ГК РФ, как якобы обязывающей в любом случае передавать права в полном объеме в контексте "один патент - всегда одно отчуждение (уступка)".

--------------------------------

<212> Общая норма действует в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, предусмотренных в части четвертой ГК РФ.

Возможность продления срока действия патента на срок свыше 20 лет только на один объект, например лекарственное средство из запатентованной группы изобретений на "лекарственное средство и способ его изготовления" является еще одним подтверждением возможности "делимости" исключительных прав в формуле на группу изобретений.

Обратим внимание на то, что подача заявки и получение патента на группу изобретений является правом заявителя, а не его обязанностью. Заявитель мог подать, например, три отдельные заявки на три изобретения, которые могли быть заявлены и в одной заявке на группу изобретений как отвечающей условию единства изобретения, с получением соответственно одного патента с формулой изобретения, включающей три независимых пункта на каждое изобретение. Очевидно, что никто не может воспрепятствовать патентообладателю трех патентов на три изобретения передать каждый патент совершенно различным лицам. Так почему этого же нельзя достичь, осуществляя частичную (раздельную) уступку патента на те же три изобретения тем же трем различным лицам? Разумного объяснения этому нет.

Изложенная выше позиция нашла жесткую критику в журнале <213>, и основной вывод оппонентов состоит в том, что "в сфере передачи технологии, в частности в сфере уступки патента (по новой терминологии - отчуждение исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец), законодатель не счел целесообразным предоставлять патентообладателю такой широкий спектр правомочий, доходящий до пределов частичной уступки патента в форме отчуждения одного из пунктов формулы комплексного изобретения (т.е. группы изобретений) с сохранением остальных пунктов у патентообладателя".

--------------------------------

<213> Еременко В. и Евдокимова В. К вопросу о частичной уступке патента // Изобретательство. 2009. N 4.

Оппоненты отмечают:

"Положения главы 76 ГК РФ, в частности п. 1 ст. 1488, соотносятся с нормами, установленными в ст. 1234 ГК РФ, как специальные нормы с общими нормами. При конкуренции правовых норм, т.е. в случае противоречия предписаний, содержащихся в одном и том же нормативном правовом акте, подлежит применению специальная норма, а не общая норма. Такая конкуренция всегда разрешается в пользу специальной нормы, поскольку специальная норма имеет приоритет перед общей нормой - lex specialis derogat general".

Все написано в критической статье верно, но касается изложенное той ситуации, когда конкурирующие нормы содержат противоречивые предписания. На этот факт нужно обратить пристальное внимание. Однако между приведенными статьями части 4 ГК РФ нет противоречивых предписаний; есть общая норма и не противоречащая ей частная норма. Частная норма п. 1 ст. 1488, предусматривающая частичное отчуждение товарных знаков в определенном объеме, не является противоречащей общей норме по п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающей отчуждение исключительного права в отношении любых результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, и принцип lex specialis derogat general никакого отношения к рассматриваемой ситуации не имеет.

Примером применения принципа lex specialis general general может служить разрешение коллизии между нормами в американском Законе о товарных знаках (1988 г.). Так, в соответствии со статьей 1052 (e), не допускается регистрация в качестве товарных знаков чисто географических обозначений, за исключением указаний их мест происхождения, которые могут быть зарегистрированы в соответствии со ст. 1054 Закона. В то же время, в соответствии со ст. 1054 этого же Закона, такая регистрация допускается, если товарный знак является коллективным и прямо включает указание места происхождения товаров. Очевидно, что норма по ст. 1052 (e) является общей и входящей в противоречие с нормой по ст. 1054, являющейся частной и касающейся только таких товарных знаков, которые являются коллективными, и принцип lex specialis general виден невооруженным глазом.

Моя позиция заключается в том, что п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предусматривающий передачу исключительного права в полном объеме на результат, тем самым всего лишь исключает возможность передачи исключительного права по частям на искусственно раздробленный результат, потерявший при таком дроблении свою целостность.

Проф. Э.П. Гаврилов, в публикации <214> на стр. 49, ранее уже излагал концепцию возможности частичной уступки патентов: "Частичная уступка патентных прав также возможна, если формула изобретения состоит из двух или более пунктов. Любой пункт формулы изобретения (как независимый, так и зависимый) может рассматриваться как самостоятельное изобретение, и потому право на него может быть уступлено независимо от права на другие пункты формулы". Досадное упущение в сказанном, по моему мнению, заключается только в том, что возможность частичной уступки патента распространена как на независимые пункты патентной формулы, так и на зависимые. Зависимые пункты не могут быть частично уступлены без независимого пункта, которому они подчинены, т.к. их зависимость как раз и подтверждает невозможность самостоятельного использования без независимого пункта.

--------------------------------

<214> Гаврилов Э.П. Патентные договоры: правовое регулирование // Патенты и лицензии. 2003. N 10.

Обратим внимание на позицию по данному вопросу, высказанную в патентном руководстве Австралийского патентного ведомства<215>:

--------------------------------

<215> Приводится извлечение из приведенного пункта.

Patent Manual of Practice&Procedures 3.25.2.7

Assignment of Part of a Patent

"A patent may be assigned for a part of the patent area (sec 14(2)) or for a limited period of time. If the assignment is for a period of time with a specified date for its conclusion, the Register will record that period. If there is no specified date for the end of the period, the Register will not record the conclusion of the assignment unless the relevant parties makes a request to so record. There are some difficulties if an assignment is for only some of the claims of a patent. The Act does not specifically refer to this situation. The only case law on this subject is Dunnicliff v. Mallet 141 ER 795. In that case it was held that a patent involving "several things which are in their nature perfectly distinct and severable" (at page 803) could be assigned in part".

В переводе данное извлечение звучит так:

Руководство по патентной практике и процедурам