Тема 7. Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

Классификация договоров их структура и содержание.

Лицензионный договор. Виды лицензий.

Организация работ по продаже лицензий.

Договор уступки.

Государственная регистрация договоров.

Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность - это право на владение, распоряжение и пользование результатами творческой деятельности.

Интеллектуальная собственность делиться на 2 сферы: авторское право и смежные права и промышленная собственность.

Объектами авторского права являются:

• Научные произведения

• Компьютерные программы и базы данных

• Произведения искусства

• Литературные произведения

Объектами смежных прав являются:

• Исполнительная деятельность артистов

• Звукозаписи

• Радиотелевизионные передачи

Для передачи прав на интеллектуальную собственность существуют соответствующие правила. Термин «передача» не очень точен и не отражает в полной мере действий, которые возможны с объектом интеллектуальной собственности.

Возможна уступка объекта интеллектуальной собственности и передача его «в пользование» в соответствие с лицензионными соглашениями, которые бывают

нескольких видов. Возможна также передача прав по договору коммерческой концессии.

Гражданским кодексом предусмотрена возможность передачи комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. (данный перечень необязательный и не исчерпывающий). Данный договор называется договором коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии называют договором франчайзинга. Сторонами в договоре могут быть коммерческие юридические лица, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Особенностью договора франчайзинга является не просто письменная его форма, а обязательная регистрация данного договора в месте регистрации правообладателя. Следует отметить, что стороны договора не всегда зарегистрированы в одном государстве. В таком случае регистрация договора проводится по месту регистрации пользователя.

В соглашении должны быть указаны права, обязанности сторон, а также правила выплаты вознаграждения (роялти) пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Существуют также лицензионные соглашения. Данный вид соглашений предусмотрен законами о товарных знаках и патентным законом. Основное отличие договора коммерческой концессии от лицензионного соглашения заключается в том, что по лицензионному соглашению передаются права на товарный знак или его части или на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Заключение договоров франчайзинга

Заключение лицензионных соглашений и договоров франчайзинга - мировая практика. Иногда сторонами в договоры являются предприятия различных государств.

В качестве примера франчайзинга зачастую приводят пример компании МсDonalds, которая работает по франчайзинговой схеме во всем мире, кроме России. Причиной этого является то, что правообладатели посчитали, что российский производитель, работающий по договору франчайзинга, не сможет обеспечить необходимый уровень качества и обслуживания.

Безусловно, подобная практика в России также существует, но в большинстве случаев это касается использования известных брэндов в регионах. В действительности, в действующем законодательстве нет термина «франчайзинг», это практическое наименование для определенного вида отношений. Не всегда предприятия, использующие франчайзинговую схему заключают именного договор коммерческой концессии.

Проблема использования объектов интеллектуальной собственности по договорам с иностранными правообладателями заключается как в особенностях законодательства государств, так и в особенностях культуры. Характерным примером является сеть американских закусочных Вig Воу. В данном случае речь идет вовсе не об особенностях законодательства: в Бангкоке по договору франчайзинга была открыта закусочная. Она имела успех не только у иностранных туристов, узнавших знакомый товарный знак. Дело в том, что фигура пухлого, щекастого мальчика, который держал в руках гамбургер, таиландцами была воспринята как нетрадиционное изображение Будды со всеми вытекающими из этого последствиями: рисом у подножия статуи, благовониями и, конечно, отсутствием спроса на услуги заведения.

Существуют и особенности законодательства и практики. Зачастую в текст договора включаются положения, не просто не соответствующие, а прямо запрещенные законодательством. Это касается не только договоров франчайзинга. Например, зачастую работодатель включает в договор с работником пункт о том, что сведения о заработной плате работника являются коммерческой тайной. А работник свято верит в то, что за разглашение информации о его заработной плате, его ждет суровое наказание. Также и с франчайзингом: существуют наиболее популярные маркетинговые приемы, которые включаются в договор. Например, некоторые франчайзинговые договоры в США запрещают получателям прав на объект интеллектуальной собственности обсуждать какие-либо аспекты их опыта работы по договору франчайзинга с кем-либо посторонним. Это нарушает правила Федеральной торговой комиссии и другие государственные законы о разглашении информации, требующие передачи списков бывших франчайзи (лицо, которому передано право на объект интеллектуальной собственности) будущим франчайзи.

Существует несколько видов франчайзинговых систем. В том числе, договор:

-производителя с производителем;

-производителя с оптовым торговцем;

-производителя с розничным торговцем;

-оптового торговца с оптовым торговцем;

-оптового торговца с розничным торговцем;

-розничного торговца с розничным торговцем;

-предприятие обслуживания с предприятием обслуживания.

Типов лицензионных договоров можно найти довольно много. Тем не менее, в большинстве случаев конкретный договор будет принципиально отличаться от стандартной формы. Это зависит не столько от законодательства страны, сколько от политики компании-правообладателя; принципов ведения бизнеса самой компанией-правообладателем; информации, которая передается при заключении договора, самих объектов, которые передаются и так далее.

Правовая и экономическая сущность лицензионного договора

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь лицензион­ный договор предполагается возмездным.

Объектом лицензионного договора являются технические решения, при­знаваемые изобретениями по закону страны, гражданином которой является приобретатель лицензии; ими могут быть также иные технические достиже­ния, в т.ч. секреты производства, "ноу-хау" и т.п.

В лицензионный договор включаются также условия для передачи приобретателю лицензии технической документации, оказания ему технической помощи путем посылки и приема специалистов, о поставке образцов машин и оборудования, взаимной информации сторон о внесенных в объект техни­ческих усовершенствованиях, об участии сторон в защите прав владельца лицензии против нарушения этих прав третьими лицами, о порядке разрешения споров по лицензионному договору и др. В лицензионном договоре устанавливается также размер лицензионного вознаграждения, порядок его определения и выплаты.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату:

- права использования объекта интеллектуальной собственности с со­хранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

- права использования объекта интеллектуальной собственности с со­хранением за лицензиаром права ею использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

- других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, преду­смотренных лицензионным договором.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Организация работ по продаже и закупке лицензий

Изучение вопроса о возможности продажи лицензии начинается со стадии планирования прикладных исследований и разработок, когда определены уровень и тенденции развития технологии в конкретной области и проведен сопоставительный анализ имеющихся собственных и зарубежных достижений на всех этапах инновационного цикла. Если в результате анализа выяснится, что планируемая разработка уступает лучшим отечественным или зарубежным аналогам или может подпасть под действие «чужого» патента, проводятся исследования с целью нахождения таких технических решений, которые повышают технический уровень или позволяют обойти запатентованные конкурентами решения.

Для продажи по лицензиям отбираются в первую очередь патентуемые за границей разработки технологического характера, эффект которых в сфере производства создается за счет увеличения производительности, увеличения объема выпуска продукции, сокращения расходов основных и вспомогательных материалов, замены дорогостоящих и дефицитных материалов более дешевыми и доступными, упрощения технологической схемы производства, позволяющей высвободить оборудование, производственные площади, рабочую силу, экономить энергоресурсы, предотвратить загрязнение окружающей среды и т.п.

Оригинальные конструкторские разработки предлагаются для продажи по лицензии при наличии спроса на рынке и в случае, если экспорт готовой продукции не покрывает спроса внешнего рынка, при наличии надежной и всесторонней патентной защиты, возможности определения факта использования собственных технических решений в разработках конкурентов и, что особенно важно, наличии в изготовлении, наладке и эксплуатации элементов ноу-хау. После того как в результате проведения исследований выявлены объекты лицензионной торговли, определен круг патентования и проведены необходимые мероприятия для обеспечения патентной охраны, осуществляется предварительная проработка лицензионных тем. Она включает:

- выявление основных фирм, занимающихся производством и потенциально способных в короткие сроки и наиболее эффект но освоить предлагаемую лицензию;

- изучение экономических, научно-технических связей эти фирм;

- анализ торгово-экономических условий стран, где имеются потенциальные покупатели лицензии;

- изучение традиционных торгово-экономических связей этих стран;

- разработку сравнительных таблиц технических характеристик отечественных и зарубежных аналогов;

- изучение направлений и динамики патентования изобретений в данной области;

- составление фирменных досье.

Закупка иностранных лицензий взамен проведения собственных исследований и разработок особенно эффективна в тех областях техники, где имеется отставание от уровня мировых достижений. Приобретение лицензий также позволяет:

а) в короткие сроки удовлетворить потребности собственного рынка в новейшей продукции и сократить расходы на экспорт такой продукции;

б) увеличить экспорт и валютные поступления за счет продукции, выпускаемой по лицензии;

в) повысить уровень собственных научных исследований разработок за счет приобретения прав на патенты и ноу-хау;

г) развивать производственную кооперацию с передовыми зарубежными фирмами, что будет способствовать снижению себестоимости продукции.

При подготовке и обсуждении условий лицензионных соглашений целесообразно участие технических специалистов, специалистов в области патентно-лицензионной деятельности, юристов.

Передача прав на основании лицензионного соглашения

Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Для лицензионного договора также обязательной является его регистрация.

В соответствие с законом о товарных знаках возможна передача исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака). Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Данное соглашение также подлежит обязательной регистрации.

Патентный закон также предусматривает возможность передачи прав на патент посредством заключения лицензионного соглашения. Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец без разрешения патентообладателя.

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. В данном случае термин «исключительный» относится не к объекту собственности, а к объему полномочий. При исключительной лицензии может передаваться одно или несколько исключительных прав лицензиату. За лицензиаром остается право, которое не передано лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. В данном случае термин «неисключительный» также относится к объему предоставляемых прав.

Разница между исключительными и неисключительными соглашениями заключается, что при подписании исключительных лицензионных соглашений указанные в лицензии права передаются лицензиату (пользователю), при подписании неисключительных лицензионных соглашений лицензиар (правообладатель) предоставляя лицензиату право на использование объекта, сохраняет за собой все права, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

В зависимости от заключенного договора коммерческой концессии или лицензионного соглашения может предусматриваться возможность заключения договора коммерческой субконцессии или сублицензионного договора. Имеется ввиду предоставление пользователю возможности разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии.

В практике существуют так называемые «параллельные» лицензионные договоры, в соответствие с которыми передается право на товарный знак и разрешается использовать данный товарный знак на продукции, производство которой не характерно для правообладателя. Назначение подобного рода договоров - это использование имиджа товарного знака.

Лицензионный договор регистрируется в патентном органе Республики Беларусь и без такой регистрации считается недействительными.

Договор принимается к рассмотрению и регистрации в патентном органе после выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Для регистрации договора в патентный орган представляются:

-заявление о регистрации договора;

-договор в трех экземплярах (два экземпляра — подлинники, третий экземпляр — заверенная копия);

-патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или его копия;

-документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию договора;

-доверенность.

Рассмотрение и регистрация договора осуществляются в течение 4 месяцев с даты поступления в патентный орган правильно оформленных документов.

По результатам рассмотрения представленных документов патентный орган выносит решения:

-о регистрации договора, если представленные документы соответству­ют требованиям законодательства;

-об отказе в регистрации договора, если:

-действие охранного документа прекращено досрочно или он признан недействительным;

-положения договора противоречат действующему законодательству РБ или международным договорам, участником которых является Р Б.

В зарегистрированный лицензионный договор могут быть внесены изменения и (или) дополнения. Изменения в лицензионный договор подлежат регистрации в патентном органе. Не зарегистрированные изменения считаются недействительными. Сведения о зарегистрированных договорах и зарегистрированных изме­нениях в лицензионных договорах вносятся в Государственный реестр Республики Беларусь и передаются для публикации в официальном бюллетене патентного органа.