!!!Экзамен зачет 2024 год / journal062023

че дела № СИП-973/2014 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда от- казано).

Аналогичный подход отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2016 по делу № СИП-129/2016 (в кассационном порядке решение не обжаловалось).

В своем заключении в отношении постав- ленных вопросов Ю.Т. Гульбин отмечает следу- ющее.

Главное правило, установленное пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ, состоит в том, что не может быть зарегистрирован товарный знак, тождест- венный или сходный до степени смешения с за- регистрированным или обладающим приорите- том регистрируемым наименованием места про- исхождения товаров.

Однако правило не распространяется на наи- менование места происхождения товаров или на сходное с ним до степени смешения обозначение, включаемое в качестве неохраняемого элемента

втоварный знак, регистрируемый на лицо, име- ющее исключительное право на наименование места происхождения товаров. Такая регистра- ция должна проводиться в отношении тех же то- варов,на которые было зарегистрировано наиме- нование места происхождения товаров. Иными словами, обладатель права на наименование ме- ста происхождения товаров может включить его

втоварный знак в качестве неохраняемого эле- мента.

Цель этой нормы – предотвратить недобросо- вестное дублирование (тиражирование) наимено- вания места происхождения товаров и сохранить права и интересы обладателей прав на них.

Ю.Т. Гульбин приходит к тому выводу, что

вприведенном в Проекте справки примере Роспа- тент имеет право отказать в регистрации товарно- го знака, тождественного или сходного до степени смешения с наименованием места происхожде- ния товаров, независимо от воли обладателя прав на такое наименование.

Ни пункт 7 статьи 1483 ГК РФ, ни подпункт 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской кон- венции не устанавливают обязанность по вы- явлению согласованной на то воли правообла- дателя на наименование места происхожде- ния товаров. Достаточно факта действия нормы

ГК РФ и нормы подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции: регистрация товарного знака может быть отклонена, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана.

Лицо, в отношении заявки которого были произведены отказные действия, вправе отста- ивать свои права путем обжалования таких дей- ствий.

По мнению В.В. Орловой, в соответствии

сформулировкой тезиса 1 при рассмотрении ана- логичных споров во внимание всегда должна при- ниматься норма подпункта 1 пункта «В» статьи 6.quinques Парижской конвенции.В.В.Орлова счи- тает, что формулировка тезиса 1 является не впол- не корректной. В своем заключении В.В. Орлова также отмечает, что указание «независимо от воли на то обладателя…» нуждается в пояснении, по- скольку из него прямо не следует, на что должна быть направлена воля обладателя исключитель- ного права на использование наименование места происхождения товаров.

Помимо этого, В.В. Орлова полагает, что не следует ссылаться на дело № СИП-129/2016, так как на дату принятия решения правовая охра- на наименования места происхождения товаров «АРАРАТ» была прекращена.

А.А. Байдак высказался в отношении практи- ки вынесения отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на основании сходства

сохраняемым наименованием места происхож- дения товара с точки зрения законодательства Ре- спублики Беларусь. Так, в законодательстве Респу- блики Беларусь содержится идентичная пункту 7 статьи 1483 ГК РФ норма.

Как отмечает А.А. Байдак, с учетом незначи- тельного количества зарегистрированных в Респу- блике Беларусь наименований мест происхожде- ния товаров на настоящий момент Национальный центр интеллектуальной собственности не имеет примеров вынесения отказного решения, равно как и практики аннулированиятоварного знака по указанному основанию.

2.При сравнении наименования места происхождения товаров и обозначений, заяв- ленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородность товаров не оценивает-

ся, так как сходные с наименованием места происхождения товаров обозначения не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении любых товаров

Роспатент отказал в удовлетворении воз- ражения против решения об отказе в регистра- ции в качестве товарного знака словесного обозначения«РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ» по заявке

№2011740880, противопоставив ему в том чи- сле наименование места происхождения товаров «Русская водка» по свидетельству Российской Фе- дерации № 65.

Суд первой инстанции в удовлетворении за- явления о признании указанного решения Ро- спатента недействительным отказал, суд кас- сационной инстанции оставил это решение без изменения.

Суды исходили из того, что спорное обозна- чение, заявленное на регистрацию в качестве то- варного знака, и противопоставленное наимено- вание места происхождения товара содержат сов- падающий фонетически и семантически доми- нирующий элемент «Русская». При этом спорное обозначение, так же как и наименование места происхождения товара, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что тоже свидетельствует о графическом сходстве сравни- ваемых обозначений.

Суды констатировали, что при сравнении на- именования места происхождения товара и обо- значений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, однородностьтоваров не оцени- вается, так как исходя из положений пункта 7 ста- тьи 1483 ГК РФ сходные с наименованием места происхождения товара товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых това- ров (решение Суда по интеллектуальным правам от02.09.2014 и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу

№СИП-617/2014).

Аналогичные выводы об отсутствии необхо- димости исследования однородности товаров, для которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров, и товаров, для которых испрашивается правовая охрана, были сделаны в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2014 и в постановлении пре- зидиума Суда по интеллектуальным правам от

222

24.11.2014 по делу № СИП-459/2014, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015

по делу № СИП-973/2014, от 31.05.2016 по делу № СИП-690/2015, от 22.09.2016 по делу № СИП129/2016, от 22.09.2014 по делу № СИП-507/2014, от 15.08.2016 по делу № СИП-315/2016, от 18.10.2016поделу №СИП-450/2016,от27.01.2015 по делу № СИП-892/2014.

По мнению Д.В. Мурзина, в обоснование вы- шеуказанного тезиса был использован ненадлежа- щий пример – спор, который рассматривался по поводу словесного обозначения «РУССКАЯ ПЛЯ- СОВАЯ» по заявке № 2011740880 при противопо- ставлении наименования места происхождения товаров «Русская водка».

Во-первых, из материалов патентного ве- домства следует, что заявка № 2011740880 пода- валась в отношении товаров 33-го класса МКТУ «алкогольные напитки». Тем самым судом все же исследовались однородные товары. Факти- чески суд не мог этого не учитывать. Недобро- совестность заявителя также была налицо: у по- требителя имеются ассоциации со спиртными напитками слова «плясовая» в сочетании со сло- вом «русская». Во-вторых, исходя из указанно- го применения тезиса к обозначению «русская/ русский» можно сделать вывод, что никакой то- вар не может получить товарный знак со словом «русская/русский». Однако не вызывает сомне- ния, что это не так.

Д.В. Мурзин считает, что для чистоты тези- са следовало бы выбрать пример, когда регио- нальное обозначение места происхождения то- вара испрашивается как товарный знак для раз- нородных товаров. Как известно, в постановле- нии Президиума Высшего Арбитражного Суда от 09.10.2007 № 15006/06 была сформирована пра- вовая позиция, в соответствии с которой прио- бретение товарным знаком вторичного значе- ния исключает опасность введения потребите- лей в заблуждение в отношении товара или его изготовителя.

Международная практика также демон- стрирует разрешение дел подобной категории с оглядкой на однородность товаров. Так, име- ется прецедент Европейского суда справедли-

вости (Joined Cases C-673/15 P to 676/15 P) по делу, в котором индийским производителем чая

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

ров. В порядке исключения из этого общего пра- вила регистрация такого товарного знака воз- можна при соблюдении в совокупности следу- ющих условий: с дискламацией обозначения, являющегося наименованием места происхож- дения товара; только на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование; только в отношении товаров, для индивидуа- лизации которых зарегистрировано такое на- именование. Поскольку заявитель не подпада- ет под правовое исключение, предусмотренное пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ и не имеет исклю- чительного права на использование наимено- ваний мест происхождения товаров «ХОХЛО- МА» и (или) «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ», он не вправе претендовать на правовую охрану спор- ного обозначения, тождественного наименова- нию места происхождения товаров «ХОХЛОМА» и сходного до степени смешения с наименова- нием места происхождения товаров «ХОХЛОМА СЕМЕНОВСКАЯ».

Если за регистрацией обращается не облада- тель исключительного права на использование наименования места происхождения товаров, то остальные условия не проверяются (решение Суда по интеллектуальным правам от22.09.2014 поделу № СИП-507/2014, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2014 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

По мнению Н.А. Радченко, тезис 3 Проекта справки также является примером искусствен- ного разделения нормы пункта 7 статьи 1483 ГК РФ, так как в качестве примеров по тезисам 2 и 3 Проекта справки приведены одни и те же су - дебные акты. Изложенное выше позволяет от- метить, что установление фактических обсто- ятельств конкретного дела, что подтверждает- ся и судебными актами, идет в иной последова- тельности, чем это сформулировано в пункте 7 статьи 1483 ГК РФ и предложено тезисами 2 и 3 Проекта справки.

А.П. Сергеев отмечает, что решение суда по указанному делу соответствует закону. Вместе с тем он выражает сомнение в обоснованности са- мой нормы закона, а также в корректности выво- да о сходстве до степени смешения обозначений «Русская плясовая» и «Русская водка».

224

По мнению В.В. Орловой,в формулировке по- зиции по тезису 3 Проекта справки и в тексте са- мого тезиса допущена ошибка, поскольку подать заявку на товарный знак может любое лицо. Факт подачи заявки сам по себе не дает гарантии в пре- доставлении обозначению правовой охраны. Поэ- тому вместо «за регистрацией обозначения …. мо- жет обратиться…» предлагает указать, кому мо- жет быть предоставлено исключительное право. В.В. Орлова также выражает сомнение в целесоо- бразности использования в анализируемом тезисе Проекта справки терминов «дискламация» и «пре- тендовать».

4. Наличие у заявителя исключительных прав на средства индивидуализации, сход- ных с противопоставленным наименовани- ем места происхождения товаров и имею- щих более ранний приоритет по отношению к нему, не является основанием для предо- ставления заявленному обозначению право- вой охраны в качестве нового товарного зна- ка

Роспатент отказал в удовлетворении возраже- ния против решения об отказе в регистрации в ка- честве товарного знака обозначения «ARARAT» по заявке № 2012744703, противопоставив ему наи- менование места происхождения товаров «АРА- РАТ» по свидетельству Российской Федерации

№ 115/1.

Оспаривая указанное решение Роспатента, заявитель со ссылкой на положение пункта 6 ста- тьи 1252 ГК РФ указал на наличие у него исключи- тельного права на общеизвестный товарный знак «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федера- ции № 11 (признан общеизвестным с 30.11.1990), имеющий более ранний приоритет, чем наиме- нование места происхождения товаров «АРАРАТ» (дата приоритета – 07.10.2008). Кроме того, за- явитель отметил, что он является правооблада- телем ряда товарных знаков со словесным эле- ментом «АРАРАТ», а именно товарных знаков по свидетельству Российской Федерации № 193147 (дата приоритета – 13.11.1997), по международ-

ным регистрациям № 1065094, 1065096, 1065095, 1065097, 1063664, 1063665 (с датами регистрации 04.11.2010).

Признавая ошибочным довод заявителя о возможности применения пункта 6 статьи 1252

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

5. Правовые подходы, выработанные для анализа сходства до степени смешения обо- значений с товарными знаками, применяют- ся также при установлении сходства до сте- пени смешения товарного знака и наимено- вания места происхождения товара с учетом особенностей каждого средства индивидуа- лизации

Роспатент отказал в удовлетворении возраже- ния против решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Фе- дерации комбинированному товарному знаку со словесным обозначением «ararat» по международ- ной регистрации № 1081108A, противопоставив ему наименование места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельству Российской Федера-

ции № 115/1.

Спорный товарный знак является комби- нированным и представляет собой вертикаль- но ориентированную прямоугольную этикет- ку, стилизованную под картину, в верхней части которой размещен словесный элемент «ararat», выполненный оригинальным шрифтом строч- ными буквами латинского алфавита. Противо- поставленное наименование места происхожде- ния товаров «АРАРАТ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфа- вита.

Суд первой инстанции в удовлетворении за- явления о признании указанного решения Роспа- тента недействительным отказал, суд кассацион- ной инстанции оставил решение суда первой ин- станции без изменения. Определением Верховно- го Суда в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам отказано.

При разрешении вопроса о сходстве назван- ных противопоставляемых комбинированного то- варного знака и наименования места происхож- дения товара суд первой инстанции, применив методику сравнения обозначений, изложенную в Правилах регистрации товарных знаков № 32, установил сходство до степени смешения товар- ного знака по международной регистрации и про- тивопоставленного ему наименования места про- исхождения товара.

Так, суд установил, что противопоставля- емые обозначения сходны в силу того, что со- держат в своем составе фонетически и семан-

226

тически тождественный словесный элемент «ararat»/«АРАРАТ». Наиболее значимым элемен- том комбинированного товарного знака явля- ется словесный элемент, расположенный ввер- ху по центру прямоугольной этикетки, при этом изобразительный элемент представляет собой абстрактное изображение, не имеющее какоголибо определенного смыслового значения, по сути, являющееся фоном. Как следствие, графи- ческие различия носят второстепенный харак- тер, в связи с чем сравниваемые средства инди- видуализации сходны в целом, несмотря на от- дельные отличия.

Вопрос о сходстве до степени смешения обо- значений является вопросом факта и по обще- му правилу может быть разрешен судом без на- значения экспертизы (пункт 13 Обзора ВАС РФ от

13.12.2007 № 122).

Ввиду изложенных обстоятельств суд согла- сился с выводом Роспатента отом,что внимание потребителей акцентируется в первую очередь на словесном элементе, который легче запоми- нается и является тождественным противопо- ставленному наименованию места происхожде- ния товара (решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2015 по делу № СИП-973/2014,

постановлением президиума Суда по интеллек- туальным правам от 30.07.2015 по тому же делу решение суда первой инстанции оставлено без изменения).

По мнению Ю.Т. Гульбина, применение Правил составления, подачи и рассмотрения за- явки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Россий- ского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32, логично и допустимо. Вме- сте с тем ученый отмечает условность примене- ния Правил регистрации товарных знаков № 32 по аналогии, поскольку согласно статье 6 ГК РФ по аналогии применяется «гражданское законо- дательство». Поэтому применение подзаконно- го акта, предназначенного для сходных право- отношений, проблематично.

Н.А. Радченко считает не вполне очевидной правильность применения в описанном в тезисе 5 Проекта справки деле методологии, используемой при сопоставлении словесного и комбинирован- ного товарных знаков.

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

Н.А.Радченкотакжеполагаетнецелесообразным включение в Проектсправки примеров с наименова- ниями мест происхождения товаров, правовая охра- на которых была признана недействительной.

А.П.Сергеев считает,что стеоретическим вы- водом, содержащимся в тезисе 5 Проекта справки, следует согласиться, однако основания для заклю- чения данного вывода из приведенного примера

сходства обозначений до степени смешения отсут- ствуют.

По мнению В.В. Орловой, данный пример не следует включать в Проект справки,так как предо- ставление правовой охраны наименованию места происхождения товаров «АРАРАТ» по свидетельст- ву Российской Федерации № 115/1 признано не- действительным.

На обсуждение в рамках заочного заседания НКС представлен проект информационной справ- ки по результатам обобщения судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением пун- кта 8 статьи 1483 ГК РФ (далее – Проект справки).

Рабочей группе НКС было предложено предста- вить экспертные мнения с научным обоснованием по позициям, изложенным в Проекте справки.

Письменные заключения направили следую- щие члены Научно-консультативного совета:

1. Байдак Алексей Александрович – замести- тель генерального директора – начальник центра экспертизы промышленной собственности Наци- онального центра интеллектуальной собственно- сти Государственного комитета по науке и техно- логиям Республики Беларусь;

2. Войниканис Елена Анатольевна – кандидат философских наук, доктор юридических наук, до- цент, ведущий научный сотрудник Института пра- ва и развития ВШЭ – Сколково;

3. Гульбин Юрий Терентьевич–кандидат юри- дических наук, доцент Российской академии на- родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

4. Мурзин Дмитрий Витальевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско- го права Уральской государственной юридической академии, член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа;

5. Орлова Валентина Владимировна – доктор юридических наук, патентный поверенный, руко-

228

водитель практики интеллектуальной собствен- ности и товарных знаков Юридической компании «Пепеляев групп»;

6. Радченко Наталия Александровна – канди- дат юридических наук, патентный поверенный Российской Федерации, советник Юридической фирмы «Городисский и Партнеры»;

7. Сергеев Александр Петрович – доктор юри- дических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса ВШЭ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до сте- пени смешения с охраняемым в Российской Феде- рации фирменным наименованием или коммер- ческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с на- именованием селекционного достижения, зареги- стрированного в Государственном реестре охраня- емых селекционных достижений, права на кото- рые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарно- го знака.

Ранее пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках было предусмотрено, что не могут быть за- регистрированы в качестве товарных знаков обо- значения, тождественные охраняемому в Россий- ской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, про- мышленному образцу, знаку соответствия, права

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, «использование фирменного наиме- нования до даты приоритета спорного обозначе- ния – товарного знака или заявленного на реги- страцию обозначения».Необходимость установле- ния этого обстоятельства не следуетиз нормы пун- кта 8 статьи 1483 ГК РФ. В связи с этим В.В. Орлова предлагает дополнительно дать отсылку к пункту 1 статьи 1499 и пункту 2 статьи 1512 ГК РФ.

1.1.Сходство заявленного на регистрацию обозначения до степени смешения с наимено- ванием некоммерческих организаций не яв- ляется основанием для отказа в регистрации указанного обозначения на основании пун- кта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Постановление президиума Суда по интеллек- туальным правам от 26.03.2015 по делу № СИП747/2014 (аналогичный вывод содержится также

впостановлении президиума Суда по интеллек- туальным правам от 21.11.2014 по делу № СИП310/2014, определением Верховного Суда от

13.03.2015 № 300-ЭС15-1187 в передаче кассаци-

онной жалобы для рассмотрения в судебном засе- дании Судебной коллегии по экономическим спо- рам Верховного Суда отказано).

Н.А. Радченко отмечает, что тезис 1.1 каса- ется наименования некоммерческой организа- ции и, учитывая, что Раздел 1 Проекта справки посвящен фирменным наименованиям, полагает целесообразным перенести тезис 1.1 в конец это- го Раздела.

В.В. Орлова также отмечает, что Раздел 1 по- священ фирменному наименованию, но в самом тезисе 1.1 речь идет о наименовании некоммерче- ской организации. Само освещение этого вопроса представляется полезным, но поместить эту ин- формацию целесообразно в заключительной ча- сти раздела 1.

А.П. Сергеев полагает, что приведенный в те- зисе 1.1 Проекта справки пример является нагляд- ным подтверждением ошибки,допущенной соста- вителями части четвертой ГК РФ, которая состоит

взакреплении исчерпывающего перечня охраня- емых результатов интеллектуальной деятельнос- ти и средств индивидуализации. В результате это- го возникло противоречие между статьей 1225 ГК РФ и положениями ряда других законов, в кото- рых предусматриваются исключительные права

230

на объекты интеллектуальной собственности, не предусмотренные частью четвертой ГК РФ.

Ю.Т. Гульбин, поддерживая положения тези- са 1.1,отмечает,что подобный разброс в законода- тельственецелесообразен,следуетраспространить действие указанных норм ГК РФ и на некоммерче- ские организации, чтобы предотвратить сущест- вование автономного исключительного права.

Д.В. Мурзин отмечает, что тезис 1.1 уже не является однозначным после выработки позиции Верховного Суда, изложенной в определении от

11.07.2017 № 53-КГ17-12.

Поскольку Суд по интеллектуальным правам не может оценивать позицию Верховного Суда, необходимо или отказаться от тезиса 1.1, или рас- ширить цитирование указанного определения, сделав акцент на том, что Верховный Суд вырабо- тал свою позицию со ссылкой на статью 10 ГК РФ. В этом случае позиция Верховного Суда представ- ляется естественной: положения статьи 10 ГК РФ как раз и существуют для того, чтобы отказывать в применении формально правильных положений законодательства.

Только недобросовестность заявителя форми- рует исключение из общего правила о том, что на- именование некоммерческой организации не учи- тывается при предоставлении охраны фирменно- му наименованию.

1.2.Фирменное наименование юридиче- ского лица, зарегистрированного в другом го- сударстве – участнике Парижской конвенции может быть противопоставлено заявленному на регистрацию обозначению на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку подле- жит правовой охране на территории Россий- ской Федерации наряду с фирменными наи- менованиями юридических лиц, зарегистри- рованных в Российской Федерации

Постановление президиума Суда по интеллек- туальным правам от 02.02.2015 по делу № СИП674/2014.

Ю.Т. Гульбин выражает согласие с положе- нием тезиса 1.2, поскольку участники Парижской конвенции в силу статьи 8 этого документа поль- зуются защитой на территории всех государствучастников.

Н.А. Радченко представляется некорректной формулировка тезиса 1.2 в связи с упоминанием

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023