Проспект, 2004.

Сергеев В.М. О повышении эффективности использования товарных знаков // Проблемы правовой охраны товарных знаков и промышленных образцов. Мн., 1980.

Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР:

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1977.

Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999.

Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. М., 2001.

Vietian A.D. Appellations di-origine. Indications de provenance. Indications di-origine. Paris, 1988.

Глава 2. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

§ 1. Сущность, понятие и виды товарных знаков

Согласно ст. 15 ТРИПС любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. При этом установлено, что права на такие обозначения возникают с момента их государственной регистрации. Характер товаров и услуг, для которых должен использоваться товарный знак, ни в коем случае не является препятствием для регистрации товарного знака.

В российском праве товарный знак определяется как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое возникает с момента государственной регистрации. К товарным знакам приравниваются знаки обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

О.А. Городовым были обозначены два основных объективных признака товарных знаков: инструментальный и служебный характер.

Инструментальный характер знака, по мысли автора, проявляется в том, что "он представляет собой некое средство, инструмент, с помощью которого можно вызвать представление об обозначаемом им объекте". Служебный характер знака - в том, что "он как условное обозначение может использоваться для индивидуализации поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуг" <1>.

--------------------------------

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 439.

Функции товарных знаков. В своем "развитии" конкретный товарный знак может пройти три этапа. С регистрацией в качестве товарного знака обозначение резервируется за конкретным предпринимателем, который приобретает возможность эксклюзивного использования соответствующего обозначения в отношении товаров (услуг) определенного вида. На втором этапе посредством рекламы, контроля качества маркируемых товарным знаком товаров правообладатель осуществляет продвижение товарного знака. В зарубежной доктрине данный этап иногда называется "программирование товарного знака" <1>. Наконец, на третьем происходит создание "бренд-имиджа". Товарный знак служит носителем комплекса информации, касающейся специфического жизненного стиля, поведения и статуса. Подобный бренд становится чем-то большим, чем просто идентификатором конкретного товара.

--------------------------------

<1> Senftleben M. The Trademark Tower of Babel - Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. No. 1. P. 46 (доступно в Интернете по адресу: http://papers.ssrn.com/abstract_id=1723903).

Первичными функциями товарных знаков являются индивидуализирующая (идентификационная) и информационная функции. Их выполняют все товарные знаки с самого момента их "резервирования" за конкретным правообладателем.

Посредством маркирующих товары (услуги) обозначений потребители определяют источник происхождения таких товаров (услуг), сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Потребители получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны <1>. Создаются препятствия бизнесу субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара. С позиции самих предпринимателей исключительное право на товарные знаки способствует тому, что производители, а не имитаторы будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции. Как следствие, снижаются издержки потребительского выбора, стимулируется конкуренция, повышается качество предлагаемых товаров.

--------------------------------

<1> Hefter L.R. U.S. Courts in Quandary over Abandoned Trademarks: Is an Ex-Trademark Protected if It Remains Known and Loved by Consumers? (http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=408a5bd2-a74e-4152-ba14-95e055b2ed3f)

.

Обозначенные функции товарных знаков корреспондируют с тремя основополагающими аксиологическими ориентирами "права товарных знаков": поддержанием рыночной транспарентности, недопустимости введения потребителей в заблуждение, добросовестной конкуренцией.

При проведении грамотной маркетинговой кампании товарные знаки могут превратиться в символы жизненного стиля, престижа, статуса <1>. Как только обозначение становится "силой притяжения" потребителей, оно превращается в значимый бизнес-актив, ценность которого является относительно независимой от товаров и услуг, для индивидуализации которых такой знак обычно используется.

--------------------------------

<1> Dutfield G., Suthersanen U. Global intellectual property law. Cheltenham, 2008. P. 139.

С подобным значением товарных знаков непосредственным образом связана функция символизации (деловой репутации) "гудвилл", которая традиционно указывается в зарубежной доктрине и игнорируется в российской <1>. По мнению западных авторов, товарные знаки существуют не сами по себе, а только как символы "гудвилл", которые расширяются по мере их использования <2>. Как было отмечено Ю. Хандельманном, "товарный знак - резервуар гудвилл. Он символизирует навыки, репутацию, опыт правообладателя, качество предлагаемых им товаров и услуг. Защитить товарный знак - значит защитить связанную с ним гудвилл, которая обычно расширяется с течением времени" <3>.

--------------------------------

<1> Defiance Button Machine Co. v. C & C Metal Prod. Corp., 759 F.2d 1053 (2d Cir. 1985).

<2> Aplin T., Davis J. Intellectual property law: text, cases and materials. Oxford, 2009. P. 322.

<3> Handelmann J. Guide to TTABB practice. N.Y., 2013. P. 8.

Специфика товарных знаков в сравнении с результатами интеллектуальной деятельности

Общая нематериальная природа результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации позволила объединить их в рамках единого нормативного массива "интеллектуальной собственности" (интеллектуальных прав). Вместе с тем об унификации правового режима таких объектов не идет речь и в силу принципиальных различий их характеристик.

Объекты патентного и авторского права представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом они - типичный пример так называемых

общественных (публичных) благ - объектов, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами. Другими словами, они способны одновременно служить пользе неограниченного круга лиц.

Перед законодателем в описанной ситуации стоит двуединая задача: 1) создать стимулы для дальнейшей изобретательской и творческой деятельности, поощрить разработчика объекта интеллектуальной собственности за его вклад в научное и культурное развитие, наиболее эффективным инструментом чего и служит исключительное право; 2) учитывая особое значение ОИС, установить перечень случаев свободного использования патентоохраняемого объекта, обеспечивающих возможность реализации общественных интересов в доступе к патентоохраняемому объекту.

Иначе обстоят дела с товарными знаками. В отличие от объектов патентного и авторского права невозможно их эффективное независимое использование несколькими лицами. Однако сами по себе обозначения не обладают ценностью до тех пор, пока не становятся средствами индивидуализации, что предполагает эксклюзивность их использования.

Как было отмечено Р. Познером, товарный знак не является общественным товаром - он обладает социальной ценностью, только когда используется для обозначения конкретного бренда. Если компания А широко применяет товарный знак для идентификации своих товаров, при этом другие фирмы могут свободно присвоить такое обозначение для идентификации собственных товаров, которые конкурируют с продуктом компании А, "информационный капитал", заложенный в товарный знак, в скором времени уничтожается. С другой стороны, незаконное использование объекта авторского права не нарушит ценность самой по себе работы, хотя оно может ослабить инициативы для дальнейшего творчества <1>.

--------------------------------

<1> Posner R.A., Landes W.A. The economic structure of intellectual property law. Harvard, 2003. C. 172.

Иными словами, со свободным использованием товарных знаков неограниченным кругом лиц не могут быть сопряжены значимые законные частные и общественные интересы. Добросовестные участники гражданско-правовых отношений, потребители, общество заинтересованы в последовательном атрибутировании товарного знака конкретному субъекту при невмешательстве всех иных лиц в процесс использования такого обозначения правообладателем.

Приведенные характеристики объектов интеллектуальной собственности определяют ряд особенностей их правового режима. Отметим некоторые из них.

Разработчик патентоохраняемого объекта должен получить преимущества - поощрение за осуществление социально значимой деятельности, вклад в научно-техническое развитие. В этом смысле исключительное право дает ему возможность получения прибыли от коммерческого использования созданной им разработки. Даже если он стал использовать предоставленное ему право в противоречии с его назначением, нельзя отрицать, что таким субъектом (посредством самого факта создания ОИС) был внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие общества. Значит, правообладатель в любом случае "заслужил" получение прибыли от коммерческого использования созданного им ОИС. Тем более для того, чтобы исключительное право осуществляло функцию стимула инновационной активности на стадии не только разработки ОИС, но и их коммерциализации, в лишении правообладателя этого права нет необходимости. Достаточно "принудить" управомоченного субъекта к необходимому взаимодействию с иными участниками инновационной системы (через принудительное лицензирование); пресечь достижение им недопустимых с позиции духа закона целей посредством отказа в защите прав конкретными способами.

Иным образом обстоят дела с товарными знаками. В отличие от объектов патентного и авторского права исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в применении товарного знака суд должен "предпочесть" кого-то одного. Если при этом знак используется недостаточно, суд не может это "дополнить", предоставив право доступа к такому объекту другому лицу наряду с исключительным правом правообладателя. Придется либо смириться с указанной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака другому субъекту.

Следовательно, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то с товарными знаками - после. Единственный вариант, когда товарные знаки имеют значение с позиции правовой политики, - ситуация их использования. Все обозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности. Поэтому неиспользование товарного знака в соответствии с его назначением служит основанием для досрочного прекращения правовой охраны такого товарного знака при наличии заинтересованного в нем иного субъекта.

Другим показательным различием режима патентоохраняемых объектов и товарных знаков является возможность установления в отношении первых права преждепользования. В первую очередь этот институт служит восстановлению справедливости в ситуации, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособный объект, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, в связи с чем заслуживает предоставления ему права на использование соответствующей разработки. Кроме того, как справедливо было отмечено В.О. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компании, с тем чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков того, что кто-то подаст заявку раньше <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 4 апреля 2014 г.

В случае с товарными знаками в праве преждепользования необходимости не возникает. Использование обозначения, сходного с зарегистрированным впоследствии товарным знаком, не представляет собой вклада в интеллектуальное развитие. При этом сохранение за ним прав на использование чужого товарного знака способно ввести в заблуждение потребителей. Вероятны несколько ситуаций. Первая - обладатель прав на товарный знак является добросовестным субъектом, который стремится связать с соответствующим обозначением собственную положительную репутацию. Не зная, что спорное обозначение использовалось каким-либо иным субъектом, он зарегистрировал его в качестве товарного знака и начал инвестировать средства в раскрутку бренда. Субъект, параллельно использующий соответствующее обозначение в отношении однородных товаров, может паразитировать на формируемой вокруг товарного знака деловой репутации. Если при этом качество товаров (услуг) "преждепользователя" хуже, чем у обладателя прав на товарный знак, интересы потребителей окажутся нарушенными. Обладатель прав на товарный знак будет нести дополнительные потери, связанные с атрибутированием ему товаров низкого качества.

Вторая - недобросовестным субъектом является сам правообладатель. Он намеренно зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение, используемое иным лицом. В данном случае установление права преждепользования также не будет справедливым решением конфликта интересов. Необходимо пресечь паразитирование правообладателя на чужой деловой репутации (далее - гудвилл), обеспечив тем самым правомерный интерес "преждепользователя", а не расширять число управомоченных субъектов, что возможно достичь лишь посредством признания недействительной регистрации товарного знака.

Виды товарных знаков:

1. По форме выражения:

-словесные товарные знаки - слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания;

-изобразительные - изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиций линий, пятен, любых фигур на плоскости;

-объемные - трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении;

-комбинированные - объединяют элементы разного вида: изобразительные, словесные, объемные

и т.п.;

-звуковые - к звуковым обозначениям относят фрагменты музыкальных произведений, звуки, издаваемые людьми, животными, техникой; различные шумы. В качестве подобных товарных знаков регистрируются позывные, заставки теле- и радиопередач, фильмов, озвученные слоганы компаний. Для регистрации таких товарных знаков в уполномоченный орган представляется характеристика составляющего товарный знак звука, или нотная запись, или диаграмма частот с приложением фонограммы на аудиокассете. На регистрацию звуковое обозначение представляется исполненным графически и в виде фонограммы (видеозаписи) на аудио- (видео-) кассете;

-световые - состоят из световых символов (сигналов) различной последовательности и длительности свечения. Для регистрации такого обозначения приводится характеристика световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности.

Товарные знаки могут быть также обонятельными, вкусовыми.

2. По числу субъектов на товарный знак:

-индивидуальные - предназначены для индивидуализации товаров одного лица;

-коллективные - товарные знаки, предназначенные для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими в объединение и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Следует подчеркнуть, что товары в таком случае производятся или реализуются различными юридически самостоятельными субъектами, но входящими в добровольное объединение.

Например, 3 августа 2012 г. в отношении товаров 29-го класса МКТУ "сыры" на имя Союза сыроделов Алтайского края был зарегистрирован коллективный товарный знак "СОВЕТСКИЙ". В перечень лиц, имеющих возможность использовать данное обозначение, вошло десять хозяйственных обществ - участников Союза.

Кколлективным относится также товарный знак "ПРИМА", зарегистрированный в отношении табака

итабачных изделий за Ассоциацией производителей табачной продукции "Табакпром". В настоящее время правомочными пользователями коллективного знака являются 15 юридических лиц (ранее входило 25).

3. По степени известности среди потребителей:

-обычные;

-общеизвестные.

В ст. 6 bis Парижской конвенции закреплена обязанность государств-членов отклонять или признавать недействительной регистрацию, запрещать использование товарного знака, сходного с общеизвестным знаком, если подобные действия способны вызвать смешение, а соответствующие обозначения используются для идентичных или подобных продуктов.

ТРИПС определило критерии относимости товарных знаков к общеизвестным: участники Соглашения должны принимать во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака (п. 2 ст. 16). Принципиально важное положение получило закрепление в п. 3 ст. 16 Соглашения: ст. 6 bis Парижской конвенции применяется mutatis mutandis к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при наличии двух условий: 1) использование товарного знака иным, чем правообладатель, лицом будет указывать на взаимосвязь между его товарами и правообладателем; 2) интересы правообладателя могут быть ущемлены. Таким образом, объем правовой охраны общеизвестных знаков был расширен путем распространения на неоднородные товары.

В сентябре 1999 г. была принята совместная Рекомендация Ассамблеи Парижского союза по охране

промышленной собственности и Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) "О положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков" <1>. Объем правовой охраны общеизвестного знака был уточнен. В ст. 3 Рекомендации указано, что государство - член Союза обеспечивает охрану общеизвестного товарного знака от конфликтующих знаков, указаний деловых предприятий и названий доменов. Конкурирующими знаками были признаны обозначения, зарегистрированные и (или) используемые в отношении как однородных товаров (услуг), так и неоднородных. В отношении неоднородных товаров конфликт обозначений будет иметь место при наличии одного из следующих условий: 1) товары, маркируемые конкурирующим знаком, могут быть связаны с обладателем прав на общеизвестный знак, нарушая его интересы; 2) использование конкурирующего знака приведет к ослаблению различительной способности общеизвестного знака; 3) использование конкурирующего знака влечет получение несправедливых преимуществ.

--------------------------------

<1> Совместная рекомендация о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков: принята Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на Тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств - членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г.

Таким образом, на международном уровне нарушением прав и законных интересов обладателей общеизвестных товарных знаков было признано не только намеренное введение потребителей в заблуждение путем использования обозначения, сходного с известным знаком, для маркировки однородных и неоднородных товаров, но также действия, приводящие к ослаблению различительной способности обозначения и (или) получению несправедливых преимуществ.

Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" <1> установила право стран-членов предоставлять расширенную правовую охрану товарным знакам, "обладающим репутацией". Это означает возможность отказа в регистрации, признания недействительным предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначениям, тождественным или сходным с товарным знаком "с репутацией" (п. 4 (а) ст. 4). Кроме того, всем иным лицам запрещено использовать обозначения, сходные с подобным товарным знаком, в том числе в отношении неоднородных товаров (п. 2 ст. 5).

--------------------------------

<1> См.: Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания (консолидированная редакция).

Приведенные положения Директивы неоднократно анализировались в процессе рассмотрения конкретных споров. В решении по делу Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd <1> Суд Европейского союза указал, что государства-члены обязаны предоставлять специальную защиту товарным знакам "с репутацией" вне зависимости от однородности товаров. Причем для реализации мер защиты не требуется введения потребителей в заблуждение, достаточно, чтобы в их сознании возникала ассоциативная связь с товарным знаком "с репутацией". В решении по спору Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd Суд подчеркнул необходимость учета следующих обстоятельств: степень схожести между конфликтующими марками; сущность товаров, в отношении которых были зарегистрированы конфликтующие товарные знаки, включая степень схожести (различия) между этими товарами или услугами; конкретный сектор потребительского спроса; существенность деловой репутации, связанной с товарным знаком; риск введения потребителей в заблуждение <2>.

--------------------------------

<1> Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, 23 October 2003 Case C-408/01.

<2> Intel Corporation v. CPM United Kingdom Ltd, Case 252/2007.