§ 2. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

Лицензионные договоры об использовании объектов "промышленной собственности", как правило, заключаются в отношении уже внедренных объектов. Лицензия на изобретение или полезную модель выгодна как лицензиару, который расширяет свой рынок сбыта (что особенно важно при продаже лицензии за границу) и получает дополнительный доход в виде лицензионных платежей, так и лицензиату, который экономит время и деньги на осуществление собственных разработок.

По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК).

Лицензионный договор, как и договор об отчуждении патента, подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Обычно он является возмездным.

К существенным условиям лицензионного договора относятся:

- вид лицензии (исключительная или неисключительная);

- способы и порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- порядок исчисления и уплаты лицензионных платежей;

- срок лицензионного договора;

- другие обязанности и взаимные гарантии сторон, связанные с предоставлением и осуществлением права использования.

В лицензионном договоре должны быть четко определены границы использования объекта промышленной собственности. В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК перечень способов, которыми могут быть использованы изобретение, полезная модель и промышленный образец, не носит исчерпывающий характер. Поэтому лицензиату в договоре может быть предоставлено право использования соответствующего объекта как указанными в законе, так и иными не противоречащими закону способами.

Если лицензиату по договору предоставлена исключительная лицензия, в договор включаются некоторые условия, характерные для договора об отчуждении патента. Так, лицензиар обязан сообщить лицензиату о существовании права преждепользования, а также обо всех ранее выданных на объект лицензиях. Ведь в отличие от лицензиата, действующего на основе неисключительной лицензии и осознающего, что подобные лицензии могут быть выданы другим лицам, при получении исключительной лицензии лицензиат стремится занять монопольное положение в отношении использования соответствующего объекта "промышленной собственности", поэтому наличие права преждепользования, а равно ранее выданных лицензий существенно затрагивает его интересы. В связи с этим лицензиар по договору об исключительной лицензии несет ответственность за непредоставление указанной информации лицензиату.

Расчет лицензионных платежей по договору зависит от ряда факторов, среди которых можно, в частности, выделить:

- характер лицензии (исключительная или неисключительная);

- объем права использования (предоставляется лицензия на изготовление товара и (или) на предложение к продаже и продажу);

- степень промышленного освоения (от этого могут зависеть расходы лицензиата по "налаживанию" промышленного использования, а также сроки окупаемости);

- изменение положения лицензиата на соответствующем товарном рынке в результате применения изобретения, полезной модели или промышленного образца (увеличение доли продукции лицензиата на рынке, получаемые конкурентные преимущества и т.д.);

- передачу наряду с лицензией других разработок (ноу-хау) лицензиара

- и многие другие обстоятельства <1>.

Срок действия лицензионного договора не должен превышать срок действия патента. Если срок действия не указан, то действует общее положение о пятилетнем сроке (п. 4 ст. 1235 ГК).

Условиями лицензионного договора являются также взаимные гарантии сторон. Лицензиар должен гарантировать лицензиату наличие у него права на патент, действительность такого права и обеспечивать поддержание патента в силе в течение действия лицензионного договора. Лицензиат со своей стороны обязан предоставить гарантии, связанные с использованием изобретения или полезной модели <1>. Если по лицензионному договору лицензиату передается также ноу-хау лицензиара, он должен гарантировать сохранение конфиденциальности таких сведений (установление режима коммерческой тайны) и несет за это ответственность.

На практике заключение лицензионного договора может стать способом разрешения патентного спора, "особенно если спор затрагивает объем патентной формулы" (Штумпф Г. Указ. соч. С. 28). Не исключено, что лицензиат через какое-то время после заключения лицензионного договора может вернуться к идее оспаривания выданного лицензиару патента и потребовать признания патента недействительным (п. 2 ст. 1398 ГК), тем более что отказ от этого права не предусмотрен законом и не может быть установлен в договоре. При этом в действиях лицензиата могут оказаться признаки злоупотребления правом.

Лицензионный договор может быть заключен в порядке предоставления открытой лицензии (ст. 1368 ГК). В этом случае патентообладатель через Роспатент публикует условия лицензии, на которых он обязуется заключить договор с каждым отозвавшимся лицом. При подаче заявления об открытой лицензии патентные пошлины за поддержание патента уменьшаются в два раза (абз. 2 п. 1 ст. 1368 ГК). Однако, подав заявление об открытой лицензии, патентообладатель не может в дальнейшем отказаться от этого способа заключения лицензионного договора в течение всего срока действия патента. Только если в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии правообладатель не получил ни одного письменного предложения о заключении лицензионного договора, он может подать ходатайство об отзыве своего заявления (п. 2 ст. 1368 ГК). Кроме того, он вправе уступить свой патент другому лицу.

Лицензионным договором может быть предусмотрено заключение лицензиатом сублицензионных договоров. Такое условие является обычным при предоставлении исключительной лицензии, хотя возможно и при предоставлении простой лицензии.

Сублицензиат получает возможность использовать соответствующий объект "промышленной собственности" в пределах прав, предоставленных лицензиату. Срок сублицензионного договора также ограничен сроком основного лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК). При предоставлении лицензиату права на выдачу сублицензий в договор включаются условия об информировании лицензиара о выданных лицензиатом сублицензиях с указанием условий таких лицензий и предоставлением копий соответствующих сублицензионных договоров. Помимо этого лицензиар вправе претендовать на часть платежей, получаемых лицензиатом по выданным сублицензиям.

По лицензионному договору лицензиар получает право контроля за использованием лицензиатом объекта промышленной собственности. Такое право обусловлено тем, что лицензиат выпускает продукцию под товарным знаком или иным обозначением лицензиара. Поэтому контроль за качеством выпускаемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг становится способом поддержания лицензиаром своей деловой репутации. Кроме того, качество влияет на покупательную способность товаров, работ, услуг, от чего зависят доходы лицензиара (в виде получаемых по договору лицензионных платежей).

Лицензии, по которым предоставляется право изготовления товара, могут предусматривать условие о поставке лицензиаром оборудования, узлов, продукции и других вещей, необходимых лицензиату для налаживания производства. При этом лицензиат может получить право закупать необходимое ему оборудование у лицензиара, получая при этом какие-либо преимущества (например, по более низкой цене, чем обычные покупатели). Кроме того, в договор может включаться обязанность лицензиата в связи с использованием полученной лицензии приобретать узлы и агрегаты, производимые лицензиаром, с целью обеспечения качества производимой по лицензии продукции.

В условиях стремительного технологического развития важное значение для лицензиата приобретает возможность использовать улучшения изобретения или полезной модели, полученные лицензиаром после заключения договора. В связи с этим в лицензионный договор включается обязанность лицензиара информировать лицензиата о произведенных улучшениях соответствующего объекта "промышленной собственности" и предоставлять лицензиату право их использования на предусмотренных договором условиях (дополнительные платежи, особый порядок использования и т.д.).

В соответствии с условиями лицензионного договора использование объекта "промышленной собственности" может быть не только правом, но и обязанностью лицензиата. Дело в том, что лицензиар, предоставляя лицензию, преследует цель не только получения соответствующих платежей, но и расширения рынка сбыта продукции, в которой использованы принадлежащие ему разработки (изобретение или полезная модель). Особенно важное значение это имеет при предоставлении исключительной лицензии.

Кроме того, в договор может быть включено условие об обязанности лицензиата проставлять товарный знак или использовать другую маркировку лицензиара на товарах, выпускаемых с использованием принадлежащего лицензиару объекта "промышленной собственности" лицензиатом. Лицензиат тоже может быть заинтересован в проставлении маркировки лицензиара, если товарный знак последнего имеет широкую известность, что благоприятно отразится на деятельности лицензиата.

В такой ситуации лицензионный договор приобретает значительное сходство с договором коммерческой концессии <1>, отличаясь от него, однако, тем, что лицензиат продолжает оставаться отдельным участником рынка, не действующим "под маской" лицензиара. Правда, часто бывает и так, что передача лицензии означает первый шаг к установлению контроля лицензиара над бизнесом лицензиата.

Лицензиар обязан воздерживаться от действий, способных помешать лицензиату в реализации права использования.

Со своей стороны лицензиат должен информировать лицензиара обо всех случаях нарушения исключительного права на изобретение или полезную модель, которые стали ему известны. Данная обязанность лицензиата может сводиться к сообщению лицензиару обо всех ставших ему известными фактах нарушения исключительного права, но может состоять и в осуществлении лицензиатом (самостоятельно или совместно с лицензиаром) действий по проверке соответствующего рынка, например, путем сбора информации о товарах, продаваемых под товарным знаком лицензиара. Значение такого сотрудничества повышается в условиях предоставления исключительной лицензии.

В отношении объекта промышленной собственности возможна выдача принудительной лицензии (ст. 1362 ГК). Такая лицензия представляет собой серьезное вторжение в частные дела. Поэтому она выдается только в случаях и в порядке, установленных ГК, на основании судебного решения по иску заинтересованного лица в связи с отказом патентообладателя предоставить лицензию. Законом предусмотрены два случая выдачи принудительной лицензии.

Во-первых, речь идет о ситуации, когда объект промышленной собственности не используется или недостаточно используется в течение продолжительного периода (четыре года - для изобретений и промышленных образцов и три года - для полезных моделей) и это имеет следствием недостаточное предложение товаров, работ или услуг на соответствующем рынке. В таком случае любое заинтересованное лицо может подать исковое заявление с требованием предоставления ему права использования результата творческой деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии. Со своей стороны патентообладатель может доказывать в суде уважительность причин неиспользования или недостаточного использования соответствующего объекта.

При принятии судом решения о предоставлении принудительной лицензии условия, на которых она предоставляется заявителю, должны соответствовать установившейся практике. Суммарный размер платежей за такую лицензию не может быть ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах, но может быть и выше указанной цены.

Но и при принятии судом решения о предоставлении принудительной лицензии положение лицензиата не становится вполне надежным. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1362 ГК действие принудительной лицензии может быть прекращено судом по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. Например, принудительная лицензия подлежит прекращению в случае, если патентообладатель наладит на постоянной основе собственное производство и продажу товаров с использованием объекта "промышленной собственности", обеспечивающего потребности рынка.

Второй случай касается не любого заинтересованного лица, а лишь обладателя зависимого патента на изобретение. Такое лицо не может использовать изобретение, не нарушая при этом прав обладателя другого (основного) патента на изобретение или полезную модель. В этом случае отказ обладателя основного патента в заключении лицензионного договора лишает обладателя зависимого патента возможности реализовать собственное исключительное право на изобретение. Но и в этом случае обладатель зависимого патента должен доказать, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента (п. 2 ст. 1362 ГК). Тем самым учитываются общественные интересы в использовании охраняемого патентом объекта.

Но в данной ситуации оказывается неприемлемым предоставление лицензии на условиях, соответствующих установившейся практике. Поэтому условия такой простой (неисключительной) лицензии определяет суд, в том числе с учетом предложений обладателя зависимого патента. При предоставлении принудительной лицензии обладатель основного патента со своей стороны может потребовать предоставления ему простой (неисключительной) лицензии на зависимое изобретение. Условия такой лицензии должны соответствовать установившейся практике.

Право использования, полученное обладателем зависимого патента в соответствии с принудительной лицензией, непередаваемо, за исключением случаев отчуждения самого зависимого патента. Поскольку приобретатель зависимого патента также не сможет реализовать свое право без лицензии в отношении основного патента, принудительная лицензия в этом случае следует судьбе зависимого патента.