Тема 34. Обязательства из договоров по приобретению и распоряжению исключительными правами на объекты промышленной собственности и на средства индивидуализации

План лекции

1. Договоры об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

3. Договор (заказ) на создание промышленного образца.

4. Договор о создании селекционного достижения.

5. Государственный контракт на выполнение работ по созданию объекта промышленной собственности.

6. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

7. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака.

8. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

9. Договор об отчуждении исключительного права на топологию интегральной микросхемы.

10. Лицензионный договор о предоставлении права использования топологии.

11. Договор (заказ) на создание топологии.

12. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства.

13. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).

§ 1. Договоры об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Договоры об отчуждении патента в экономическом смысле оформляют "продажу изобретений", которая может иметь место как на стадии запатентованного (технически применимого) изобретения, так и на стадии внедренного (промышленно освоенного) изобретения <1>. Заключение договора об отчуждении патента больше характерно для первой стадии, а на стадии промышленно освоенного изобретения распоряжение исключительным правом на него обычно осуществляется путем выдачи лицензий. Договор об отчуждении патента всегда связан с определенным риском, поскольку в момент его заключения невозможно точно установить ту экономическую ценность, которую имеет охраняемый патентом объект промышленной собственности, особенно когда речь идет о еще не внедренном объекте. Это связано с тем, что расходы на внедрение изобретения или полезной модели <2> могут быть весьма велики и даже "неподъемны" для правообладателя. Последний может посчитать такие расходы не соответствующими той отдаче, которую он может получить в результате налаживания производства изделий с использованием запатентованного изобретения или полезной модели.

Под внедрением понимается непосредственное использование объекта промышленной собственности (применение способа, изготовление продукта и т.д.), хотя понятие "использование", конечно, шире, чем "внедрение" (см., например: Рясенцев В.А. Советское изобретательское право. М., 1976. С. 49).

С другой стороны, приобретатель патента, заключая рассматриваемый договор, экономит деньги и время на научные разработки, необходимые для создания изобретения или полезной модели, и становится полноправным правообладателем, не зависящим от контроля со стороны другого лица, как это имеет место в случае с лицензиатом. Все это создает экономические предпосылки для заключения договора об отчуждении патента. Безусловно, правообладатель может пойти и по пути выдачи лицензий. Однако в этом случае на него лягут дополнительные обязанности (например, поддержка патента), да и плата за отчуждение патента выше лицензионных платежей.

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента) (ст. 1365 ГК).

Договор об отчуждении патента является двусторонним и возмездным. Он заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте (ст. 1369 ГК), который проверяет условия договора.

Размер вознаграждения первоначального патентообладателя за уступаемое право зависит от многих факторов: степени освоенности объекта, ожидаемого экономического эффекта от его внедрения, широты сферы применения, имеющихся на рынке аналогов и т.д. Но поскольку приобретение исключительного права на эти объекты "промышленной собственности" всегда связано с риском, не исключено, что размер вознаграждения по договору может оказаться непропорциональным доходам, полученным от внедрения соответствующего объекта.

Передача исключительного права как основная обязанность патентообладателя предполагает выполнение им комплекса условий договора об отчуждении патента. Во-первых, патентообладатель, как правило, должен передать соответствующие материалы и документы, раскрывающие содержание изобретения (полезной модели). В отношении промышленного образца договор об отчуждении патента также нельзя признать исполненным без передачи документов, из которых можно четко и недвусмысленно установить художественно-конструкторское решение. При этом речь идет не об одном документе, а о большом количестве различных чертежей, схем, моделей и т.д.

Во-вторых, патентообладатель должен проинформировать приобретателя о наличии права преждепользования на объект, выданных ранее лицензиях и предоставить соответствующие документы об этом. Ведь приобретатель исключительного права становится обязанным по ранее заключенным лицензионным договорам и в связи с их исполнением должен получить исчерпывающую информацию и всю необходимую документацию. Особое значение при этом имеет наличие ранее заключенного патентообладателем договора о предоставлении исключительной лицензии. Неуведомление приобретателя о наличии такого договора становится основанием для одностороннего расторжения договора об отчуждении патента и возмещения убытков, поскольку исключительная лицензия может вообще лишить смысла приобретение патента.

В-третьих, если объект промышленной собственности, исключительное право на который передается по договору, не является самодостаточным, т.е. для его промышленного освоения необходимо использование других объектов (изобретений, полезных моделей), права на которые также принадлежат патентообладателю, последний, как правило, должен предоставить приобретателю соответствующие права по использованию этих объектов.

Патентообладатель отвечает за действительность соответствующего исключительного права, т.е. за то, что охраняемый объект "промышленной собственности" действительно существует, зарегистрирован и, следовательно, технически реализуем. Но патентообладатель не отвечает за экономическую ценность объекта. В частности, он не может отвечать за то, что затратность внедрения изобретения во многом лишает целесообразности его использование.

Патентообладатель несет ответственность за невыполнение указанных выше обязанностей. Так, если он утаил информацию о наличии права преждепользования, приобретатель вправе предъявить к нему иск о возмещении связанных с этим убытков, уменьшении вознаграждения, уплаченного (или подлежащего уплате) по договору, а также вправе потребовать расторжения договора.

Основной обязанностью приобретателя является надлежащая оплата приобретенного им исключительного права на объект "промышленной собственности".

Договор об отчуждении патента на изобретение может заключаться путем публичного предложения (ст. 1366 ГК) <1>. Заявление о таком предложении может быть подано при подаче заявки на выдачу патента на изобретение только заявителем, являющимся автором. В этом случае он освобождается от уплаты патентных пошлин (эта обязанность возлагается на приобретателя патента), а договор заключается с любым гражданином или юридическим лицом, первым изъявившим желание на это и уведомившим патентообладателя и Роспатент.

Договор об отчуждении патента в рассматриваемой ситуации заключается на условиях, "соответствующих установившейся практике". Это не значит, что в договоре, заключаемом на основании публичного предложения, не должны быть указаны все существенные условия, в том числе и условия о размере вознаграждения или порядке его определения. Закон лишь указывает, на что могут опираться стороны при согласовании условий заключаемого договора с учетом особого порядка его заключения. Это важно и в случае передачи возникшего между сторонами спора в суд, который также будет принимать во внимание соответствующую практику.

Вместе с тем данное указание не дает возможности для решения всех вопросов, связанных с определением условий договора об отчуждении патента. Ведь изобретение как результат творческой деятельности всегда индивидуально и к тому же отличается принципиальной новизной, а эффект от его внедрения, сроки окупаемости, величина необходимых на внедрение расходов должны учитываться в каждом конкретном случае, что исключает широкую возможность использования "установившейся практики". Поэтому и при заключении договора путем публичного предложения необходимо согласование сторонами его условий.

Если никто не отозвался на публичное предложение, оно может быть отозвано заявителем по истечении двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение. В этом случае патентообладатель должен уплатить все пошлины, от которых он был освобожден.