!!Экзамен зачет 2023 год / Обзор руководящей практики от Новосёловой

права заявителя необходимо обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак <1>. Кассационная инстанция поддержала эту позицию <2>. Сходные решения принимались и в других делах <3>.

--------------------------------

<1> Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 13 августа 2009 г. N 09АП-13292/2009. <2> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 ноября 2009 г. N КА-

А40/11506-09.

<3> См., например: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 февраля 2011

г. N КА-А40/341-11.

Решение суда общей юрисдикции направляется в Роспатент, который должен не позднее чем в течение месяца со дня получения решения сообщить об исполнении решения как суду, так и гражданину.

Важно заметить, что срок для ответа в данном случае предписан законом (ч. 3 ст. 258 ГПК РФ), поэтому он не может быть изменен в судебном решении.

Вотличие от этого решение арбитражного суда об оспаривании ненормативных правовых актов подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда. Ненормативный акт, признанный недействительным, не подлежит применению с даты принятия решения арбитражного суда.

Комментируемый пункт Постановления также указывает на возможность обязать Роспатент аннулировать патент или регистрацию товарного знака в случае, если предметом рассмотрения является решение Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку. Однако следует иметь в виду, что патенты на изобретение, полезную модель или промышленный образец могут быть признаны недействительными и самим решением суда (п. 3 ст. 1398 ГК РФ).

Вслучае неисполнения требований, установленных в решении, в том числе в части информирования суда о совершенных действиях, должностное лицо Роспатента и Роспатент в целом могут быть привлечены к установленной законодательством ответственности. В частности, на них можно наложить штраф, предусмотренный ст. 17.15 КоАП.

Пункт 54 комментируемого Постановления содержит три важных разъяснения. Во-первых, исходя из того, что аннулирование действия патента или предоставление охраны товарному знаку осуществляется с обратной силой - с даты подачи соответствующей заявки (см., например, п. 4 ст. 1398 ГК РФ), перестают рассматриваться в качестве нарушений действия третьих лиц по использованию соответствующих объектов, совершенные в период действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак. Причем это правило работает независимо от того, была уже предъявлена претензия такому лицу или нет.

Вслучае если в дальнейшем действие патента будет восстановлено, лица, использовавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец либо сделавшие приготовления к этому в период, когда патент не действовал, будут иметь ограниченное (без возможности расширить объем использования) право использования этих объектов в дальнейшем - право послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

Во-вторых, поясняется, что можно оспаривать действительность патентов и предоставление охраны товарным знакам даже после прекращения действия исключительного права, например, с целью освободиться от ответственности за использование таких объектов в прошлом.

В-третьих, признание действия сделок, заключенных до момента признания недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, в исполненной части относится не только к лицензионным договорам, о которых прямо говорит ГК РФ (п. 4 ст. 1398 и п. 5 ст. 1513), но и к любым иным сделкам, куда прежде всего нужно отнести договоры об отчуждении исключительного права, а также договоры залога. Несмотря на прекращение исключительного права, признание указанных сделок очень важно. Так, все платежи, произведенные по договорам, будут признаны действительными. Соответственно, будут признаваться и гарантии, предусмотренные такими договорами, в частности, относящиеся к действительности предоставленных прав, возможна ответственность за нарушение договора в исполненной части и т.д. Однако все эти положения могут применяться только к действиям, осуществленным до момента признания патента недействительным. Неисполненные обязанности прекращают свое действие.

Пункт 55 является логическим продолжением предыдущего. Следует обратить внимание, что в комментируемом Постановлении проводится различие между моментом признания патента недействительным (согласно п. 54 комментируемого Постановления решение о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия) и моментом аннулирования патента (день подачи заявки). Исходя из этого, фраза "соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие" указывает на момент полного прекращения действия лицензионных договоров, но не решает вопрос о действии договоров в неисполненной части

впредыдущий период, а здесь определяющим является момент аннулирования патента. Таким образом, вступление

всилу решения об аннулировании патента или предоставления правовой охраны товарному знаку означает, что в неисполненной части договор считается прекращенным с момента заключения, но полностью прекращается в момент признания патента (или предоставления правовой охраны товарному знаку) недействительным.

Такое разграничение позволяет по-разному подходить к платежам, которые уже уплачены по договору и которые только надлежит осуществить.

Поскольку платежи, совершенные до признания недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, признаются действительными (ведь они произведены в период действия договора), они не могут рассматриваться в качестве неосновательного обогащения. При этом не стоит вопрос о том, какой срок предоставления права охватывал соответствующий платеж, поэтому плательщик не может истребовать платежи даже в том случае, когда они были осуществлены за будущий период времени, в который, как выяснилось впоследствии, патент (или право на товарный знак) уже не действовал.

Вто же время, поскольку в остальной части договоры прекращаются с момента их заключения, то в случае,

если платеж произведен не был, истребовать его нельзя даже за период, в который патент (или право на товарный знак) действовал. Но если на момент признания патента недействительным уже вступило в законную силу судебное решение о взыскании определенных неуплаченных лицензионных платежей, то такое решение подлежит исполнению в полном объеме <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Семнадцатого апелляционного арбитражного суда от 18 марта 2011 г. N 17АП-1271/2011-

ГК.

Стоит заметить, что конституционность п. 4 ст. 1398 ГК РФ, определяющей последствия признания недействительным патента для существующих лицензионных договоров, была предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Суд, рассмотрев указанную норму в совокупности с данным пунктом комментируемого Постановления, пришел к выводу: "Такое регулирование направлено на поиск баланса интересов лицензиата и лицензиара после признания патента недействительным, а, следовательно, положение пункта 4 статьи 1398 ГК Российской Федерации не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителей" <1>.

--------------------------------

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. N 269-О-О.

Пункт 56 комментируемого Постановления касается разграничения компенсации причиненных убытков и компенсации как вида вознаграждения.

Устанавливая способы защиты исключительных прав, ст. 1252 ГК РФ указывает среди прочего на возможность требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, причем в этом случае правообладателю не надо доказывать размер причиненных убытков. Это первый тип компенсации. Однако эта компенсация, как указывает п. 3 ст. 1252 ГК РФ, может взыскиваться только "в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации". В отношении объектов патентного права такого указания нет, что означает невозможность для правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков уплаты компенсации <1>.

--------------------------------

<1> В проекте изменений в ГК РФ эту ситуацию предлагается изменить.

В то же время в гл. 72 ГК РФ, посвященной патентному праву, компенсации упоминаются несколько раз, включая подп. 8 п. 1 ст. 1406, где судам предоставляется право рассматривать среди прочего споры о компенсациях. Постановление поясняет, что в данной норме речь идет о компенсации как виде вознаграждения, и называет случаи, к которым эта норма относится <1>.

--------------------------------

<1> В случае принятия проекта изменений в ГК РФ подп. 8 п. 1 ст. 1406 ГК РФ утратит силу, а возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков появится и в гл. 72. Соответственно, данное разъяснение более не должно будет применяться к правоотношениям сторон, возникшим до принятия этого закона.

Право на секрет производства (ноу-хау)

Пункт 57 Постановления касается вопроса определения действия гл. 75 ГК РФ и Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" применительно к секретам производства (ноу-хау). Если гл. 75 ГК РФ устанавливает порядок правовой охраны этих объектов (т.е. определяет, какие права и в отношении каких объектов предоставляются), то Федеральный закон "О коммерческой тайне" определяет, какие действия должны быть осуществлены для того, чтобы действовали права, предусмотренные гл. 75 ГК РФ <1>.

--------------------------------

<1> Согласно проекту изменений в ГК РФ режим коммерческой тайны станет лишь одним из возможных вариантов охраны, при которых может существовать право на секрет производства.

Сохранение информации, составляющей секрет производства в тайне, является одним из необходимых условий действия исключительного права на него. В связи с этим для правообладателя большой проблемой является обязанность раскрытия в тех или иных случаях секрета производства уполномоченным государственным органам и должностным лицам. Пункт 1 ст. 1472 ГК РФ устанавливает обязанность нарушителя исключительного права на секрет производства возместить убытки, причиненные нарушением (если иная ответственность не предусмотрена законом или договором). В качестве примеров нарушителей указанная статья ГК РФ приводит лицо, неправомерно получившее сведения, составляющие секрет производства, разгласившее или использовавшее эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в силу договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора либо наличия трудовых отношений. Во избежание сомнений комментируемое Постановление разъясняет, что таким нарушителем будет считаться и публичноправовое образование в случае разглашения информации органом, получившим доступ к такой информации. По этой причине правообладатель будет вправе предъявлять требование о возмещении убытков непосредственно к Российской Федерации либо субъекту РФ или муниципальному образованию (в зависимости от того, какой орган или должностное лицо информацию разгласили).

Право на фирменное наименование

Пункты 58 и 58.1. До вступления в действие части четвертой ГК РФ российское законодательство

предусматривало необходимость регистрации фирменного наименования (п. 4 ст. 54 ГК РФ). Однако самостоятельной процедуры такой регистрации так и не было создано, фирменное наименование просто вносилось в реестр при регистрации юридического лица. Часть четвертая ГК РФ согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. изменила подход, определив, что осуществляется регистрация не фирменного наименования, а юридического лица, что означает отсутствие необходимости отдельно регистрировать фирменное наименование. Соответственно, исключительное право на фирменное наименование будет возникать в силу регистрации самого субъекта, а не непосредственно такого фирменного наименования. Как поясняется в Постановлении, фирменное наименование охраняется с даты регистрации юридического лица. Конечно, если фирменное наименование меняется, то право на него возникнет только после регистрации изменений учредительных документов, а не с даты регистрации субъекта.

Но отсутствие обязанности регистрировать фирменное наименование не означает, что лицо может вообще обойтись без него. Фирменное наименование является обязательным атрибутом коммерческой организации, без него такое лицо существовать не может, поэтому фиксация в учредительных документах определенного фирменного наименования является обязательной.

Строго говоря, необходимым является наличие только полного фирменного наименования на русском языке. Наряду с ним коммерческая организация может приобрести право на сокращенное фирменное наименование на русском языке, а также на соответствующие фирменные наименования на иностранных языках и языках народов Российской Федерации (п. 1 ст. 1474 ГК РФ). Не вполне удачное выражение, использованное в комментируемом пункте Постановления, не должно толковаться как запрет для коммерческой организации иметь несколько фирменных наименований (полных и сокращенных) на разных языках (при буквальном толковании данного пункта оказалось бы невозможным иметь любое фирменное наименование на иностранном языке, так как формально это было бы уже второе фирменное наименование, что прямо противоречило бы п. 1 ст. 1474 ГК РФ). При этом следует заметить, что указанная статья ГК РФ употребляет выражения "сокращенные фирменные наименования" и "фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках" во множественном числе <1>. Представляется, что речь должна идти только об ограничении числа фирменных наименований в отношении каждого из указанных видов.

--------------------------------

<1> Проект изменений в ГК РФ содержит более конкретизированную формулировку: "Юридическое лицо вправе иметь также одно полное и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любых языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках".

Пункт 58.2. Наряду с понятием фирменного наименования ГК РФ использует и понятие "наименование юридического лица" (ст. 54 ГК РФ). Эти понятия соотносятся как видовое и родовое, фирменное наименование является видом наименования юридического лица. Однако исключительное право предусмотрено только в отношении фирменного наименования, которое может принадлежать лишь коммерческой организации. Наименование некоммерческой организации, таким образом, не охраняется в рамках части четвертой ГК РФ, хотя интересы некоммерческой организации могут защищаться с помощью норм общей части ГК РФ.

Одновременно это означает, что многочисленные ограничения, установленные для фирменного наименования, не распространяются на наименования некоммерческих организаций, в частности, не действует здесь и запрет на включение в наименование слов "Российская Федерация" и "Россия", а также производных от них слов. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 52 касается использования этих выражений лишь в фирменных наименованиях.

Но это не означает, что в случае использования одного и того же обозначения в фирменном наименовании и наименовании некоммерческой организации нарушения не будет <1>: право на фирменное наименование может быть нарушено и путем использования в объекте, не перечисленном в ст. 1225 ГК РФ (наименовании некоммерческой организации, доменном имени и т.д.).

--------------------------------

<1> Как считали некоторые суды - см., например, Постановление Третьего апелляционного арбитражного суда от 30 декабря 2011 г. по делу N А74-2517/2011.

Сказанное выше относится и к наименованиям объединений юридических лиц.

Пункт 58.3. Среди запретов, содержащихся в п. 4 ст. 1473 ГК РФ, особое место занимает запрет использования в фирменном наименовании полного или сокращенного наименования "Российская Федерация" или "Россия" и слов, производных от таких наименований, без согласия Правительства РФ. Исходя из комментируемого Постановления, следует признать, что исключение слова "Федерация" не позволяет выйти из-под данного ограничения. Кроме того, это ограничение действует в отношении указанных наименований и на иностранных языках, но только в русской транскрипции (т.е., например, "Раша" или "Русланд").

Порядок получения разрешения Правительства РФ на использование выражений "Российская Федерация", "Россия" и производных от них в своем фирменном наименовании определен Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 52. Разрешение выдается Министерством юстиции РФ в случае, если юридическое лицо имеет филиалы и (или) представительства на территории более чем половины субъектов РФ, либо юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к крупнейшему налогоплательщику, либо оно включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, или занимает доминирующее положение на рынке определенного товара, а также в случае, если более 25% голосующих акций акционерного общества или более 25% уставного капитала иного хозяйственного общества находятся в собственности Российской Федерации.

В то же время прямо разрешается использование слова "русский" и производных от него, получать разрешение на использование этого слова и производных от него не требуется.

В судебной практике производным от слова "Россия" неоднократно признавалось сокращение "Рос". Так, в деле о фирменном наименовании "ООО "Илим-Роско" суд привел следующее обоснование: "Слово "Роско" не существует как самостоятельное слово русского языка и является сложносокращенным словом, состоящим из корней "Рос" и "Ко". При этом слово "Рос" несет общепринятую смысловую нагрузку, ассоциируясь со словом "Россия" <1>. Расшифровка названия, предложенная заявителем ("Региональная отраслевая снабженческая компания"), не была закреплена в учредительных документах. Аналогичное решение выносилось в отношении фирменного наименования "ООО "РосКо-Биланчо" <2>, "ООО "Росмашторг" <3> и др.

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 марта 2013 г. по делу

N А19-16267/2012.

<2> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 июня 2013 г. по делу N

А40-122651/12.

<3> Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 декабря 2011 г. N Ф09-8713/11.

Таким образом, использование в фирменном наименовании слова "Рос" связано с высоким риском. Не всегда может помочь и расшифровка сокращения "Рос", приведенная в учредительных документах, особенно если она явно выглядит искусственной (например, "return on sale" в "Rospolymer Ltd." <1>).

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 марта 2012 г. по делу N

А40-24575/11-51-206.

Очевидно, что общепринятым сокращением от слов "Российская Федерация" является и "РФ" (например, в фирменном наименовании "ЗАО "Банкротство.РФ" <1>).

--------------------------------

<1> Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 3 мая 2012 г. N 09АП-8214/2012.

Интересно, что предложенный в комментируемом пункте Постановления подход был применен в судебной практике по аналогии и к наименованиям других государств (в случае с фирменным наименованием "ЗАО "Русказаххлебопродукт" <1>).

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8 сентября 2010 г. N

А46-3232/2010.

Пункт 58.4. Статья 1473 ГК РФ среди прочего запрещает регистрацию фирменных наименований, включающих полные или сокращенные фирменные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований. Однако вскоре после принятия части четвертой ГК РФ возник вопрос: должен ли этот запрет относиться и к межгосударственным союзам? Комментируемое Постановление, положительно ответив на этот вопрос, распространило тем самым указанный запрет на такие наименования, как "Содружество Независимых Государств", "Европейский союз" и т.д.

Пункт 58.5 комментируемого Постановления носит чисто информационный характер, указывая, что, помимо запретов, перечисленных в п. 4 ст. 1473 ГК РФ, в отношении кредитных организаций, применяются и правила, установленные Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Самое важное: фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов "банк" или "небанковская кредитная организация", причем ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем фирменном наименовании слова "банк", "кредитная организация".

Это положение Постановления не должно пониматься как утверждение, что Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" является единственным законом, содержащим дополнительные требования к фирменным наименованиям. В действительности подобные требования содержатся в законодательстве о страховой деятельности, о биржах, об инвестиционных фондах и т.д.

Пункт 58.6. Фирменное наименование может принадлежать только коммерческой организации и исходя из п. 1 ст. 1473 ГК РФ предназначено для индивидуализации лица в гражданском обороте. Очевидно в связи с этим, что споры по поводу фирменных наименований как таковых будут попадать в категорию дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, которые подведомственны арбитражному суду. Это, однако, не предопределяет решение о подведомственности спора в случаях, когда речь идет о нарушении прав иных лиц, например в связи с использованием в фирменном наименовании имени физического лица.

При этом надо учитывать и создание Суда по интеллектуальным правам (подробнее о его полномочиях см. комментарий к п. 1 Постановления).

Пункт 59. Действующий ГК РФ прямо допускает одновременное существование коммерческих организаций с тождественными или сходными до степени смешения фирменными наименованиями, при условии что данные субъекты не осуществляют аналогичную деятельность. Но ничто не мешает коммерческой организации расширить сферу своей деятельности и начать выпускать новые для себя товары или оказывать новые услуги, которые уже продает или оказывает другое лицо с тождественным или сходным фирменным наименованием. В этом случае более раннее начало соответствующей деятельности вторым лицом учитываться не будет, важно только, чье фирменное наименование было внесено в ЕГРЮЛ раньше.

Однако, исходя из обстоятельств дела, второе лицо в некоторых случаях может ссылаться на

злоупотребление правом со стороны первого лица, недобросовестную конкуренцию и т.д.

Как п. 3 ст. 1474 ГК РФ, так и комментируемый пункт Постановления ссылаются на включение фирменного наименования в ЕГРЮЛ. Введение такого реестра было предусмотрено Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", юридические лица со своими фирменными наименованиями существовали и до этой даты.

Вполне понятно, что закон указывает на действующую в настоящее время систему регистрации юридических лиц, но это не означает, что права, существовавшие ранее, не принимаются во внимание.

Рассмотрим одно судебное дело. ООО "ПроБюро Офис" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО

"ПРОБЮРО" об обязании его прекратить нарушение исключительного права на товарный знак, выразившееся в использовании охраняемого элемента товарного знака "ПРОБЮРО", являющегося также частью зарегистрированного фирменного наименования истца. Ответчик был зарегистрирован как юридическое лицо постановлением администрации г. Мурманска от 20 октября 1999 г., но датой внесения записи в ЕГРЮЛ являлось 16 января 2003 г. Истец же был зарегистрирован в Московской регистрационной палате 17 июля 2000 г., в качестве даты постановки на учет указано 28 октября 2002 г.

Суды первой и апелляционной инстанций признали заявленные требования обоснованными, указав, что фирменное наименование ответчика сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца, стороны осуществляют аналогичную деятельность, а в ЕГРЮЛ сведения о фирменном наименовании истца внесены раньше, чем сведения о фирменном наименовании ответчика.

Но часть четвертая ГК РФ применяется лишь к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие (ст. 5 Вводного закона). Обе компании приобрели в соответствии с действовавшим на тот момент законом права на свои фирменные наименования еще до создания ЕГРЮЛ, соответственно, эти права сохранили свое действие и после этого. Как указал суд кассационной инстанции, рассматривавший дело, "поскольку ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица ранее, чем истец, право на фирменное наименование у него возникло также раньше. Следовательно, не имеется оснований считать, что ответчик, реализуя свое право на фирменное наименование, используя его в гражданском обороте, своими действиями нарушает права истца на фирменное наименование" <1>. В иске было отказано.

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 11 февраля 2010 г. по делу

N А42-116/2009.

Пункт 60. Часть четвертая ГК РФ ограничивает круг лиц, которые могут предъявлять иски в связи с использованием фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя. Требование прекратить использование такого фирменного наименования в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, а также требование возместить правообладателю причиненные убытки могут быть предъявлены лишь самим правообладателем. Государственные органы, в том числе осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, такие требования предъявлять не вправе.

Таким образом, в отсутствие претензий правообладателя никто не должен запрещать организации использовать соответствующее фирменное наименование на указанном основании.

Государственные органы могут предъявлять иски применительно к фирменным наименованиям только в случаях, если фирменное наименование не соответствует требованиям закона. При этом требования могут касаться лишь понуждения изменения фирменного наименования.

В2005 г. было зарегистрировано ООО "АЛГОР". Позже решением учредителя наименование общества было изменено на ООО "АГРО-РОСС К", изменения были внесены в учредительные документы и зарегистрированы. Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Кемерово обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО "АГРО-РОСС К" в связи с наличием в составе этого фирменного наименования выражения, производного от слова "Россия". Арбитражный суд в иске отказал. Кассационная инстанция также поддержала эту позицию <1>. Следует заметить, что если вывод суда об отсутствии связи между словами "Росс" и "Россия" и может выглядеть спорным, то следует согласиться с тем, что в этом случае должен был быть предъявлен иск о понуждении изменения фирменного наименования, а не о ликвидации ответчика.

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 ноября 2009 г. по делу

N А27-7661/2009.

Вто же время разъяснение, данное в комментируемом пункте Постановления, представляется не вполне точным. Ведь наряду с ГК РФ требования к фирменным наименованиям могут содержаться и в иных законах, о чем, кстати, говорит и п. 58.5 комментируемого Постановления. Соответственно, требования органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, могут быть предъявлены и в связи с нарушением таких законов.

Иные лица не могут предъявлять к владельцу фирменного наименования требования, связанные с нарушением норм § 1 гл. 76 ГК РФ. Однако это не лишает таких лиц возможности предъявления требований в случае нарушения их прав, например ввиду включения в состав фирменного наименования их имени.

Пункт 61. Несмотря на то что п. 1 ст. 1475 ГК РФ устанавливает в качестве условия действия исключительного права на фирменное наименование включение в ЕГРЮЛ, эта норма не отменяет, да и не может этого делать, действия норм международных соглашений <1>. Парижская конвенция по охране промышленной собственности в ст. 8 обязывает страны - члены Конвенции охранять фирменное наименование без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Это требование касается иностранных компаний, для российских компаний законодатель может устанавливать иные правила, чем он и воспользовался.

--------------------------------

<1> Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Исходя из указанной нормы Парижской конвенции, иностранные лица могут защищать в России свои фирменные наименования, даже если их компании не зарегистрированы в России, не имеют здесь представительств и филиалов и зарегистрированных товарных знаков. Так, например, этот механизм использовала немецкая компания "Ханза-Флекс Гидравлик ГмбХ" для того, чтобы запретить использование ответчику доменного имени hansa-flex.ru <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 декабря 2010 г. по делу N

А56-95677/2009.

Право на товарный знак и право на знак обслуживания

Пункт 62. Наличие исключительного права дает лицу согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ право использовать соответствующий результат или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Но нередко возникают случаи, когда лицо, нарушающее чужое исключительное право, полагает, что данное право было приобретено с нарушением закона. Такое лицо может оспорить предоставление правовой охраны этому товарному знаку, но оно обязано соблюдать это право до тех пор, пока оно существует. Соответственно, и суд не может отказать в защите такого права, даже если налицо очевидные основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

Указанное разъяснение следует общему подходу Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которому правообладатель не ограничивается в использовании объекта или его защите, пока право существует (даже в том случае, когда его действия формально нарушают права третьих лиц). Так, в отношении полезных моделей Высший Арбитражный Суд РФ указывал: "При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета" <1>. Сходная позиция была избрана и в отношении изобретений: "...при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, действия общества по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета" <2>.

--------------------------------

<1> Пункт 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. N

122.

<2> Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 декабря 2009 г. N 8091/09.

Такой подход позволяет судам не входить в детальное рассмотрение порядка приобретения права на товарный знак, а также взаимоотношений сторон и может быть использован как для защиты (как указано выше), так

идля атаки. Например, в одном из дел арбитражным судом было прямо указано: "Из материалов дела следует, что регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретения истцом прав на него суду не представлены. Следовательно, с момента возникновения у истца исключительного права на товарный знак его права подлежат защите, а ответчик, при отсутствии разрешения правообладателя на использование сходного до степени смешения обозначения, обязан их использование прекратить" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 23 декабря 2009 г. N 09АП-25296/2009-ГК.

Вто же время Высший Арбитражный Суд РФ допускает возможность отказа в защите права, если действия правообладателя осуществляются исключительно с намерением причинить вред другому лицу и при иных формах злоупотребления правом. В этом случае предварительное оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку не требуется. Причем это правило может применяться в отношении обеих сторон.

ООО "РосИнформ" обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "Ваш Консультант", выпускающему с 2004 г. ежемесячный информационно-аналитический журнал "Ваш Консультант Казань", о прекращении использования ответчиком словесного обозначения "Ваш Консультант Казань", прекращении выпуска журнала с таким названием, запрете реализации журнала, изъятии его экземпляров из хозяйственного оборота и взыскании компенсации. Суды, рассматривавшие дело, сослались не только на различие наименования журнала ответчика и товарного знака истца

иразличие объема, тематики и территории распространения изданий истца и ответчика, но и на то, что фирменные наименования ответчика и его журнал зарегистрированы ранее товарного знака истца. Было указано также: "...более того, аналогичные наименования имеют издания, выпущенные во многих регионах Российской Федерации региональными информационными центрами Общероссийской сети распространения правовой информации "КонсультантПлюс", к числу которых относится и ответчик по настоящему делу. Указанные издания, как видно из материалов дела, также зарегистрированы до регистрации истцом наименования этих изданий в качестве своего товарного знака". Это дало суду основания признать, что действия истца при регистрации товарного знака могут рассматриваться как недобросовестная конкуренция, и отказать в защите его права на товарный знак <1>.

--------------------------------

товарному знаку <1>.

--------------------------------

<1> Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 мая 2010 г. N ВАС-7253/10.

Право на коммерческое обозначение

Пункт 64. В отличие от иных средств индивидуализации в отношении коммерческого обозначения невозможно приобрести исключительное право до начала использования этого обозначения, так как использование коммерческого обозначения для индивидуализации соответствующего предприятия является предварительным условием возникновения права.

Но иногда суды предъявляют и другие требования. Так, в споре между ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" и ООО "Хостинг-центр" о нарушении прав на товарные знаки ответчик выдвинул возражение, указав, что он использовал соответствующее коммерческое обозначение ранее возникновения у истца исключительных прав на товарный знак (и подтвердил это копиями из журналов "Co news"). Однако суд указал, что при создании предприятия ответчик должен был определить его имущественный комплекс и регламентировать создание внутренней организационной документацией (приказами исполнительного органа юридического лица) в связи с тем, что не все права и обязанности юридического лица входят в имущественный комплекс предприятия <1>. Но все же столь спорный жесткий подход к коммерческим обозначениям на данный момент не является характерным для российской судебной практики.

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 7 апреля 2010 г. N КГ-

А40/2806-10.

В другом случае суд отметил следующее: "представленные истцом документы подтверждают, что истец обладает определенными средствами для осуществления определенной деятельности. Как следует из пояснений истца - по проведению экспертиз, однако не подтверждают, что словосочетание "Центр Судебных Экспертиз" индивидуализирует совокупность этих приборов как предприятие и именно в таком качестве (как индивидуализация совокупности приборов) известно на определенной территории. По сути, спорное словосочетание является наименованием истца, но не коммерческим обозначением предприятия. Истец отождествляет со спорным наименованием свою деятельность по проведению экспертиз" <1>. Таким образом, важно доказать, что использование обозначения осуществлялось именно в отношении конкретного имущественного комплекса, а не деятельности лица (или его продукции и услуг) в целом и не являлось по сути лишь рекламным слоганом <2>.

--------------------------------

<1> Постановление Пятнадцатого апелляционного арбитражного суда от 20 января 2012 г. N 15АП-15109/2011. <2> В этом отношении интересно дело об обозначении "Дешевле всех!" - Постановление Пятнадцатого

апелляционного арбитражного суда от 7 февраля 2011 г. N 15АП-15082/2010.

Пункт 65. Пункт 2 ст. 1540 ГК РФ предусматривает, что исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года. Комментируемое Постановление пояснило, что такое прекращение происходит автоматически, т.е. не нужно обращаться в суд или иные органы для того, чтобы прекратить действие права (в отличие, например, от товарного знака). Такое решение направлено на упрощение операций с коммерческими обозначениями (если коммерческое обозначение утратило интерес для своего правообладателя, что встречается очень часто, то исключительное право на него просто "умрет" и другие лица, заинтересованные в использовании этого обозначения, смогут воспользоваться им, не заботясь о формальностях), но имеет важные правовые последствия.

Так, отсутствие какой-либо фиксации момента прекращения права создает возможности для спора. При этом следует иметь в виду, что обязанность доказывания будет лежать на правообладателе, в связи с чем он должен всегда помнить о необходимости приобретения доказательств использования соответствующего коммерческого обозначения, так как существует риск, что в любой момент заинтересованное лицо может заявить, что данное коммерческое обозначение не использовалось в течение года.

Автоматическое прекращение права означает также, что использование данного обозначения по истечении указанного момента уже не может исправить ситуацию (как это возможно с товарными знаками, см. п. 1 ст. 1486 ГК РФ). Такие действия могут привести к возникновению нового исключительного права, но не к восстановлению прежнего права, соответственно изменится и дата, с которой исключительное право будет признано существующим. Это важно, например, в случае конфликта с владельцем иного охраняемого средства индивидуализации, когда будет учитываться, чье право возникло ранее.

ООО "РОСДИСКОНТ-АЛТАЙ" обратилось в арбитражный суд края с иском к ООО "РОСДИСКОНТ" об обязании прекратить использование коммерческого обозначения истца в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом, и обязании ответчика за свой счет опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя исключительных прав. Суд пришел к выводу, что установлен факт неиспользования истцом коммерческого обозначения более года. "В материалах дела отсутствуют доказательства осуществления операций истцом по одному банковскому счету, а также иных документов, подтверждающих осуществление им своей деятельности. Представленные в суд апелляционной инстанции документы являются внутренними документами ООО "РОСДИСКОНТ-АЛТАЙ" и не подтверждают факт использования истцом коммерческого обозначения при оказании услуг, в рекламировании услуг, т.е. при осуществлении предусмотренной уставом деятельности, более года". В иске было отказано <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Седьмого апелляционного арбитражного суда от 21 октября 2010 г. N 07АП-7066/10.

Е.А. ПАВЛОВА

ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 13 декабря 2007 г. N 122

ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ,

СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ <*>

--------------------------------

<*> Не приводится.

Комментарий

Комментируемый Обзор охватывает широкий круг вопросов, возникавших при рассмотрении арбитражными судами споров, связанных с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Им, по существу, подведен итог применения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, действовавшего до 1 января 2008 г. (даты введения в действие части четвертой ГК РФ).

Несмотря на то что Обзор основан на практике применения нормативных актов, ныне утративших силу, он сохраняет актуальность.

Во-первых, выработанные в нем подходы могут быть полезны при рассмотрении дел, в которых подлежат применению те нормативные акты, которые действовали в сфере интеллектуальной собственности до вступления в силу части четвертой ГК РФ. В соответствии со ст. 5 Вводного закона она применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. В равной мере по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК РФ, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после ее введения в

действие. Следовательно, в иных случаях должно применяться ранее действовавшее в данной сфере законодательство.

Во-вторых, рекомендации, содержащиеся в комментируемом Обзоре, могут быть учтены и при рассмотрении дел, в которых подлежат применению положения части четвертой ГК РФ, при условии что они не противоречат последним.

Первый раздел Обзора затрагивает разнообразные проблемы, связанные с защитой прав авторов и иных правообладателей на произведения науки, литературы и искусства. Основными нормативными актами в области авторских прав до принятия части четвертой ГК РФ были Закон об авторском праве и Закон о программах для ЭВМ

<1>.

--------------------------------

<1> Утратили силу с 1 января 2008 г.

1. К числу сложных вопросов, возникающих в практике судов при рассмотрении авторских споров, относится

установление того, является ли предмет спора в действительности объектом авторских прав, т.е. может ли тот или иной результат, в отношении которого возник спор, рассматриваться как произведение науки, литературы или искусства, носит ли он творческий характер, самостоятелен он или вторичен. Поскольку законодательство не содержит в этом отношении никаких четких указаний, которыми можно было бы руководствоваться судам в своих решениях, здесь особенно важно выработать некие общие подходы.

Пункт 1 ст. 6 Закона об авторском праве устанавливает, что к объектам охраны относятся произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения (цели создания) и достоинства (качества) произведения, а также от способа его выражения. Очевидно, что в ситуации, когда закон предоставляет защиту любым произведениям (в том числе неудачным и даже откровенно бездарным), центральным вопросом становится выявление у таких результатов творческого характера, который, в свою очередь, определяется творческим характером деятельности лица, создавшего соответствующий результат. В п. 2 ст. 3 Закона о программах для ЭВМ применительно к программам для ЭВМ и базам данных как группе объектов авторского права говорится о том, что творческий характер деятельности автора (соавторов) этих произведений предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. Представляется, что презумпция творческого характера деятельности лица, создавшего некий результат, подпадающий под формальные признаки произведения науки, литературы или искусства, должна действовать во всех случаях.

Авторское право охраняет форму, в которой выражен результат творчества, а не его содержание: оно не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты (п. 4 ст. 6 Закона об авторском праве). Следовательно, свидетельством творческого характера того или иного объекта может служить его отличие от других объектов того же рода. Это свойство на практике чаще всего называют оригинальностью произведения, понимая под ней его относительную новизну, уникальность, неповторимость и т.п. <1>. Следует при этом подчеркнуть, что использование таких терминов (прежде всего речь идет о "новизне") само по себе может привести к дополнительной путанице, так как новизна, например, в патентном праве имеет совершенно иное значение. В совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" подчеркнуто, что "само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права".

--------------------------------

<1> См., например: п. 2 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" (информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47), признавшего, что название произведения подлежит охране как объект авторского права, если является результатом творческой деятельности автора (оригинальным) и может использоваться самостоятельно.

Собственно, основным критерием признания того или иного результата охраняемым объектом авторского права являются самостоятельные усилия автора (соавторов) по его созданию, которые приводят к возникновению произведения, имеющего отличия от других произведений того же рода.

Важно учитывать, что авторским правом охраняются не только оригинальные, но также производные произведения (переводы, обработки, инсценировки, аранжировки и другие переработки). Производные произведения носят вторичный характер по отношению к оригинальным произведениям, но тем не менее получают самостоятельную охрану как объекты авторских прав.

Таким образом, даже определенная вторичность одного произведения по отношению к другому не может быть основанием для отказа в его защите. Единственным условием предоставления охраны в этом случае является соблюдение автором производного произведения прав автора оригинального произведения, подвергшегося переработке (ст. 12 Закона об авторском праве, п. 3 ст. 1260 ГК РФ). В случае если будет выявлено заимствование одного автора у другого, возникает вопрос о нарушении авторских прав на ранее появившееся произведение, послужившее источником такого заимствования.

Вп. 1 комментируемого Обзора рассматривается ситуация, в которой истец требует защиты его прав в связи с тем, что ответчик без согласия истца и без выплаты ему вознаграждения издает и распространяет в переработанном виде карту заповедника, авторские права на которую принадлежат истцу.

Карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам, признаются объектами авторского права при условии их творческого характера (п. 1 ст. 7 Закона об авторском праве, п. 1 ст. 1259 ГК РФ). На основании назначенной судом экспертизы было установлено, что карты истца и ответчика, обладавшие творческим характером, отличались друг от друга внешним оформлением и авторским стилем. Был сделан вывод, что карты были созданы разными авторами независимо друг от друга, хотя при этом вероятно использование при создании обеих карт "единой исходной информации". Такой информацией могли послужить карты, созданные путем аэрофотосъемки, фотографий с космических спутников и т.п., не являющиеся вследствие их технического характера объектами авторских прав.

Поскольку суду не были представлены какие-либо еще доказательства того, что карта ответчика является переработкой карты истца, а не самостоятельным творческим произведением, суд отказал истцу в удовлетворении заявленного им требования, указав при этом, что наличие у истца исключительных прав на картографическое произведение не препятствует иным лицам самостоятельно создавать иные карты на основе той же исходной информации.

Вкачестве подобного примера можно назвать Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа <1>. Истец полагал, что его авторские права нарушены ответчиком путем незаконного использования результатов творческой работы истца по предварительной верстке и авторскому дизайну элементов обложки, созданных для ранее опубликованных книг истца. По мнению суда, сравнительный анализ обложки книги ответчика

собложками книг истца показал, что они имеют различия в оформлении (в том числе и в отношении деталей, на заимствование которых указывал истец). Суд отказал в удовлетворении заявленных требований на том основании, что иных доказательств, свидетельствующих о том, что дизайн обложки книги ответчика является не самостоятельным творческим произведением, а результатом переработки дизайна обложки истца, в материалах дела не имеется. Высший Арбитражный Суд РФ подтвердил правильность позиции судов по данному делу, отказав в передаче дела на рассмотрение Президиума <2>.

--------------------------------

<1> Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 января 2012 г. N Ф09-9135/11. <2> Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 2012 г. N ВАС-5050/12.

2. В случаях нарушения исключительного права на произведение большое значение имеет доказывание самого факта правонарушения. Согласно ст. 16 Закона об авторском праве автор вправе использовать свое произведение в любой форме и любым способом, причем реализовать свое исключительное право автор может, либо осуществляя его самостоятельно, либо разрешая осуществление соответствующих действий третьим лицам

(п. 1 ст. 1229 и п. 1 ст. 1270 ГК РФ).

Одно из таких действий (способов использования произведения) - распространение экземпляров произведения любым способом: продажа, сдача в прокат и т.п. (абз. 3 п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве). Контрафактные экземпляры произведений, как правило, попадают в поле зрения правообладателей или правоохранительных органов в процессе реализации (прежде всего продажи), однако на практике часто возникают проблемы, связанные с необходимостью доказать, что действия ответчика являются распространением экземпляров произведения.

В случае, рассматриваемом в п. 2 комментируемого Обзора, контрафактный диск с фонограммой был изъят с прилавка ответчика, и поскольку его продажа еще не состоялась, суд первой инстанции посчитал, что факт нарушения права истца на распространение экземпляров произведения не доказан.

Суд кассационной инстанции справедливо указал на то, что нахождение упомянутого диска с фонограммой на