3. Договір як засіб використання об'єкту права інтелектуальної власності

Згідно зі: статтями 426 і 427 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу суб'єкта права інтелектуальної власності, якому належить виключне право дозволяти використання об'єкта права Інтелектуальної власності (крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених законом). Умови надання Дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються договорами щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, які можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Згідно зі ст. 1107 ЦК України розпорядження майновими правами

Лектор Пацурківський Ю.П. 21

Спецкурс Інтелектуальна власність для студентів 5-го курсу денної форми навчання Тема 1 Основні засади правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України

інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

• ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

• ліцензійний договір;

- договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

- інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

У перекладі з латинської "ліцензія" означає право, дозвіл. Практика надання ліцензій свідчить, що вони можуть використовуватись у двох випадках, які суттєво між собою відрізняються. По-перше, надання ліцензій широко використовується у багатьох країнах світу у якості адміністративного заходу для регулювання підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб. Ліцензії такого роду засновані на монополії держави у визначених сферах виробництва. Видаються вони компетентним держанням органом на здійснення певного виду фахової діяльності або окремих операцій. Широке розповсюдження ліцензування отримало у зовнішньоекономічній діяльності в країнах, де існує практика видачі ліцензій на здійснення експертно-імпортних операцій.

По-друге, поняття "ліцензія" застосовується для визначення міжнародного і внутрішнього обміну винаходами та іншими об'єктами права інтелектуальної власності, виключні права на використання яких належить їх власникам (суб'єктам права інтелектуальної власності). Зазначений вид ліцензій має особливе значення завдяки особливостям споживчої вартості об'єктів права інтелектуальної власності та їх обігу на ринку в якості товарів.

Зазначені два види ліцензій суттєво між собою відрізняються:

1. Перший вид ліцензій за своєю суттю є адміністративним актом, на відміну від якого другий вид є торговою угодою і оформлюється у вигляді договору.

2. Перший вид ліцензії видається державним органом на здійснення певного виду діяльності, а другий - суб'єктом права інтелектуальної власності.

Лектор Пацурківський Ю.П. 22

Спецкурс Інтелектуальна власність для студентів 5-го курсу денної форми навчання Тема 1 Основні засади правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України

3. У першому випадку умови видачі ліцензії визначені в законі і е відносно стабільними (змінюються відповідно до змін законодавства). У другому випадку умови надання ліцензії залежать від ситуації на ринку, у тому числі від попиту і пропозицій щодо ліцензій, із врахуванням інтересів покупців і продавців, а також особливостей об'єкта права інтелектуальної власності, права на використання якого надаються.

4. Сфера дії ліцензії - адміністративного акту обмежується ринком країни, на території якої вона видана. Надана суб'єктом права інтелектуальної власності ліцензія на використання об'єкту права інтелектуальної власності, як правило, не має національних обмежень (крім об'єктів, що містять у собі інформацію, віднесену до держаної таємниці) і може бути реалізована не тільки на внут­ рішньому, а й на міжнародному ринку. Національні патентні закони більшості країн світу містять положення, що регулюють порядок надання і використання ліцензії. Але і в цьому випадку основні умови надання і використання ліцензій визначаються не лише національним законодавством, а й ситуацією на світовому ринку ліцензій.

5. Лише у сфері обміну об'єктів права інтелектуальної власності сформувалися національні та міжнародний ринки, де правовою базою відповідних комерційних операцій є як національне патентно-ліцензійне законодавство, так і створена на основі міжнародних правових актів світова патентна система. Адміністративні ліцензії можуть бути реалізовані комерційним шляхом на конкурсній основі, у тому числі і через аукціон, але вони не мають стабільного національного і міжнародного ринків.

Під ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності розуміють надання власником цього права у встановленому порядку та на певних умовах належного йому майнового права на використання об'єкта права інтелектуальної власності Інший фізичній або юридичній особі.

Поняття "ліцензія", "ліцензійний договір" за законами України з питань інтелектуальної власності пов'язано з тими об'єктами права інтелектуальної власності, які Паризька конвенція про охорону промислової власності відносить

Лектор Пацурківський Ю.П. 23

Спецкурс Інтелектуальна власність для студентів 5-го курсу денної форми навчання Тема 1 Основні засади правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України

до результатів науково-технічної творчості (об'єктів права промислової власності), тобто переважно до винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, сортів рослин.

Слід зазначити, що в Законі України «Про авторське право і суміжні права», а також в інших нормативно-правових актах щодо авторського права і суміжних прав не використовуються терміни "ліцензія" та "ліцензійний договір". Відповідно до ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автору та іншій особі, яка є власником авторського права на твір, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою, у свою чергу, допускається виключно на основі авторського договору.

При цьому передача права на використання твору іншим особам може здійснюватись на основі авторського договору про передачу виключного або невиключного права на таке використання. У ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» йдеться про умови укладання договору про передачу права на використання творів, при цьому відповідні відомства та творчі спілки можуть розробляти типові авторські договори (зразки авторських договорів). У той же час ЦК України передбачає укладання ліцензійних договорів і для об'єктів авторського права, що потребує внесення відповідних змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та пов'язаних з ним нор­мативно-правових актів.

Ліцензія - це надання особою, що має виключне майнове право інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності (ліцензіаром), дозволу іншій фізичній або юридичній особі (ліцензіату) використовувати цей об'єкту певній обмеженій сфері або здійснювати одну або більше дій, на які має виключні права ліцензіар (ст. 1108 ЦК України).

З цього визначення очевидно, що неодмінною умовою для надання ліцензії повинна бути наявність у ліцензіара виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності. Закріплення та охорона такого права здійснюється шляхом видачі та реєстрації охоронних документів на об'єкти права

Лектор Пацурківський Ю.П. 24

Спецкурс Інтелектуальна власність для студентів 5-го курсу денної форми навчання Тема 1 Основні засади правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України

Інтелектуальної власності Об'єктами ліцензій можуть бути і не захищені патентами результати інтелектуальної творчої діяльності, до яких відносяться різні види "ноу-хау". Виключне право власника таких розробок базується не на охоронних документах, а на таємності, можливості і спроможності цих власників не допускати розкриття своїх знань іншим особам, оскільки в іншому випадку монополія на використання таких знань може бути втрачена. Правова охорона ліцензій на "ноу-хау" забезпечується і зобов'язаннями, що приймає на себе ліцензіат відповідно до умов ліцензійного договору.

Суб'єкт права інтелектуальної власності мас право надавати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності шляхом укладання ліцензійного договору. За ліцензійним договором ліцензіар зобов'язується надати ліцензіату право на використання об'єкта права інтелектуальної власності в обсязі, який передбачений цим договором, а останній приймає на себе обов'язок вносити обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором (ст. 1109 ЦК України).

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності за своєю юридичною природою є одним з видів авторського договору. За таким договором творець зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності у відповідності з вимогами договору і в передбачений договором строк передати його замовнику. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності у більшості випадків укладається на створення конкретного твору. За таким договором автор зобов'язується створити твір, який повинен відповідати вимогам, що передбачені договором і передати його замовнику. У рахунок обумовленої договором винагороди замовник зобов'язаний виплатити автору аванс, розмір і строки виплати якого визначаються угодою сторін. Сторона, що не виконала або виконала неналежним чином свої зобов'язання, повинна відшкодувати потерпілій стороні заподіяні збитки, включаючи і упущену вигоду. У разі неповного виконання, автором вимог, що містяться в договорі, замовник твору має право вимагати відповідної доробки твору (ст. 1112 ЦК України).

Лектор Пацурківський Ю.П. 25

Спецкурс Інтелектуальна власність для студентів 5-го курсу денної форми навчання Тема 1 Основні засади правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України

Коли всі виключні майнові права інтелектуальної власності передані іншій фізичній або юридичній особі без будь-яких обмежень, має місце передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦК України).

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності -це юридичний акт, за допомогою якого суб'єкт права інтелектуальної власності передає свої виключні майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності іншій особі.

Ця дія засвідчується письмовим документом, який називається "актом передання прав" або "переданням прав". Особу, яка передає права, тобто суб'єкта права інтелектуальної власності, називають стороною, що передає права (передавач), а іншу фізичну або юридичну особу, яка отримує всі виключні майнові права інтелектуальної власності, називають стороною, яка одержує права (одержувач).

Після завершення передання прав передавач уже не має виключних прав на даний об'єкт права інтелектуальної власності. Одержувач стає новим суб'єктом права інтелектуальної власності на цей об'єкт і набуває всі виключні майнові права інтелектуальної власності на нього. Наприклад, володілець патенту має право передати виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід будь-якій фізичній або юридичній особі.

Частіше за все даний договір здійснюється за моделлю договору купівлі-продажу, однак також може здійснюватися і у рамках договору міни. Якщо у якості зустрічного задоволення виступає певний результат, даний договір може включати в себе елементи договорів підряду або послуги. Також дозволяється безоплатний договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що є характерним для договору дарування. Таким чином, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не обмежений якою-небудь договірною моделлю та може бути здійснений у рамках багатьох цивільно-правових договорів. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, у якій би формі він не здійснювався, означає, що до

Лектор Пацурківський Ю.П. 26

Спецкурс Інтелектуальна власність для студентів 5-го курсу денної форми навчання Тема 1 Основні засади правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України

одержувача переходять у повному обсязі всі виключні майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності, які належали передавачу.

Це означає, що сторони не мають право своєю угодою поділити, наприклад, сфери використання винаходу, встановити будь-які часові або територіальні обмеження виключних майнових прав, які переходять до нового суб'єкта майнових прав інтелектуальної власності на винахід. Відповідно, саме одержувач прав має право надавати ліцензії на використання винаходу іншим особам, а також виступати на захист своїх прав у суді та в інших органах (ст. 1108 ЦК України).

За логікою договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності здійснюється зміна власника об'єкту права інтелектуальної власності. У той же час, до майнових прав інтелектуальної власності, крім виключних, відноситься і право на використання об'єкту права інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК України). Реалізувати виключне майнове право, а саме - дозволити використання об'єкту права інтелектуальної власності іншій особі - може лише такий суб'єкт права інтелектуальної власності, якому належить право на використання об'єкту права інтелектуальної власності.

По суті, укладаючи договір на передання майнових прав інтелектуальної власності, суб'єкт права інтелектуальної власності реалізовує своє виключне право дозволяти використання об'єкту права інтелектуальної власності іншій особі, надаючи такій особі право на використання такого об'єкту на певних умовах. При передані всього комплексу майнових прав іншій особі, остання на­буває і виключне право дозволяти використання переданого об'єкту права інтелектуальної власності. Таким чином, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності без передання і права на використання об'єкта права інтелектуальної власності не може призвести до зміни суб'єкта права інтелектуальної власності. В іншому випадку мова може йти про збереження за передавачем майнових прав інтелектуальної власності на відповідний об'єкт, а це суперечить ідеї договору про передання майнових прав інтелектуальної власності. Виходячи з викладеного та з метою усунення непорозумінь при

Лектор Пацурківський Ю.П. 27

Спецкурс Інтелектуальна власність для студентів 5-го курсу денної форми навчання Тема 1 Основні засади правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України

укладені даного виду договору доцільно у підпункт 4 частині 1 ст. 1107 ЦК України внести зміни, виключивши слово "виключні".

Істотною умовою для договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є письмова форма договору. Норми ЦК України встановлюють загальні правила щодо письмової форми певного типу угод: угоди між юридичними особами, між юридичними особами та громадянами, крім тих угод, які виконуються в момент укладання, а також угоди між громадянами, якщо сума угоди не перевищує норму, встановлену законом.

Перелік договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, встановлений у ст. 1107 ЦК України не є вичерпним. Зазначена норма ЦК України є банкетною, що дозволяє звернутися до законодавства України для отримання інформації щодо інших договорів подібного змісту. У даному випадку мова може йти про договір комерційної концесії та договір комерційної субконцесії (гл. 76 ЦК України).

Договори щодо розпоряджання майновими праними інтелектуальної власності являють різновид двосторонньої угоди, тому до них слід застосовувати правила, встановлені для цивільно-правових угод. У разі порушення вимоги щодо письмової форми договору такий договір може бути визнаний нікчемним. Водночас слід зауважити, що Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає можливість укладання договору про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) в усній формі (п. 1 ст. 33).