Розпорядження правами інт.власн. в Україні
.pdfоб’єкта інтелектуальної власності разом з іншими правами, що передаються за ліцензійним договором.
«Предмет договору» відноситься до тих умов договору, які визнані законом істотними. В якості предмета договору слід розглядати правовідносини, в які мають намір вступити сторони. При цьому предметом ліцензійного договору не можуть бути права, які на момент укладення договору були невідомими або недійсними.
Предметдоговору є основою для визначення типу та виду правовідносин, дає загальне поняття обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, в яких він може використовувати одержані за договором права, а також обов’язку сплати ліцензіару ліцензійної винагороди.
При укладанні ліцензійного договору розділ «Предмет договору» є найбільш складним. Гармонійний розвиток стосунків сторін при виконанні договору повністю залежатиме від повноти та чіткості викладеного змісту даного розділу.
Предмет договору повинен бути визначеним, містити точний та докладний опис прав та відомостей, що передаються за договором, межі їх використання, порядок, умови передачі та використання, мету угоди, територію дії договору. Зміст поняття «використання прав» повинен бути чітко розкритим. Це особливо важливо у випадку повної передачіправ на об’єкт інтелектуальної власності або тільки на частину таких прав за ліцензійним договором. Наприклад, слід вказати, чи розповсюджується договір на виробництво, використання і продаж продукції, чи дозвіл обмежений тільки правом виробництва. У даному розділі також необхідно вказати вид ліцензії (виключна, невиключна), обмеження прав ліцензіата (якщо вони є), дозвіл ліцензіату видавати субліцензії.
Права і обов’язки ліцензіара
Ліцензіар - це будь-яка фізична чи юридична особа, що має право власності і передає будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі право на використання одного чи кількох зазначених об’єктів у певних межах.
У будь-якомуліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов’язкам ліцензіата. Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання 141
об’єкту ліцензії в обумовлених межах; не передавати предмет ліцензії третім особам, якщо інше не передбачене договором; не розголошувати секрети виробництва (ноу-хау), які є об’єктом ліцензії. Ліцензіар має право на інформацію про межі і обсяг використання продукції по ліцензії. Всі ці права обумовлюються умовами ліцензійного договору.
Мета ліцензіара - видати ліцензію на найвигідніших для себе умовах і отже знайти такого вигідного покупця. Щоб знайти такого покупця, ліцензіар заздалегідь має підготувати ті пропозиції, які він може запропонувати покупцеві ліцензії. Вони й становлять обов’язки ліцензіара. Обсяг обов’язків зазвичай залежить від об’єкту ліцензування (винахід, корисна модель, промисловий зразок, ноу-хау чи товарний знак, а також заявки на них), однак в усіх випадках ліцензіар зобов’язаний забезпечити ліцензіату можливість реалізувати права, передані йому за ліцензійним договором.
Обов’язок ліцензіара забезпечити ліцензіату право використання під час дії ліцензійного договору. Ліцензіар, як власник виключних прав на об’єкт промислової власності, повинен забезпечити можливість і реалізацію обумовленого ліцензійним договором використання ліцензії, якщо ліцензіат в силу договору сам не взяв на себе такий обов’язок. Якщо договір передбачає наявність патентної охорони, ліцензіар зобов’язаний забезпечити подачу патентних заявок і підтримувати патентну охорону (наприклад, вносити щорічний збір за підтримання чинності патенту).
Обов’язок по забезпеченню можливостіреального здійснення переданих за ліцензійним договором прав. У ліцензійному договорі точно визначається, яка технічна документація, рецепти та ін. повинні бути передані ліцензіату для забезпечення реального здійснення ним своїх прав. В умовах розвитку сучасної науки і техніки цього часто буває недостатньо для ефективного і швидкого налагоджування виробництва. Тому у ліцензійних договорах часто передбачається передача разом з необхідною технічною документацією, якщо це необхідно, зразків майбутньої продукціїпо ліцензії (коли це стосується машин і устаткування). Крім того ліцензіар може прийняти на себе обов’язок надавати технічну допомогу ліцензіату як у налагоджуванні виробництва, так і у навчанні персоналу ліцензіата. Навчання персоналу може проводитися у двох варіантах: або спеціалісти ліцензіара
142
відряджаються до ліцензіата, або навпаки, персонал ліцензіата проходить навчання на підприємстві ліцензіара.
Зобов’язання про поставки сировини, деталей, вузлів тощо.
Дуже часто ліцензіат сам не в змозі виробляти певні деталі машин, перш за все ті, які вимагають високої точності і він повинен закупати їх у ліцензіара для того, щоб дотримуватись стандартів якості, передбачених у договорі (якщо вони є). Щоб забезпечити виробництво об’єкта ліцензії у ліцензіата, ліцензіар може взяти на себе зобов’язання про відповідні поставки.
Відповідальністьза якість об’єкту ліцензії. При передачіправ на об’єкт промислової власності ліцензіар повинен зазначити його основні якості. Наприклад, якщо винаходом є машина або устаткування, то в умовах договору фіксується потужність, продуктивність, економічність і т.п.; якщо мова йде про будівельний матеріал, то вказується його міцність, теплопровідність тощо.
При цьому слід мати на увазі, що такі дані ліцензіаром повинні бути зазначені не вищі ніж звичайні робочі показники і характеристики, бо в противному випадку можуть виникнути серйозні підстави для розбіжностей між сторонами ліцензійного договору з приводу характеристик і властивостей об’єкту ліцензії.
Ліцензіар також несе певну відповідальність за технічну здійсненність об’єкту ліцензії, оскільки якщо об’єкт неможливо впровадити у виробництво, то ліцензіат вправі вимагати від контрагента повернення виплаченої ліцензійної винагороди.
Зобов’язання ліцензіара по відношенню до удосконалень об’єкту ліцензії. Як ліцензіар, так і ліцензіат в принципі не зобов’язані проводити удосконалення переданого за ліцензійним договором об’єкту інтелектуальної власності. Однак договором можуть бути передбачені такі обов’язки. Як показує ліцензійна практика, такі зобов’язання є взаємними, тобто у випадку,якщо ліцензіар бере на себе таке зобов’язання, то аналогічне зобов’язання бере на себе ліцензіат.
Безумовно, що ліцензіат при укладанні ліцензійного договору зацікавлений у тому, щоб обумовити за собою право на отримання удосконалень об’єкта ліцензії. Сторони можуть передбачити у договорі, що ліцензіар зобов’язаний інформувати ліцензіата про зроблені ним удосконалення і закріпити за ним обов’язок про передачу їх лі-
143
цензіату. Удосконалення можуть передаватись ліцензіату як безкоштовно в силу ліцензійного договору, так і за окрему плату, розмір якої в кожному випадку визначається сторонами.
Права та обов’язки ліцензіата
Права та обов’язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами - обсягом і змістом прав та обов’язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.
Права та обов’язки ліцензіата, їх обсяг і зміст зумовлюють обсяг і зміст прав та обов’язків ліцензіара, адже не може ліцензіар передати більше прав, ніж має сам. Варто підкреслити, що права та обов’язки розподіляться між сторонами нерівномірно.
До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об’єкта промислової власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором. Ліцензіат має право вимагати від ліцензіара забезпечити використання цього права як з технічного, так і практичного боку. Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негайну і безоплатну передачу йому ліцензіатом усіх наступних удосконалень об’єкту ліцензії.
Коло обов’язків ліцензіата досить широке. Основний обов’язок - виплата ліцензійної винагороди. В ліцензійному договорі фіксуються розмір винагороди і порядок її нарахування і оплати, а також точно визначаються строки її оплати. Невиплата у строки, вказані у договорі, може бути підставою для виплати штрафних санкцій, а також підставою для розірвання договору (якщо це передбачено ліцензійним договором).
Обов’язок використання предмету ліцензії. Цей обов’язок може бути закріплений у договорі у вигляді умови про мінімальний обсяг виробництва або в умові про мінімальну кількість виробленої продукції,або можуть бути вказані строки, на протязі яких ліцензіат зобов’язаний налагодити виробництво. При недосягненні мінімальних показників у договорі може бути закріплено положення про дострокове розірвання договору.Таке на перший погляд дискримінаційне положення зустрічається частіше всього у договорах виключної ліцензії, оскільки у випадку незакріплення такої умови ліцензіар не буде отримувати ліцензійні платежі, якщо вони передбачені по типу роялті, а
144
ліцензіат отримає монопольне становище на ринку даного виду про-
дукції. Обов’язки по відношенню до якості виробленої продукції. Зазвичай ліцензіар зацікавлений в тому, щоби ліцензіат, виготовляючи об’єкт ліцензії, строго дотримувався передбачених технологічним процесом технічних норм і стандартів якості. У договорі можуть бути зафіксовані в якості обов’язкових технічні умови, згідно з якими повинна вироблятися ліцензійна продукція, а також вказується сировина і необхідні для виробництва продукції матеріали. В окремих випадках передбачається обов’язок купувати у ліцензіара, або у особи, вказаної ліцензіаром, необхідні частини і вузли.
Обов’язок рекламувати ліцензійну продукцію. В більшості випадків розмір ліцензійної винагороди залежить від обсягу виробництва і кількості проданої ліцензійної продукції. Тому, безумовно, ліцензіар зацікавлений в тому, щоб ліцензіат організував відповідну рекламу виробленої ліцензійної продукції. Ця зацікавленість знаходить своє відображення у відповідних спеціальних розділах ліцензійного договору.Обсяг рекламних заходів в кожному окремому випадку залежить від галузі промисловості, від можливостей ліцензіата та від ряду умов, пов’язаних зі специфікою об’єкту інтелектуальної власності. В ліцензійних договорах зазвичай передбачається обов’язок ліцензіата вказувати у відповідних рекламних та інших публікаціях, а також на самій продукції, що даний товар виробляється за ліцензією, виданою певною особою (ліцензіаром).
Обов’язок ліцензіата додержуватися обмежень, передбачених договором. При наявності обмежувальних умов у ліцензійному договорі ліцензіат не вправі їх порушувати. У випадку, якщо буде виявлено що ліцензіат, наприклад, самовільно розширив сферу використання виробленої за ліцензією продукції, то ліцензіар може вимагати виплати штрафних санкцій, передбачених в договорі, або збільшення розміру ліцензійної винагороди.
Територіальні межі дії ліцензій завжди точно встановлюються умовами ліцензійного договору і порушення цієї умови є безспірною підставою для дострокового розірвання ліцензійного договору. Порушення будь-яких обмежень, передбачених ліцензійним договором, також може бути підставою для дострокового розірвання договору.
145
Обов’язок захищати передані права від порушення з боку третіх осіб. Ліцензіат за договором виключної ліцензії в силу самої природи переданих йому виключних прав має право самостійно звертатися до суду у випадку порушення наданих йому за договором прав. Це право зазвичай фіксується в самому договорі. Про факти порушення сторони ставлять до відома один одного з тим, щоб мати можливість вжити сумісні заходи про недопущення порушень. Більш доцільно доручити ведення судового процесу ліцензіату, тому що він краще знає законодавство і судову практику своєї країни.
Ліцензіат за договором простої (невиключної) ліцензії за звичаєм не має права самостійно подавати позов до суду. Його права за ліцензією зобов’язаний захищати ліцензіар. Однак інколи для полегшення ведення справи ліцензіар може видати такому ліцензіатові довіреність на ведення судовогопроцесу від його імені. В таких випадках ліцензіар зобов’язаний передати ліцензіату всі матеріали, які можуть знадобитися йому в ході судового процесу.
Дозволені способи використання об’єкту інтелектуальної власності
Зазначений пункт повинен чітко і однозначно визначати усі способи використання об’єкта інтелектуальної власності, усі дії які ліцензіар дозволяє ліцензіату вчинювати з об’єктом. Цей пункт вимагає підвищеної ретельності і уваги як з боку ліцензіата, так і ліцензіара. Для ліцензіата це є важливим з тієї точки зору, що усі повноваження, прямо не передані за ліцензійним договором, вважаються такими, що не передавались. Для ліцензіара це важливо з метою забезпечення своїх прав на подальше використання об’єкту. Права, бажано, визначати так, як це зазначено в чинних законодавчихактах, та робити розшифровку – уточнення конкретних повноважень.
Територія і галузь застосування
Дуже часто ліцензіар намагається відсторонити ліцензіата (ліцензіатів) від ринків, на яких він діє сам або на які він вже надав виключні права іншому ліцензіату. Тому, цілком доречно включити у договір розділ про територію і галузь застосування.
Гарантії та відповідальність сторін
Важливою частиною договору є розділ, який передбачає гарантії та відповідальність сторін. Природно, що при укладанні дого146
вору ліцензіат прагне одержати максимальні гарантії щодо всіх статей договору, а ліцензіар намагається обмежитись мінімальними. Знайти взаємовигідне для обох сторін рішення, «золоту середину» - процес, як правило, нелегкий. Але у будь-якому випадку, ліцензіар повинен нести відповідальність за права, які він передає ліцензіату і які повинні забезпечити можливість їх використання для вказаної у договорі мети, а ліцензіат - за виплату ліцензійних платежів ліцензіару та за дотримання умов використання прав.
Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додаткових зобов’язань розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Ліцензійні договори на використання об’єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємовигідність та інші позитивні якості досить часто зумовлюються не тільки добросовісністю сторін, але й рядом інших, часто незалежних від їх волі факторів.
Враховуючи це, в ліцензійних договорах варто передбачити не тільки їх негативні наслідки, але й певним чином забезпечити неможливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила ряд правових запобіжних засобів, які мають в певній мірі унеможливити вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому зараз в ліцензійних договорах прийнято передбачати обов’язок ліцензіата гарантувати можливість їх виконання. Мова йде про надання ліцензіаром ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визнають відповідальності ліцензіара за існування і використанняпатентних прав або їх практика в цьому відношенні є досить суперечною.
Розглядаючи питання надання гарантій необхідно враховувати три основні фактори. По-перше, власник прав може передати майнові права інтелектуальної власності лише в тому обсязі, яким володіє він сам. По-друге, обмеження в часі викликано і обмежено терміном дії охоронного документа. По-третє, велике значення має надійність патенту, його «чистота». При слабкому патенті небезпека порушити права третіх осіб набагато збільшується, і санкції в цьому випадку можуть бути досить жорстокими.
Світова практика підрозділяє всі можливі гарантії на дві великі групи. Такий поділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні об’єкту ліцензування. В одному випадку використанню
147
цього об’єкту можуть перешкоджати треті особи, в іншому - він не має тих якостей, які передбачались договором.
В першу групу входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на об’єкт інтелектуальної власності в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патенту, підтримання його чинності протягом дії ліцензійного договору,а також його технічну здійсненність та
інше. Другу групу складають гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором майнових прав. До цієї групи відносяться гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими власними діями або діями третіх осіб не буде перешкоджати нормальній реалізації ліцензіатом своїх прав, а також гарантує не передавати ці ж права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії «патентної чистоти» предмету ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються по ліцензії.
Вірогідність патентних прав є більшою для тих патентів, які видаються за перевірочною системою. В країнах із явочною системою видачі патентів (під відповідальність заявника) ця вірогідність нижча. В такому випадку ліцензіар має взяти на себе відповідальність за достовірність охоронного документу. В деяких правових системах Європи передбачається, що ліцензіар має гарантувати наявність і вірогідність патенту і він несе ризик повного або часткового анулювання. Крім того, ліцензіар має гарантувати приналежність патенту саме йому.
Враховуючи, що в сучасних умовах гострої конкурентної боротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом, ліцензіари часто намагаються не включати у ліцензійний договір такої умови. Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не зачіпає прав і інтересів третіх осіб.
І звичайно, ліцензіар зобов’язаний гарантувати підтримання чинності патенту. Однак, можлива ситуація, коли ліцензіар домовляється з ліцензіатом про те, що останній буде вносити за ліцензіара чергові щорічні платежі за підтримання чинності патенту. Природно, що на цю суму буде зменшено розмір ліцензійної винагороди.
148
Правовласник може гарантувати технічну здійсненність об’єкту |
|
ліцензії, або гарантію відновлення технологічного процесу. Це одна з |
|
найбільш дорогих і складних гарантій. Гарантію на процес можна да- |
|
вати лише в тому випадку, якщо такий же цех або завод вже працює. |
|
Результати дослідних або лабораторних досліджень у виробничих |
|
умовах може не підтвердитися в угоді по гарантіям повинно бути чітко |
|
визначено, що означає: процес працює чи не працює. Необхідно по- |
|
передньо обумовити умови здійснення процесу, вимоги до матеріа- |
|
лів, устаткування, кваліфікації обслуговуючого персоналу. |
|
Обмеження гарантій, тобто прав ліцензіата, можна поділити на |
|
обмеження, які випливають з юридичної природи ліцензійного дого- |
|
вору та обмеження, які підпадають під сферу дії антимонопольного |
|
або антиконкурентного законодавства. |
|
До обмежень першої групи відносяться обмеження в території; |
|
часі; обсязі прав; обсязі засобів (цін); кількості виробів. |
|
Обмеження за територією. У договорі зазначається, у межах |
|
якої країни (або деяких країн) діє договір. За нормою ст.. 1109 Ци- |
|
вільного кодексу договір діє на території України, якщо в ньому від- |
|
сутня умова про територію, на якій він буде діяти. |
|
Обмеження в часі. Ліцензія може бути надана на весь строк дії |
|
патенту або на частину цього строку. Зазвичай строк дії ліцензії ко- |
|
ливається від 5 до 10 років, причому в угоді може бути вказано, що |
|
при закінченні терміну ліцензії сторони, за взаємною згодою, можуть |
|
зробити пролонгацію на якійсь інший визначений строк. Термін дії лі- |
|
цензійного договору не може перевищувати терміну, що залишився |
|
до спливу терміну дії охоронного документу. |
|
У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк до- |
|
говору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу |
|
строку чинності виключного майнового права на визначений у дого- |
|
ворі об'єкт права інтелектуальної власності,але не більше ніж на п'ять |
|
років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічногостроку |
|
жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від |
|
договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У |
|
цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від |
|
договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість міся- |
|
ців до розірвання договору,якщо більший строк для повідомлення не |
|
встановлений за домовленістю сторін. |
149 |
|
|
Обмеження за обсягом прав. В договорі передбачається, що ліцензіатотримує право на виробництвопродукції по ліцензії та її збут. Не виключена можливість передачі права лише на виготовлення або лише на збут.Конкретизуючи обсяг прав, які передаються (виробництво, використання, експорт,імпорт ліцензійної продукції), ліцензіар отримує гарантію від можливого позову ліцензіата, за яким за рішенням суду він може отримати права в повному обсязі, що може принести шкоду ліцензіару. При цьому необхідно пам’ятати про доктрину, яка склалася у світовій практиці, про заборону вводити обмеження на товар, вже випущений на ринок ліцензіатом.
Ліцензіар, надаючи ліцензію, може вказати, що об’єкт промислової власності буде використано ліцензіатом тільки в певній галузі промисловості (наприклад, передається право на застосування удосконалення двигуна внутрішнього згорання тільки у тракторобудуванні або навіть для виробництва тракторів певних моделей, в той же час як це удосконалення може бути використано при виробництві автомашин, літаків, суден тощо).
Звужуючи сферу застосування, ліцензіар отримує можливість видавати декілька ліцензій для використання одного і того ж об’єкту промислової власності.
Обмеження цінових параметрів. В ліцензії може бути вказано, що ліцензіат не має права продавати продукцію,що виготовляється за ліцензією, за ціною вище або нижче встановленої договором, причому у ліцензійному договорі не може бути зафіксована ціна продукції.
Обмеження в кількості виробів. В договоріможна обмежитивиробництво максимальним або мінімальним обсягом вироблених виробів. Таке обмеження залежить в певній міри від конкуренції на
ринку. При обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги ст. 4 Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», зокрема про недопустимість нав’язування ліцензіаром таких умов договору, або додаткових умов, які ставлять ліцензіата (ліцензіатів) у нерівне становище, в тому числі нав’язування товару,непотрібного ліцензіату.
На жаль, в українському законодавстві не існує хоча б орієнтовного переліку недопустимих обмежень, які не можна застосову150