UL0000035

Глава 25.Договори про передачу результатів

творчої діяльності

§1. Договоринарозпорядженнямайновимиправамиінтелектуальноївласності

Углаві 75 ЦК спеціально регулюється питання розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, характеризується види відповідних договорів та особливості їх укладення. Спеціальні норми щодо такого розпоряджання містяться у Законах України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21 квітня 1993 р. (в редакції від 29 листопада 2006 р.), «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р, «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р та інших.

Договори у сфері інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивіль- но-правовим вимогам.

Найпоширенішим різновидом договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори. Усі договори такого типу мають відповідати певним принциповим умовам, визначеним чинним законодавством України.

Першим принциповим положенням чинного законодавства України про інтелектуальнувласність єприпис, за якимвикористання об’єкта інтелектуальної власності єможливим.

Другим принциповим положеннямдоговорівна використання об’єктівінтелектуальної власності є їх платний характер. Право розпоряджатися об’єктом має його власник, тому він може надати дозвіл і на безплатне використання. Це право власника об’єкта. Проте здебільшого договори на використання інтелектуальної власності є платними, двосторонніми. Плата за використання може здійснюватися у різних правових формах. Розмір винагороди, порядок її обчислення, строки виплати визначаються угодою сторін. Це є принципово нове положення чинного законодавства України проінтелектуальнувласність.

Норми ч. 1 ст. 1107 ЦК запроваджують п’ять видів договорів на розпорядження

правами інтелектуальної власності:

–ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 1108 ЦК);

–ліцензійний договір (ст.ст. 1109-1111 ЦК);

–договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦК);

–договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

(ст. 1113 ЦК);

–іншийдоговірщодорозпорядженнямайновимиправамиінтелектуальноївласності.

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Згідно зі

ст. 1108 ЦК ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. При цьому особа, яка має виняткове право дозволяти використання твору (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке дає їй право на використання цього об’єкта у певній обмеженій сфері. Ліцензія може бути виключною (видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання твору ліцензіаром та видачу ним ліцензії іншим особам), одиничною (видається лише одному ліцензіату, але не виключає можливості використання твору ліцензіаром) та невиключною (ліцензіар може використовувати твір та видавати ліцензії іншим особам), Ліцензія (письмовий документдозвіл без укладення письмового договору), як правило, видається на право використання таких творів, як комп’ютерні програми чи електронні бази даних, а з метою надання прав на використання літературних письмових творів укладається ліцензійний договір.

Ліцензійний договір − це цивільно-правовий договір, за яким одна сторона − лі-

цензіар на оплатній основі надає іншій стороні договору − ліцензіату право на викорис-

391

тання об’єктів промислової власності. Результатом укладення та реєстрації ліцензійного договору в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі − Держдепартамент), який функціонує при МОН України, є видача ліцензії. У ліцензійному договорі зазначають вид ліцензії, сферу використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, що їх сторони вважають за доцільне включити у договір.

Ліцензія − це дозвіл на використання винаходу або іншого технічного досягнення, який надається на основі ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу.

Розрізняють кілька видів ліцензій.

Проста ліцензія − ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об’єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за собою право використовувати його на тій самій території, надавати ліцензії на таких самих умовах необмеженому колу осіб (ліцензіат не має права видавати субліцензії). Цей вид ліцензії закріплено в законодавстві України під назвою «невиключна ліцензія».

Повна ліцензія − це дозвіл на використання запатентованого в повному обсязі на весь строк чинності патенту. По суті, це є продаж самого об’єкта, проте з юридичної точки зору між продажем патенту і наданням повної ліцензії існує принципова відмінність. При продажу патенту на умовах, наприклад, щорічних відрахувань із суми продажу запатентованих виробів несплата покупцем чергового платежу не спричиняє відновлення прав на патент у продавця. Якщо ж ідеться про договір повної ліцензії, укладений на таких самих умовах, то несплата ліцензіатом чергового платежу призводить до припинення чинності договору. При відчуженні самого патенту правонаступник стає патентоволодільцем.

За договором виключної ліцензії ліцензіар передає право на використання об’єкта інтелектуальної власності ліцензіату в повному обсязі і на визначеній території й на обумовлений строк. Ліцензіару залишається та частина права на об’єкт, яку не охоплює виключна ліцензія. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання об’єкта інтелектуальної власності іншій особі на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором виключної ліцензії ліцензіат може мати право на видачу субліцензії, тобто право укладати договори простої ліцензії з третіми особами на використання того самого предмета виключної ліцензій Межі прав за такою субліцензією не можуть виходити за межі основної ліцензії.

Виключна ліцензія вигідніша для ліцензіата, оскільки вона надай йому змогу використовувати предмет ліцензії з найбільшою для себе вигодою.

Чинне законодавство України про промислову власність передбачай ще один різновид ліцензії − так звану відкриту ліцензію, за якою власник патенту (свідоцтва) на об’єкт промислової власності (крім патенту на секретні об’єкти) має право подати до Держдепартаменту для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу і їм використання запатентованого об’єкта промислової власності. Тобто власник патенту оголошує відкриту ліцензію для будь-якої особи, який забажає скористатися цим запатентованим об’єктом.

Примусова ліцензія. Законодавство України про промислову власність містить припис, за яким у разі невикористання об’єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об’єкта промислової власності було припинено, на цей об’єкт може бути видано так звану примусову ліцензію. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати даний об’єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може прийняти рішення про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов:

392

1)із власником охоронного документа не вдалося дійти згоди про укладення ліцензійної угоди;

2)власник охоронного документа не зміг довести, що факт невикористання об’єкта зумовлений поважними причинами;

3)примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії. Примусова ліцензія, видана судом, має містити обсяг використання, строк дії дозволу та порядок виплати винагороди власнику охоронного документа.

Чинне законодавство України про промислову власність вирізняє ще одну ліцензію − так звану залежну. Її суть полягає в тому, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використовувати об’єкт промислової власності, патент який належить іншій особі.

Особливостями об’єктів, права на використання яких передаються згідно з ліцензійними договорами, є:

– новизна, що означає їх первинне розроблення, винахід;

– офіційне визнання та закріплення, тобто їх власник (ліцензіар) повинен мати на них виключне право власності, а саме − право володіння, користування та розпорядження.

Чинне законодавство України досить детально регламентує питання укладення та виконання ліцензійних договорів на такі об’єкти промислової власності:

– винаходи та корисні моделі – Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (п.п. 2, 7 ст. 28), Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моде-

лі)» від 16 липня 2001 р. № 521;

– сорти рослин – Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (ст. 4, п. 3 ст. 9), Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту» від 16 січня 2002 р. № 24;

– знаки (міжнародні знаки) для товарів і послуг (далі − товарні знаки):

ІЗакон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затверджена наказом МОН України від 3 серпня 2001 р. № 576.

Порядок передачі права на використання товарних знаків можна умовно розділити на такі етапи:

1)укладення ліцензійного договору;

2)реєстрація ліцензійного договору;

3)припинення дії ліцензійного договору та визнання його недійсним.

Передача права використання товарного знака здійснюється шляхом видачі ліцензії на підставі ліцензійного договору про використання знака.

Об’єктом ліцензійного договору є об’єкти промислової власності, а саме – товарні знаки. Суб’єкти ліцензійного договору – юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземці, особи без громадянства.

Договір про створення на замовленням і використання об’єкта права інтеле-

ктуальної власності. Положення ст. 1112 ЦК визначають коло суб’єктів, способи та умови, які виникають при укладенні договору про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

За договором про створення на замовлення і використання твору ; одна сторона (творець – письменник або будь-яка фізична особа) зобов’язується створити в установлений строк твір відповідно до вимог другої сторони (замовника) та передати його за-

мовнику. В цьому разі майнові права належать автору та замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором (ст. 430 ЦК). Тому договір має визначати способи та умови використання твору замовником (тієї частини прав, що належать автору).

393

Визначення авторського договору замовлення наведено у ч. 6 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». За авторським договором замовлення автор зобов’язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовнику; договір може передбачати виплату авансу замовником автору як частини авторської винагороди. Крім того, у ч. 2 ст. 33 Закону зазначено, що авторська винагорода визначається у договорі як відсотки від доходу, отриманого від використання твору, або як фіксована сума чи в інший спосіб. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Постановою КМУ «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72.

Тема, зміст, обсяг та інші вимоги замовника до твору можуть конкретизуватися у договорі або оформлятися окремим документом − замовленням у письмовій формі чи у листі електронною поштою (відповідно до умов договору). Результат роботи − рукописний оригінал чи примірник твору (текст, роздрукований на папері за допомогою принтера, текстовий файл в електронній формі на диску або переданий електронною, поштою) − передається замовнику у встановлений у договорі строк.

Визначення ціни ліцензійного договору – досить складний процес. Ціна за передачу прав на об’єкт промислової власності може бути встановлена у різній формі: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно, або у виплаті частинами − роялті, що широко практикується у міжнародних патентних відносинах. Роялті − це платежі будь-якого виду, що вносяться як винагорода (компенсація) за використання або надання дозволу на використання об’єктів інтелектуальної власності. Винагорода у формі роялті може встановлюватися і за використання інших об’єктів права власності суб’єкта підприємницької діяльності, включаючи авторські права на будь-які твори науки, літератури і мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту чи ліцензії торгової марки, прав на винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем чи систем обробки інформації, секретної формули продукту чи технологічного процесу його виготовлення, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (п. 1.13 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»).

Роялті, за загальним правилом, розраховуються від економічного ефекту, одержаного внаслідок використання, у даному разі, об’єкта інтелектуальної власності. У багатьох випадках за використання об’єктів промислової власності встановлюється винагорода у формі твердої суми або роялті.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми у договорі має бути встановлено максимальний тираж твору.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному обсязі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах. Новий власник самостійно приймає рішення щодо подальшого розпорядження всіма виключними майновими правами на твір (якщо права було передано в повному обсязі) або частиною їх (у разі часткової передачі майнових прав).

Фактично ідентичні вимоги до договорів щодо передачі (відчуження) майнових прав наведено у ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Там зазначено, що автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю чи частково, причому майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

394

Привертає увагу той факт, що норми ст. 31 Закону не містять положення про винагороду, яка має виплачуватись при передачі (відчуженні) виключних майнових прав на твір. Але норми ч. 4 ст. 12 ЦК передбачають, що особа може передати своє майнове право іншій особі за відплатним або безвідплатним договором, окрім випадків, установлених законом. Отже, договір про передання майнових прав на твір все ж може бути безвідплатним. Відплатний договір про передання майнових прав фактично є договором купівліпродажу майнових прав (ч. 1 ст. 655 та ч. 2 ст. 656 ЦК). Якщо дотримуватись такої позиції, то одержувач майнових прав зобов’язаний оплатити передані (відчужені) йому виключні майнові права за ціною, встановленою в договорі (ч. 1 ст. 691 ЦК). Таким чином, у виплатному договорі про передачу виключних майнових прав на твір слід зазначити розмір, порядок і строк виплати винагороди за передані виключні майнові права. Крім того, беручи до увага результати судової практики розгляду цієї категорії справ, у разі часткової передачі (відчуження) майнових прав необхідно зазначати в договорі не лише докладний перелік прав, що відчужуються, а й окремо виділяти вартість кожного виду майнових прав (інакше у разі подальшого часткового відчуження майнових прав неможливо буде виділити вартість окремого виду цих майнових прав).

Інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Перелічені вище види договорів не охоплюють усіх випадків і можливостей щодо розпорядження майновими правами. Зокрема, з автором твору може бути укладено змішаний договір про створення твору на замовлення та передачу виключних майнових прав на твір, а такий вид договору в переліку не конкретизується. Крім того, у ч. 3 ст. 424 ЦК наголошено, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридично) особи, предметом договору застави (ст. 576 ЦК) та інших зобов’язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах. Мабуть, тому законодавець і запровадив п’ятий за рахунком вид договору і назвав його «інший договір», тобто відмінний від попередніх.

Проаналізувавши відповідні норми ЦК та інших закон і нормативних актів, можна дійти висновку, що майнові права на твір можуть бути предметом укладення договору купівлі-продажу (ч. 2 ст. 656 ЦК), договору міни (ст. 716 ЦК Укаїни), договору дарування (ч. 2 ст. 718 ЦК) тощо; для вчинення юридично значимих дій або правочинів щодо майнових прав може укладатись договір доручення чи договір комісії.

Законодавець зазначає, що перехід права власності на матеріальний об’єкт із втіленим у ньому твором не означає переходу майнових прав на твір. Тому матеріальний об’єкт, в якому автор утілив твір (рукопис ний оригінал чи примірник твору), може бути окремим об’єктом договору купівлі-продажу (ст. 177, ч. 1 ст. 178 ЦК). Щоправда, у цьому разі з автором може укладатись змішаний договір, другою складовою якого будуть умови ліцензійного договору або договору про передачу виключних майнових прав. Відповідно до ч. 1 ст. 448 ЦК, автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі 5% суми кожного продажу оригіналу рукопису літературного твору, наступного після відчуження оригіналу, здійсненого автором; зазначену суму продавець сплачує автору оригіналу твору. Отже, в договорі з автором слід прописати умови і порядок виплати згаданої винагороди, п також зазначити всі істотні умови договору.

Створення службових творів автором-працівником відбувається відповідно до службового завдання (бажано доведеного до відома працівника в письмовій формі) чи трудового договору, укладеного для виконання певних службових обов’язків, і (або) може містити службове завдання. Саме трудовий договір, укладений у письмовій формі, мав би містити норми, кому належать майнові авторські права на створений службовий твір: працівнику чи роботодавцю. Проте у випадку, коли трудовий договір у письмовій формі не укладається або укладений у письмовій формі договір не містить умов щодо розподілу майнових прав (якщо за згодою між автором і роботодавцем майнові права на твір належать сторонам спільно), доцільно після створення твору додатково укласти ліцензійний договір або договір про передачу виключних майнових прав. Саме згідно з цим договором і має відбуватися розпорядження майновими правами на службовий твір.

395

Службовий твір − це твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Ліцензійний договір, договір про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензія на використання об’єкта інтелектуальної власності не підлягають обов’язковій державній реєстрації.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або договором, та інших прав на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду з метою захисту свого права.

Однак на вимогу обох або однієї зі сторін може здійснюватися державна реєстрація ліцензійного договору, договору про створення на замовлення і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договору про передання виключних прав інтелектуальної власності.

Обов’язковій державній реєстрації підлягає факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, передбачений договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Державний реєстр патентів України на винаходи або корисні моделі веде Держдепартамент.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» реєстрація патенту відбувається одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту на винахід (корисну модель), для чого до реєстру вносяться відповідні відомості. Форму реєстру та порядок його ведення визначає Держдепартамент. Після внесення до реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними.

Патент має бути видано впродовж місяця після державної реєстрації. Патент видається особі, яка має право на його одержання. Якщо таке право мають кілька осіб, їм видається один патент. Форму патенту і зміст зазначених у ньому відомостей визначає Держдепартамент.

§ 2. Договір комерційної концесії

Однією із новітніх договірних конструкцій у цивільному праві України є договір комерційної концесії (франчайзингу). Поняття комерційної концесії вперше розкрито і запроваджено в ЦК.

Комерційна концесія основана на тому, що один суб’єкт підприємницької діяльності (правоволоділець) за винагороду надає іншому суб’єктові підприємницької діяльності (користувачеві) право використовувати свої засоби індивідуалізації (фірмове найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг), передає йому ноу-хау, комерційну інформацію, що охороняється законом, і надає постійне консультаційне сприяння в організації підприємницької діяльності.

Комерційна концесія полягає не лише в продажі права на вживання логотипу мережі або товарного знаку, а й представляє собою цілу систему ведення бізнесу. Відома марка гарантує більше число клієнтів і дійсно зменшує ризик банкрутства. Комерційна концесія є пріоритетним способом здійснення підприємницької діяльності, оскільки надає істотні переваги як правоволодільцю, так і користувачеві. Правоволоділець без інвестування додаткових коштів отримує прибуток, а користувач, використовуючи торгівельний знак правоволодільця, успішно здійснює на власний розсуд підприємницьку діяльність.

Сучасними системами комерційної концесії є такі торгівельні марки як «Макдональдс», «Кодак», «Картопляна хата», «Кока-кола» та багато інших.

Мета договору комерційної концесії – сприяти просуванню на ринок певних товарів (зокрема, високотехнологічного устаткування, яке як правило, є засобом виробництва інших товарів), виконанню робіт та наданню послуг.

396

Відповідно до ст. 1115 ЦК за договором комерційної концесії одна сторона

(правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Характеристика договору. Договір комерційної концесії є консенсуальним (вступає в силу з моменту досягнення згоди за всіма істотними умовами договору); двостороннім (кожна сторона цього договору має права та обов’язки), платним (правоволоділець) повинен отримувати винагороду за виконання своїх зобов’язань за договором; каузальним (мета укладення договору чітко зрозуміла – використання прав на об’єкти інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності з темою отримання прибутку).

Сторонами в цьому договорі виступають правоволоділець (франчизіар) та користувач(франчизіат). Ними можуть бутиіюридичні, іфізичніособи, зареєстрованіякпідприємці.

Форма договору комерційної концесії визначається як письмова. Недотримання письмової форми маєнаслідкомнедійсністьдоговору: вінєнікчемним змоменту укладення.

Крім вимоги щодо письмової форми договору, законодавство передбачає державну реєстрацію договору комерційної концесії органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача (ст. 1118 ЦК). Водночас відсутність державної реєстрації договору не впливає на його дійсність. Лише у відносинах з третіми особами сторони договору вправі посилатися на договір тільки після його державної реєстрації.

Істотними умовами договору є його предмет і ціна (винагорода). Особливість предмета договору полягає в тому, що він становить комплекс виключних прав, які необхідні для використання у певній сфері підприємницької діяльності. Проте обов’язковий набір виключних прав, які підлягають передачі користувачеві, як правило, законодавством не встановлюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 116 ЦК це може бути право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Конкретний склад такого комплексу визначається метою договору – сприяти просуванню на ринок певних товарів (робіт, послуг).

Ціну договору комерційної концесії становить винагорода, яку користувач виключних прав інтелектуальної власності сплачує правоволодільцю. На практиці винагорода найчастіше складається з двох частин – своєрідної „вхідної плати» за приєднання до фірмової мережі правоволодільця та наступних періодичних платежів, що визначаються за твердою шкалою або у відсотках від прибутку.

Строк не є істотною умовою договору комерційної концесії. Як правило договір укладається на невизначений або тривалий строк. Відповідно до ст. 1124 ЦК користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах. Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділецьможевідмовитися від укладеннядоговоруконцесії нановийстрок.

Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії. Обов’язки право-

володільця:

1)передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов’язаних із здійсненням цих прав; це викладено у ч. 1 ст. 1120 ЦК і не може бути змінено за домовленістю сторін; інші обов’язки правоволодільця є диспозитивними;

2)забезпечити державну реєстрацію договору;

3)надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

397

4)контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Обов’язки користувача (ст. 1121 ЦК):

1)використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

2)забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

3)дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

4)надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

5)інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

6)не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Особливими умовами договору комерційної концесії є перелік обмежень прав та обов’язків сторін. Ці обмеження можна поділити на дві групи. Перша група – це обмеження, які можуть бути визнані недійсними на вимогу антимонопольного органу або іншої зацікавленої особи, якщо виходячи зі стану відповідного ринку та економічного стану сторін, вони суперечать антимонопольному законодавству. Це:

1)обов’язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2)обов’язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

3)обов’язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

4)обов’язок правокористувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє та зовнішнє оформлення.

Другу групу договірних обмежень становлять обмеження, прямо заборонені законом. Закон визначає їх недійсність. Це:

1)право правоволодільця визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни;

2)право користувача продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Відповідальність сторін за договором комерційної концесії. Оскільки у догово-

рі комерційної концесії існують внутрішні (між сторонами договору) і зовнішні (з третіми особами) правовідносини, то з цих позицій будується і відповідальність сторін. Що стосується взаємної відповідальності правоволодільця і користувача, то вона встановлюється сторонами в договорі, виходячи з принципу свободи договору. Оскільки користувач укладає договори з третіми особами від свого імені, але з використанням засобів індивідуалізації (комерційного найменування чи торговельної марки) правоволодільця, то відповідальною особою перед третіми особами є не лише користувач, а й правоволоділець.

Відповідно до ст. 1123 ЦК відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред’являються до користувача, може бути як солідарною, так і субсидіарною. Правово-

398

лоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред’являються до користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем. У цьому випадку третя особа повинна звернутися спочатку до користувача, як сторони за договором, і лише у випадку незадоволення всіх заявлених вимог, є можливість звернутися з ними до правоволодільця.

За вимогами, що пред’являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем. У цьому випадку споживач має можливість на власний вибір вирішувати, до кого заявляти вимоги – користувача чи правоволодільця.

Якість цих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем, має бути не нижче, ніж у правоволодільця. Якість товарів (робіт, послуг) визначається правоволодільцем у документації, що передається користувачу разом з пакетом виключних прав інтелектуальної власності. Правоволоділець у свою чергу зобов’язаний контролювати якість товарів (робіт, послуг), якщо договором комерційної концесії не передбачено інше. Вимоги до якості товарів (робіт, послуг) можуть встановлюватися відповідно до договорів, які користувачі укладають з контрагентами.

Відповідальність правоволодільця настає тільки при невідповідній якості (але не кількості, асортименту, комплектності, строків та інших умов договору користувача з його контрагентом).

Припинення і зміна договору комерційної концесії. Договір комерційної конце-

сії може бути змінений на загальних для цивільно-правових договорів підставах відповідно до положень гл. 53 ЦК. Зміна договору можу відбуватися у разі зміни комплексу прав інтелектуальної власності, що передається за договором. Так, користувач має право вимагати зменшення плати за договором комерційної концесії у разі зміни торгівельної марки чи іншого позначення правоволодільця.

У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни в органі реєстрації (відповідно до ст. 1118 ЦК), якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.

Договір комерційної концесії припиняється у разі:

1)закінчення строку дії договору;

2)односторонньої відмови від договору, укладеного без зазначення строку; кожна сторона має право в будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо триваліший строк не встановлений договором;

3)припинення права правоволодільця на торгівельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

4)оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом);

5)смерті правоволодільця, якщо спадкоємець протягом шести місяців з дня відкриття спадщини не зареєструвався як суб’єкт підприємницької діяльності або не передав свої права та обов’язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. Здійснення прав і виконання обов’язків правоволодільця, який помер, до переходу до спадкоємця чи іншої особи здійснюється особою, яка управляє спадщиною;

6)односторонньої відмови користувача від договору в разі зміни торгівельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором концесії;

7)в інших випадках, передбачених цивільним законодавством.

Припинення дії договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації. Після її здійснення колишній користувач позбавляється права використовувати передбачені договором виключні права на об’єкт інтелектуальної власності.

Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося.

399

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків.

Договір комерційної субконцесії. У випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії (ч. 1 ст. 1119 ЦК).

Законодавство містить обов’язкову вимогу закону про те, що умови субконцесії мають бути погоджені користувачем з правоволодільцем або визначені в договорі комерційної концесії.

Договір комерційної субконцесії повністю залежить від основного договору. До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії.

Внаслідок укладення такого договору користувач стосовно субкористувача стає правоволодільцем. Користувач при укладенні договору комерційної субконцесії не може виходити за межі наданих йому прав.

Договір комерційної субконцесії не може бути укладений на більш тривалий строк, ніж договір, на підставі якого він укладається.

Законодавством передбачені певні особливості стосовно відповідальності. Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно (ч. 3 ст. 1119 ЦК).

Питання для самоконтролю:

1.Поняття ліцензійного договору.

2.Істотні умови ліцензійного договору.

3.Особливості договору на створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.

4.Зміст авторського договору.

5.Назвіть відмінності між договоромкомерційної концесіїталіцензійнимдоговором.

6.Які наслідки невиконання сторонами покладених на них договором комерційної концесії обов’язків?

7.В чому полягають особливості договору комерційної субконцесії?

8.Чи настають правові наслідки зміни суб’єктного складу сторін, зокрема особи правоволодільця, у відносинах комерційної концесії?

Рекомендована література:

1.Горбань О. Ліцензійний договір / О. Горбань // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 116 (4 грудня). – С. 35–36.

2.Завальна Ж. Особливості договору замовлення в авторському праві /Ж. Завальна. // Підприємництво, господарствоі право. – 2002. – № 12. – С. 14–16.

3.Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / В. Крижна // Право України. – 2004. – № 9. – С. 68–71.

4.Крижна В. М. Ліцензійний договір – правова форма патентних прав: автореф. дис. наздобуттянаук. ступеняканд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / В.М. Крижна. – Х., 1999. – 20 с.

5.Світличний О. Особливості договору про передачу права на торговельну марку / О. Світличний // Право України. – 2005. – № 12. – С. 92–95.

6.СидоровЯ. Договіркомерційноїконцесії: аналіззарубіжногодосвідуітенденціїрозвиткувУкраїні/ Я. Сидоров// Підприємництво, господарствоіправо. – 2004. – №1. – С. 51–54.

400