Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 5, май 2013

5, 2013

исходя из стоимости страхового года, представлять в ПФР перечисленные в названных нормах

сведения (документы).

Положениями Конституции РФ определено, что если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, должен применяться новый закон (ч. 2 ст. 54).

Кроме того, взыскание ранее наложенных штрафов не может быть произведено в неисполненной части (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 34 «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Федерального закона от 03.12.2011 № 379–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды"»).

Данные разъяснения ВАС РФ представляется возможным применить и к заявлению, рассматриваемому в деле о несостоятельности (банкротстве), поскольку при установлении не подтвержденных судебным решением требований уполномоченного налогового органа в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. А также не была утрачена возможность их принудительного исполнения в установленном налоговым законодательством порядке на момент их предъявления уполномоченным органом в суд (п. 19 Постановления № 25).

В обычной процедуре взыскания долга возможность привлечения к ответственности и взыскания штрафа по ч. 5 ст. 16 Закона № 212-ФЗ утрачена с 01.01.2012. В соответствии с принципом правовой определенности это в полной мере должно быть распространено и на плательщиков взносов, в отношении которых возбуждена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Пени и штрафы подлежат включению в реестр требований кредиторов должника

Хотелось бы отметить противоречивость правоприменительной практики в вопросе включения в реестр требований кредиторов пеней и штрафов, начисленных налоговому агенту, не исполнившему обязанность по перечислению в бюджет удержанного налога, которые подлежат установлению в рамках дела о банкротстве.

Требование к налоговому агенту, не исполнившему обязанность по перечислению в бюджет удержанного налога, представляет собой требование, имеющее особую правовую природу. Оно не подпадает под определяемое положениями ст.ст. 2 и 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ) понятие обязательного платежа. И в то же время не может быть квалифицировано как требование об уплате обязательных платежей (п. 10 Постановления № 25).

Данное требование, независимо от момента его возникновения, в реестр требований кредиторов не включается и удовлетворяется в установленном налоговым законодательством порядке. Споры, вытекающие из правоотношений, в которых должник выступает налоговым агентом, рассматриваются вне дела о банкротстве.

Между тем специальный режим требования об уплате удержанной суммы налога на доходы физических лиц определен тем, что должник (как налоговый агент) исполняет не собственную обязанность по уплате налога, а обязательство иного лица за счет средств, причитающихся этому лицу. Допуская просрочку в исполнении обязанности по перечислению налога на доходы физических лиц, должник уже совершает собственное правонарушение, за которое предусмотрено начисление пеней и штрафов. Требование об уплате пеней и штрафов за неисполнение обязанностей налогового агента подпадает под регулирование п. 3 ст. 137 Закона № 127-ФЗ. То есть подлежит включению в реестр требований кредиторов должника. Аналогичная правовая позиция изложена в определениях ВАС РФ от 30.05.2012

№ ВАС-6567/12 и от 09.11.2012 № ВАС-13880/12.

Несмотря на это, суды принимают судебные акты, в которых указывают на то, что пени и штрафы не подлежат включению в реестр требований кредиторов должника (постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.11.2012 по делу № А19-8039/2012, Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2012 по делу № А78-7023/2012).

При рассмотрении дел о банкротстве у судов достаточно часто возникает проблема, связанная с

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

подтверждением обоснованности требований по пеням. Как показывает практика, требование с

предложением оплаты долга в части пеней в большинстве случаев не соответствует фактической обязанности должника по их уплате. Кроме того, такое требование составляется с нарушением требований, предъявляемых к его содержанию. Например, не указывается размер недоимки, дата, с которой начинают начисляться пени, и ставка пеней.

С учетом положений ст.ст. 69 и 70 Налогового кодекса РФ это обстоятельство является основанием для отказа в удовлетворении требований налогового органа в случае, если расчеты пеней, направленные в адрес должника, не содержат таких сведений. В направленном налогоплательщику требовании об уплате пеней должны быть указаны размер недоимки, дата, с которой начинают начисляться пени, и ставка пеней (п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации»).

Представляется, что аналогичный подход должен применяться и к требованиям об уплате пеней за невыполнение обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Это подтверждается судебной практикой. Требование об уплате недоимки и пеней может быть признано недействительным, если оно не соответствует фактической обязанности налогоплательщика по их уплате. Или, если нарушения требований, предъявляемых к его содержанию, являются существенными, нарушающими права и законные интересы налогоплательщика (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.08.2004 № 79 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением законодательства об обязательном пенсионном страховании»).

Не менее актуальной в делах о банкротстве остается проблема с так называемыми «задавненными» требованиями. В связи с принятием постановления Президиума ВАС РФ от 18.03.2008 № 13084/07, обоснованной представляется позиция, согласно которой срок для включения в реестр требований кредиторов должника недоимки по налогам составляет 3 года с момента образования недоимки (истечения срока исполнения требования об уплате налога). В случае пропуска срока давности на принудительное исполнение обязанности по уплате налога, налоговый орган утрачивает право на включение недоимок в реестр требований кредиторов должника. В противном случае, дело о банкротстве становится способом для ре-анимации не взысканных в ходе исполнительного производства (по различным причинам) долгов без определения срока давности (и за 10, и за 20 лет). Что не может быть расценено в качестве достижения стабильности правопорядка, правовой определенности, устойчивости сложившейся системы правоотношений.

Недоимка безнадежна при наличии судебного акта об истечении предельных сроков взыскания

Если по уплате недоимок, пеней и штрафов истекли сроки давности взыскания, то налоговый орган не вправе требовать их оплаты. Но из карточки расчетов с бюджетом (информационный ресурс, в котором отражается состояние расчетов налогоплательщиков по налогам, сборам, пеням и штрафам по ним) эта задолженность может быть исключена только после признания ее безнадежной ко взысканию (ст. 59 НК РФ). Основаниями для списания недоимки по этой норме являются в основном те, которые связаны с прекращением деятельности налогоплательщика: ликвидация, банкротство, либо смерть налогоплательщика – физического лица. Если налогоплательщик продолжает вести свою деятельность, то для признания недоимки, пеней и штрафов безнадежными к взысканию, ему надо получить судебный акт, в соответствии с которым налоговый орган утрачивал бы возможность взыскать налоговые платежи, в связи с истечением предельных сроков взыскания. Таким актом также может быть определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам (подп. 4 п. 1 ст. 59 НК РФ).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Товарный знак используется незаконно. Как правообладателю защитить свои права

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

Теймур Назимович Ахундов

юрист юридической фирмы АЛРУД

Какие средства судебной защиты доступны правообладателю товарного знака

Как быть правообладателю, если правовая охрана товарного знака уже прекращена

Какие обеспечительные меры может использовать правообладатель

Товарные знаки на сегодняшний день становятся все более популярным атрибутом предпринимательской деятельности как в России, так и во всем мире. Очевидно, этим обстоятельством обусловлен и тот факт, что нарушения и злоупотребления в этой области уже не редкость. Правообладатели товарных знаков сталкиваются с рядом проблем. Например, товарный знак может незаконно использоваться в подписи при переписке или же в тексте договора и финансовых документов при реализации товаров. А закон позволяет предъявить требования об удалении товарного знака с документации, рекламы и вывесок только в отношении выполняемых работ или оказываемых услуг. Также не всегда ясно, как должна определяться стоимость права использования товарного знака. Необходимо ли правообладателю учитывать объем контрафактной партии товаров, их реализационную стоимость, срок осуществления продажи контрафактной продукции и т. д.? Ответам на перечисленные и другие вопросы посвящена эта статья.

Товарный знак защищается как коммерческое обозначение всего бренда в целом

Прежде всего, товарный знак – это некое обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, используемое в следующих формах (ч. 2

ст. 1484 ГК РФ):

на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в частности, в таможенной декларации);

в предложениях о продаже товаров; в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации.

Это обозначение позволяет идентифицировать конкретные товары среди множества всех других товаров. Также важно понимать, что товарный знак несет в себе не только обозначение конкретного продукта, но еще и создает коммерческий образ производителя, вносит вклад в имидж компании, помогает поддерживать ее деловую репутацию, может содержать указание на целевую аудиторию и способы реализации товара, на его отдельные особенности и характеристики. Можно рассматривать товарный знак как олицетворение модели ведения бизнеса, как основную компоненту коммерческого бренда в целом.

Так, Высший арбитражный суд РФ разъяснил, что регистрация спорного товарного знака, идентичного широко известному товарному знаку в отношении товаров другого класса МКТУ (Международного классификатора товаров и услуг), может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда. Такая ситуация создает угрозу возникновения заблуждения у потребителя относительно товара или его изготовителя (постановление от 24.04.2012

№ 16912/11).

Более того, из содержания Парижской конвенции по охране промышленной собственности следует, что одним из основных направлений правовой защиты товарных знаков является защита от недобросовестной конкуренции. При этом согласно ст. 10 bis названной конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В силу этой же конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

За незаконное использование товарного знака установлена

комплексная отраслевая ответственность

Действующим российским законодательством установлена различная ответственность за незаконное использование товарного знака, в том числе уголовная, административная и гражданская.

Уголовная ответственность. За незаконное использование товарного знака устанавливается уголовная ответственность, предусмотренная ст. 180 УК РФ. При этом для квалификации преступления необходимо, чтобы нарушение товарного знака было совершено, во-первых, повторно, во-вторых, причинило доказанный ущерб в размере более 100 тыс. руб. Размер денежного штрафа за данное преступление составляет 200 тыс. руб. Также Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака. Размер денежного штрафа в таком случае составляет 120 тыс. руб.

Административная ответственность. Незаконное использование товарного знака признается также и административным правонарушением, ответственность за которое установлена в ст. 14.10 КоАП РФ в виде штрафа, размер которого составляет: для физических лиц – от 1500 до 2000 руб.; для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; для юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. руб. Также в случае привлечения лица к административной ответственности по указанной статье производится конфискация предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Гражданская ответственность. Статьей 1515 ГК РФ предусмотрена гражданская ответственность за незаконное использование товарного знака. При этом Гражданский кодекс РФ различает два вида незаконного использования товарных знаков. Во-первых, это использование чужого товарного знака для реализации своих товаров. Во-вторых – использование зарегистрированного товарного знака, сходного с чужим до степени смешения.

При нарушении режима использования товарного знака у правообладателя имеется три основных средства судебной защиты своих прав:

удаление незаконно используемых товарных знаков с товаров (упаковки, этикеток);

изъятие таких товаров из гражданского оборота за счет нарушителя в случае реализации контрафактной продукции (если только такие товары не должны поступить на рынок «в общественных интересах» (например, товары первой необходимости);

возмещение причиненных убытков, которое может быть заменено по выбору правообладателя на предусмотренную законом компенсацию: в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак; либо в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Для определения цены использования товара могут пригодиться внутренние нормативы компании

Формула защиты исключительных прав, предлагаемая Гражданским кодексом РФ, является понятной и в целом позволяет обеспечивать права и интересы правообладателей. Тем не менее хотелось бы отметить ряд ситуаций, в которых при буквальном прочтении текста ГК могут возникнуть неопределенности.

Во-первых, ГК РФ прямо не указывает, с кого именно правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя незаконно используемого товарного знака: необходимо ли ему обращаться в суд, в органы исполнительной власти или же он должен обращаться напрямую к самому правонарушителю, а также в какой последовательности данные действия должны быть предприняты. Безусловно, здравый смысл подсказывает, что если иное не указано в законе, необходимо обращаться за защитой своих прав в суд с иском к правонарушителю и для предотвращения больших убытков требовать применения соответствующих обеспечительных мер, например, в виде запрета реализации продукции или ее ареста. Тем не менее отсутствие четкого указания в ГК РФ на способ реализации защиты нарушенного права открывает возможности для различных манипуляций со стороны недобросовестных лиц, например, в

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

форме ходатайств об оставлении дела без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного

претензионного порядка.

Во-вторых, требование удалить товарный знак с документации, рекламы и вывесок присутствует только в отношении выполняемых работ или оказываемых услуг. Под категорию контрафактных товаров в такой редакции закона не подпадают товары, которые реализуются без нанесения товарных знаков, но в сопроводительных материалах (буклеты, диски, инструкции) к которым содержится указание на товарный знак. Также указание на товарный знак может присутствовать в подписи при переписке или же в форме текста договора и финансовых документах, фирменном наименовании (так как ст. 1476 ГК РФ не содержит запрета на использование в фирменном наименовании товарного знака, принадлежащего другому лицу). В некоторых случаях правообладатель может апеллировать к общей норме, содержащейся в ст. 1252 ГК РФ.

Цитата: «В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации» (п. 4 ст. 1252 ГК РФ).

Но в любом случае правообладателю придется доказывать в суде, что использование правонарушителем таких объектов нарушает его исключительные права.

Также надо будет доказать, что такие объекты должны быть приравнены к контрафактным в силу аналогии закона или приравнены к одному из предусмотренных законом объектов, которые могут быть признаны контрафактными и должны, таким образом, быть изъяты из оборота, в том числе удалены с электронных носителей.

В-третьих, законодатель попытался установить упрощенный порядок взыскания убытков, предоставив правообладателю возможность требовать компенсации. Однако в законе не указано, чем конкретно должны руководствоваться суды или сам правообладатель при составлении искового заявления. По сути, это практически не улучшает положение правообладателя и не освобождает его от бремени доказывания размера причиненного ущерба.

В-четвертых, законодатель не указал, как именно должна определяться стоимость права использования товарного знака. Не совсем ясно, имеет ли при этом значение объем контрафактной партии товаров, должна ли учитываться их реализационная стоимость, должен ли учитываться срок осуществления продажи контрафактной продукции, должна ли это быть обязательно твердая сумма (допустим, 50 тыс. руб. за право реализовывать товар в течение месяца) или же процент с продаж.

Не до конца понятно, как определять данную стоимость, если у правообладателя есть 10 контрагентов, с каждым из которых в отношении одного и того же товара установлены совершенно разные цены или критерии ее определения. Возможно, в этом случае для определения цены использования товара могут пригодиться внутренние нормативы компании, например, если органом управления правообладателя закреплена желательная цена использования, опять же, в случае, если суд будет удовлетворен подобной аргументацией правообладателя.

Также правообладатель может сослаться на усредненную цену такого использования товарного знака или среднее рыночное значение такой цены, которое установлено по результатам оценки или судебной экспертизы.

В-пятых, в законе отсутствуют нормы, защищающие интересы добросовестных предпринимателей. Так, например, закон не исключает такую схему недобросовестной конкуренции, при которой одно лицо продает продукцию без использования товарного знака, а другое лицо-злоумышленник регистрирует товарный знак, сходный до степени смешения с товаром, реализуемым первым лицом, и затем, спустя год или два, предъявляет иск к первому лицу в связи с незаконным использованием товарного знака и имеет все шансы получить компенсацию.

Вполне возможна с точки зрения закона другая ситуация: при экспертизе товарного знака сотрудниками ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФИПС) не

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

было выявлено его явное сходство до степени смешения с другим товарным знаком, о котором

правообладателю этого нового товарного знака не было ничего известно. А после регистрации такого нового товарного знака его правообладатель может получить штраф за незаконное использование товарного знака. Из текста закона невозможно сделать вывод, в каких случаях вина правообладателя может быть исключена и какие действия являются достаточными для ее исключения, что приводит к угрозе ответственности лиц, действующих в рамках должной осмотрительности.

В-шестых, из буквального прочтения текста закона следует, что компенсация в форме выплаты двукратного размера стоимости товаров может применяться, только если товарный знак незаконно размещен на самом товаре (а не на этикетке, сопроводительных материалах, рекламных проспектах) и т. д.

В-седьмых, в законе отсутствует правовое регулирование споров в связи с использованием товарных знаков, возникающих между работником и работодателем (или между работниками).

Продемонстрированные примеры являются лишь частью тех сложностей, которые с неизбежностью возникают на практике в судах в связи с защитой прав на товарные знаки.

Юридические лица несут ответственность даже за нарушения, совершенные третьими лицами

Обращаясь к судебной практике, надо отметить, что Высший арбитражный суд РФ регулярно рассматривает вопросы, связанные с защитой товарного знака, и формирует позиции по многим проблемным вопросам.

Наиболее значимым судебным актом в области защиты товарных знаков является совместное постановление Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29).

В пункте 23 названного документа указано, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав и не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Помимо этого, данный пункт разграничивает право на защиту от права на компенсацию.

Цитата: «Судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса» (п. 23 Постановления № 5/29).

Компенсация является видом ответственности за нарушение интеллектуальных прав и может наступать только при наличии вины (ст. 401 ГК РФ).

Вместе с тем, в силу той же статьи юридические лица и предприниматели несут ответственность, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.Из этого следует, что ответственность нарушителя презюмируется, если нарушителем является предпринимателем.

Данный вывод подтверждается конкретным случаем из практики. Суть дела заключалась в том, что в одном из торговых центров магазина продавался журнал, на одной из страниц которого содержалось изображение. Спор возник как раз по поводу этого изображения, правообладателем которого являлся истец и которое было неправомерно размещено третьим лицом. В первой инстанции требования истца к магазину были удовлетворены, а апелляция и кассация встали на сторону ответчика. При этом в компенсации истцу было отказано, потому что в материалах дела отсутствовали доказательства наличия вины в действиях ответчика. Также не были доказаны обстоятельства, свидетельствующие об осведомленности ответчика о том, что в распространяемом журнале имеются объекты интеллектуальных прав, которые размещены без надлежащего разрешения правообладателя. В данной ситуации у ответчика была довольно сильная позиция, которая заключалась в следующем. Ответчик не совершал каких-либо действий, связанных с размещением или иным копированием спорного

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

фотографического произведения. При этом ответчик, являясь распространителем средства

массовой информации, исходил из принципа надлежащего исполнения обязательств, а также принципа добросовестности. Следовательно, надлежит считать, что ответчик предпринял все необходимые действия, связанные с соблюдением исключительных прав третьих лиц.

Продажа журналов является обычным способом их распространения и не предполагает специальной проверки того факта, нарушены ли при его создании и печати интеллектуальные права третьих лиц. Однако ВАС РФ посчитал, что в данном случае истец должен быть привлечен к ответственности, так как деятельность ответчика является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих (постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12).

Примером позиции ВАС РФ, ужесточающей ответственность за нарушение прав именно на товарный знак, является постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 5939/12, где разъяснено, что если лицо расфасовывает собственный товар в упаковку, на которую другим лицом незаконно нанесен товарный знак, действия первого лица можно расценивать как создание контрафактного товара, введение его в оборот и нарушение исключительного права на товарный знак.

Если правовая охрана прекращена, правообладатель не лишен права требовать возмещения убытков

В исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. При этом государственная пошлина, подлежащая уплате, определяется исходя из размера заявленного требования (п. 43.1 Постановления № 5/29).

Если истцом не указана цена иска (размер требуемой компенсации), суд вынесет определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ, ст. 128 АПК РФ).

Компенсация за незаконное использование товарного знака подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. При этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (п. 43.2 Постановления № 5/29).

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом надо отметить, что суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже 10 тыс. руб. (п. 43.3 Постановления № 5/29). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован судом.

Кроме того, в Постановлении № 5/29 разъясняется, что при определении размера компенсации суд должен учитывать, в частности:

характер допущенного нарушения;

срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности;

степень вины нарушителя;

наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя;

вероятные убытки правообладателя.

Также суд при вынесении решения должен исходить из разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Правообладателем может быть заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака. В таком случае размер компенсации определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование. При определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения. Если правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков или выплате компенсации может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения (п. 43.5 Постановления № 5/29).

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

При предоставлении третьему лицу права на использование произведения по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Такое требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения. Право требовать возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права или уступке права требования.

Двукратная стоимость контрафактного товара взыскивается в зависимости от его стоимости

Двукратная стоимость контрафактного товара взыскивается

взависимости от его стоимости

Вотношении защиты товарных знаков законом не установлен отдельный перечень обеспечительных мер. В этой связи к таким делам применяется по аналогии перечень обеспечительных мер, установленный для авторских прав в ст. 1302 ГК РФ, которые могут выражаться:

в запрете ответчику или лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем, совершать определенные действия в целях введения в гражданский оборот экземпляров товаров, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными;

в наложении ареста на все экземпляры произведения, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными.

Пункт 44 Постановления № 5/29 дополнительно указывает, что содержащийся в ст. 1302 ГК РФ перечень мер не является исчерпывающим. В остальном порядок применения обеспечительных мер к искам о защите прав на товарные знаки определяется соответствующим процессуальным законодательством.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (ст. 1252 ГК РФ). При этом размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак (постановление Президиума ВАС РФ от

27.11.2012 № 9414/12).

Однако двукратная стоимость контрафактного товара взыскивается не в зависимости от количества товарных знаков, а от стоимости контрафактного товара.

Данный вывод подтверждается и судебной практикой. По одному из дел истец заявлял требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых был размещен товарный знак. При этом контрафактный товар содержал нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому суды взыскали с ответчика компенсацию в размере четырехкратной стоимости контрафактного товара. ВАС РФ пришел к выводу, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. В этой связи, несмотря на то, что этикетка каждой единицы ввезенной в Российскую Федерацию продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое. Исходя из этого, ВАС РФ пришел к выводу, что компенсация может быть взыскана только в размере двукратной стоимости контрафактного товара (постановление Президиума ВАС РФ от 26.6.2012 № 2384/12).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.

Однако суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак, если действия по его государственной регистрации могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п. 62 Постановления № 5/29, постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 5282/11).

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

Приобретение основных средств. Каков порядок восстановления НДС при их дальнейшем использовании

Альмин Моисеевич Рабинович

главный методолог ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

По каким основным средствам НДС подлежит восстанавлению

Как восстановить налог при операциях, не порождающих реальные налоговые обязательства по НДС перед бюджетом

Сколько раз придется восстановливать НДС в соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ

Решением от 26.02.2013 № 16593/12 Высший арбитражный суд РФ признал не действующими и не соответствующими Налоговому кодексу РФ ключевые положения письма Минфина России от

01.06.2012 № 03-07-15/56 (далее – Письмо № 03-07-15/56). В названном письме даны разъяснения положений о восстановлении сумм налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным основным средствам, при их использовании для осуществления операций, облагаемых НДС по налоговой ставке ноль процентов, предусмотренных подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ. Письмо было доведено до налоговых органов и размещено на официальном сайте ФНС России в качестве обязательного для применения (письмо ФНС России от 14.06.2012 № ЕД-4- 3/9782@).

Отменены разъяснения о том, что принятый к вычету НДС повторному восстановлению не подлежит

Суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению в случае их дальнейшего использования для осуществления операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ. Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету.

Такое восстановление производится в том налоговом периоде, в котором осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг), предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ. Восстановленные суммы налога подлежат вычету (за исключением сумм налога, восстановленных согласно подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ) в соответствующем налоговом периоде, на который приходится момент определения налоговой базы по операциям по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных п. 1 ст. 164 НК РФ, с учетом особенностей, установленных ст. 167 (подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ). Данное положение было введено в

Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 19.07.2011 № 245-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (далее – Закон № 245-ФЗ).

Определенную сложность в применении этих норм представляли вопросы, связанные с основными средствами, в частности, потому, что НК РФ уже был наработан и закреплен механизм восстановления НДС по основным средствам в других ситуациях. Но эти наработки не получили отражения в новых нормах.

Так, например, сказано, что восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету. Означает ли это, что по основным средствам и нематериальным активам НДС восстанавливается тоже полностью, а не в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки? Если она сформировалась на момент восстановления, как это делается в остальных случаях восстановления НДС по основным средствам и нематериальным активам (подп.1, 2 п. 3 ст. 170 НК РФ)? Восстанавливается ли налог независимо от того, в какой мере основные средства используются для операций, не порождающих реальные налоговые обязательства по НДС перед бюджетом? Как это имеет место при восстановлении НДС по объектам капитального строительства и модернизации (реконструкции), используемым, в том числе для необлагаемых операций (п. 6 ст. 171 НК РФ).

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]

5, 2013

При этом ФНС России обратила внимание на необходимость восстановления в соответствии с

подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ сумм налога, принятых к вычету при строительстве, а также при приобретении объектов незавершенного капитального строительства (письмо от 28.02.2006

№ ММ-6-03/202@).

Восстановленные суммы налога подлежат вычету в налоговом периоде, в котором определяется налоговая база по экспортированным товарам в соответствии с нормами п. 9 ст. 167 НК РФ. То есть, с точки зрения расчетов по НДС с бюджетом, все как бы возвращается в первоначальное положение, когда НДС был полностью принят к вычету. Значит ли это, что при продолжении использования основных средств для осуществления операций, облагаемых по ставке 0 процентов, надо снова восстанавливать НДС? Затем опять принимать его к вычету и опять восстанавливать, совершая тем самым бесконечный кругооборот НДС.

И в течение 9 месяцев после вступления в силу Закона № 245-ФЗ по всем этим вопросам представители налоговых органов и Минфина России высказывали самые разные точки зрения.

Однако, насколько мы можем судить, в печати не обсуждалось, относится ли подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ к основным средствам, используемым и в производстве, и в продаже, или только в продаже товаров (работ, услуг), реализация которых облагается по ставке 0  процентов. Хотя было очевидно отличие новой формулировки «для осуществления операций по реализации товаров (работ, услуг)» от формулировки «для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг)», содержащейся в других нормах НК РФ:

в подпунктах 1 и 2 п. 2 ст. 170 НК РФ. Эти нормы регулируют (через отсылающий к ним подп. 2 п. 3 ст. 170) восстановление НДС при использовании товаров (работ, услуг) и в необлагаемых операциях;

в пункте 10 ст. 165 НК РФ, где говорится об определении суммы НДС, относящейся к операциям, облагаемым по нулевой ставке. То есть получалось, в частности, что о вычете НДС говорилось применительно к товарам (работам, услугам), используемым и в производстве экспортируемой продукции, а о восстановлении налога – только в отношении используемых при реализации.

Причин невнимания к этим различиям видится две.

Во-первых, новая норма воспринималась как соответствующая давней позиции регулирующих органов, которую в целом поддерживали и суды, расходясь иногда с налоговыми органами лишь в вопросе о моменте восстановления НДС (письма ФНС России от 09.08.2006 № ШТ-6- 03/786@, Минфина России от 25.10.2010 № 03-07-08/301, от 05.05.2011 № 03-07-13/01-15, от

03.06.2011 № 03-07-08/165; постановления ФАС Волго-Вятского округа от 23.10.2006 № Ф046872/2006 (27584-А70-14), Западно-Сибирского округа от 17.09.2007 по делу № А79160/2007). И, несмотря на то, что в этих документах зачастую говорилось о восстановлении НДС по товарам (работам, услугам), использованным именно при реализации облагаемого по ставке 0  процентов, тем не менее, вопрос об отсутствии необходимости восстанавливать НДС по товарам (работам, услугам), участвующим в производстве соответствующих товаров (работ, услуг), никогда не ставился.

Во-вторых, согласно многолетней позиции Минфина России, поддержанной в итоге Президиумом ВАС РФ, использование в гл. 21 НК РФ термина «производство» ни в коей мере не означало, что соответствующая норма не распространяется и на торговлю, то есть реализацию

(письма Минфина России от 29.01.2008 № 03-07-11/37, от 05.07.2010 № 03-07-11/287, от 22.04.2011 № 03-07-11/106; постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 2676/12). И

эта выгодная для налогоплательщиков трактовка, несомненно, влияла обратным образом на восприятие термина «реализация», использованного в абз. 1 подп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ, как означающего и «производство». В Письме № 03-07-15/56 Минфином России было разъяснено, что, во-первых, налог восстанавливается однократно. Во-вторых, восстанавливается в той доле, в которой основные средства используются при производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по нулевой ставке налога. И в-третьих, восстанавливается пропорционально остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

Таким образом, Минфином были использованы приведенные выше формулы и подходы, применяющиеся для восстановления НДС по основным средствам в других случаях и вычета НДС при экспорте.

Не останавливаясь на механизме реализации этих разъяснений посредством учетной политики для целей налогообложения, отметим, что они, в свою очередь, порождали новые, требующие комментария вопросы. Например, на какую дату определять остаточную стоимость основных

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11780[01.11.2014 14:04:17]