2. Формирование Европейских стандартов охраны товарных знаков

1. Унификация охраны товарных знаков и полномочий их владельцев на территории Европейского Союза

Целью первой директивы Совета № 89/104/ЕЭС от 21 де­кабря 1988 г., направленной на сближение законодательства го­сударств-членов о товарных знаках, было преодоление тех рас­хождений в национальном законодательстве о товарных знаках, которые препятствуют свободному движению товаров и свобо­де предоставления услуг и могут отрицательно сказаться на конкуренции внутри общего рынка. Вопрос о создании товар­ного знака (ТЗ) Сообщества выносился за скобки такого сбли­жения.

Речь шла о первоначальном сближении законодательства о ТЗ. За пределами унификации оставались полномочия госу­дарств по защите ТЗ, приобретенных на основании использова­ния. Вопрос о них затрагивался только в плане соотношения между ТЗ, приобретенными в результате регистрации, и ТЗ, ох­раняемыми на основании использования. Процессуальные во­просы, связанные с установлением порядка регистрации, с ан­нулированием и признанием недействительными ТЗ, приобре­тенными в результате регистрации, оставались в ведении государств-членов.

Они могли определять форму регистрации ТЗ и процедуру признания его недействительным, решать вопрос о том, могут ли ранее приобретенные права служить основанием для отказа в регистрации или признания его недействительным. Государ­ства-члены сохраняли право решать по своему усмотрению во­просы о последствиях аннулирования товарного знака или при­знания его регистрации недействительной.

Гармонизации подверглись те аспекты законодательства о ТЗ, которые непосредственно затрагивают функционирование внутреннего рынка Сообщества.

Там, где Директива содержит сближающие положения, ее нормы подменяют или делают совместимыми положения на­ционального права. Директивой регулируются условия регист­рации ТЗ, правовые последствия регистрации и правовые последствия существования более ранних прав. Тем самым государства-члены обязаны не иметь в данной области поло­

жений, которые не упомянуты в Директиве или противоре­чат ей.

В Директиве проводится различие между обязательными и факультативными положениями. Первые обязательны к вклю­чению в законодательство, а вторые могут быть включены.

В Директиве подчеркивалось ее полное соответствие поло­жениям Парижской конвенции о защите промышленной собст­венности и полная совместимость с обязательствами, вытекаю­щими из Конвенции.

Положения Директивы подлежат применению ко всем ТЗ на товары и услуги, которые подлежат регистрации в государствах- членах. Это означает, что они действуют также в отношении коллективных ТЗ, ТЗ, используемых для сертификации продук­тов, а также ТЗ, зарегистрированных в международных органи­зациях и действующих на территории государств-членов.

Директива унифицирует обозначения, из которых могут со­стоять ТЗ. К таковым относятся любые обозначения, которые могут быть представлены графически, а именно слова, включая имена собственные, рисунки, буквы, внешний вид товара или его упаковки при условии, что такие обозначения обладают различительной способностью, т. е. позволяют отделить товары и услуги одного лица от другого (ст. 2).

Обязательные основания отказа в регистрации или призна­ния регистрации ТЗ недействительной для всех государств-чле­нов устанавливаются в случаях:

1. использования знаков, которые не могут быть включены в ТЗ;

2. отсутствия у ТЗ различительной способности;

3. использования ТЗ, состоящих исключительно из обозна­чений или знаков, которые могут использоваться для специаль­ного обозначения вида, качества, количества, предназначения, ценности, географического происхождения или времени произ­водства товаров или оказания услуг либо иных характеристик товаров или услуг;

4. использования ТЗ, состоящих исключительно из обозна­чений или знаков, которые стали общеупотребительными в языке или в данной сфере деятельности;

5. использование ТЗ, состоящих исключительно из формы, соответствующей природе самого товара, либо формы, которая должна быть придана товару для достижения технического ре­зультата или для придания товару существенной ценности;

6. использование ТЗ, которые противоречат публичной по­литике или общепринятым принципам морали;

7. использование ТЗ, характер которых может ввести в за­блуждение публику, например в отношении свойств, качества или географического происхождения товаров или услуг;

8. использование ТЗ, регистрация которых не была разреше­на компетентными властями, или в регистрации которых долж­но быть отказано, или регистрация которых должна быть при­знана недействительной в соответствии со ст. 6ter Парижской конвенции.

Ex officio полагается рассматривать, соблюдены ли все фор­мальные требования и нет ли абсолютных оснований для отка­за в регистрации. Это требование выполняется во всех странах.

Дополнительные основания для отказа в регистрации или признания таковой недействительной. Они могут устанавли­ваться государствами-членами в следующих случаях:

1. использование ТЗ может быть запрещено в соответствии с иными нормами правами, нежели нормы законодательства о ТЗ государства-члена или Сообщества;

2. ТЗ использует обозначения, несущие высокую символи­ческую нагрузку, в частности религиозные символы;

3. ТЗ включает представляющие общественный интерес зна­ки отличия, эмблемы и гербы иные, чем те, на которые распро­страняется ст. 6ter Парижской конвенции, если только разре­шение на их регистрацию не было дано в соответствии с зако­нодательством стран-членов;

4. заявка на регистрацию ТЗ была подана недобросовестно.

Обязательные основаниям для отказа в регистрации ТЗ

или объявления ее недействительной при конфликте с более ранними правами. К ним относятся случаи, когда регистрируе­мый ТЗ:

1. тождественен ранее зарегистрированному ТЗ, а товары или услуги, в отношении которых подана заявка, тождественны товарам и услугам, охраняемым более ранним ТЗ;

2. если по причине его тождества или сходства с более ран­ним ТЗ и тождества или сходства между товарами и услугами, охраняемыми ТЗ, существует вероятность их смешения публи­кой, включая вероятность ассоциации с более ранним ТЗ (ст. 4).

Кроме того, по усмотрению государства-члена, дополни­тельно могут быть предусмотрены положения, делающие невоз­

можной регистрацию, а произведенную регистрацию подлежа­щей отмене в случаях, когда:

1. ТЗ тождественен или схож с ранее зарегистрированным национальным ТЗ, который был зарегистрирован в отношении товаров или услуг, не схожих с теми, в отношении которых был зарегистрирован более ранний ТЗ, когда такой ТЗ имеет репу­тацию в соответствующем государстве-члене, в результате чего использование более позднего ТЗ без должных к тому основа­ний могло бы привести к получению несправедливого преиму­щества или причинить ущерб различительной способности или репутации более раннего ТЗ;

2. права на незарегистрированный ТЗ или иное обозначе­ние, используемое в профессиональной деятельности, были приобретены до даты подачи заявки на регистрацию ТЗ либо дата приоритета, испрашиваемая для регистрации ТЗ такова, что позволяет владельцу незарегистрированного ТЗ или иного обозначения запретить использование ТЗ;

3. права на использование ТЗ могут быть воспрещены вследствие: права на имя, права на личное изображение, автор­ского права, права промышленной собственности;

4. ТЗ тождественен или схож:

• с ранее зарегистрированным коллективным ТЗ, предос­тавляющим право, срок действия которого истек не позднее трех лет до дачи поступления заявки;

• с гарантийным или сертификационным обозначением, предоставляющим право, которое истекло в рамках предшест­вующего поступлению заявки срока, установленного законода­тельством государства-члена;

• с более ранним ТЗ, который был зарегистрирован в отно­шении тождественных или схожих товаров или услуг и предос­тавил в отношении них право, срок действия которого истек вследствие отсутствия продления, не позднее чем в течение двух лет, предшествующих подаче заявки, если только владелец более раннего ТЗ не дал согласия на его регистрацию или не использует свой ТЗ;

5. существует вероятность того, что ТЗ будут путать с ТЗ, который использовался за границей на дату подачи заявки и который все еще используется там, при условии, что на дату подачи заявки заявитель действовал недобросовестно.

Вместе с тем государство-участник может установить, что в определенных обстоятельствах в регистрации ТЗ не будет от­

казано, а произведенная регистрация не будет объявлена не­действительной, если владелец более раннего ТЗ или иного более раннего права даст согласие на регистрацию более позд­него ТЗ.

Утрата права. Если обладатель более раннего ТЗ мирился в течение пяти последующих лет с использованием более поздне­го ТЗ, зарегистрированного в этом государстве-члене, зная о таком использовании, то он утрачивает право требовать при­знания более позднего ТЗ недействительным. Данное правило не действует, если заявка на регистрацию более позднего ТЗ была подана недобросовестно (ст. 9).

Большинство европейских стран разрешает инициировать процедуру возражения в течение определенного срока после публикации заявки или регистрации. Однако в некоторых странах (Болгария, Швейцария) нет публикации заявок, и воз­можность подачи возражения до регистрации не предусматри­вается.

В Швейцарии и Дании существует возможность подачи воз­ражения в течение некоторого времени после регистрации.

Наибольшее расхождение между национальными ведомства­ми состоит в том, проводят ли они предварительный поиск при принятии заявки или регистрации. В Бенилюксе и Австрии осуществляют поиск конфликтующих ТЗ, но если поиск небла­гоприятен, в принятии заявки не будет отказано. Таким обра­зом, сам заявитель решает: продолжать ли ему настаивать на регистрации заявки и рисковать конфликтом.

Швейцария проводит поиск и выдает заключение в конфи­денциальном порядке только после уплаты соответствующего вознаграждения. В Греции, Румынии, Португалии, Швеции, Норвегии и Финляндии ведется поиск ранее зарегистрирован­ных и конфликтующих товарных знаков. Самый широкий офи­циальный поиск ранее сделанных регистраций проводится в Соединенном Королевстве и Ирландии. Однако в этот поиск не включаются незарегистрированные ТЗ. Директива не касает­ся этих различий.

Объем прав владельца товарного знака. Директива содержит обязательные для стран Сообщества положения в отношении предоставления исключительных прав обладателю ТЗ противо­действовать использованию идентичного или сходного знака, который используется на товарах, идентичных или схожих с те­

ми, что охватываются регистрацией, когда существует вероят­ность смешения или ассоциации со ст. 5Ь.

Статья 5 содержит дополнительные опции, использование которых зависит от усмотрения государства-члена. Она создает возможность наделять обладателя ТЗ правом предотвращать ис­пользование тождественных или схожих с ним знаков на непо­хожих товарах в тех случаях, когда ТЗ приобрел определенную репутацию в государствах-членах и такое необоснованное ис­пользование дает неоправданное преимущество или наносит ущерб различительной способности или репутации ТЗ. Эти по­ложения были включены во внутреннее законодательство Да­нией, Францией, Германией, Грецией, Португалией, Италией, Соединенным Королевством и Бенилюксом.

Директива унифицировала исключительные права, предос­тавляемые владельцу ТЗ на его использование. Его владелец должен иметь право воспрещать любой третьей стороне без его на то согласия использовать в своей профессиональной дея­тельности:

а) любое обозначение, которое тождественно с ТЗ в отноше­нии товаров или услуг, применительно к которым товарный знак был зарегистрирован;

б) любой знак, в отношении которого существует вероят­ность смешения его частью публики, включая вероятность ас­социации между этим обозначением и ТЗ в силу его тождест­венности или схожести с ТЗ, используемым для тождественных или схожих товаров и услуг.

В отношении таких знаков может быть запрещено совер­шение любых действий по их использованию в гражданском обороте, включая их использование в рекламе и деловой пе­реписке.

В Директиве подчеркивается, что способы определения схо­жести до степени смешения и возложение бремени доказыва­ния устанавливаются в соответствии с национальными процес­суальными нормами.

Смешение, это когда различительная способность знака и ТЗ, каждый из которых берется в целом, указывают на такое сходство в звуковом, визуальном или концептуальном плане, что одно лишь такое сходство вызывает ассоциации между зна­ком и товарным знаком, о котором идет речь¹. Бельгийский суд

¹ Сазе № А/25 ишоп V. Утоп БЫеиге апс! С1е1еп аХ ра£е 266.

посчитал, что знаменитый ТЗ «Монополия» был нарушен пред­ложением к продаже другой игры «Анти-монополия». По мне­нию суда, не является решающим доводом утверждение ответ­чика, что добавив нечто новое к зарегистрированному ТЗ, он отделил свои товары и услуги от товаров и услуг истца. Британ­ский суд также использует конструкцию вероятности ассоциа­ции. Ассоциацией считается вероятность представления, что один ТЗ является продолжением другого или исходит из того же источника.

Одно из преимуществ ТЗ — это способность стимулировать желание приобрести товар данного рода и то, что на эту спо­собность можно оказать отрицательное влияние, уменьшив притягательный характер знака. Статья 5 защищает зарегистри­рованный товарный знак от размывания.

Пределы полномочий владельца товарного знака. Он не впра­ве запрещать кому бы то ни было использовать в торговле или иной профессиональной деятельности: свое собственное имя или адрес, обозначения, касающиеся вида, качества, количест­ва, назначения, ценности, географического происхождения, времени производства товара или оказания услуги, в частно­сти применительно к аксессуарам или запасным частям, при условии, что их использование осуществляется в соответствии с честной практикой в промышленной или коммерческой дея­тельности.

Товарный знак не дает его владельцу права запрещать треть­ей стороне использовать в своей профессиональной деятельно­сти или торговле более раннее право, которое действует в дан­ной местности, если такое право признается законодательством соответствующего государства-члена и ограничивается террито­рией, на которой оно признается (ст. 6).

Исчерпание прав, предоставляемых товарным знаком. Товар­ный знак не дает его владельцу права запрещать его использо­вание на товарах, которые были выпущены на рынок Сообще­ства под указанным ТЗ самим владельцем или с его согласия. Это положение не подлежит применению, когда у владельца ТЗ существуют законные основания препятствовать дальнейшей коммерциализации товаров, в особенности когда состояние то­варов было изменено или пострадало, после того как они по­ступили на рынок.

Европейское право не признает доктрину международного исчерпания прав как часть права Сообщества. Это означает,

что выпуск товаров в законный оборот владельцем ТЗ или с его согласия за пределами Сообщества позволяет владельцу ТЗ вос­препятствовать его импорту на территорию Сообщества. Следу­ет иметь в виду, что такая позиция расходится с внутренним правом многих европейских стран, которые придерживаются концепции международного исчерпания прав на ТЗ. Поэтому национальные суды могут применять принцип международного исчерпания прав в том случае, когда существуют соответствую­щие двусторонние соглашения или действует принцип взаим­ности.

Последствия неиспользования товарного знака. Если в течение пяти лет после завершения процедуры регистрации владелец товарного знака не приступил к его действительному использо­ванию на территории государства-члена в отношении тех това­ров и услуг, применительно к которым он зарегистрирован, или если такое использование было приостановлено в течение непрерывного пятилетнего периода, становится возможным применение санкций, предусмотренных Директивой. При на­личии уважительных причин санкции не применяются.

Цель этой меры — избежать ситуации, когда реестры заби­ваются регистрациями просто так, на всякий случай. При этом ТЗ считается используемым, даже если он использован в изме­ненной форме при условии, что элементы, обеспечивающие его отличительный характер, присутствуют или применяются толь­ко на экспортном исполнении товаров.

Директива устанавливает в качестве императивного положе­ния, что неиспользуемый ТЗ не может использоваться для объ­явления недействительным более позднего ТЗ. Государствам- членам предоставлены две опции, связанные с отсутствием ис­пользования ТЗ. На неиспользуемый ТЗ нельзя ссылаться при оппозиции регистрации ТЗ либо в ходе процесса о нарушении, если встречный иск, основанный на неиспользовании, оказался успешным.

Следовательно, к законодательным и административным санкциям против владельца неиспользуемого ТЗ относится;

1. утрата им права требовать объявления недействительной регистрации товарного знака, нарушающего его права;

2. невозможность возражать против регистрации товарного знака;

3. невозможность использовать его в делах о нарушении;