Основные критерии экспертной оценки факта смешивания товарного знака

1. Отвечает ли знак для товаров и услуг требованиям, необходимым и достаточным для его регистрации в Украине?

2. Какой была степень известности знака для товаров и услуг в Украине на протяжении некоторого времени?

3. Может ли знак для товаров и услуг ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения и качества товаров, обозначенных этим знаком?

4. Имеются ли признаки имитации или копирования изображения относительно конкретного изображения?

5. Какие части изображения являются тождественными с иными изображениями?

6. Какие отличия существует между изображениями, которые влияют на решение потребителя предоставить преимущество одному продукту перед другим?

7. Если изображения имеют подобие, то может ли это подобие ввести в заблуждение потребителей?

8. Являются ли похожими до степени смешивания данные знаки для товаров и услуг, то есть, может ли определенный знак ввести в заблуждение покупателя относительно производителя товара?

2. Схема использования чужих прав собственности на товарный знак ради собственной выгоды состоит в том, чтобы доказать, что он является общеупотребительным в определенной сфере деятельности (после этого можно безнаказанно продавать товар под похожим товарным знаком). Правовая защита знакам, которые являются общепринятыми для обозначения определенной группы или вида товаров, не предусмотрена. В основном это объясняется неизбежной схожестью промышленных образцов, товарных знаков и обозначений при условии, что конкуренты работают в одном сегменте рынка и выпускают аналогичную продукцию.

За период с 1995 по 2002гг. в сфере промышленной собственности при участии Госдепартамента интеллектуальной собственности Украины было зарегистрировано более ста судебных дел. Это неполное количество, поскольку споры, касающиеся незаконного использования третьими лицами образцов промышленной собственности без согласия их владельцев, рассматриваются без привлечения к рассмотрению Гасдепартамента.

Споры можно разделить по нескольким критериям. Наибольший объем по объектам промышленной собственности, фигурирующим в предмете спора, занимает товарный знак. Что касается предмета спора, то в большинстве случаев это признание недействительными охранных документов на объекты промышленной собственности. Из 120 дел инициаторами судебного разбирательства в 100 случаях были лица, проживающие на территории Украины. Этот факт говорит о лучшей осведомленности наших граждан о нормах законодательства, а также о больших возможностях решить те или иные вопросы по сравнению с иностранцами. Вместе с тем большим нарушением является неправомерное использование знака для товаров и услуг – использование третьими лицами промышленной собственности без согласия ее владельца.

Дополнительной возможностью по защите своих прав для фирмы является обращение в Антимонопольный комитет (АК) о неправомерном использовании товарного знака, его элементов или промышленного образца «недобросовестными конкурентами».

Дополнительным преимуществом вынесения решения Антимонопольным комитетом в пользу заявителя является возможность обратиться в суд за возмещением материального и морального ущерба.

Несмотря на то, что товарные знаки являются средством индивидуализации товаров и услуг, а промышленный образец - дизайном продукта, и тот, и другой объект может содержать словесные и графические элементы. Согласно Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» объектом знака может быть словесное, изобразительное, объемное или любое другое обозначение или их комбинация, выполненные в любом цвете или совокупности цветов.

Материал, приведенный в этом разделе, основывается на статьях Д.Цюкало, помощника патентного поверенного адвокатской конторы «Коннов и Созановский». В соответствии же с Законом Украины «Об охране прав на промышленные образцы» объектом промышленного образца может быть форма, рисунок или раскрашивание либо их совокупность, которые определяют внешний вид промышленного изделия и предназначены для удовлетворения эстетических и эргономических потребностей. Двухмерные объекты (этикетки, эмблемы, обертки, кредитные карточки) и трехмерные объекты (бутылки, флаконы, банки, тюбики, упаковки) могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака или как промышленный образец.

Законами Украины обоим объектам промышленной собственности предоставляется правовая охрана. Права на товарный знак закрепляются свидетельством. Срок действия свидетельства составляет десять лет от даты подачи заявки на товарный знак и может продлеваться по ходатайству владельца свидетельства каждый раз на десять лет. Права на промышленный образец закрепляются патентом. Срок действия патента на промышленный образец составляет десять лет с даты подачи заявки на получение патента. Владелец патента также может продлить срок действия охранного документа, но не более чем на пять лет.

Оформление прав на промышленный образец имеет формальный характер. Эксперты Украинского института промышленной собственности (далее - Укрпатент) фактически проверяют всего лишь правильность оформления материалов заявки. Несмотря на то, что в законодательстве содержится положение о необходимости соответствия промышленного образца критериям патентоспособности (таким как новизна и промышленная применимость), проверка указанных критериев согласно Правилам рассмотрения заявки на промышленный образец не проводится. Для решения этого вопроса необходимо обратиться в суд, ссылаясь на возможность признания патента на промышленный образец недействительным полностью или частично в случае несоответствия промышленного образца критериям патентоспособности.

Такой формальный подход при получении патента на промышленный образец приводит к столкновению прав владельцев промышленных образцов и владельцев товарных знаков. Однако если разобраться, то владельцы промышленных образцов, содержащих известные товарные знаки, обладают совсем иными полномочиями, нежели владельцы таких товарных знаков.

Сегодня многие украинские предприятия осуществляют экспортные операции. Торговля готовой продукцией – сталью, медикаментами, нефтепродуктами, бытовой химией и множеством других товаров- является для них делом привычным. А вот торговля интеллектуальной собственностью еще не приобрела того значения, которое ей придается во всем мире. Необходимо заранее «присмотреться» к интересующим странам и подобрать подходящую процедуру охраны изобретений. Необходимость этого обосновывается тем, что исключительные права на изобретение будут только в тех странах, где получен соответствующий патент. Компания –владелец ноу-хау не сможет разрешать или запрещать использовать ее изобретения на территории, например, Германии либо Франции, если она заранее не позаботилась о получении патентной охраны в этих странах, поскольку украинский патент на чужой территории не поможет.

Промедление в вопросах патентования вообще ставит под угрозу возможность получения патентной охраны на желаемой территории. Ведь перед выдачей охранного документа патентное ведомство обязательно проверит новизну изобретения, и если обнаружится преждевременное раскрытие информации (т.е. до того, как получен патент), то техническое решение будет признано неохраноспособным. Например, выдача лицензии подразумевает в первую очередь передачу технологий производства, появляющихся, как правило, в результате ряда изобретений, касающихся способа производства или усовершенствования состава конечного продукта. При этом речь идет о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Данные права затем материализуются на отдаленном рынке, принося прибыль всем сторонам этих сделок, но только в том случае, если интеллектуальная собственность, которая передается таким образом в «чужие руки», надежно защищена патентом.

Однако прежде чем начинать процедуру патентования в других странах, нужно подать заявку на получение патента в Украине и сообщить в Департамент интеллектуальной собственности при Министерстве науки и образования о намерении патентования за рубежом. Если в течение трех месяцев не будет получен запрет на патентование за рубежом, то можно начинать процедуру получения патентной охраны в других странах.

Когда все процедуры соблюдены, подана правильно оформленная заявка на изобретение в Укрпатент и не получен запрет на получение патента за границей, необходимо определиться с процессом международного патентования.

Заметим, что у будущего патентообладателя существует право выбора между так называемой конвенционной процедурой патентования и процедурой в соответствии с Договором о патентной кооперации. Согласно конвенционной процедуре будущий патентообладатель должен в короткий срок, который составляет двенадцать месяцев от даты подачи украинской заявки, успеть подготовить материалы для подачи во все запланированные страны. При этом следует учитывать, что заявки нужно готовить на тех языках, которые приняты в соответствующих патентных ведомствах. Придется также сразу при подаче оплачивать все предусмотренные патентными ведомствами пошлины и услуги патентных поверенных, которые будут представлять интересы заявителя. Учитывая, что все эти процедуры должны завершиться до истечения двенадцати месяцев от даты подачи первоначальной заявки, необходимо сразу заплатить значительную сумму. Поэтому конвенционная процедура патентования рекомендуется для получения патентной охраны в небольшом количестве стран (не более пяти). Если же предприятие планирует охватить патентной охраной значительное число стран, лучше воспользоваться процедурой патентования в соответствии с Договором о патентной кооперации. Эта процедура подразумевает существование двух фаз патентования.

Первая фаза имеет название «международная» и предусматривает обязательное проведение международного поиска, поскольку патенты во всех странах выдаются только на новые технические разработки. Длительность этой фазы составляет не более тридцати одного месяца от даты подачи первоначальной заявки и будет стоить предприятию не более 2000 долларов. При этом после получения отчета о проведенном международном поиске у предприятия будет достаточно времени для оценки целесообразности продолжения патентования, а также возможность изменения объема испрашиваемых прав, что может помочь успешно преодолеть следующий этап патентования, который пройдет в патентных ведомствах запланированных стран.

Помимо осуществления в рамках международной фазы патентного поиска, который является обязательной процедурой в соответствии с Договором о патентной кооперации, предприятие сможет заказать проведение международной предварительной экспертизы, на основании которой будут сделаны выводы о патентоспособности технического решения. Эти выводы также дают возможность оценить перспективы патентования и, в случае негативного результата, избежать затрат в национальных ведомствах стран, в которых запланировано получение патентной охраны. Для проведения международной предварительной экспертизы необходимо подать ходатайство в компетентное ведомство и заплатить соответствующий сбор. Украинские заявители могут заказать проведение международной предварительной экспертизы, например, в Российском патентном ведомстве. Пошлина за ее проведение в таком случае будет составлять не более 300 долларов.

Выводы международной предварительной экспертизы не явятся обязательными для национальных ведомств тех стран, в которых испрашивается патентная охрана. Однако они обязательно будут рассмотрены экспертами этих ведомств. Например, в Европейском патентном ведомстве, охватывающем около двадцати пяти стран-участниц Европейской патентной конвенции, такие выводы имеют большое значение. В нашей стране этим выводам уделяется меньше внимания. Однако нередко случается, когда заявителю удается доказать свою правоту, а если точнее, свое право на получение патентной охраны даже при наличии негативного вывода международной предварительной экспертизы.

После завершения международной фазы, которая, как упоминалось выше, будет длиться не более тридцати одного месяца, начинается национальная фаза патентования, т.е. рассмотрение заявок в национальных ведомствах тех стран, которые были указаны при подаче международной заявки.

На этом этапе предприятию придется оплатить все предусмотренные национальные пошлины, а также стоимость услуг патентных поверенных, которые будут представлять интересы предприятия в разных странах. Национальные ведомства работают лишь с зарегистрированными в них патентными поверенными.

Стоимость национальных фаз в каждой из стран составит около 4000-6000 долларов при продолжительности рассмотрения материалов в несколько лет.

Таким образом, проведение международного патентования в соответствии с Договором о патентной кооперации позволяет предприятию оттянуть во времени значительные платежи на национальных фазах и дает достаточно времени для анализа целесообразности патентной охраны на выбранной территории, а также поиска лиц, заинтересованных в приобретении прав на техническую разработку.

Как показывает опыт развитых стран, стратегия международного патентования позволяет производственным компаниям эффективно бороться с конкурентами на внешних рынках. Оформляя патентные права на определенной территории, предприятие получает возможность диктовать условия конкурирующим компаниям по производству аналогичной продукции, поскольку патентные права являются монопольными по своей природе.

На сегодняшний день в Украине проводится довольно агрессивная патентная политика такими промышленно развитыми странами, как США – в области медицины, химии, биотехнологии, компьютерной техники, Германия - в области машиностроения, химии, медицины, Австрия – в области металлургии. Большинство патентных заявок идут из этих стран по процедуре согласно Договору о патентной кооперации, преимущества использования которой доказаны на практике.

Полноценная правовая охрана товарного знака предполагает его регистрацию в соответствии с требованиями как национального, так и международного законодательства. Нередко компания – владелец товарного знака при вхождении на новый рынок сталкивается с ситуацией, когда ее знак зарегистрирован на другое лицо. Чтобы избежать этого и для преодоления формальностей и неудобств, связанных с регистрацией товарного знака, специалисты рекомендуют руководствоваться нормами международных соглашений, участницей которых является Украина. В частности, к таковым относятся «Мадридское соглашение о международной регистрации знаков» от 14.04.1981 г. и протокол к нему от 28.06. 1989г

Эти документы предусматривают регистрацию товарного знака в Международном бюро интеллектуальной собственности, что предполагает его защиту в странах, указанных в заявлении на регистрацию, конечно, с учетом того, что эти государства являются участниками соглашения (таких сейчас 52) и /или протокола к нему (49). Однако здесь есть и свои особенности, связанные с законодательством государства, резидентом которого является компания, регистрирующая товарный знак. Так, по условиям Мадридского соглашения подача заявки на международную регистрацию может осуществляться только на базе национальной регистрации (т.е. необходимо иметь свидетельство на товарный знак, уже зарегистрированный в стране – участнице соглашения). Протокол же предусматривает, что заявка на международную регистрацию может быть подана в Международное бюро после подачи заявки на товарный знак в национальном патентном ведомстве.

Особенности международной регистрации знаков сводятся к следующему:

1. Упрощается процедура – подается только одна заявка в Международное бюро интеллектуальной собственности с указанием стран, в которых заявитель намерен получить охрану для своего знака. Это исключает необходимость соблюдать правила оформления документов заявки, оттисков знаков и т. д. в каждой из таких стран.

2. Срок проведения экспертизы ограничен 12 месяцами (по Мадридскому соглашению) или 18 месяцами (по протоколу). В течение этого времени заявитель получает информацию о защите своих прав во всех указанных им странах или решение об отказе в регистрации международного товарного знака.

3. Регистрация знаков в Международном бюро производится сроком на 20 лет (по Мадридскому) соглашению или на 10 лет (по протоколу) с возможностью продления путем уплаты необходимых пошлин.

4. В случае необходимости увеличения количества стран, в которых испрашивается охрана знака (например, при намерении расширить экспорт товаров в другие страны), владелец международной регистрации может подать заявление о «территориальном расширении».