3. Экспертиза заявки на выдачу патента. Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промышленного образца

Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение

1. Анализ п. 1-3 ст. 1384 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) они посвящены важному и самостоятельному этапу процедуры получения патента, а именно формальной экспертизе. При этом:

а) в ст. 1384 речь идет о формальной экспертизе заявки на изобретение. Дело в том, что экспертизе заявки на:

получение патента на ПМ специально посвящена ст. 1390 ГК, см. коммент. к ней;

получение патента на ПО специально посвящена ст. 1391 ГК, см. коммент. к ней;

б) строго говоря, этап формальной экспертизы проходит именно заявка на изобретение. Что касается заявок на ПМ или ПО, то последние проходят лишь этап экспертизы (вывод основан на систематическом толковании ст. 1384, 1390, 1391 ГК). Тем не менее, многие элементы и признаки, присущие формальной экспертизе (и перечисленные в ст. 1384), характерны и для экспертизы ПМ или ПО (собственно к положениям ст. 1384 не отсылают и нормы ст. 1390, 1391 ГК, см. коммент. к ним);

в) формальную экспертизу заявки на изобретение следует отличать от другого самостоятельного вида экспертизы, а именно экспертизы заявки на изобретение по существу (см. о ней подробный коммент. к ст. 1386 ГК);

2) в ходе проведения формальной экспертизы ПВ обязано проверить наличие:

а) заявления о выдаче патента на изобретение (в нем должны быть указаны, автор изобретения и лицо, на имя которого патент испрашивается, а также место жительства (если эти лица граждане) или место нахождения указанных лиц (если это организации, см. коммент. к ст. 20, 54 ГК);

б) описания изобретения (не только специальными техническими терминами и словосочетаниями, но и общедоступными для восприятия понятиями, раскрывающими его с полнотой, достаточной для осуществления);

в) формулы изобретения (она должна выражать сущность изобретения и полностью быть основана на описании изобретения);

г) чертежей и иных материалов (схем, рисунков, эскизов, фотоматериалов и т.п.), если они необходимы для понимания сущности изобретения;

д) реферата (он должен содержать сокращенное изложение описания изобретения, необходимые чертежи, формулы и т.п.).

В настоящее время все указанные выше документы заявки на изобретение должны соответствовать требованиям Правил N 82 Постановления N 928. Следует учитывать также мнение Роспатента, изложенное в Разъяснении N 2.

Указанные документы применяются и после 01.01.2008 (но лишь в той мере, в какой не противоречат нормам части 4 ГК, см. об этом ст. 4 и 5 Закона N 231);

3) в процессе формальной экспертизы ПВ проверяет также соответствие указанных выше документов и иных материалов установленным требованиям;

4) если заявитель представил в ПВ дополнительные материалы к заявке, то и они подвергаются проверке в ходе формальной экспертизы. При этом:

а) речь идет о любых дополнительных материалах:

как вносящих изменения, уточнения в документы, входящие в состав заявки (см. о них выше);

так и иные материалы, дополняющие документы заявки, содержащие новые сведения;

которые не изменяют сущность заявленного изобретения;

б) проверка осуществленная в ходе формальной заявки как раз и преследует цель выявления того факта, что указанные дополнительные материалы не изменяют сущность заявленного изобретения;

5) если дополнительные материалы (указанные выше) изменяют сущность заявленного изобретения, то ПВ:

а) обязано (а не только наделено правом) их отклонить и не принять во внимание;

б) должно письменно уведомить заявителя о том, что эти материалы оставлены без внимания;

в) разъясняет заявителю, что эти материалы могут быть предоставлены им в качестве самостоятельной заявки (естественно, с учетом общих положений ст. 1374 ГК, см. коммент. к ней) и при уплате установленных патентных пошлин);

6) после того как формальная экспертиза заявки на изобретение завершилась положительным (для заявителя) результатом, ПВ обязано (а не только вправе):

а) направить незамедлительно (т.е. в кратчайшие сроки, с точки зрения технических возможностей и с учетом рабочих и выходных дней) письменное уведомление заявителю о том, что формальная экспертиза завершена (с указанием даты ее окончания);

б) сообщить, что результаты экспертизы положительны для заявителя;

в) сообщить, что датой подачи заявки на изобретение считается определенная календарная дата (с указанием дня, месяца, года).

В практике возник вопрос:

нет ли противоречий между п. 3 ст. 1384 (о том, что ПВ сообщает заявителю дату подачи заявки на изобретение в уведомлении, которое направляется заявителю незамедлительно после завершения формальной экспертизы) и п. 3 ст. 1375 ГК (о том, что датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в ПВ заявки, со всеми необходимыми документами)? Безусловно, определенное противоречие налицо. По-видимому, в п. 3 ст. 1384 имеется в виду, что именно ПВ определяет дату подачи заявки (исходя из того, все ли необходимые документы заявки представлены и соответствуют ли они установленным требованиям) и потом сообщает ее заявителю (поэтому датой подачи следует считать не дату фактического поступления заявки в ПВ, а дату, определенную ПВ после формальной экспертизы). В любом случае представляется целесообразным, чтобы законодатель уточнил свою волю, а Верховный Суд РФ и ВАС РФ определили свою позицию по данному вопросу (иначе ошибки неизбежны);

г) осуществить публикацию (о том, что заявка прошла формальную экспертизу) в официальном бюллетене ПВ в соответствии с правилами ст. 1385 ГК (см. коммент. к ст. ней).

2. В соответствии с п. 4 и 5 ст. 1384, если заявление на изобретение:

1) не соответствует установленным (нормам ГК, Правилам N 82, Постановления N 928, иным правовым нормам, изданным в развитие норм ГК) требованиям к документам заявки, то:

а) ПВ обязано направить заявителю письменный запрос с предложением:

представить недостающие (в составе ранее поданных) документы заявки либо внести в них исправления и уточнения (но при этом в пределах, допускаемых нормами ст. 1375 ГК);

направить указанные недостающие документы и исправления в ПВ в течение 2 календарных месяцев (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения заявителем запроса из ПВ);

б) заявитель (получив такой запрос) обязан:

в указанный выше срок представить в ПВ недостающие материалы и исправления. В противном случае заявка считается отозванной (т.е. здесь встречаемся с еще одним способом отзыва заявки, прямо не предусмотренным в ст. 1380 ГК, см. коммент. к ней);

представить в ПВ ходатайство (письменное) с просьбой продлить указанный в запросе ПВ 2-месячный срок. ПВ вправе (хотя и не обязано) продлить этот срок (максимально на 10 месяцев: данный вопрос ПВ разрешает самостоятельно, исходя из учета конкретных обстоятельств).

В практике возник вопрос:

может ли ПВ продлить срок еще на 10 месяцев (т.е. суммарно до 12 месяцев, с учетом срока, назначенного в запросе) или весь срок (т.е. и ранее назначенный 2-месячный срок и срок продления) не может превышать 10 месяцев? Систематическое и грамматическое толкование ст. 1384 и ст. 190-194 ГК (см. коммент. к ним) показывает, что максимально ПВ может продлить срок до 12 календарных месяцев (не случайно в п. 4 ст. 1384 сказано "не более чем на десять месяцев", вместо словосочетания "не более, чем до десяти месяцев");

2) подана заявителем с нарушением требования единства изобретения (согласно этому требованию заявка должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел), то:

а) ПВ обязано (а не только вправе!):

направить заявителю письменное уведомление о нарушении требования единства;

предложить заявителю сообщить (письменно!) в течение 2 календарных месяцев (срок отсчитывается со дня, непосредственно следующего за датой получения заявителем уведомления от ПВ), какое из заявленных изобретений должно рассматриваться;

предложить заявителю (если это необходимо) внести в документы заявки соответствующие изменения;

б) заявитель должен (в указанный выше срок) направить в ПВ сообщение о том, какое из заявленных им изобретений необходимо рассматривать. В этом случае ПВ именно эти заявки и должно рассмотреть. Кроме того, заявитель обязан (если это необходимо) представить в ПВ запрошенные последним документы. Если заявитель проигнорирует указанные обязанности, ПВ должно (т.е. оно не самостоятельно решает данный вопрос!) рассмотреть изобретение, которое указано в формуле изобретения первым. Впрочем, другие заявленные в этой же заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками (если, конечно, заявитель их не отозвал).

В практике возник вопрос:

вправе ли ПВ самостоятельно оформить эти другие заявленные изобретения выделенными заявками (при условии, что от заявителя никаких указаний не поступило)? Нет, данный вопрос может быть разрешен только с учетом дополнительных указаний заявителя.

3. Для правильного применения норм ст. 1384 необходимо также учитывать:

1) положения ст. 11 Закона N 231 о том, что по заявкам на изобретения, по которым были вынесены решения о выдаче патентов на имя Государственного фонда изобретений СССР, заявителям (совместно с авторами) предоставляется право ходатайствовать о выдаче патента РФ с отсрочкой уплаты патентных пошлин до начала получения доходов от использования изобретения, но не более чем на 5 лет;

2) ст. 1388 ГК (она предоставляет заявителю право знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, в т.ч. и в ходе проведения формальной экспертизы);

3) ст. 1389 ГК (о том, по каким основаниям и в каком порядке могут быть ПВ восстановлены основной и продленный сроки, предусмотренные в ст. 1384 ГК);

4) ст. 1392 ГК (о том, с какого момента предоставляется изобретению временная правовая охрана). См. коммент. к указанным статьям ГК. О том, что формальную экспертизу (указанную в ст. 1384 ГК) необходимо отличать от государственной регистрации изобретений, см. коммент. к ст. 1393 ГК.

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение

1. Публикация сведений о заявке на изобретение, упомянутая в ст. 1385:

1) осуществляется только ПВ в своем официальном бюллетене (в соответствии с правилами Приказа N 72). О порядке публикации см. также п. 23.4 Приказа от 12.12.07. К такой же публикации приравнивается публикация в "Российской газете" и в Бюллетене нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) производится по истечении (не ранее этого срока!) 18 календарных месяцев со дня подачи заявки, которая прошла (в соответствии с нормами ст. 1384 ГК, см. коммент. к ней) формальную экспертизу. Отсчет указанного срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой подачи заявки. Срок заканчивается в 24 часа последнего дня 18-го месяца (с учетом норм ст. 190-194 ГК, см. коммент.);

3) должна включать в себя сведения, состав которых определяется ПВ. В настоящее время состав публикуемых сведений определяется в соответствии с п. 23.2 Правил N 82 (этот акт действует и после 01.01.2008, впредь до принятия нового акта);

4) не производится, если до истечения 12 календарных месяцев (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой подачи заявки) заявка:

а) была отозвана в соответствии со ст. 1380 ГК (см. об этом коммент. к ней);

б) признана отозванной (а такая возможность предусмотрена в ряде норм ГК, см., например, п. 1 ст. 1385);

в) послужила основанием регистрации изобретения (см. об этом коммент. к ст. 1393 ГК).

2. В соответствии с п. 1 ст. 1385:

1) автор изобретения (а если авторов несколько, то каждый из соавторов, см. о том, кто признается авторами и соавторами изобретения, коммент. к ст. 1347, 1348 ГК) вправе отказаться (хотя может этим своим правом и не пользоваться: данный вопрос он решает самостоятельно) быть упомянутым (в качестве автора) в публикуемых сведениях о заявке на изобретение. Причина такого отказа роли не играет. Отказ автора может охватывать и отказ от упоминания в указанных сведениях не только его имени, но и псевдонима (см. о них коммент. к ст. 19 и 1265 ГК);

2) заявитель вправе подать в ПВ ходатайство (в письменной форме, на бланке установленного образца либо путем составления письменного текста в произвольной форме) с просьбой опубликовать сведения о заявке до истечения 18 месяцев со дня ее подачи. При этом упомянутое ходатайство:

а) может быть удовлетворено ПВ, но последнее вправе также оставить ходатайство без удовлетворения (в этом случае заявителю направляется его мотивированный отказ);

б) должно быть подано до истечения первых 12 календарных месяцев (отсчет срока начинается со дня, следующего за датой подачи заявки). Ходатайство, поданное позднее, удовлетворению не подлежит (если только ПВ не восстановил пропущенный срок).

3. Применяя правила п. 2 и 3 ст. 1385, необходимо иметь в виду следующее:

1) с документами заявки (их круг указан в подп. 1-5 п. 2 ст. 1375 ГК) можно ознакомиться:

а) лишь после того, как ПВ осуществило их публикацию (см. о порядке публикации выше);

б) любому лицу. Такое право имеют не только российские граждане и ЮЛ, но и иностранные граждане и ЮЛ, лица без гражданства;

в) в той мере, в какой заявка не была отозвана, либо не признана отозванной на дату публикации;

г) в соответствии с порядком, который устанавливается ПВ. Впредь до издания новых правовых актов и после 01.01.2008 необходимо руководствоваться ранее изданными актами, посвященными порядку ознакомления с публикацией сведений о заявке (это предусмотрено в ст. 4, 5 Закона N 231);

2) если опубликованы сведения о заявке, которая на дату публикации была отозвана (либо признана отозванной), то:

а) такие сведения не могут быть включены в уровень техники в отношении всех последующих заявок, поданных в ПВ тем же заявителем;

б) поданных им до истечения первых 12 календарных месяцев. Отсчет этого срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой публикации сведений о заявке на изобретение.

Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу

1. Экспертиза заявки на изобретение по существу (упомянутая в ст. 1386):

1) представляет собой самостоятельный этап получения патента. Эту экспертизу следует отличать от:

а) экспертизы заявки на ПМ (см. об этом коммент. к ст. 1390 ГК);

б) экспертизы заявки на ПО (см. об этом коммент. к ст. 1391 ГК);

в) формальной экспертизы заявки на изобретение (см. о ней коммент. к ст. 1384 ГК);

2) проводится далеко не всегда. То есть эта экспертиза не является обязательной (в отличие от формальной экспертизы заявки на изобретение). Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится в той мере, в какой:

а) поступило письменное ходатайство о ее проведении в ПВ. Такое ходатайство:

может быть подано непосредственно заявителем либо его патентным или иным поверенным;

может поступить от любых третьих лиц (в т.ч. граждан и организаций, как российских, так и иностранных);

подается как в момент подачи заявки на изобретение (в этом случае он может быть приложен к документам заявки), так и впоследствии, но не позднее 3 календарных лет, отсчитанных со дня, непосредственно следующего за датой подачи заявки на изобретение.

В любом случае (если только ходатайство поступило не от самого заявителя) ПВ обязано письменно уведомить заявителя о поступлении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу;

б) уже завершена процедура проведения формальной экспертизы заявки на изобретение. Ни до проведения формальной экспертизы, ни в ходе ее проведения нельзя осуществить экспертизу заявки по существу. Это противоречило бы не только ст. 1386, но также и Правилам N 82;

3) включает в себя:

а) информационный поиск в отношении заявленного изобретения. В ходе этого поиска определяется уровень техники, по сравнению с которым производится оценка новизны и оценка изобретательского уровня данного изобретения (см. об этих понятиях подробный коммент. к ст. 1350 ГК). Порядок проведения информационного поиска в настоящее время регулируется п. 22.1-22.5 Правил N 82 (они подлежат применению и после 01.01.2008, пока не будет принят новый правовой акт по данному вопросу), но лишь в той мере, в какой они не противоречат нормам ГК (ст. 4, 5 Закона N 231). При этом следует обратить внимание на то, что не может проводиться информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к таким объектам, как:

способы клонирования человека;

способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

использование человеческих эмбрионов в промышленных и (или) коммерческих целях;

открытия, научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленных на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для ЭВМ;

решения, заключающиеся только в предоставлении информации;

сорт растений, породы животных, биологические способы их получения;

топологии ИМС;

иные объекты, указанные в п. 4 ст. 1349, п. 5, 6 ст. 1350 ГК (см. коммент. к ним);

б) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (т.е. является ли оно новым, промышленно применимым, имеет ли изобретательский уровень, см. об этом коммент. к ст. 1350 ГК). См. также о проведении экспертизы Рекомендации от 31.03.04.

2. При проведении экспертизы заявки по существу важное значение имеют сроки. Следует обратить внимание на следующие обстоятельства:

1) 3-летний срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу (см. об этом выше) может быть продлен ПВ:

а) только по ходатайству самого заявителя (поданному лично или через патентного или иного поверенного). Однако ходатайства, поступившие от третьих лиц (упомянутые в п. 1 ст. 1386), не могут служить достаточным основанием для продления этого срока;

б) лишь в той мере, в какой указанное ходатайство о продлении срока было подано заявителем до истечения упомянутого 3-летнего срока. О том, какие действия можно производить в последний день срока подачи ходатайства, см. коммент. к ст. 194 ГК;

в) не более, чем на 2 календарных месяца (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за последним днем упомянутого выше 3-летнего срока;

г) при условии, что ходатайство о продлении было оплачено патентной пошлиной (в подтверждение ее уплаты необходимо представить платежное поручение, квитанцию об оплате и т.п. документы);

2) если ходатайство о продлении подано в ПВ после пропуска установленного 3-летнего срока (в случаях, когда он не был продлен), то заявка признается отозванной. Здесь мы встречаемся с еще одним случаем отзыва заявки, прямо не указанным в ст. 1380 ГК (см. коммент. к ней);

3) о том, что информационный поиск в отношении объектов, указанных в п. 4 ст. 1349, п. 5, 6 ст. 1350 ГК, не может быть проведен. ПВ обязано (а не только вправе) письменно уведомить заявителя. Такое уведомление производится до истечения первых 6 месяцев (срок отсчитывается со дня, непосредственно следующего за датой начала экспертизы заявки по существу).

В практике возник вопрос:

если ПВ пропустит этот срок, должен ли проводиться в отношении таких объектов информационный поиск? На этот вопрос следует дать отрицательный ответ: это противоречило бы правилам ст. 1349, 1350 ГК (см. коммент. к ним). Если заявителю причинены убытки (тем, что ПВ нарушило указанный срок), то он вправе требовать их возмещения патентным ведомством;

4) письменный отчет об информационном поиске ПВ обязано направить заявителю:

а) после истечения 6 календарных месяцев (отсчитываемых со дня, следующего за датой начала экспертизы по существу). Такой отсчет ПВ направляет, поскольку:

по указанной заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки (она определяется по правилам п. 3 ст. 1375 и п. 3 ст. 1384 ГК, см. коммент. к ним);

ходатайство о продлении экспертизы заявки на изобретение было подано при подаче самой заявки (т.е. поступило в ПВ вместе с другими документами заявки);

б) в иной срок, если упомянутый выше 6-месячный срок был продлен ПВ. Такое продление осуществляется при условии, что:

у ПВ возникла необходимость запросить у других организаций источник информации, который отсутствует в фондах самого ПВ.

В практике возник вопрос:

вправе ли ПВ направлять такой запрос гражданам (например, ИП - работодателю автора), учитывая, что и у них может находиться такой источник информации? К сожалению, в ст. 1386 налицо пробел и его нужно устранять. Впредь до его восполнения на данный вопрос можно было бы дать положительный ответ (с учетом норм ст. 6 ГК о применении гражданского законодательства по аналогии, см. коммент. к ней). Видимо Верховному Суду РФ и ВАС РФ целесообразно определить свою позицию по данному вопросу;

заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным (например, из-за неудачного использования терминов и понятий, из-за применения системы паролей, скрытых кодов), проведение информационного поиска в общеустановленном порядке;

заявителю направлено письменное уведомление о продлении срока. В этом уведомлении ПВ сообщает причины продления срока и продолжительность такого продления срока. Конкретную продолжительность продления срока определяет ПВ самостоятельно (с учетом обстоятельств и причин, повлекших такое продление).

3. Анализ положений п. 4 и 5 ст. 1386 позволяет сделать ряд выводов:

1) заявитель (и третьи лица) вправе ходатайствовать о продлении информационного поиска лишь:

а) в отношении заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом;

б) в целях, прямо указанных в п. 4 ст. 1386;

в) в соответствии с порядком проведения такого информационного поиска, установленного ПВ. В настоящее время необходимо руководствоваться Правилами N 82 (но лишь в той мере, в какой они не противоречат нормам ГК, см. об этом ст. 4, 5 Закона N 231). ПВ также устанавливает порядок предоставления заявителю (третьим лицам) сведений о результатах такого информационного поиска;

2) ПВ предоставлено право запросить (в ходе проведения экспертизы заявки на изобретение по существу) от заявителя (но не от третьих лиц!) дополнительных материалов (в т.ч. измененную формулу изобретения), но лишь в той мере, в какой без представления этих дополнительных материалов проведение экспертизы невозможно (о чем необходимо указать в тексте письменного запроса). Порядок истребования таких дополнительных материалов в настоящее время регулируется Правилами N 82;

3) заявитель (которому был направлен указанный запрос ПВ) обязан (а не только наделен правом):

а) представить упомянутые дополнительные материалы:

без изменения сущности изобретения;

в течение 2 календарных месяцев (этот срок начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения заявителем запроса);

в течение 2 месяцев со дня получения заявителем копий (заверенных нотариусом или ПВ) материалов, противопоставленных заявке, в случаях, когда заявитель письменно запросил у ПВ эти копии (при этом такой запрос о копиях должен быть направлен в ПВ не позднее одного календарного месяца, отсчитываемого со дня, непосредственно следующего за датой получения заявителем запроса о необходимости представить дополнительные материалы);

б) в иной срок, установленный (продленный) ПВ. Дело в том, что срок, установленный для предъявления запрошенных ПВ дополнительных материалов, может быть продлен ПВ:

лишь после того, как заявитель подал письменное ходатайство о таком продлении;

не более, чем на 10 календарных месяцев. Таким образом, суммарно срок предоставления дополнительных материалов не может превышать 12 календарных месяцев (с учетом продления этого срока на 10 месяцев);

4) если заявитель не представил в установленный ПВ срок дополнительные материалы (или не подал ходатайство о продлении срока), заявка на изобретение считается отозванной (в дополнение к общим основаниям, указанным в ст. 1380 ГК).

Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче

1. Анализ правил п. 1 ст. 1387 показывает, что если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу (см. об этой экспертизе и порядке ее проведения подробный коммент. к ст. 1386 ГК) ПВ устанавливает, что заявление изобретения, выраженное формулой предложенной заявителем:

1) соответствует таким условиям патентоспособности, как новизна, промышленная применимость и наличие изобретательского уровня (см. об этом подробный коммент. к ст. 1350 ГК), то ПВ обязано (а не только наделено правом) принять решение о выдаче патента. При этом в решении прямо должно быть указано:

а) что патент выдается на изобретение именно с данной формулой изобретения;

б) дата приоритета изобретения (она должна быть установлена с учетом норм ст. 1381 ГК, см. коммент. к ней);

2) не соответствует условиям патентоспособности, ПВ должно вынести решение об отказе в выдаче патента. В решении должны быть четко указаны основания отказа в выдаче патента, а также порядок и сроки обжалования данного решения (см. об этом ниже).

2. Применяя правила п. 1 и 2 ст. 1387, необходимо также обратить внимание на то, что:

1) еще до принятия решения о выдаче патента (либо об отказе в его выдаче) ПВ обязано (а не только наделено правом):

а) направить заявителю письменное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявителю изобретения. Такое уведомление может быть направлено на любом этапе (как только соответствующие обстоятельства возникают) до вынесения решения;

б) предложить (в указанном уведомлении) заявителю представить в ПВ свои доводы (материалы, возражения или иные сведения) по приведенным в уведомлении мотивам (т.е. по вопросам, которые содержатся в уведомлении и к которым ПВ пришло в ходе проведения экспертизы заявки по существу);

в) учесть (либо мотивированно отвергнуть) указанные доводы заявителя при принятии решения, но лишь в той мере, в какой эти доводы:

действительно связаны с мотивами, которые указаны в уведомлении ПВ;

представлены в ПВ в течение 6 календарных месяцев (этот срок начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения заявителем уведомления);

2) заявка на изобретение:

а) признается отозванной в случаях, прямо предусмотренных в нормах гл. 72 ГК (если ПВ приняло соответствующее решение). Примерами случаев, когда заявка признается отозванной, могут служить:

признание заявки отозванной из-за того, что от заявителя своевременно не поступило указание о том, какую заявку выбрал заявитель, если поданные им заявки имеют одну и ту же дату приоритета (см. коммент. к п. 1 ст. 1383 ГК);

признание заявки отозванной из-за того, что заявитель (в процессе проведения формальной экспертизы заявки) не предоставил запрошенные ПВ недостающие или исправленные документы (см. об этом коммент. к п. 4 ст. 1384 ГК);

признание заявки отозванной, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не было заявителем подано в ПВ в установленный срок (см. об этом коммент. к п. 1 ст. 1386 ГК);

2) не признается отозванной, если сам заявитель обратился в ПВ с заявлением об отзыве ранее поданной заявки. В этом случае в нормах гл. 72 ГК применяется иное понятие - "заявка считается отозванной" (см. об этом коммент. к ст. 1380 ГК).

3. Заявитель вправе оспорить в Палату по патентным спорам (далее - ППС):

1) решения, принятые ПВ:

а) об отказе в выдаче патента на изобретение. Возможность оспаривания заявителем решения о выдаче заявки нормами ст. 1387 не предусмотрена (если при этом никаких возражений не представлено);

б) о выдаче патента на изобретение (если в ППС заявителем представлены соответствующие возражения заявителя);

в) о признании заявки отозванной (при этом в ППС также нужно представить соответствующие возражения);

г) в течение 6 календарных месяцев (этот срок начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения им решения из ПВ, или с даты наступления хотя бы одного из событий, исчерпывающим образом перечисленных в п. 3 ст. 1387 (например, с даты получения запрошенных у ПВ копий материалов).О порядке подачи возражений см. Правила от 22.04.03.

Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами

1. Согласно ст. 1388 заявитель (см. о том, кто может выступать в качестве заявителя, коммент. к ст. 1357, 1370 ГК) вправе (хотя он может и не воспользоваться этими правами. Данный вопрос он разрешает самостоятельно) ознакомиться (явившись в ПВ, путем направления запросов, в ходе чтения ответить на запрос, путем анализов сообщения в официальном бюллетене ПВ, любым иным законным способом) со всеми относящимися к патентованию материалами (документами, сообщениями в СМИ, возражениями, ходатайствами и т.д., перечень указанных материалов в ст. 1388 оставлен открытым), если на эти материалы имеется хотя бы одна ссылка:

1) в запросах (направляемых как ему, так и третьим лицам сотрудниками ПВ или, наоборот, направленных в ПВ данным заявителем или другими лицами);

2) в отчетах (которые он представляет в ПВ или если отчеты подготовлены самим ПВ). Примером такого отчета может служить отчет об информационном поиске, который составляется в ходе экспертизы заявки на изобретение по существу (см. коммент. к п. 2 ст. 1386 ГК);

3) в решениях. Примерами такого рода решений могут служить решения, принимаемые ПВ:

а) об отказе в выдаче патента;

б) о выдаче патента и о дате признания приоритета;

в) о признании заявки отозванной;

г) иные решения, принимаемые в соответствии с нормами гл. 72 ГК;

4) в уведомлениях. Примером таких уведомлений может служить уведомление, направляемое ПВ заявителю, о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения (см. об этом коммент. к п. 1 ст. 1387 ГК);

5) в иных документах, полученных заявителем из ПВ. Примером могут служить копии материалов, противопоставленных заявке. Впрочем, перечень иных документов оставлен открытым.

2. С другой стороны, в ст. 1388 установлен и ряд других правил, в частности, правила о том, что:

1) заявитель вправе направить в ПВ запрос о направлении ему копии определенных документов. Запрос направляется в порядке, установленном Правилами N 82 (этот документ сохраняет силу и после 01.01.2008, но в той мере, в какой не противоречит ст. 4, 5 Закона N 231). Данное правило, таким образом, диспозитивное (заявитель не обязан направлять запросы);

2) ПВ обязано (т.е. данное правило императивное) направлять заявителю копии (заверенные надлежащим образом самим ПВ или нотариусом) запрошенных им патентных документов. Эти копии должны быть направлены в течение одного календарного месяца (отсчет срока начинается со дня, непосредственно следующего за датой получения ПВ запроса заявителя).

Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение

1. Правила п. 1 ст. 1389 явно диспозитивные: они лишь наделяют ПВ правом (но вовсе не обязывают его!) восстановить пропущенные заявителем (но не другим лицом и это обстоятельство, к сожалению, не всегда учитывают на практике!):

1) основной срок (он составляет 2 месяца со дня получения запроса), установленный ПВ для представления заявителем исправленных или недостающих документов (запрошенных ПВ, из-за того, что заявка не соответствует предъявляемым требованиям, см. об этом коммент. к п. 4 ст. 1384 ГК);

2) дополнительный срок, который был предоставлен заявителю (для представления указанных исправленных или недостающих документов) решением ПВ (этот срок не может превышать 10 месяцев - п. 4 ст. 1384 ГК);

3) 2-месячный срок, предусмотренный п. 5 ст. 1386 ГК, для представления в ПВ (по запросу последнего) заявителем дополнительных материалов (в т.ч. измененную формулу изобретения), без проведения которых невозможно проведение экспертизы изобретения по существу (этот срок может быть продлен ПВ (но не более чем на 10 месяцев) по ходатайству заявителя);

4) срок, установленный для подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (этот срок составляет 3 года со дня подачи заявки, см. коммент. об этом к п. 1 ст. 1386 ГК);

5) сроки подачи в ППС возражений при оспаривании решений об отказе выдать патент, о выдаче патента, о признании заявки отозванной. Этот срок составляет 6 месяцев со дня получения решения (см. об этом коммент. к п. 3 ст. 1387 ГК);

6) указанные выше сроки, но лишь в той мере, в какой:

а) они пропущены заявителем по уважительным причинам. Закон заранее не устанавливает перечень таких причин: лишь путем анализа конкретных обстоятельств можно отнести ту или иную причину к числу уважительных или неуважительных;

б) заявитель представил документ об уплате патентной пошлины (платежное поручение, квитанцию к приходному кассовому ордеру, чек контрольно-кассовой машины, квитанцию "ПД", применяемую при уплате сумм через отделения Сбербанка, и т.д.).

ПВ выносит решение о восстановлении срока. Указанное решение принимается ПВ в соответствии с Правилами N 82 (данный документ сохраняет свою силу и после 01.01.2008, но лишь в части, не противоречащей нормам ГК, - ст. 4, 5 Закона N 231). Данное решение направляется заявителю, который ходатайствовал о восстановлении срока.

2. Анализ правил п. 2 ст. 1389 позволяет сделать ряд важных выводов:

1) ходатайство о восстановлении пропущенного срока:

а) должно иметь письменную форму (оно может быть представлено на бланке, утвержденном ПВ, или составлено в произвольной форме: главное, чтобы оно содержало просьбу о восстановлении срока и обстоятельства, которые могут послужить основаниями для такого восстановления);

б) может быть подано заявителем лишь в течение 12 календарных месяцев (срок отсчитывается со дня, непосредственно следующего за датой истечения установленного срока);

2) упомянутое выше ходатайство подается в ПВ одновременно (т.е. порознь их ПВ не вправе принять):

а) или с документами (дополнительными материалами), для предъявления которых и необходимо восстановление срока. Возможно, что подается ходатайство о восстановлении пропущенного срока и одновременно с ним другое ходатайство - о продлении срока представления самих указанных документов (дополнительных материалов);

б) либо (т.е. вместо указанных выше документов, материалов, ходатайства) вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу (с учетом норм ст. 1386 ГК, см. коммент. к ней);

в) либо, наконец (вместо всех, указанных выше документов, ходатайств, материалов), вместе с возражением в ППС (оно составляется в соответствии с Правилами N 82). О подаче возражений см. также Правила от 22.04.03.

4. Для правильного применения норм ст. 1389 необходимо также учитывать правила:

1) п. 1 ст. 1390 ГК (о том, что правила о восстановлении сроков, предусмотренных в ст. 1389, подлежат применению и при пропуске сроков, установленных в связи с проведением экспертизы заявки на ПМ, см. коммент. к ст. 1390 ГК);

2) п. 2 ст. 1391 ГК (о том, что правила о восстановлении сроков, предусмотренных в ст. 1389, подлежат применению и при пропуске сроков, установленных в связи с проведением экспертизы заявки на ПО, см. коммент. к ст. 1391 ГК).

О применении положений ст. 1389 о восстановлении сроков, связанных с рассмотрением заявки на секретные изобретения, см. коммент. к ст. 1401 ГК.

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель

1. Анализируемая статья посвящена экспертизе заявки на ПМ. Иначе говоря, ею нельзя руководствоваться при проведении экспертизы:

1) заявки на изобретение (последней посвящены правила ст. 1384-1387 ГК, см. коммент. к ним);

2) заявки на ПО (такая экспертиза регулируется нормами ст. 1391 ГК, см. коммент. к ней).

2. В соответствии с правилами п. 1 ст. 1390:

1) по заявке на ПМ должна быть проведена экспертиза сотрудниками ПВ. В процессе указанной экспертизы должно быть проверено:

а) наличие заявления о выдаче патента на ПМ (с указанием автора ПМ и лица, на чье имя патент направляется, с указанием места жительства или места нахождения лица); описания ПМ, раскрывающего ее с полнотой, достаточной для ее осуществления; формулы ПМ, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; чертежей, если они необходимы для понимания сущности ПМ; реферата (см. об этом подробный коммент. к ст. 1376 ГК);

б) соответствие указанных выше документов требованиям, установленным в ГК и Правилах N 83 (этот документ и после 01.01.2008 подлежит применению в части, не противоречащей ГК, - ст. 4, 5 Закона N 231). См. также об этом Рекомендации от 31.03.04;

в) соблюдение требования единства ПМ (т.е. то, что заявка относится к одной ПМ или к группе ПМ, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел). См. об этом коммент. к ст. 1376 ГК;

2) необходимо также установить, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве ПМ (с учетом положений ст. 1351 ГК, см. коммент. к ней). Однако при этом не проверяется соответствие заявленной ПМ таким условиям патентоспособности ПМ, как новизна и промышленная применимость ПМ;

3) в процессе проведения экспертизы заявки на ПМ необходимо руководствоваться положениями:

а) п. 2 ст. 1384 ГК (о том, что если заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на ПМ, то проверяется, не изменяют ли они сущность ПМ);

б) п. 4 ст. 1384 ГК (о том, что если заявка на ПМ не соответствует требованиям, установленным ПВ (в частности, в Правилах N 83), то ПВ должно направить заявителю запрос с предложением в течение 2 месяцев (со дня получения этого запроса) представить исправленные или недостающие материалы и документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен ПВ, но не более чем на 10 месяцев);

в) п. 5 ст. 1384 ГК (о том, что если заявка на ПМ подана с нарушением единства ПМ, то ПВ должно предложить заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке ПМ могут быть оформлены выделенными заявками. См. об этом коммент. к ст. 1384 ГК);

г) п. 2 ст. 1387 ГК (о том, что заявка на ПМ признается отозванной на основании решения ПВ. Заявитель может оспорить решения ПВ об отказе выдать патент, о выдаче патента, о признании заявки отозванной путем подачи возражений в ППС в течение 6 месяцев со дня получения заявителем решения (или запрошенных ПВ копий материалов, противопоставленных заявке, если заявитель запросил такие копии в течение 2 месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на ПМ). См. коммент. к ст. 1387 ГК;

д) ст. 1388 ГК (о праве заявителя знакомиться с патентными материалами, см. коммент. к ней);

е) ст. 1389 ГК (о том, что пропущенные заявителем основной и продленный сроки представления документов или дополнительных материалов, а также срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на ПМ по существу и срок подачи возражений в ППС могут быть восстановлены ПВ). См. об этих сроках и о порядке и условиях их восстановления подробный коммент. к ст. 1384, 1386, 1387, 1389 ГК. См. также Приказ N 121 (о рекомендациях по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве ПМ).

3. Согласно правилам п. 2 ст. 1390 заявитель (см. о том, кто признается заявителем, коммент. к ст. 1357, 1370 ГК), а также другие лица (круг их оставлен открытым) вправе, но вовсе не обязаны (данный вопрос они разрешают самостоятельно), подать в ПВ:

1) письменное ходатайство о проведении информационного поиска по заявленной ПМ. Целью этого поиска должно являться лишь определение уровня техники (по сравнению с которой может оцениваться патентоспособность заявленной ПМ);

2) указанное ходатайство в порядке, установленном ПВ. И после 01.01.2008 необходимо руководствоваться порядком, предусмотренным Правилами N 83 (этот документ подлежит применению в части, не противоречащей нормам ГК, - ст. 4, 5 Закона N 231).

4. Применяя правила п. 3-5 ст. 1390, необходимо обратить внимание на следующее:

1) ПВ обязано (а не только вправе) направить заявителю ПМ письменный запрос с предложением исключить из формулы ПМ:

а) признаки формулы ПМ, которые отсутствовали в описании ПМ (т.е. в одном из документов, входящих в заявку в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1376 ГК);

б) признаки, которые ранее отсутствовали в формуле ПМ (речь идет о первоначальной формуле ПМ, т.е. о случаях, когда на дату подачи заявки они уже содержали формулу ПМ);

2) в свою очередь, заявитель (получивший указанный выше запрос ПВ) должен исключить из формулы ПМ признаки, указанные в запросе;

3) ПВ обязано принять решение о выдаче патента:

а) если (в результате экспертизы заявки на ПМ) оно установит, что заявка подана на такое техническое решение, которое охраняется в качестве ПМ, и все документы (поданные заявителем) соответствуют требованиям, установленным ГК и Правилами N 83, а патентные пошлины уплачены;

б) с одновременным указанием (в тексте этого решения) даты подачи заявки и даты установления приоритета на ПМ (с учетом правил ст. 1376, 1381 ГК, см. коммент. к ним);

4) ПВ обязано принять решения об отказе в выдаче патента на ПМ, если в результате экспертизы заявки на ПМ будет установлено, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве ПМ (см. об этом коммент. к ст. 1351 ГК);

5) поскольку (в ходе рассмотрения заявки на ПМ) будет установлено, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну (их перечень следует определять в соответствии с ст. 5 Закона о гостайне и Указом Президента от 30.11.95 N 1203), ПВ обязано (а не только наделено правом):

а) принять решение о засекречивании (такое решение должно быть также принято в соответствии с Законом о гостайне);

б) сообщить (письменно!) заявителю о возможности отзыва заявки на ПМ (в дополнение к общим правилам, установленным в ст. 1380 ГК, см. коммент. к ней) или о преобразовании этой заявки в заявку на секретное изобретение (с учетом норм ст. 1401-1405 ГК, см. коммент.);

в) приостановить рассмотрение такой заявки:

до получения от заявителя соответствующего заявления (т.е. об отзыве заявки или о преобразовании ее в заявку на секретное изобретение);

до рассекречивания заявки (в порядке, установленном Законом о гостайне).

Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец

1. Анализ ст. 1391 позволяет сделать ряд выводов:

1) они посвящены лишь экспертизе заявки на ПО. Ею нельзя руководствоваться при проведении экспертизы заявки на:

а) изобретение (см. о такой экспертизе коммент. к ст. 1384-1387 ГК);

б) ПМ (см. о проведении такой экспертизы коммент. к ст. 1390 ГК);

2) формальная экспертиза заявки на ПО предполагает проверку:

а) наличия заявления на выдачу патента на ПО; комплекта изображений изделия (они должны давать детальное представление о внешнем виде изделия); чертежей общего вида изделия, эргономической схемы, конфигурационной карты (если они необходимы для раскрытия сущности ПО); описания ПО; перечня существенных условий ПО (см. об этом коммент. к ст. 1352, 1377 ГК);

б) соответствия указанных документов требованиям, установленным в нормах ГК, а также в Правилах N 84 (этот документ сохраняет силу и после 01.01.2008, но в части, не противоречащей ГК, - ст. 4, 5 Закона N 231);

3) экспертиза заявки на ПО по существу проводится:

а) только при положительном результате формальной экспертизы;

б) включает в себя проверку заявленного ПО требованиям новизны и оригинальности (см. об этом коммент. к ст. 1352 ГК).

2. Правила п. 2 ст. 1391 императивно предписывают применять при проведении экспертизы заявки на ПО правила:

1) п. 2-5 ст. 1384 ГК (о порядке представления и проверки дополнительных материалов, о порядке принятия решения по результатам формальной экспертизы заявки на ПО, о продлении сроков, связанных с проведением формальной заявки, см. коммент. к ней);

2) п. 5 ст. 1386 ГК (о возможности (в ходе экспертизы заявки на ПО по существу) ПВ запросить дополнительные материалы и о сроках их представления), см. коммент. к ней);

3) ст. 1387-1389 ГК (о решениях ПВ, принимаемых по заявке на ПО, о праве заявителя знакомиться с патентными материалами, о восстановлении пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы на ПО) см. коммент. к этим статьям.

Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения

1. Временная правовая охрана (упомянутая в ст. 1392):

1) предоставляется лишь изобретению (но не ПМ и не ПО!), на которое подана заявка в ПВ;

2) охватывает лишь период времени:

а) со дня осуществления публикации в официальном бюллетене ПВ сведений о заявке. Такая публикация осуществляется по истечении 18 календарных месяцев (срок отсчитывается со дня, непосредственно следующего за датой подачи в ПВ заявки на изобретение). Состав публикуемых сведений должен соответствовать нормам ГК и Правилам N 82 (см. об этом коммент. к ст. 1385 ГК);

б) до даты публикации сведений о выдаче патента. Такая публикация осуществляется в официальном бюллетене ПВ и включает имя автора изобретения (если автор не отказался от этого) или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения (см. об этом коммент. к ст. 1394 ГК);

3) считается ненаступившей, если заявка на изобретение:

а) была отозвана заявителем (см. об этом коммент. к ст. 1380 ГК);

б) была признана отозванной (см. об этом, например, коммент. к п. 1 ст. 1383, п. 2 ст. 1385 ГК);

в) была рассмотрена ПВ, но по заявке пришло решение об отказе в выдаче патента, и возможность подачи возражений против такого решения исчерпана (см. об этом коммент. к ст. 1387 ГК).

2. Применяя нормы ст. 1392, следует также учесть, что:

1) лицо (любое, в т.ч. и иностранное, и лицо без гражданства), использующее изобретение в период временной правовой охраны, обязано выплачивать патентообладателю денежную компенсацию. Последняя подлежит выплате:

а) после получения патента (и на последующее время);

б) в размере, определенном соглашением сторон, а в случае спора - судом (в зависимости от состава сторон либо арбитражным судом, либо судом общей юрисдикции);

2) временная правовая охрана предоставляется лишь в объеме:

а) опубликованной формулы изобретения (даже если эта публикация была осуществлена самим заявителем);

б) определяемой формулой, содержащейся в решении о выдаче патента (если объем опубликованной формулы и объем формулы, содержащейся в указанном решении, по какой-либо причине не совпадают).

3. Статьей 11 Закона N 231 установлены правила использования изобретений, на которые выданы охранные документы СССР, а также возможность подачи ходатайства о выдаче патента РФ на указанные изобретения.