Особенности лицензионных договоров

Лицензионный договор – консенсуальный, взаимный, возмездный.

Сторонами лицензионного договора являются:

• лицензиар,

• лицензиат.

Лицензиар – это лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау. В качестве лицензиара может выступать:

• патентообладатель;

• владелец товарного знака;

• автор топологии интегральной микросхемы;

• владелец ноу-хау.

Лицензиат – это лицо, приобретающее у другой стороны договора (лицензиара) право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотрен­ном договором, и принимающая на себя обязанность вносить лицензиару обу­словленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмот­ренные договором.

В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может вы­ступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими ре­зультатами. Таковым, например, является посредник (агент, брокер, поверенный, комиссионер). В этом случае в договоре, как правило, в преамбуле, указывается, что соответствующие па­тенты, свидетельства или ноу-хау принадлежат патентообладателю (ав­тору, владельцу). Дается его полное наименование и местонахождение, а также отмечается, что патентообладателем (автором, владельцем) предоставлено лицензиару право на веде­ние от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответст­вующих договоров.

Нередко патентообладателями (обладателями свидетельств) выступают несколько авторов, являю­щихся физическими лицами. Поскольку в качестве лицензиара должно высту­пать только одно лицо, то в договоре (преамбуле) следует перечислить всех патентообла­дателей (обладателей свидетельств) и указать, что они предоставили одному из них право на ведение пере­говоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентооб­ладателей (обладателей свидетельств). В преамбуле указывается его фамилия, имя, отчество и паспортные данные.

Существенные условия лицензионного договора:

• предмет договора;

• территория, на которой действует договор;

• срок действия договора;

• размер и порядок выплаты вознаграждения;

• другие условия, предусмотренные законом.¹

Предметом лицензионного договора являются права на передаваемые:

• изобретения;

• промышленные образцы;

• полезные модели;

• топологии интегральных микросхем;

• селекционные достижения;

• товарные знаки, знаки обслуживания;

• ноу - хау.

В договоре должны быть четко указаны предмет лицензии, объ­ем прав и условия их передачи, виды и объемы технической и иной помощи, необходимой для использования объектов интеллектуальной собственности. Так, следует сформулировать положе­ние о том, какого вида лицензия является предметом договора (неисключи­тельная, исключительная или полная) и на что распространяются указанные права - на весь цикл производства, на использование и продажу предметов ли­цензии или лишь на отдельные операции. Следует также детально сформулировать, какого вида лицензия предоставля­ется на территории исключительного права, неисключительного права и в зоне экспорта, что и в каком объеме разрешается делать на этих территориях лицен­зиату, какие права или ограничения обязательны для лицензиара. Необходимо указать, какую техни­ческую документацию лицензиар передает лицензиату, какую конкретно оказывает техническую помощь и какие образцы продукции, комплектующих деталей, ма­териалов и специального оборудования поставляет. Оговаривается и возможность продажи лицензиатом сублицензий третьим лицам, а также необходимость предварительного согласования с лицензиаром их условий.

Территория, на которой действует договор, - это перечень стран (регионов), на территории которых лицензиату предоставляется право на использование патентов, свидетельств или ноу-хау. В зависимости от объема пре­доставляемых по договору прав различают:

• территорию исключительного права - перечень стран (регионов), где лицензиату предоставлены монопольные права на использование предмета лицензии;

• территорию неисключительного права - перечень стран (регионов), где за лицензиаром сохраняются права на использование предмета лицензии и передачу их третьим лицам;

• зону экспорта - перечень стран (регионов), на территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Срок действия договора зависит от усмотрения сторон. При этом необходимо учитывать сроки действия патентов и свидетельств. Одновременно со сроком действия договора могут быть определены условия его вступления в силу, порядок продления или досрочного расторжения. В данном случае должны быть учтены законодательные акты, регу­лирующие этот порядок в странах лицензиара и лицензиата. В Российской Федерации вступление в силу внутренних лицензионных договоров определяется датой их регистрации в Роспатенте. В тех случаях, когда вступление договора в силу связано с необходимо­стью его одобрения компетентным государственным или иным органом, датой вступления договора в силу считается дата поступления письменного извеще­ния о таком одобрении.

Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливается сторонами договора. Согласованное сторонами вознаграждение яв­ляется компенсацией за предоставление прав на использование патентов, свидетельств и ноу-хау, передачу технической документации, знаний и опыта, оказание техниче­ской помощи и других зафиксированных в тексте лицензионного договора ус­луг, оказываемых лицензиаром, а также за поставки оборудования, образцов, комплектующих и сырья, если последние имеют место. Размер лицензионного вознаграждения должен не только компенсировать расходы лицензиара по предоставлению лицензии, но и обеспечить получение им оптимальной прибы­ли. Обычно используются три альтернативных вариан­та платежей:

а) на базе процентных отчислений от стоимости реализованной лицензиатом продукции по лицензии (роялти);

б) паушальный, т.е. единовременные или поэтапные платежи;

в) комбинированный вариант, при котором определенная сумма выплачивается­ лицензиатом в виде единовременного платежа, а оставшаяся часть - как роялти.

Техническая помощь, поставки оборудования, образцов, комплектующих изделий и т.п. могут оплачиваться отдельно.

Поскольку цель лицензионного договора - обеспечить возможность практического использования конкретного технического решения, передаваемой технологии и других объектов интеллектуальной собственности, постольку важно, чтобы была соблюдена их патентная чистота, заключающаяся в том, что предмет договора может быть сво­бодно использован без опасности нарушения действующих в стране патентов, принадлежащих третьим лицам.

В договоре могут определяться:

- виды и объем техниче­ской помощи, связанной с освоением производства продукции по лицензии на предприятиях лицензиата;

- помощь лицензиара в обучении персонала лицензиата методам и приемам работы, относящимся к производст­ву продукции по лицензии;

- командирование специалистов лицензиата на производственные участки, в ла­боратории и на испытательные участки лицензиара для овладения соответствующим опытом работы.

Форма договора – простая письменная. Подлежат государственной регистрации:

• лицензионные договоры о передаче права на патентные изобретения;

• лицензионные договоры о передаче права на полезные модели;

• лицензионные договоры о передаче права на промышленные образцы;

• лицензионные договоры о передаче исключительного права на топологию интегральной микросхемы;

• лицензионные договоры о передаче права на использование охраняемой топологии интегральной микросхемы (по соглашению сторон);

• лицензионные договоры о передаче права на товарные знаки.¹