На отчуждение исключительных прав существуют некоторые ограничения

Важно помнить, что не допускается заключение договора об отчуждении исключительного права на фирменное наименование и на наименование места происхождения товаров (п. 2 ст. 1474, п. 4 ст. 1519, п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Также нельзя заключить договор об отчуждении исключительного права в отношении товарного знака, если в результате такого отчуждения потребитель может быть введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

При применении абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ встает вопрос о том, необходимо ли прежнему правообладателю для реализации права на судебную защиту перед этим направить истцу предложение о расторжении договора, как это предусмотрено п. 2 ст. 452 ГК РФ. Разрешая данный вопрос, ФАС Московского округа как минимум дважды указывал на то, что законом предъявление прежним правообладателем требований о переводе на себя прав приобретателя исключительного права в судебном порядке не обусловлено фактом расторжения в судебном порядке договора о переуступке (отчуждении) исключительного права. В одном судебном акте указано лишь на ошибочность выводов нижестоящих судов о необходимости заявлять требования о расторжении договора до предъявления требований прежним правообладателем о переводе на себя прав приобретателя (постановление ФАС Московского округа от 26.05.2010 по делу № А40-100709/2009). В другом же акте суд дал уже более обширное толкование положений абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ (постановление ФАС Московского округа от 29.04.2010 по делу № А40-100727/2009). Так, суд разъяснил, что требование прежним правообладателем перевода на себя прав приобретателя исключительного права в случае существенного нарушения последним обязательств по выплате в установленный договором срок вознаграждения за приобретение исключительного права является самостоятельным способом защиты гражданских прав наравне с иными способами защиты, предусмотренными ст. 12 ГК РФ. В частности, таким способом защиты, как предъявление требования об изменении или расторжении договора в связи с существенным нарушением его условий другой стороной (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Соответственно, использование заинтересованным лицом любого предусмотренного действующим законодательством способа защиты гражданских прав не поставлено в зависимость от применения или неприменения другого способа, если иное не установлено действующим законодательством. При этом отсылка в абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ к подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ не означает необходимость предварительного предъявления требования о расторжении договора. Она лишь говорит о том, что при установлении факта наличия существенного нарушения обязанности по оплате вознаграждения правообладателю применяется порядок, аналогичный закрепленному в п. 2 ст. 450 ГК РФ для определения существенности нарушения договора одной из сторон при изменении или расторжении договора по требованию другой стороны в судебном порядке.

Обращая внимание на предмет заявленных требований в приведенных выше судебных спорах, можно отметить следующую тенденцию. Зачастую организации, передавшие принадлежавшие им исключительные права по договору об отчуждении исключительных прав и не получившие встречного предоставления в полном объеме, обращаются в суд с требованием о переводе на себя переданных по договору исключительных прав и взыскании пени (неустойки). Естественно, данные иски удовлетворяются только в части взыскания пеней, в переводе исключительных прав на прежнего правообладателя суды отказывают. Нельзя забывать, что перевод прав приобретателя исключительных прав на прежнего правообладателя влечет последствия в виде прекращения договора об отчуждении исключительных прав, а пеня является способом обеспечения исполнения обязательства, в данном случае – исполнения обязательства по оплате вознаграждения за переданное исключительное право. Таким образом, требования о взыскании договорной неустойки и переводе прав приобретателя на прежнего правообладателя являются взаимоисключающими.

Правообладатель может отказаться от договора, если приобретатель не выплатил вознаграждение

Реализация способа защиты прав в судебном порядке, предусмотренного абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ, может привести к созданию затруднительных ситуаций ввиду отсутствия в нем указания на последствие в виде расторжения договора на этапе государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав.

Так, в случае расторжения зарегистрированного договора на основании решения суда к необходимым для регистрации документам дополнительно прилагается соответствующее решение суда (п. 7 постановления Правительства РФ от 24.12.2008 № 1020). То есть отсутствие прямого указания в решении суда на то, что договор считается расторгнутым, определенно будет вызывать сложности при регистрации договора в Роспатенте.

Что касается абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ, то его применение должно вызывать гораздо меньше затруднений. По своей сути эта норма является законодательно закрепленной возможностью одностороннего отказа правообладателя на объект интеллектуальной собственности от договора отчуждения исключительных прав. В данном случае от правообладетеля не требуется обращения в суд, последствием одностороннего отказа будет либо расторжение, либо изменение договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ). Напомним, что абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ применим только в случаях, когда исключительное право на объект еще не перешло к правообладателю.

Напомним, что способы, уустановленные в п. 5 ст. 1234 ГК РФ, не являются единственно возможными способами защиты нарушенных прав прежнего правообладателя, закон разрешает использовать и иные способы защиты. Так, Пленумы ВС РФ и ВАС РФ в Постановлении № 5/29 называют п. 5 ст. 1234 ГК РФ специальным способом защиты прав прежнего правообладателя, который не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты (п. 13.4). На сегодняшний день уже имеется судебная практика, когда изначальные правообладатели успешно защищали нарушенные приобретателем по договору об отчуждении исключительных прав принадлежащие им права, воспользовавшись общими положениями ГК РФ, устанавливающими ответственность за нарушение обязательств и договоров. Например, по одному из дел суд взыскал с приобретателя задолженность по договору о передаче исключительного права на секрет производства (ноу-хау) на основании ст.ст. 309, 310 ГК РФ. Апелляционный суд при этом указал, что Гражданский кодекс РФ не содержит указания на то, что в случае существенного нарушения приобретателем обязательств по выплате вознаграждения за приобретение исключительного права установленные в абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ способы защиты гражданских прав являются единственно возможными (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2010 по делу № А46-6655/2010).

На наш взгляд, специальные нормы части четвертой Гражданского кодекса РФ позволяют обеспечить защиту прав правообладателя на получение обусловленного договором вознаграждения в установленные сроки путем возврата отчужденных по договору исключительных прав в свое распоряжение и взыскания убытков. Указанные нормы закона приводят к одному и тому же последствию – расторжению договора, но реализуются в различном порядке. В случае состоявшегося перехода исключительного права и существенного нарушения приобретателем условий договора об оплате таковым будет расторжение договора по требованию прежнего правообладателя в судебном порядке; в случае если переход исключительного права не состоялся – расторжение договора путем одностороннего отказа прежнего правообладателя. Таким образом, можно квалифицировать возврат прав приобретателя исключительного права прежнему правообладателю и взыскание в его адрес убытков как специфическую форму защиты нарушенного права, применение которой возможно наряду с широким спектром иных форм защиты, предусмотренных ГК РФ.

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что действующее гражданское законодательство РФ содержит ряд мер, позволяющих обеспечить баланс прав и интересов сторон по договору об отчуждении исключительных прав. Но, несмотря на то, что выходы из спорных ситуаций, казалось бы, найдены, констатировать наступление ясности в правовой регламентации указанных вопросов преждевременно. Ключевая роль в формировании единых подходов к применению норм будет принадлежать Суду по интеллектуальным правам, что является определенным шагом к гармонизации всей сферы защиты интеллектуальных прав.