2. Ліцензійні договори на використання об’єктів інтелектуальної власності.

а) поняття та загальна характеристика ліцензійного договору.

Ліцензійний договір - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК).

Загальні вимоги до змісту та істотних умов ліцензійного договору закріплені ст. ст. 1109 - 1111 ЦК України. При укладенні ліцензійних договорів про надання прав на використання окремих об'єктів інтелектуальної власності необхідно враховувати також положення спеціального законодавства, що регулює відносини у сфері охорони таких об'єктів (Закон України "Про авторське право і суміжні права", Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" тощо).

За своєю правовою природою ліцензійний договір є двостороннім, оплатним та консенсуальним договором. Двосторонність передбачає покладення на ліцензіара обов'язку надати дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності та кореспондуючого його правам обов'язок ліцензіата сплати винагороду за таке використання. Консенсуальність договорів виражається у набранні ними чинності з моменту досягнення, у передбаченій законодавством формі, згоди сторін по всіх істотних умовах. Оплатність договору підтверджується законодавчим положенням обов'язкової сплати плати за використання об'єкта інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 1109).

Умови ліцензійного договору можуть передбачати можливість видачі ліцензіатом субліцензій. За субліцензійним договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Слід враховувати, що субліцензійний договір може укладатись лише у випадку безпосереднього зазначення про таке право ліцензіата у тексті ліцензійного договору.

Крім загальних вимог до змісту цивільно-правового договору, що стосуються сторін, предмета та форми правочину, законодавство містить ряд додаткових істотних умов ліцензійного договору, що пов'язані з специфікою розпорядження правами інтелектуальної власності. До істотних умов ліцензійного договору, можна віднести визначення сторонами: 1) виду ліцензії; 2) сфери використання об'єкта промислової власності; 3) розміру, порядку і строків виплати плати за використання об'єкта ліцензійного договору.

До істотних умов належать також ті, що вимагаються чинним законодавство для договорів даного виду та інші умови, які сторони чи одна з сторін вважає за необхідне включити до змісту договору.

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону від 15 грудня 1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»¹). Ця норма спрямована на захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує насамперед гарантією певної якості товару.

Однак навіть у випадку відсутності певних із зазначених в ч. 3 ст. 1109 ЦК умов договір вважається укладеним.

Переважна більшість умов ліцензійного договору сформульовані законодавцем як диспозитивні, тобто такі, що застосовуються у разі, якщо сторони не домовилися про інше. У випадку відсутності погодження сторін щодо окремих умов договору (виду ліцензії, території та строку використання об'єкта промислової власності) застосуються відповідні норми ЦК України. Проте у ряді випадків умови ліцензійного договору сформовані як імперативні вимоги, не погодження яких сторонами має наслідком неукладеність ліцензійного договору. До останніх можна, зокрема, віднести визначення сторонами об'єкта договору, конкретних прав, що надаються за договором, способів використання об'єкта інтелектуальної власності тощо. У договорі має бути зазначено вид ліцензії на використання результату інтелектуальної, творчої діяльності (виключна, невиключна або одинична ліцензії). Проте, якщо сторони не погодять дану умову, застосовується презумпція надання ліцензіаром прав на використання об'єкту на підставі невиключної ліцензії, тобто дозволу, що не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Такий вид ліцензії не передбачає встановлення будь-яких обмежень для ліцензіара, тому положення ч. 4 ст. 1109 спрямоване, насамперед, на захист прав та інтересів первинного правоволодільця.

Перелік прав та способів використання об'єкта інтелектуальної власності має бути чітко вказаний у ліцензійному договорі. За відсутності такої вказівки, вважається, що майнові права на використання та способи використання об'єкта, вважаються такими, що не надані ліцензіату. Тобто, лише безпосередньо зазначені у тексті договору права та способи використання об'єкта інтелектуальної власності надаються ліцензіату.

Предметом ліцензійного договору можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які є чинним на момент його укладання. Даний договір не може охоплювати надання прав ліцензіату, які ліцензіар тільки має намір набути у майбутньому. Тому об'єктом ліцензійного договору може бути лише зареєстрований об'єкт промислової власності, оскільки права, що випливають з державної реєстрації виникають у заявника після видачі відповідного правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва). Водночас їх чинність може пов'язуватися законодавцем з більш ранньою датою. Зокрема, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку (ст. 496 ЦК України), проте реалізувати право на видачу ліцензій може лише власник свідоцтва.

Розмір плати за використання об'єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору встановлюється за вибором сторін в одній із трьох форм. По-перше, у вигляді фіксованої суми, що виплачується ліцензіатом по закінченню відповідного календарного періоду - паушальний платіж. По-друге, у вигляді періодичних платежів (роялті) розмір яких визначається, як правило, у відсотковому відношенню до прибутку ліцензіата, пов'язаного з використанням об'єкту промислової власності. По-третє, як комбінація паушальних платежів та роялті. При цьому, якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Слід також враховувати, що урядом встановлені мінімальні ставки авторської винагороди (постанова КМ України "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" від 18 січня 2003 р. N 72).

б) види ліцензійних договорів.

Ліцензія - це дозвіл. Дане поняття відоме не лише цивільному, а й іншим галузям права. Наприклад, в адміністративному праві під ним розуміють спеціальний дозвіл, який видається уповноваженими державними органами. Що стосується відносин інтелектуальної власності, то тут ліцензію може видавати особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності — це письмове повноваження, видане особою, яка має вик пючне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфери.

Така ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Залежно від різноманітних підстав (предмет, обсяг прав, умови і підстави їх надання тощо) можна провести класифікацію ліцензій на види.

За предметом ліцензії розрізняють ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин або об'єкт авторського права.

За обсягом прав, що надаються, розрізняють обмежені й повні ліцензії. ЦК закріплює три види обмежених ліцензій: виключна, одинична, невиключна (ч. З ст. 1108 ЦК). Ця відмінність проводиться у залежності від того, в якій мірі виключена конкуренція ліцензіара та інших осіб зі сфери діяльності ліцензіата. Вибір типу ліцензії залежить передусім від обсягу ринку і характеру об'єкта.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері. Отже, повноваження власника охоронного документа чи особи, яка має майнові права на об'єкт авторського права, ні за змістом, ні за обсягом не зменшуються. У цивілістичній літературі невиключну ліцензію ще називають простою.

На практиці невиключні ліцензії поширені, як правило, у тих галузях, де творчі досягнення належать до сфери масового виробництва і широкого споживання. Пояснюється це тим, що тут існує постійна потреба у створюваній продукції, тому наявність декількох ліцензіатів не буде перешкоджати її нормальній реалізації. Крім того, декілька ліцензіатів швидше освоять ринок. Однак слід мати на увазі, що значна перевага невиключних ліцензій свідчить про слабко розвинену економіку, про недостатню конкуренцію на внутрішньому ринку.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері. Можливо саме тому, що поряд з патентовласником в обумовлених межах може застосовувати об'єкт інтелектуальної власності лише один ліцензіат, у юридичній літературі такий вид ліцензії називають одноособовим.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

У цьому випадку ліцензіар надає ліцензіату право виняткового використання предмета ліцензії у обумовлених межах, відмовляючись у той же час від використання і надання іншим особам ліцензій на аналогічних умовах. Однак за цими межами ліцензіар може як самостійно використовувати даний результат, так і видавати іншим особам ліцензії, що не суперечать умовам уже виданої ліцензії.

Специфіка об'єктів інтелектуальної власності дає можливість ліцензіару вводити різноманітні обмеження при видачі ліцензії. Вони можуть стосуватися території, кількості, способів використання, сфери та терміну застосування предмета ліцензії тощо. Так, територія дії наданого дозволу може збігатися з територіальною сферою чинності охоронного документа або бути більш обмеженою. Ліцензія може бути надана не на всі можливі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, а лише на деякі (застосування, виготовлення, продаж тощо). Обсяг прав, що надаються, можна обмежити певною сферою або галуззю промисловості чи окреслити за допомогою кількісних показників, наприклад, виробничої потужності, річного випуску продукції тощо. Тобто можливо одночасно надати декілька виключних ліцензій на один і той же результат творчої діяльності в різних межах.

Ліцензія може бути видана у межах строку чинності виключного майнового права на об'єкт інтелектуальної власності. Строк ліцензії залежить від багатьох чинників і мети, що переслідується. Так, ліцензії будуть більш тривалими у випадку високої складності і трудомісткості налагодження виробництва, або коли освоєння переданих за ліцензією об'єктів вимагає значних капіталовкладень, будівництва нових споруд тощо.

Виключна ліцензія, як правило, видається з метою усунення небажаної конкуренції, або якщо в силу характеру запатентованого об'єкта обсяг збуту товарів, вироблених на його базі, буде невеликий (наприклад, деяких видів медикаментів).

На практиці часто зустрічаються випадки, коли ліцензіат одержує на одній території виключну ліцензію, а на інший - невиключну. Або ліцензіар може надати виключну ліцензію на виробництво і невиключну на збут тощо.

Зміст повної ліцензії полягає у тому, що ліцензіар надає ліцензіату повністю усі права на використання об'єкта інтелектуальної власності протягом всього терміну її дії. У даному випадку ліцензія видається без будь-яких обмежень, тобто ліцензіат фактично займає місце ліцензіара протягом строку дії ліцензії.

Видача повної ліцензії доцільна у випадку відсутності у ліцензіара достатніх умов для використання об'єкта інтелектуальної власності у той час, як коло потенційних ліцензіатів вкрай обмежене. На практиці такий вид дозволу зустрічається рідко.

У залежності від умов надання розрізняють: субліцензії, перехресні, зворотні і відкриті ліцензії.

Субліцензія (залежна ліцензія) - це письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності, надане іншій особі ліцензіатом за письмовою згодою ліцензіара.

Межі прав, що надаються за субліцензією, обмежуються умовами основної ліцензії. Ліцензіат повинен покласти на субліцензіата такі ж обов'язки, які взяв на себе (наприклад, стосовно якості продукції). Оскільки субліцензія може бути надана в межах основної ліцензії, то вона повністю залежить від неї і припиняється у випадку припинення її дії.

Перехресна ліцензія («крос-ліцензія») передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів інтелектуальної власності, які досить часто доповнюють один одного. Наприклад, у випадку залежних результатів творчої діяльності, коли права, надані більш пізнім охоронним документом, не можуть бути реалізовані без отримання ліцензії на прототип¹, що охороняється іншим патентом. У свою чергу власник останнього заінтересований у набутті права використання більш досконалих рішень. Тому в цій ситуації обмін ліцензіями є найбільш доцільним способом реалізації прав.

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, розробленого ліцензіатом на підставі отриманих від ліцензіара знань в результаті поліпшення і вдосконалення предмета основної ліцензії.

Відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву) має місце у випадку, якщо патентовласник згоден надати право на використання об'єкта інтелектуальної власності будь-якій фізичній або юридичній особі за умови виплати винагороди.

Згідно з чинним законодавством власник охоронного документа може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності для офіційного опублікування заяву про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи сорту рослин. У цьому випадку мито за підтримання чинності патенту знижується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. За своєю суттю така ліцензія може носити лише невиключний характер.

Законодавство України надає патентовласнику право на відкликання відкритої ліцензії, якщо ні від кого не надійшло пропозицій стосовно використання об'єкта. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патента сплачується у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком публікації

Залежно від підстав видачі дозволу (договір чи адміністративний акт компетентного державного органу) розрізняють добровільні і примусові ліцензії.

При наданні добровільної ліцензії дотримується принцип свободи договору. Це виявляється у тому, що сторони вільні у виборі контрагента і визначенні умов дозволу (обсягу прав, що надаються, території і терміну дії ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди тощо).

Примусова ліцензія - це дозвіл, що видається без згоди патентов-ласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) завінтересованій особі на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Ці ж органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту.

в) сторони та зміст ліцензійного договору.

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар і ліцензіат.

Ліцензіар - це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин).

Ліцензіат - це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

Зміст ліцензійного договору.

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109,ч. 2 ст. 1111 ЦК).

Ліцензіар — це будь-яка юридична чи фізична особа, що має право власності і передає будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі право на використання одного чи кількох зазначених об'єктів у певних межах. Мета ліцензіара — видати ліцензію на найвигіднішх для себе умовах і, отже, знайти такого вигідного покупця. Це досить складний процес. Щоб знайти такого покупця, ліцензіар заздалегідь має підготувати ті пропозиції, які він може запропонувати покупцеві ліцензії. Вони й становлять обов'язки ліцензіара. Стороною у ліцензійному договорі може бути будь-яка особа неза­лежно від громадянства та інших обставин.

Основний обов'язок ліцензіара полягає у передачі ліцензіатові реально існу­ючого об'єкта промислової власності і по можливості гарантуванні його безпере­шкодного використання в обумовлених межах. Тому в договорі має бути також визначений предмет — що передається і на яких умовах; може бути передба­чений обов'язок ліцензіара разом з предметом договору передати також і всю необхідну технічну документацію і можливо право на її розмноження ліцензіа-том. Ліцензіар має визначити територію, у межах якої діятиме ліцензія. Важливою умовою договору є строк його чинності та інші строки, що визначають сторони. Це можуть бути строки морального старіння предмета ліцензії, строк повного освоєння ліцензії та інші. Важливо також передбачити правові наслідки впливу визначених строків.

Ліцензіар зобов'язаний не просто передати ліцензіатові предмет ліцензії, а й забезпечити необхідні умови для найефективнішого використання ліцензії. У цей обов'язок ліцензіара входить передача всієї інформації, необхідної для вироб­ництва продукції за ліцензією, а також надання потрібної технічної допомоги.

Для правової оцінки таких побічних зобов'язань слід у кожному конкретному випадку визначити, чи є ці об'єкти і послуги невід'ємними від предмета ліцензії, чи вони є об'єктом окремого самостійного зобов'язання, на який правовий режим ліцензійного договору не поширюється. У такому разі має бути укладений окремий договір.

У будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов'язкам ліцензіата. Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання предмета ліцензії в обумовлених межах; не розголошувати змісту предмета ліцензії; не передавати предмет третім особам, якщо це не передбачено договором. Ліцензіар має право на інформацію про межі й обсяг використання предмета ліцензії та одержані ліцензіатом прибутки, а також право контролю облікової і звітної документації.

Ліцензіар має також право на інформацію про наступні вдосконалення ліцензіатом предмета ліцензії та їх безоплатне використання.

Основним правом, заради якого, власне, й укладається ліцензійний договір, є право на винагороду та інші виплати за використання предмета ліцензії. Поря­док обчислення, розмір та строки виплат встановлюються умовами ліцензійного договору.

Права та обов'язки ліцензіата. Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами — обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг та зміст зумовлюють обсяг і зміст прав та обов'язків ліцензіара, адже не може ліцензіар передати більше прав, ніж має сам. Варто підкреслити, що права та обов'язки розподіляються між сторо­нами нерівномірно.

До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об'єкта промислової власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором. Ліцензіат має право вимагати від ліцензіара забезпечити використання цього права як з технічного, так і практичного боку. Якщо ліцензійним договором буде передбачено, то ліцензіат може мати право на негай­ну і безоплатну передачу йому ліцензіаром усіх наступних удосконалень пред­мета ліцензії. Може бути обумовлено і право ліцензіата на першочергове одер­жання зазначених удосконалень.

Коло обов'язків ліцензіата досить широке. Основний обов'язок — виплата ліцензійної винагороди.