!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Исключение могут составлять два случая, при которых суд может отказать в удовлетворении требования о запрете на использование, установив тем самым пределы защиты исключительного права. Для первого необходима совокупность следующих обстоятельств: а) в продолжении использования ответчиком спорного патентоохраняемого объекта заключается чрезвычайный общественный интерес; б) при удовлетворении требования о запрете на использование нарушится принцип соразмерности последствий; в) потери нарушителя от наложения запрета в значительной мере превысят негативные последствия нарушения для патентообладателя. Основное значение в данном аспекте должно придаваться объектному критерию, а не целевому. При этом принципиально важно учитывать, что подобные пределы защиты могут быть установлены в отношении прав не на все объекты. Необходимо учитывать специфику конкретного рынка, а также последствия вмешательства в сферу господства правообладателя. Ограничение его возможностей по защите не должно лишать его исключительное право ценности (как произойдет, например, в сфере фармацевтики и биотехнологий). При этом должна поддерживаться стимулирующая функция исключительных прав.

Второе исключение: патентоохраняемый объект представляет собой незначительный второстепенный элемент комплексной инновации. Требование о запрете на его использование приведет к отзыву из оборота пользующихся спросом, привлекательных инновационных продуктов нарушителя.

Нетрудно заметить, что в случае с первым исключением речь идет не о чем ином, как об объектном критерии. Со вторым случаем все несколько сложнее. Ограничению подлежат права на незначительный патентоохраняемый объект. Однако это не означает, что при установлении рассматриваемого предела отсутствует объектный критерий. С его позиции мы оцениваем инновационный продукт (в том числе входящие в него патентоохраняемые объекты, принадлежащие нарушителю), который перестанет коммерциализировать ввиду наложения запрета на использование одного из его элементов. Ранее мы отметили различие в имущественных потерях, претерпеваемых заинтересованным лицом при отказе ему в выдаче лицензии и запрете на использование патентоохраняемого объекта. В первом случае лицензиат теряет возможность производить коммерчески привлекательный, конкурентоспособный продукт. В связи с этим принципиально важно установить определяющее значение патентоохраняемого объекта для производства подобного продукта. Во втором случае основной негативный эффект

261

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

состоит в лишении возможности продвигать уже, как правило, готовый товар. Для сопоставления претерпеваемых сторонами тягот от нарушения исключительного права и запрета на использование патентоохраняемого объекта, а также обеспечения принципа справедливости определяющее значение имеет ценность инновационных продуктов ответчика в сравнении с ценностью разработки истца.

Вторая ситуация: сам патентообладатель не заинтересован в коммерциализации патентоохраняемого объекта. Он не использует его

ине собирается использовать. Цель подачи им иска – получение от ответчика значительного «отступного» за прекращение спора. Бизнесу ответчика по производству и продаже инновационных товаров, а с ним

иобщественному интересу причиняется существенный вред.

Речь в данном случае идет о традиционном злоупотреблении правом. Способы защиты используются как инструменты для получения несправедливых преимуществ. Действия истца на основе патента явно не соответствуют тому назначению исключительного права, из которого исходил законодатель, предусматривая гарантии законных интересов разработчиков новых технических решений.

Закономерным на данном этапе является вопрос о том, каким образом, на основе каких объективных фактов правоприменители могут определять преследуемые правообладателем цели.

Представляется, что изначальные подозрения должны вызывать иски компаний, не осуществляющих производственную деятельность либо же занимающихся такой деятельностью, в которой с очевидностью не может быть найдено применение запатентованной разработке. При этом дополнительным индикатором недобросовестности правообладателя может являться факт приобретения им спорного патента незадолго до обращения в суд с требованием, притом что сам такой патент является старым и неликвидным.

На наличие в действиях правообладателей злоупотребления правом, бесспорно, будут указывать и их предложения нарушителям «откупиться» от исков, приобрести лицензию или исключительное право на несправедливых условиях.

Для того чтобы констатировать факт злоупотребления правообладателем его правами, необходимо также обратить внимание и на возможные последствия удовлетворения судом требования о запрете на использование. Общим принципом в рассматриваемом аспекте должно являться требование недопустимости причинения при защите исключительного права патентообладателя вреда общественным интересам, инновационной системе, иным заинтересованным субъ-

262

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

ектам, несоизмеримо большего, чем тот вред, который причиняется правообладателю несанкционированным использованием его патентоохраняемого объекта.

Механизмом воздействия на ненадлежащие правореализационные практики в сфере защиты патентных прав является отказ в удовлетворении требования о запрете на использование спорного патентоохраняемого объекта. На первый взгляд такое последствие принципиально отличается от рассмотренной ранее принудительной лицензии. В то же время следует признать, что и в данном случае должна поддерживаться общая направленность пределов осуществления и защиты исключительного права на обеспечение нормального взаимодействия субъектов в интеллектуальной сфере. В целях обеспечения подлинного баланса связанных с разработкой разнонаправленных частных и общественных интересов недостаточно просто санкционировать доступ нарушителя к разработке. Суд должен установить на будущее условия взаимодействия патентообладателя и заинтересованного в использовании разработки лица. В данном случае представляется возможным имплементировать в российскую правовую систему институт «продолжающихся роялти» (ongoing royalty), выступающий своеобразным эрзацем принудительного лицензирования.

Подобные роялти представляют собой регулярные платежи, которые должен осуществлять ответчик правообладателю за продолжающееся после судебного разбирательства использование патентоохраняемого объекта. Размер их определяется судом1. Подобный институт в настоящее время эффективно применяется в практике США. Отказывая в запрете на использование ОИС, суды возлагают на ответчика обязанности как компенсировать понесенные истцом убытки за прошлое время, так и выплатить роялти за использование спорного ОИС в будущем.

Нарушитель в таком случае получает возможность продолжить использовать патентоохраняемую разработку. Ему не нужно отзывать товары из оборота, перестраивать производство. При этом реализуется частный правомерный интерес правообладателя в получении справедливого вознаграждения за использование его разработки. Суды могут и должны учитывать значение патентоохраняемого объ-

1 Eli Lilly & Co. v. Medtronic, Inc., 496 U.S. 661, 669 (1990); Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1315 (Fed. Cir. 2007); Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 600 F. Supp. 2d 620, 630 (E.D. Tex. 2009); Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197, 1208 (Fed. Cir. 2010);

Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279, 286 (N.D.N.Y. 2009); Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1318 (Fed. Cir. 2011).

263

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

екта для производства инновационного продукта, его ценность. Это не позволит патентообладателю получить сверхприбыль, существенно превышающую его вклад в инновационное развитие. Как и в случае

спринудительной лицензией, в таком случае важно учитывать, что в отдельных сферах (прежде всего в фармацевтике и биотехнологиях) потеря эксклюзивности лишает исключительное право его ценности. Компенсация и продолжающиеся роялти не могут быть адекватным механизмом для восстановления нарушенного права патентообладателя. Отказ в удовлетворении требования о запрете на использование фактически (формально у него, конечно, сохранится патент) лишит правообладателя его исключительного права, что недопустимо. В таких случаях суды должны обеспечить полную защиту исключительного права, что предполагает удовлетворение требования как о взыскании компенсации, так и о прекращении действий, представляющих собой нарушение исключительного права.

По своей природе механизм «отказ в запрете на использование + установление продолжающихся роялти» представляет нечто среднее между отказом в защите правом и принудительной лицензии. Как не раз уже отмечалось, институт принудительной лицензии применяется в сфере регулятивных правоотношений. Заинтересованный субъект должен предпринять попытки по получению лицензии на разумных коммерческих условиях. В то же время на стадии рассмотрения дела о нарушении исключительного права заинтересованное лицо без санкции патентообладателя уже начало использовать патентоохраняемый объект. В этом принципиальное различие в ситуациях. Следствием такого различия является то, что во второй ситуации суд, помимо цены за дальнейшее использование разработки, взыскивает за прошедший период компенсацию за убытки. Между тем экономико-правовой эффект установления продолжающихся роялти при отказе в наложении запрета сходен

свыдачей принудительной лицензии. Суд принудительно расширяет число субъектов, правомерно использующих патентоохраняемый объект.

3.2.Допустимые возражения ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права патентообладателя

Реализация принципа баланса интересов на стадии рассмотрения конкретного спора о нарушении исключительного права требует предоставления ответчику возможности «обороняться» посредством

264

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

не только доказывания отсутствия нарушения, но и обоснования порочности поведения истца либо несоответствия спорного объекта требованиям патентной охраны. Только при таком условии возможно действительное обеспечение многофакторного анализа, учета разнонаправленных интересов. В ином случае получается, что констатируется лишь один интерес правообладателя, в отношении которого остается только выяснить в соответствии с формальными установлениями законодательства, был ли он нарушен или нет.

Максимально возможный перечень допустимых возражений на основе выработанных прецедентной практикой гибких доктрин сформулирован в правовой системе США. В рамках данного исследования остановимся на двух наиболее принципиальных, по мнению автора, «возражениях», оправданность применения которых обсуждалась в той или иной мере и в континентальных правопорядках, что, правда, не привело до сих пор к конкретным законодательным изменениям.

Возражения, связанные с недействительностью патентов

В соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение или полезную модель может быть оспорен любым лицом, которому стало известно об обозначенных выше нарушениях при регистрации патента. Из буквального толкования данной нормы следует, что заявителю в таком случае не надо доказывать свою заинтересованность в оспаривании патента, раскрывать мотивы и т.п. Интерес в рассматриваемом аспекте представляет правовая позиция, сформулированная в Определении Верховного Суда РФ по делу № СИП-1070/2014 (дело АО «Эссен Продакшн» v. Роспатент и АО «Казанский жировой комбинат» об оспаривании действительности патента на изобретение «Майонез» как несоответствующего критерию «изобретательский уровень»). Отказывая в удовлетворении заявления о признании решений Роспатента недействительными и аннулировании патента, Верховный Суд РФ констатировал следующее:

«Лицо, обращающееся с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, должно указать, какое его право нарушается указанным актом <…> Каких-либо доводов о том, что сохранение правовой охраны изобретения комбината по спорному патенту нарушает права общества как патентообладателя или потребителя, нарушает публичные интересы (интересы неопределенного круга лиц), заявителем не приведено. Таким образом, общество, оспаривая патент, выразило исключительно интерес по устранению конкурента с рынка определенного продукта, что не соответствует требованиям

265

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

добропорядочности, разумности и справедливости при конкуренции производителей (пункт 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006

№135-ФЗ «О защите конкуренции»), а также не соответствует интересам публичного порядка, который заинтересован при недоказанности таких злоупотреблений, как паразитирование на чужих результатах интеллектуальной собственности, введение потребителей в заблуждение, нарушение требований безопасности при производстве продукции, в свободной конкуренции разнообразных продуктов интеллектуальной деятельности»1.

Таким образом, Суд указал на необходимость раскрытия и обоснования заявителем своей заинтересованности в оспаривании патента. Подобная правовая позиция представляется весьма спорной по следующим причинам.

Подобная логика противоречит буквальному толкованию положений ст. 1398 ГК РФ. В соответствии с п. 2 данной статьи заинтересованность заявителя устанавливается лишь при оспаривании действительности патента, срок на который истек.

Если абстрагироваться от «буквы закона», то против сформулированной позиции все равно существуют серьезные аргументы. Заявитель является участником того же рынка, что и патентообладатель. Сам по себе данный факт является нечем иным, как доказательством наличия у него интереса в лишении конкурента эксклюзивного использования решения, относящегося к производимому им самим продукту. Патенты обеспечивают субъектам значимое конкурентное преимущество на рынке. Если конкурент патентообладателя предполагает, что данное преимущество было получено при отсутствии на то оснований (несоответствии решения критериям патентоспособности), у него возникает правомерный интерес в оспаривании патента. Можно сказать больше. В мировом масштабе большинство дел о признании патентов недействительными инициируется именно конкурентами патентообладателя, при этом никаких доказательств заинтересованности в таком случае не требуется. При установленном Верховным Судом РФ стандарте доказывания значителен риск того, что в удовлетворении большинства заявлений о признании патента недействительным будут отказывать. С одной стороны, заявителям будет крайне сложно обосновать свой интерес, а с другой – избежать обвинения в недобросовестной цели – причинении неудобств конкуренту.

1Определение Верховного Суда РФ от 30 мая 2016 г. № 300-КГ15-17170 по делу

№СИП-1070/2014.

266

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

Непонятно, о каких интересах публичного порядка в данном случае идет речь. Как нами было отмечено выше, с выдачей патента техническое решение «изымается» из сферы свободного использования неограниченным кругом лиц. При этом патент служит вознаграждением за вклад в научно-технический прогресс и стимулом к дальнейшей инновационной деятельности.

Если конкретное решение не отвечает критериям патентоспособности, то его создатель не заслуживает предоставления ему легальной монополии. В таком случае функции исключительных прав на патентоохраняемые объекты не реализуются. Следовательно, общественным интересам в таком случае будет служить нечто иное, как признание патента недействительным. Как справедливо было отмечено американским судом в деле Lear, Inc. v. Adkins 1969 г., «общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а следовательно, в обнаружении недействительных

патентов»1.

Наконец, следует отметить, что рассматриваемая правовая позиция Верховного Суда РФ противоречит его собственным выводам, сделанным при рассмотрении иного дела. В Определении Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. по делу № 300-ЭС14-1301 было отмечено: «Как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона, законодатель преследовал в данном случае цель – дать возможность любому лицу независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия, следовательно, ограничение срока оспаривания патента, в том числе через применение сроков исковой давности, не согласуется с позицией законодателя»2.

Строго говоря, в данном случае речь не идет об установлении пределов осуществления исключительного права. Последние, как мы определили ранее, представляют собой общий ориентир, служащий оценке поведения правообладателя с позиции целей и функций права интеллектуальной собственности, в то время как в рамках рассмотрения вопроса о недействительности патентов рассмотрению подлежит непосредственно патентоохраняемый объект с позиции действительного соответствия требованиям патентной охраны. Вместе с тем этот институт обладает принципиальным значением для данного исследова-

1Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

2Определение Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г. по делу № 300-ЭС14-1301.

267

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

ния по причине того, что он является одним из наиболее эффективных инструментов пресечения патентных злоупотреблений.

Как бы то ни было, большинство рассмотренных выше стратегий имеют в своем основании патенты не на «прорывные» изобретения, которые можно было успешно коммерциализировать, а на старые, неликвидные разработки, в том числе неусовершенствованные субституты первоначальной, коммерчески привлекательной разработки. Кроме того, нельзя отрицать и вероятность ошибочной выдачи патента. Очевидно, что в случае с такими патентами было бы верхом несправедливости запрещать эффективным инноваторам использование некой разработки на их основе.

Следовательно, ответчику должна быть предоставлена хотя бы потенциальная возможность в ответ на обвинение его в нарушении исключительного права патентообладателя потребовать признать патент последнего недействительным ввиду отсутствия у изобретения должной новизны, изобретательского уровня либо промышленной применимости.

В развитых правопорядках указанному институту уделяется значительное внимание, что выражается как в существенной доктринальной разработке, так и в поиске наиболее эффективных механизмов его реализации на уровне правоприменительной практики и законотворчества1. Как было подчеркнуто компаниями, выступающими на стороне ответчика в деле Microsoft Corporation v. Limited Partnership and infrastructures for information, Inc., «возможность признания патента недействительным на основании ясных и убедительных доказательств является необходимой для того, чтобы сделать лицензионную отрасль эффективной»2.

1Так, были внесены изменения, в частности, в законодательство об интеллектуальной собственности Японии и США.

2Microsoft Corporation v. Limited Partnership and infrastructures for information, Inc.: brief of Tessera, Inc., Luminex Corporation and the national Small Business association as amici curiae in support of respondents // http://www.i4ilp.com/court/2011-03-18%20Tessera- NSBA%20Amicus%20Brief.pdf Симптоматичным в рассматриваемом аспекте является следующий факт: Изначально американские суды допускали возможность применения доктрины эстоппеля к случаям оспаривания лицензиатами действительности патента после того, как последние в течение определенного времени основывались на нем при создании продукта. Так, например, в деле U.S. v. Harvey США были лишены возможности оспаривать действительность патента при обосновании отказа выплачивать роялти, поскольку в течение длительного время они использовали ОИС в соответствии

слицензионным соглашением. См.: United States v. Harvey Steel Co., 227 U.S. 165 (1913). Вместе с тем по прошествии времени данный подход был изменен на прямо противоположный. Поворотным в этой связи называется дело Lear v. Adkins case 1969 г. По итогам рассмотрения данного спора суд сформулировал принцип: «лицензиат не должен

268

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

Признание патента недействительным в российском правопорядке

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ по четырем из пяти оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная досудебная процедура рассмотрения спора в административном порядке – в Палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и(или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным может сразу быть рассмотрено в суде.

С созданием Суда по интеллектуальным правам подобное соотношение административного и судебного порядков оспаривания не изменилось. К подсудности нового органа были отнесены споры о признании недействительными патентов, а также об оспаривании ненормативных правовых актов, решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом

вотношении первой категории была сделана оговорка: «если федеральным законом не предусмотрен иной порядок». Таким образом, по большинству оснований сохранился административный порядок признания патента недействительным.

Российскому правопорядку традиционно присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и признании патента недействительным. Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению

врамках процесса о нарушении исключительных прав встречный иск (возражений) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание1.

Ответчик не может ссылаться на недействительность патента в процессе о защите исключительного права патентообладателя, коль скоро для соответствующих споров специально предусмотрена отдельная процедура.

ограничиваться в праве оспаривать действительность патента в ответ на обвинения в нарушении лицензионного соглашения». При этом им было констатировано следующее: «общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а, следовательно, в обнаружении недействительных патентов». См.: Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

1См.: п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г.

№122: «Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам… Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента»; Определение ВАС РФ от 28 февраля 2008 г. № 1133/08 // СПС «КонсультантПлюс».

269

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Следует констатировать, что невозможность подачи встречного иска в рамках рассмотрения иных патентных споров (прежде всего

онарушении исключительного права) на практике создает определенные сложности.

Представим ситуацию. Патентообладатель получил патент при отсутствии на то оснований, например, решение не обладало новизной. Он инициирует производство о нарушении его исключительного права против успешной компании – инноватора, требуя запретить ей использование конкретных разработок. При этом такой правообладатель подает в суд заявление о применении обеспечительных мер. Сами по себе эти меры даже при условии последующего отказа в удовлетворении иска способны парализовать деятельность инновационной компании.

Компания-ответчик в таком случае вынуждена инициировать процедуру оспаривания действительности патента, которая далеко не всегда заканчивается на стадии административного производства. Возможности судебной экспертизы существенно шире, чем возможности экспертизы Роспатента. В связи с этим зачастую патент по совершенно объективным причинам может быть признан недействительным только на стадии судебного рассмотрения. В таком случае решение по делу

онарушении исключительного права может вступить в законную силу. В последующем его, конечно, можно будет оспорить по вновь открывшимся обстоятельствам, но потери инноватора могут быть к этому моменту уже крайне существенными. Он будет вынужден прекратить использование патентоохраняемого объекта, выплатить существенную компенсацию. От него отвернутся потенциальные инвесторы, для которых принципиально важно патентная «чистота» продукта, и т.п.

Здесь возникает еще один вопрос: если ответчик не может обратиться со встречным иском к правообладателю о признании патента недействительным, может ли он хотя бы добиться приостановления по делу о нарушении исключительного права до решения вопроса

одействительности патента.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

В соответствии с ч. 9 ст. 130 АПК РФ в случае, если арбитражный суд при рассмотрении дела установит, что в производстве другого арбитражного суда находится дело, требования по которому связаны по основаниям их возникновения и(или) представленным доказа-

270