!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Главным вопросом является следующий: может или должен применяться такой способ в рассматриваемом случае? Анализ конкретных судебных дел демонстрирует, что правоприменитель последовательно придерживается второго варианта: в случае нарушения исключительного права он удовлетворяет требования истца и о выплате убытков, и о пресечении действий, нарушающих его право. При этом им не исследуются такие факторы, как общественный интерес, сопряженный

сразработкой, соразмерность мер защиты нарушению, заинтересованность истца в ОИС, его добросовестность и т.д.

Так, в частности, интерес представляет дело по иску ИП С.Ю. Родионова к ЗАО «Институт новых медицинских технологий» о запрещении ответчику производить и продавать препарат «Профеталь», произведенный запатентованным способом, и о взыскании убытков, рассчитываемых исходя из выручки общества за период с 1 января 2008 г. (с момента истечения лицензионного договора между сторонами) по 1 июля 2010 г. В своей кассационной жалобе ответчик сослался в том числе на наличие в действиях истца недобросовестного намерения устранить общество «Институт новых медицинских технологий»

срынка производителей лекарственных препаратов путем банкротства предприятия. ФАС Уральского округа в постановлении по делу от 13 сентября 2011 г. отклонил подобные доводы, указав при этом лишь на отсутствие соответствующих доказательств злоупотребления С.Ю. Родионовым своими правами1. Не оспаривая правильность постановления, отметим лишь, что суд оставил без внимания и комментариев ряд важных фактов.

Интерес представляет то, что срок лицензионного договора между истцом и ответчиком истек (31 декабря 2007 г.) в период осуществления С.Ю. Родионовым функций генерального директора ответчика (с 1 января 2008 г. по 7 сентября 2009 г.). Отсюда следуе, что истец непосредственно мог решить от имени общества вопрос о заключении нового лицензионного договора, но не сделал этого. Таким образом, именно истец, осуществляя функции единоличного органа управления обществом, допустил совершение последним патентного нарушения. При этом примечательно то, что, во-первых, исковое заявление было подано не в 2008 г., когда началось нарушение прав истца (о чем ему должно было быть известно), а только 8 июня 2010 г., после прекращения С.Ю. Родионовым полномочий генерального директора. Во-вто-

1Постановление ФАС Уральского округа от 13 сентября 2011 г. № Ф09-4684/11 // СПС «КонсультантПлюс».

251

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

рых, не был учтен общественный интерес, связанный с производством препарата «Профеталь», который позиционируется как эффективное лекарство против СПИДа, гепатита С и онкологических заболеваний1.

Значительный интерес представляет ряд судебных споров, инициированных компанией «БАСФ Агро Б.В., Арихем (НЛ), ВендсвилБранч» на основе принадлежащего ей патента на химическое вещество «Фипронил» с датой приоритета 12 июня 1987 г. В 2007 г. ею было инициировано разбирательство против ООО «Биокор» о запрете использования изобретения по патенту Российской Федерации № 2051909 путем продажи средства для защиты животных от блох и клещей «Протектор-спрей», содержащего «Фипронил». Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области данные требования были удовлетворены2.

В 2008 г. компания «БАСФ Агро Б.В., Арихем (НЛ), ВендсвилБранч» подала аналогичный иск против ООО «Химмед». Требование было мотивировано тем, что ответчик предлагал к продаже на своем официальном сайте и продает химическое вещество «Фипронил», в котором использовано изобретение, исключительным правом на которое обладает истец. Суд первой инстанции, равно как и кассационной (в апелляции не рассматривалось), констатировав факт нарушения, без исследования каких-либо иных факторов также в полной мере удовлетворил требования компании3.

Следующее разбирательство было инициировано компанией против

ООО «АПИ-САН» и ООО «Интерфарм+». Истец требовал запретить использовать соответствующее изобретение путем введения в граждан-

1См., например: Профеталь должен появиться в этом году // http://gmpnews. ru/2012/05/profetal-dolzhen-poyavitsya-na-rossijskom-rynke-uzhe-v-etom-godu; Российские ученые нашли лекарство от СПИДа // http://deepcool-ma.com/profetal-volshebnoe- sredstvo-ot-spid-i-gepatita-s/.html

Я ни в коем случае не утверждаю, что для ограничения патентных прав достаточно существенного общественного интереса в доступе к препарату. Следует учитывать, что подобным потребительским интересам всегда противопоставлен интерес в стимулировании производства новых препаратов, чего невозможно достичь без сильных патентных прав. Между тем рассматриваемое дело отличается существенной спецификой. Истец – правообладатель в данном случае, вероятно, действовал недобросовестно. Фактически именно он подвел ответчика к нарушению. Сам он при этом не являлся производителем лекарственных препаратов, конкурентом ответчика, бизнес которого мог существенно пострадать от ограничения патентной монополии.

2Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 ноября 2007 г. по делу № А56-26529/2007 // СПС «КонсультантПлюс».

3Постановление ФАС Московского округа от 21 сентября 2008 г. по делу № А40- 66841/07-51-437 // СПС «КонсультантПлюс».

252

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

ский оборот инсектоакарицидного лекарственного средства «Дана-2», а также выплатить ему убытки в размере 333 750 руб.

Суд установил, что вещество «Фипронил», входящее в состав лекарственного средства «Дана-2», содержит каждый признак изобретения, приведенный в п. 1 формулы изобретения по патенту № 2051909. Требования истца в части запрета ответчикам использовать изобретение по патенту № 2051909 путем введения в гражданский оборот средства «Дана-2» были удовлетворены. Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили правильность подобного решения1.

Всоответствии с американским подходом при рассмотрении данных дел внимание было бы обращено как минимум на следующие факторы:

– компании-ответчики активно коммерциализируют некий продукт, который в целом защищен патентом. Спорный патентоохраняемый объект является лишь одним из его элементов. Вместе с тем запрет на использование такого объекта влечет прекращение производства всего комплексного патентоохраняемого продукта;

– отсутствуют данные об использовании компанией-истцом спорной патентоохраняемой разработки.

Всовокупности данные факты позволяют задаться вопросом: не будет ли ответчикам в случае установления запрета на использование спорного ОИС причинен вред, в значительной мере превышающий ущерб, который был нанесен истцу?

Интерес в рассматриваемом аспекте вызывает также дата приоритета патента на спорный ОИС – 12 июня 1987 г. Срок действия исключительного права на патентоохраняемые объекты в соответствии как с ГК РФ, так и с ранее действовавшим Патентным законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-I (далее – Патентный закон РФ) составляет 20 лет. Следовательно, путем несложных расчетов можно определить, что защита соответствующих прав истца должна была прекратиться 12 июня 2007 г., т.е. еще до рассмотрения обозначенных споров судом. Законодательно предусмотрена (ст. 1363 ГК РФ, п. 3 ст. 3 Патентного закона РФ) возможность продления рассматриваемого срока не более чем на пять лет, если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения,

1 Постановление ФАС Московского округа от 4 сентября 2008 г. по делу № А40- 49851/07-93-507 // СПС «КонсультантПлюс».

253

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет. Спорное изобретение, вероятно, относится к подобным объектам. Но для применения соответствующего правила необходимы заявление правообладателя и решение федерального органа исполнительной власти, на наличие которых правоприменителями указано не было.

Как бы то ни было, истец приобрел права на изобретения, срок существования которых должен был как минимум в скором времени истечь. В этой связи можно предположить, что он не рассчитывал выстроить вокруг этих прав производство, а приобрел их с целью именно подачи исков. При этом возникает вопрос оправданности прекращения производства товаров несколькими эффективно функционирующими компаниями в связи с нарушением прав на изобретение, которое в скором времени перейдет в свободное обращение. Не целесообразнее ли в данной ситуации обойтись одними убытками?

Особый интерес в рамках данного исследования представляют патентные споры, в рамках которых удовлетворение требований истца о запрете на использование патентоохраняемого объекта должно было повлечь за собой значительные неблагоприятные последствия для общества. Правоприменителями, равным образом как и сторонами, участвующими в деле, решалась сложная задача: основываясь на крайне формализованных, негибких стандартах оценки патентного конфликта, установленных отечественным законодателем, предложить максимально отвечающее принципу баланса интересов и справедливости решение.

Так, в 2013 г. в Арбитражный суд Калужской области обратилось

ООО «Электротехпром» с иском к ООО «Каскад-Энерго» и ОАО «Центргаз» с требованиями запретить ответчикам использовать изобретение «Стойка опоры воздушной линии электропередач», обязать ответчиков демонтировать комплекты опор, в которых использовано изобретение, и взыскать с ответчиков солидарно убытки.

Весьма симптоматичной в рассматриваемом аспекте представляется аргументация, положенная в основу отзыва на исковое заявление третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – ОАО «Газпром». Косвенно признав факт нарушения исключительного права1, вместе с тем третье лицо констатировало, что требования истца не могут быть удовлетворены. В качестве аргументов

1 Определив спорный объект как «опоры высоковольтной электропередачи, в которых использовано изобретение».

254

§3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

впользу оправданности подобного подхода им было указано на следующие обстоятельства: «социальная значимость объектов газоснабжения не подразумевает возможности сноса и демонтажа… Заявляя вышеуказанное требование, истец не учитывает, что предусмотренное ст. 1358 ГК РФ право не должно приводить к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, прекращению газоснабжения. Снос объектов системы газоснабжения приведет к негативным последствиям и нарушению прав третьих лиц – конечных потребителей газа».

Так как сама по себе подобная позиция представляется достаточно справедливой и разумной, нетрудно заметить, что она не подкреплена серьезной нормативной базой. По сути, третьему лицу не оставалось ничего, кроме как сослаться на установленную в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ генеральную клаузулу. Рассмотренная ситуация наглядно демонстрирует пробельность гражданского законодательства в части многофакторного подхода к определению последствий нарушения исключительного права.

Примечательно, что судебными инстанциями, рассматривающими данное дело, в принципе не было обращено какого-либо внимания на данные обстоятельства. Суд отказал в удовлетворении требований истца исключительно на основании заключения эксперта о неиспользовании в конструкции стойки опор ЛЭП двух признаков формулы изобретения.

Вдругом деле1 суд вышел из сложной ситуации столкновения нарушенных интересов правообладателя и общественных интересов во многом благодаря некорректности заявленного истцом требования.

ООО «Олимп-Стройсервис» обратилось в арбитражный суд к ОАО «Стройдеталь» и ООО «Дон-Строй» с иском, в котором просило запретить ответчикам изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот объект капитального строительства – десятиэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями.

Заявленные требования были мотивированы нарушением ответчиками исключительных прав общества на использование запатентованных изобретений, представляющих собой технические решения

вобласти строительства жилых домов.

Судами трех инстанций было констатировано, что истец является «обладателем прав на использование изобретений, защищенных рядом

1Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28 января 2011 г. по делу

№А53-29891/2009 // www.arbitr.ru

255

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

патентов», при этом ответчиками были нарушены «исключительные права общества на использование запатентованных изобретений». Вместе с тем все они признали требования истца не подлежащими удовлетворению, указав на избрание обществом ненадлежащего способа защиты нарушенных исключительных прав: «Нормы действующего законодательства не предусматривают такого способа защиты интересов владельца исключительной лицензии, как запрет на ввод в гражданский оборот в любых формах созданного с использованием исключительных прав на изобретение объекта. Решение, вынесенное по заявленному обществом требованию, неисполнимо, поскольку иск не содержит конкретного перечня действий, подлежащих запрещению».

Действительно, требование, вытекающее из факта нарушения права истца, было сформулировано им некорректно. В то же время возникает большой вопрос: какое решение принял бы суд и к каким последствиям оно бы привело, если бы общество заявило, скажем, требование о пресечении нарушающих право действий, заключающихся в использовании посредством изготовления (предложения) к продаже продукта (в данном случае дома)?

Вероятно, понимая, что формалистского сопоставления формулировки конкретного требования истца с нормами, устанавливающими допустимые меры защиты, может быть недостаточно, суд поспешил указать еще на то, что «общество не обосновало, каким образом запрет ввода в гражданский оборот многоквартирного жилого дома повлечет восстановление законных интересов общества как правообладателя исключительных прав».

Данный подход, рассматривающий последствия применения мер защиты, в определенной мере корреспондирует общему принципу справедливости, что следует отнести к конструктивным проявлениям. Однако это не отменяет того факта, что сделанные судом выводы являются не до конца осмысленными и обоснованными.

В качестве промежуточного вывода следует отметить, что российскими судами применяется крайне формализованный подход как к оценке ситуации, так и к установлению ее последствий. В то же время в практике встречаются экстраординарные патентные конфликты, сопряженные с которыми общественный интерес игнорировать оказывается невозможным. Суд и стороны сталкиваются со сложной задачей выработки справедливого решения в рамках прокрустова ложа предлагаемых законодателем возможных решений правового конфликта.

Подобный строгий подход к анализу патентных конфликтов вряд ли можно признать осознанным выбором отечественного правопри-

256

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

менителя. На это указывает, в частности, тот факт, что в сфере защиты прав на товарные знаки1 в последнее время все чаще начинают применяться гибкие, основанные на исследовании разнонаправленных интересов подходы.

Изначально баланс интересов истца и ответчика обеспечивался судами посредством исследования вопроса о наличии в деятельности последнего вины по использованию товарного знака2. Подобный подход отчасти справлялся с обозначенной задачей – суды не позволяли правообладателям посредством иска о нарушении исключительного права причинять вред добросовестно действующему ответчику. Вместе с тем нельзя отрицать и того, что данная практика вступала в прямое противоречие с п. 3 ст. 401 ГК РФ, устанавливающим безвиновный характер ответственности субъектов предпринимательской деятельности.

Закономерно, что от подобной практики решено было отказаться. Как было констатировано Судом по интеллектуальным правам, «ответчик не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих»3.

Возникла необходимость в поиске нового механизма обеспечения справедливых решений в рассматриваемой сфере. Таким механизмом явился институт злоупотребления правом – ст. 10 ГК РФ4.

1Необходимо отметить, что в настоящее время вопрос о защите прав на товарные знаки удостаивается наибольшего внимания как со стороны ученых-правоведов, так

исо стороны правоприменителей. В связи с этим следует признать, что данный институт права интеллектуальной собственности, разработанные для его эффективного функционирования механизмы находятся по сравнению с иными сферами интеллектуальных прав на более высоком уровне развития и осмысления.

2Постановление ФАС Центрального округа от 1 октября 2010 г. по делу № А358300/2009 // www.arbitr.ru

3Постановления Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2014 г. по делу № А17-1856/2013; от 19 марта 2014 г. № А63-15404/2012; от 23 января 2014 г. по делу № А62-7924/2012. Правило о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, независимо от вины нарушителя было решено также закрепить и на законодательном уровне. Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в ст. 1250 были внесены соответствующие изменения.

4Следует отметить, что в отличие от патентных споров с применением подобной общей нормы к случаям осуществления исключительных прав на товарные знаки проблем возникать не должно. С одной стороны, в отличие от объектов патентного права исключено эффективное независимое использование товарного знака несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Следовательно, в данном случае не могут применяться

257

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Как было отмечено в Постановлении ВАС РФ по спору между обществом «Телеросс» (истец) и обществом «Мурманские мультисервисные сети» (ответчик), «Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту… Судами не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику»1.

Суды стали последовательно учитывать факт неиспользования товарного знака истцом в делах о нарушении исключительного права на такое обозначение. Так, при рассмотрении дела о нарушении исключительного права на товарный знак «Модница» Суд по интеллектуальным правам признал установленным факт неиспользования истцом зарегистрированных на его имя товарных знаков (значительное количество, состоящее из общеизвестных слов и выражений) для индивидуализации товаров. Суд констатировал злоупотребление правом со стороны истца. По мнению Суда, истец использовал зарегистрированные на его имя товарные знаки исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота, для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности2.

В Определении от 23 июля 2015 г. по делу № 310-ЭС15-2555 Верховный Суд РФ констатировал, что «являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования

институты, сходные с принудительным лицензированием. С другой стороны, в отличие от объектов патентного права товарные знаки не являются результатом интеллектуальной деятельности и не представляют собой вклад в научно-технологическое развитие. Таким образом, исключительные права на них не служат стимулом к инновационному развитию. Следовательно, при решении вопроса о нарушении исключительного права на товарные знаки, равным образом как и злоупотреблении правом, нет необходимости в анализе сложного конфликта частных и общественных интересов в эффективном использовании ОИС.

1Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. по делу № А42-5522/2011 // www.arbitr.ru

2Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015 г. по делу

№А60-24056/2014.

258

§ 3.1. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право».

Таким образом, можно заключить, что в целом российские суды готовы применять гибкие, основанные на многофакторном анализе подходы к рассмотрению патентных споров. Важно лишь определить некие общие принципы, в соответствии с которыми они могли бы оценивать конкретную ситуацию.

Выстраивание эффективной системы пределов защиты исключитель-

ных прав патентообладателя

При установлении системы пределов защиты исключительного права необходимо исходить из трех базовых утверждений:

1.Право на защиту подчиняется общему институционально-фун- кциональному назначению субъективного права, в связи с этим цели его реализации, как и в случае с осуществлением исключительного права в рамках регулятивных правоотношений, должны соотноситься

сбазовыми ценностями и функциями исключительного права.

2.При установлении пределов защиты исключительных прав должны учитываться также общие принципы гражданско-правовой защиты:

– соразмерности1: надлежит рассматривать соотношение вреда, причиненного интересам правообладателя, и тех последствий, которые могут наступить с удовлетворением его требований для нарушителя, общества в целом;

– восстановительной (компенсаторной) направленности и эффективности: действительно ли избранный способ защиты направлен на восстановление нарушенного интереса и может ли он объективно его восстановить2.

3.При нарушении правообладателем пределов защиты исключительного права, подобно тому, как мы констатировали это применительно к недопустимым лицензионным практикам, основной целью должно быть не лишение патентообладателя его прав (в том числе права на защиту), а обеспечение эффективного взаимодействия заинтересованных в использовании патентоохраняемого объекта субъектов.

1Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты // СПС «КонсультантПлюс».

2Про восстановительный характер мер защиты см., в частности: Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск, 1982. С. 56; Шевченко А.С. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Владивосток, 1989. С. 34; Кархалев Д.Н. Гражданско-правовые механизмы защиты и меры ответственности. Уфа, 2004 // http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=490

259

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Заинтересованному в использовании чужой разработки лицу (ответчику по делу) должен быть обеспечен доступ к разработке при минимальном вмешательстве в сферу господства патентообладателя.

Как было отмечено Т.И. Илларионовой, «нарушенный конкретными действиями интерес стимулирует реализацию управомоченным лицом мер к его защите»1. При этом речь идет именно о законном интересе сообразно представлениям законодателя о назначении конкретного права. Предоставляя исключительное право изобретателям и их правопреемникам, законодатель обеспечивает удовлетворение их потребностей в использовании патентоохраняемого объекта, получении прибыли от свободной коммерциализации и(или) распоряжении правами на такие объекты при отсутствии конкурентов.

Как было отмечено выше, цель поддержания баланса разнонаправленных интересов, сопряженных с ОИС, диктует необходимость осуществления исключительного права в рамках двух общих допустимых моделей:

1)самостоятельной коммерциализации правообладателем созданного им патентоохраняемого объекта2;

2)получения справедливой прибыли от разработки посредством передачи прав на нее (в соответствии с лицензионным соглашением, договором об отчуждении исключительного права) другим субъектам, которые уже в свою очередь осуществят коммерциализацию.

Рассмотрим с обозначенных позиций несколько типовых ситуаций. Первая ситуация: правообладатель осуществляет исключительное право в рамках одной из обозначенных моделей, при отсутствии на то его согласия некое третье лицо также начинает использовать патентоохраняемый объект. Очевидно, что в таком случае правомерный интерес патентообладателя в осуществлении исключительного права

всоответствии с аксиолого-функциональными основами патентной системы был нарушен. Следовательно, заявленное правообладателем требование, направленное на восстановление эксклюзивности использования патентоохраняемого объекта, должно быть удовлетворено. При этом интерес нарушителя в разработке не должен браться во внимание, поскольку ему противопоставлен интерес правообладателя, основанный на субъективном праве.

1Илларионова Т.И. Механизм действия гражданско-правовых охранительных мер. Свердловск, 1980. С. 22.

2См.: Jolly A., Philpott J. Op. cit. P. 420; Reamer A., Icerman L., Youtie J. Technology transfer and commercialization: their role in economic development. Atlanta; Washington, 2003.

260