VIII. Другие обязательства

Передача усовершен­ствований

58. Перечисление. Передача производственного опыта и знаний может, как и всякая коммерче­ская операция, повлечь за собой принятие до­полнительных обязательств одной или другой стороной или обеими сторонами в отношении передачи усовершенствований, патентов, свя­занных с производственным опытом и знания­ми, гражданской ответственности в случае иска со стороны третьих лиц, налоговых обяза­тельств, законоположений, касающихся ком­мерческой практики, ограничивающей свободу конкуренции, сублицензий и т. д.

59. Условия

I) Учитывая быстрые темпы технического прогресса, стороны, заключающие договор о передаче производственного опыта и знаний, могут предполагать, что в производственный опыт и знания могут быть внесены усовершен­ствования в относительно короткий срок. В таком случае, с учетом возможного сотрудни­чества сторон, в договоре может быть преду-

298

Приложвние 2

смотрено, что усовершенствования и. измене-ния, вносимые в производственный опыт и знания одной из сторон, будут передаваться другой стороне в соответствии с условиями, ко-торые следует уточнить, в отношении возмож­ной цены (хотя передача может производить­ся и без дополнительной оплаты), срока дейст­вия этого обязательства (обычно — срок действия договора) и сохранения секретного характера усовершенствований.

II) Если усовершенствование является до­стоянием третьего лица, передавшего его од­ной из сторон, то для передачи этого усовер­шенствования другой стороне может потребо­ваться разрешение этого третьего лица, а также уплата ему суммы, которая будет согла­сована между соответствующими заинтересо­ванными сторонами.

III) Если цедент передает свой производ­ственный опыт и знания нескольким приобре­тателям, в договорах иногда указывается, что стороны через посредство цедента будут поль­зоваться усовершенствованиями, внесенными в производственный опыт и знания цедентами или этими приобретателями.

60. Коренное изменение технологии производ­ства

I) Затруднения могут возникнуть в том случае, когда усовершенствование производст­венного опыта и знаний или изменение, вне­сенное одной из сторон, носит такой характер, что оно коренным образом изменяет техноло­гию производства и фактически является но­вым производственным опытом и знаниями, не подлежащими обязательной передаче. Поэтому в договоре следует предусмотреть, в какой ме­ре и на каких условиях должно быть передано это изменение, причем стороны должны иметь в виду, что очень трудно разграничить усовер­шенствования, подлежащие и не подлежащие передаче.

Приложение II 299

II) Если стороны предусматривают исклю­чение из положения о передаче в том, что ка­сается коренных изменений, они тем не менее иногда договариваются о взаимном преимуще­ственном праве на получение предложения на

их приобретение.

III) Если в договоре не предусматривается исключение из положения о передаче, в нем иногда предусматривается процедура опреде­ления надлежащего вознаграждения.

IV) Иногда в договоре не предусматрива­ется никаких исключений в отношении обяза­тельства о передаче усовершенствований и оговорок в отношении дополнительного воз­награждения. 61. Аналогичные договоры с третьими лицами

I) Взаимная передача усовершенствований, внесенных в производственный опыт и знания, может также создать трудности для сторон в вопросе сохранения секрета в том случае, если одна из них или обе связаны с другими фир­мами обязательствами по передаче производ­ственного опыта и знаний в смежных областях, предусматривающими передачу усовершенст­вований. Может случиться, что усовершенст­вование, внесенное в производственный опыт и знания или в один из их элементов, может применяться как таковое или с небольшими изменениями в смежных областях применения производственного опыта и знаний; в этом слу­чае обязательство получающей такое усовер­шенствование стороны по сохранению его в секрете вступает в противоречие с ее же обя­зательством по отношению к партнеру по смежным производственному опыту и знаниям в отношении передачи последнему всех усо­вершенствований.

II) Все эти крайние случаи, которые отно­сятся уже к области кооперирования между предприятиями, могут быть уточнены. Иногда, например, договор предусматривает — обычно

300

Патенты, связанные с производст­венным опы­том и зна­ниями

в случае предоставления исключительного права,— что получатель не должен заключать подобных соглашений в этой же области с дру-гими фирмами (см. также пункт 53: Обмен производственным опытом и знаниями). |

62. Договорные меры предосторожности. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы учесть затруднения или преимущества, могущие воз-никнуть в связи с предшествующим или после-дующим патентом в данной области, независи-мо от того, принадлежит ли он цеденту, приоб-ретателю или третьему лицу. Поэтому жела-тельно, чтобы стороны уточнили в договоре обязательства, которые они намерены взять на себя в случае возникновения одного из выше-

указанных обстоятельств.

63. Предшествующий патент цедента

I) Если производственный опыт и знания относятся к промышленному использованию предшествующего патента, принадлежащего педенту, то особенно желательно, чтобы лицен­зии на патент и передача производственного опыта и знаний являлись, принимая во внима­ние важность каждого из этих двух элементов, предметом отдельных положений договора или даже отдельных договоров, в зависимости от целей, сроков действия и различных правовых режимов, которыми они регулируются. То же самое относится и к другим видам прав про­мышленной собственности.

II) Если цедент получил патент на произ­водственный опыт и знания в странах или тер­риториях, не являющихся теми странами или территориями, в отношении которых приобре­татель получил право на использование произ­водственного опыта и знаний, то приобретатель может:

а) просить предоставить ему право экспорта в страны, где производствен­ный опыт и знания являются предме­том патента, которым обладает цедент;

Приложение 2

361

b) получить от цедента обязательст­во в том, что наличие патента у цеден­та не будет» наносить ущерб праву при­обретателя использовать производст­венный опыт и знания в случае, если цедент запатентует в дальнейшем про­изводственный опыт и знания в стране приобретателя или в другой стране, ко­торой касается договор;

c) в том же случае просить предо­ставить ему преимущественное право на возможное приобретение лицензии на использование патента. 64. Последующие патенты сторон

I) Договор обычно содержит положения, регулирующие права в отношении патентов,

полученных впоследствии на:

a) производственный опыт и знания (или один из их элементов), сущест­вующие в момент подписания договора

и принадлежащие цеденту;

b) последующие усовершенствова­ния, внесенные либо цедентом, либо

приобретателем.

II) Обычно в договоре содержится положе­ние, в соответствии с которым цедент уведом­ляет приобретателя о своем намерении подать заявку на патент, связанный с производствен­ным опытом и знаниями (или с одним из их элементов), существующими в момент заклю­чения договора. В этом случае договор обычно предусматривает, что приобретатель будет иметь право получить лицензию на патент в рамках договора, без дополнительного платежа

цеденту.

III) В договоре может также предусматри­ваться, что при условии предварительного раз­решения цедента сам приобретатель может подавать заявки на патенты на производствен­ный опыт и знания (или на один из их элемен­тов), существующие в момент заключения до-

S65

Приложение 2

говора, на территориях, на которые pacпро-раняется договор; в этом случае в догворе обычно уточняются условия, связанные с по-лучением патента.

IV) В случае, если одна из сторон вносит усовершенствования, в договоре обычно yточ-няется, какая из сторон должна подать заявку на патент; уточняются также территории, на которых могут быть поданы заявки на патаен-ты, и режим, применяемый к этому патенту (кто несет расходы, характер прав, предоста-ляемых одной стороной другой стороне, права которые могут быть предоставлены третьим лицам, последующие платежи одной из сторон другой стороне и т. д.).

V) В договоре может также предусматри-ваться сотрудничество между сторонами в це-лях возбуждения исков против третьих лиц в случае незаконного использования патента, принадлежащего цеденту или приобретателю, или же для совместной защиты против исков;

третьих лиц, предъявленных к цеденту или приобретателю (см. также пункт 78).

VI) В договоре обычно предусматривается положение о том, сохраняются ли права, пре­доставленные согласно подпунктам II, III и IV, по истечении срока договора, с изменением или без изменения (важно не допустить, чтобы сто­рона, являющаяся автором изобретения, имела затруднения в использовании патента по исте­чении срока действия договора).

VII) Договор может содержать аналогичные положения и в отношении других видов права промышленной собственности. 65. Предшествующие патенты, принадлежащие третьим лицам

I) В некоторых случаях промышленное ис­пользование производственного опыта и знаний может явиться нарушением патента в данной области, принадлежащего третьему лицу.

II) Обычно приобретатель проверяет поло-

р Приложение II 303

жение в отношении патентов на своей террито­рии; однако в некоторых случаях он не может этого сделать, пока fswy не будут переданы

производственный опыт и знания.

III) Возможно также, что договор заключа­ется под отлагательным условием на опреде­ленный период для выявления приобретателем

предшествующих патентов.

IV) Стороны могут также проводить совме­стно выявление предшествующих патентов в технической области, связанной с передаваемы­ми производственным опытом и знаниями.

V) С другой стороны, в некоторых случаях цедент уточняет в договоре, что ему не извест­но о существовании патентов в данной области, но что он не может по этому вопросу взять на

себя твердое обязательство. 66. Последующие патенты, принадлежащие

третьим лицам

I) Возможно также, что после заключения

договора патент приобретается третьим лицом, что может лишить приобретателя и даже це-дента права полностью или частично использо­вать производственный опыт и знания, начиная с того момента, когда ему должным образом противопоставляется патент. Принимая во вни­мание, что из всех положений, возникающих в связи с возможным существованием патента в этой области, данного положения нельзя избе­жать заранее, стороны заинтересованы в том, чтобы предусмотреть могущие возникнуть в связи с этим последствия для их договора.

II) Они могут предусмотреть, например, прекращение платежей или уменьшение их суммы (в том случае, если приобретатель дол­жен уплатить третьему лицу за лицензию на патент) и, возможно, даже расторжение дого­вора. Проблема остается той же, если к момен­ту появления патента третьего лица оплата уже

произведена полностью (см. также пункт 78).

304

Граждан­ская ответ­ственность в случае ис­ка третьих лиц

Налоги

Приложение 2

III) Стороны могут также предусмотреть совместные действия по защите производствен-ного опыта и знаний и в случае необходимости оспариваний действительности заявки или па-тента третьего лица.

67. I) Иногда третьи лица возбуждают иски против приобретателя или цедента в связи с нанесением им материального ущерба или те-лесных повреждений в результате использова-ния производственного опыта и знаний или продукции, полученной с использованием про-изводственного опыта и знаний.

II) В этой связи стороны заинтересованы

уточнить в договоре:

a) какая из сторон должна принять на себя ответственность;

b) или каким образом ответственность должна быть распределена между сторонами;

c) в случае необходимости, какое воз­мещение должно быть уплачено од­ной стороной другой стороне.

III) При выборе одного из решений, ука­занных в предыдущем подпункте, сторонам следует учитывать стоимость страхования рис­ка в отношении гражданской ответственности в связи со строительством заводов и выпуском продукции, а также положения применимого права.

IV) Во всяком случае сторонам следует указать, каким образом они будут информиро­вать друг друга об этой стороне вопроса.

68. I) Стороны часто уточняют в договоре, кто берет на себя обязательства по уплате налогов или в какой пропорции эти обязательства бу­дут распределены между ними. В этой связи они учитывают применимые законоположения по данному вопросу, а также международные соглашения о двойном налогообложении, кото­рые могут существовать между данными госу-

Приложение 2

305

Коммерче­ская прак­тика, огра­ничиваю­щая свободу конкурен­ции

Сублицен­зии

дарствами, и в соответствии с этим вносят не­обходимые уточнения.

II) По этому вопросу особенно рекоменду­ется прибегать к консультациям экспертов.

69. I) Сторонам следует учитывать, что приме­няемые национальные или международные за­коноположения, направленные против коммер­ческой практики, ограничивающей свободу конкуренции, могут сделать недействительны­ми или ограничить некоторые статьи, которые стороны решили включить в договор о переда­че производственного опыта и знаний.

II) Из числа этих положений можно при­вести, например, положения, которые имеют

целью:

a) ограничить использование производ­ственного опыта и знаний (см.

пункт 32);

b) запретить производство или продажу некоторых товаров;

c) установить продажную цену на про­дукцию (см. пункт 32 «VI»);

d) обусловить передачу производствен­ного опыта и знаний другими ком­мерческими операциями (см. пункт 31 «IV»);

e) предусмотреть платежи или обяза­тельство использовать производст­венный опыт и знания после того, как они потеряли свою ценность (см, пункт 55 «III» и 56), и т. д. III) Как и в вопросе о налогах, сторонам следует прибегать к консультациям экспертов в

этой области.

70. I) Во избежание недоразумений и прини­мая во внимание необратимый характер пере­дачи производственного опыта и знаний (см. пункт 14), желательно, чтобы стороны указы­вали в договоре, имеет ли приобретатель право передачи производственного опыта и знание

20 Г. Штумпф

306

Приложение 2

третьим лицам в территориальных или друг пределах, которые для него установлены.

II) В случае отсутствия специальных поло-жений это право предоставления сублицензии

не подразумевается.

III) Если в соответствии с положениям— договора разрешены сублицензии, обычно уточ| няются условия их предоставления, включав обязательство приобретателя ставить об этом в' известность цедента и, в соответствующих слу­чаях, необходимость получения особых разре­шений.

* * *