II. Понятие ноу-хау;

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

1.Понятие, сущность и разновидности

НОУ-ХАУ

а) Понятие и сущность

В англо-американской правовой системе поня-§ 4 тие ноу-хау пришло из практики. Это понятие,

однако, и там не приобрело четко определенного значения. Причем в странах, применяющих англо-амери­канскую правовую систему, возникает больше споров о со­держании понятия ноу-хау, чем в ФРГ '.

Международная торговая палата больше других § 5 международных организаций стремилась опреде­лить понятие ноу-хау. В частности, было исследо­вано, в каких странах ноу-хау охраняется в законодатель­ном порядке для того, чтобы накопить опыт для решения вопроса: должна ли эта охрана устанавливаться во всех странах и в чем она заключается.

В отчете о заседаниях 17 и 18 октября 1957 года Международная тортовая палата предложила следующий проект определения ноу-хау:

«Совокупность сведений, профессиональных знаний н опыта в процессе изготовления и технического осущест­вления производства какого-либо продукта может быть названа ноу-хау».

На том же заседании это определение было уточнено следующим образом: «Это понятие может включать в себя не только секретные формулы и процессы, но также всю технологию, связанную с патентуемым процессом изго­товления, которая необходима для использования патента. Ноу-хау может также включать в себя практические ме­тоды, характеризующие свойства и технические профес­сиональные сведения, разработанные изготовителями в процессе исследований и еще не приобретенные конку­рентами».

В о h m е, S. 12ff., об англо-американской правовой системе.

Понятие ноу-хау; применяемые предписания 25

Для права ФРГ большое значение имеет мнение за­падногерманской группы Международной торговой пала­ты, высказанное на заседании 27—28 мая 1958 года, поскольку оно отражает o6щую точку зрения юристов ФРГ:

«Понятие ноу-хау, по существу, может соответствовать определению, имеющемуся в § 21 GWB *, а именно не за­щищенные законодательным путем результаты изобрета­тельства,.способы изготовления, конструкции и прочие обогащающие технику достижения. В смысле правовых принципов понятие производственные секреты (§ 21 GWB) имеет очень широкое содержание. Оно включает в себя не только чертежи, рецептуру и другие подобные пись­менные сведения, но также всю совокупность имеющегося на предприятии собственного производственного опыта во всех его разновидностях. При этом не важно, зафиксиро­ван ли этот опыт в письменном виде или же он проявля­ется в званиях и опыте специалистов-производственников. Коммерчеокие знания и опыт также могут охраняться как производственные секреты».

Важными являются также работы BIRPI**. В под­готовленном БИРПИ типовом законе для развивающихся стран в отношении изобретений (ст. 53/1) ноу-хау опре­деляется как «способ изготовления или знания, необхо­димые для использования и применения профессиональ­ными техническими специалистами». Кроме того, отмеча­ется, что ноу-хау не является какой-либо формой охраны промышленной собственности, а выступает «антятезой па­тентному праву и, согласно общей точке зрения, пред­ставляет собой лишь разновидность помощи на случай «райней необходимости, к которой прибегают изобретатели, если они еще не заинтересованы в подаче патентной заявки.

БИРПИ далее продолжает: «Сущность ноу-хау состоит в том, что изобретатель предпочитает сохранить в секрете

* Закон о запрете ограничений конкуренции. — Прим. перев. ** БИРПИ (Объединённое международное бюро по охране ин­теллектуальной собственности) по Конвенции 1967 г. было преоб­разовано в ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной соб­ственности).— Прим. пврев.

26

А. введение

неизвестные элементы своего изобретения, вместо того чтобы полностью раскрыть их в заявке на патент. Или же он подает заявку и обходит обязательство раскрыть опре­деленные существенные данные, необходимые для реали­зации его изобретения. Эти данные он раскрывает только тогда, когда по договору с покупателем будет иметься условие об их охране» '.

В Приложении № 1 Руководства по выработке догово­ров о международной передаче производственного опыта и знаний в машиностроении ноу-хау определяется как промышленная ценность, использование которой возможно при наличия у покупателя ноу-хау экономических знаний и технических возможностей.

При этом технические знания, составляющие ноу-хау, должны включать в себя следующее:

предметы — опытные образцы, незарегистрированные образцы, машины, аппараты, отдельные детали, инстру­мент, приспособления для обработки, незапатентованные изобретения и т. д.;

техническую документацию — формулы, расчеты, пла­ны, чертежи и т. д.;

инструкции — краткие данные по конструкции, изготов­лению или использованию продукта, а также по приме­нению способа изготовления; производственный опыт или практические указания в отношении внешнего исполне­ния; технические рецепты, дополнительные пояснения к патенту, данные о планировании производства; специфи­кации на строительство, рекомендации по расположению машинного оборудования, производотвениому процессу, испытательные стенды; предписания, которые должны вы­полняться персоналом, данные производственно-экономи­ческого характера, например расчет себестоимости и т.д.

В рекомендациях по составлению договоров о передаче ноу-хау, текст которого разработал ОРГАЛИМ, были лишь подобраны встречавшиеся ранее пояятия ноу-хау, для того чтобы дать общее представление по данной теме. ОРГАЛИМ сознательно не выработал собственного

' Сообщение секретариата Европейской экономической комис­сии от 3.10.1960 (doc. ECE. Trade, 100, Add. .N2 1, 4.10.1960).

Понятие ноу-хау; применяемые предписания 27

определения понятия ноу-хау, чтобы не ограничивать его толкование'.

В судебной практике также встречались от-§ 6 дельные попытки уточнить понятие ноу-хау. Эти

попытки, однако, были неудачными. Для практики не 'имеют какого-либо значения такие расплывчатые фор­мулировки ноу-хау, как, например: «Это преимущество может содержаться как в секретах способа изготовления, так и в так называемом ноу-хау, то есть в знаниях, определенных методах, не имеющихся в распоряжении у не посвященного в них среднего специалиста»², или «Согласно картельному праву, допускаются не только лицензионные договоры в отношении охранных прав на промышленную собственность и секреты изготовле­ния, но и лицензионные договоры на технические зна­ния (ноу-хау)» ³.

В специальную литературу ясность стремится § 7 внести Людеке. Он считает, что ноу-хау уже имеется в наличии, если производитель работает над определенным способом или изготавливает определен­ные изделия и при этом накапливает известный опыт (то есть ноу-хау). Далее он продолжает:

«Речь идет не о результатах изобретательской деятель­ности и не о чем-то, что можно запатентовать или может быть промышленным образцом, а о приобретенном в те­чение длительного времени опыте, который желает полу­чить другое лицо в целях экономии времени» ⁴.

Людеке противопоставляет, следовательно, понятие ноу-хау секретам способа изготовления. Бёме не согласен с этим мнением, так как считает, что такое толкование не позволяет определить разграничительные признаки между секретами способа изготовления и ноу-хау⁵.

Впрочем, если его критика позиции Людеке обосновы­вается только сказанным выше, то такая критика не убедительна. Всегда легко установить, является ли изо-

' Рекомендации по составлению договоров о передаче ноу-хау разработаны рабочей группой по правовым вопросам ОРГАЛИМа.

² OLG, Diisseldorf, 26.7.1957 (WuW/E OLG, 201).

³ LG, Dusseldorf, 8.1.1957 (WuW/E AG/LG, 51).

⁴ Ludecke, Fischer, S. 661,

⁵ В о h m е, S, 16,

28

А. Введение

брегение патентоспособным. Вое другие формы накопив­шегося опыта, которые приведены Людеке, представляют собой ноу-хау.

Вопрос следует ставить по-иному: затрагивает ли такое разграничение существо вопроса? На это вадо ответить отрицательно. Во многих случаях заявка .на патент в от­ношении патентоспособного метода или изобретения не подается, так как предприятие опасается публикации вы­кладки*, которая предшествует выдаче патента, и готово для сохранения полной конфиденциальности отказаться от патентной охраны. Именно в тех отраслях промышлен­ности, где патенты благодаря быстрому экономическому развитию теряют свое значение (как, например, в химиче­ской промышленности), такие случаи являются частыми, Поэтому неправильно не относить эти изобретения к ноу-хау только из-за того, что они могут быть патентоспособ­ными. Тем самым на изобретателя несправедливо оказыва­лось бы давление подать патентную заявку на свое изобретение, поскольку в противном случае он не будет иметь охраны ноу-хау.

В других немецких источниках понятию § 8 ноу-хау уделялось лишь незначительное внимание.

Можно назвать два новейших исследования, хотя и рассматривающих ноу-хау главным образом с пози­ций налогового права. При этом, если Кноппе лишь вкратце касался определения понятия, Бёме уделял ему больше внимания.

По мнению Бёме, ноу-хау является немате-§ 9 риальной ценностью («знания»), которая ограни­чивается промышленной сферой производства. Трудную задачу найти границы объема этих знаний, во­площающих в себе понятие ноу-хау, Бёме пытался решить, опираясь на соображения целесообразности. Исключаются прежде всего изобретения, имеющие патентную охрану, поскольку для понятия их сущности необходимости более нет. На все другие области специальных промышленных знаний распространяется ноу-хау, так как оно не связано с патентным правом. Здесь речь 'идет о проблеме охраны и экономической ценности секретных знаний. Эти послед-

* Описание изобретения до выдачи патента.— Прим. перев,

Понятие ноу-хау; применяемые предписания 29

ние, однако, не зависят от наличия новизны, которая не­обходима по патентному закону.

Таким обравом, в качестве Hqy-xay рассматриваются не­охраняемые, частично неспособные иметь охрану знания^!. Причем эти знания должны быпгь секретными.

С первыми пунктами определения понятия ноу-хау Бёме можно полностью согласиться. Неверным, однако, является его четкое ограничение знаний секретностью. Такие секретные знания имеют место в тех случаях, кощц они известны только строго ограниченному кругу лиц, то есть не являются общеизвестными, и в соответствии с ясно выраженной волей владельца должны оставаться сек­ретными ².

Глобальная констатация, что ноу-хау якобы теряет свою ценность как только будет опубликовано, не всегда верно. Если какое-нибудь промышленное предприятие пе­редает ноу-хау на определенный способ изготовления в какую-нибудь развивающуюся страну, то в этой ситуации специальные знания могут иметь значительную ценность, хотя в промыялленно развитой стране они давно уже стали всеобщим достоянием.

Между сторонами по таким договорам устанавливаются взаимоотношения, свойственные воем договорам о переда­че ноу-хау. Одна сторона — предприниматель из ин­дустриально развитой страны — обладает специальными знаниями, которые недоступны другой стороне. Поэтому покупатель ноу-хау из развивающейся страны готов за­платить за получение этих знаний, чтобы сэкономить свои расходы на научно-иоследователйские работы. В практике договоры на несекретные знания также определяются как Договоры о передаче ноу-хау.

Следовательно, ноу-хау будет существовать в эависи-мости от того, получат ли обе стороны по договору, ко­торые они намерены заключить, беспрепятственный- до­ступ к этим знаниям. Если обе стороны такой доступ имеют, то говорить о наличии ноу-хау не приходится. Также и Федеральная судебная палата, которая в подоб­ных случаях, как правило, для наличия производственного

¹ В б h m в, S. 49, 20. ' BQH, 15.3.1955 <GRUR, 1955, §. 424),

30 А. Введение

секрета требует сохранения его в тайне, допускает ис­ключения из этого правила¹. Федеральная судебная па­лата устанавливает, что сам по себе известный способ или изготавливающее устройство может являться для определенного предприятия производственным секретом только в том случае, если секретом будет тот факт, что предприятие использует именно этот способ или устройст­во и в связи с этим добивается наибольшего успеха. Во всяком случае, необходимо отметить, что в принципе ноу-, хау должно обладать качеством секретности. Только в исключительных случаях может быть иное.

Наряду с техническим ноу-хау, которое до сих § 10 пор в основном было в центре внимания нашего рассмотрения, имеется также коммерческое ноу-хау. К нему относится вопрос об организации производ­ства, имеющий большое значение в эпоху развивающейся автоматизации, а также другие коммерческие знания. Впрочем, это положение является спорным. Однако уже первый аргумент в его защиту дает нам § 17 UWG*, со­держащий положения об охране различных форм ноу-хау;

из текста этого параграфа вытекает, что он охватывает также коммерческую сферу. Согласно позиция западно­германской группы Международной торговой палаты, ноу-хау иногда включает в себя как техническую, так и ком­мерческую области ².

Коммерческое ноу-хау может быть ценным дополнени­ем технических знаний. Эта взаимосвязь может заходить настолько далеко, что одни технические знания без одно­временной передачи коммерческих знаний для партнера по договорам почти не представляют какой-либо ценности. Поэтому различный подход к обоим понятиям не оправдан. Международная торговая палата в отчете о заседания 17 февраля 1961 года определила, что коммерческое ноу-хау в принципе имеет место, если для такого ноу-хау уста­новлена специальная охрана и если оно существует на­ряду с общим техническим ноу-хау.

' ВОН, 1.7.1960 (GRUR, 1961, S. 40). * Закон о запрете недобросовестной конкуренции.— Прим. пе-

рев.

² В o h m e, S. 15,

Понятие ноу-хау; применяемые предписания

Следовательно, ноу-хау является техническим, ком­мерческим и производственно-экономичеоким • знанием и опытом, использование которых покупателем ноу-хау по­зволяет и дает ему возможность произвести и реализо­вать предмет по соглашению, а также осуществлять дру­гую производственную деятельность, как, например, орга­низацию и управление производством. Эти знания, как правило, секретны; последняя предпосылка, однако, не обязательна¹.

Отсюда следует, что договоры, предметом которых яв­ляются изобретения, на которые поданы патентные заяв­ки, но еще не произведены выкладки или публикации, должны рассматриваться как договоры о передаче ноу-хау. Поскольку отсутствует публикация и не была доведена до всеобщего сведения заявка, то налицо секретность, ко­торая может быть предметом договора о передаче ноу-хау. С того момента, когда сделана выкладка или публикация, секретность заменяется временной охраной на основе па­тентного права. С этого же момента договор о передаче ноу-хау преобразуется в лицензионный договор с пред­варительной патентной охраной. После выдачи патента договор превращается в договор патентной лицензии.

Если придерживаться этого мнения, то пет необходи­мости с точки зрения права распространять условия § 20 GWB² на договоры на изобретения, по которым еще не поданы, но будут поданы позднее заявки на патенты;

положения § 20 Закона предусматривают наличие прав, подлежащих охране. Напротив, соглашения, в основе ко­торых лежат изобретения, по которым еще не поданы па­тентные заявки или такие заявки уже поданы, но не опубликованы иди не доведены до всеобщего сведения, должны рассматриваться с точки зрения § 21 GWB. 3rq означает, что какие-либо ограничения, выходящие за пре­делы секретной сферы, не устанавливаются. .

Эту же точку зрения разделяет Картельное ведомство ³.

Того же мнения придерживается и Виде, который ука-

' Finger (GRUR, 1970, S.3); Skaupy (GRUB, 1964, S.539);