§ 8 Настоящего издания.

² BGH, 14.ill.l968 (BB, 1969, S. 649; NYW, 1969, S. 1247; DB 1969, S. 199).

³ См. § 259 и далее настоящего издания.

32 А. Введение

зывает на наличие -договора о передаче ноу-хау в тот период, когда заявленное в патентное ведомство изобрете­ние является монопольным в силу его секретности ¹.

Отнесение такого рода договоров к договорам о пере­даче ноу-хау дает возможность решать встречающиеся на практике вопросы при заключении сметанных договоров, а именно: когда ноу-хау передается лицензиату для про­изводства какого-либо оборудования и дополнительно пре­доставляется лицензия на охраняемые права. При этом только в отношении отдельных частей этого оборудования имеются патентоспособные изобретения,

При заключении смешанных договоров этого типа крайне важно, чтобы стороны по договору определили, что произойдет в том случае, если охранные права не будут предоставлены. Зачастую именно наиболее важные усло­вия договора опираются на сведения типа ноу-хау и парт­неры .-расценивают патент на какую-либо одну часть изобретения лишь как положительное сопутствующее яв­ление, укрепляющее их позицию. В этих случаях пре­дусматривается, что договор о передаче ноу-хау остается незыблемым и тогда, когда заявленные охранные права не предоставляются. В этом случае может быть установлено, что при отказе в выдаче патента снижаются платежи, ко­торые должен уплатить покупатель ноу-хау.

При наличии смешанных договоров, где охранные пра­ва наряду с ноу-хау имеют лишь 'подчиненное значение, вопрос может рассматриваться по-иному. Если в договоре этот вопрос не урегулирован достаточно ясно, то решать его следует дифференцированно и в зависимости от об­стоятельств прийти к различным решениям. Поэтому сто' ронам по договору можно было бы дать один совет: четко определять договорные условия.

Практическое значение этой проблемы проявляется в том, что в договорах, по которым права предоставлены для нескольких стран, патентные заявки подаются, как правило, только в наиболее перспективных странах. В одних странах, где отсутствуют охранные права, договор в этих случаях рассматривается как чистый договор о передаче ноу-хау, в других странах он представляет собой

* Wiede (GRUR, 1969, S. 203ff, 205).

33

Понятие ноу-хау; применяемые предписания

смешанный договор, включающий в себя элементы ноу-хау и охранные права. Когда в одних странах в связи с 'пода­чей патентных заявок секретность раскрывается, в других странах, где не подавались ? патентные заявки, договор может рассматриваться как договор о передаче ноу-хау.

б) Экономическая функция ноу-хау

Наряду с общим техническим прогрессом пред-§ 11 приятия и достижениями, полученными благодаря

приобретенным предпринимателем патентным пра­вом, ноу-хау представляет собой определенный решающий фактор для экономики предприятия. Ценность ноу-хау во многих случаях оказывается выше, чем ценность какого-либо охранного права.

Подобно тому как изобретение лишь после длительных предварительных работ становится патентоспособным, для получения ноу-хау также необходимы длительные иссле­довательские работы. Нередко при этом дело кончается неудачей. Для общего развития своего предприятия вла­делец должен расходовать крупные суммы. Если эти рас­ходы слишком высоки или риск получения отрицательного результата при собственных разработках слишком велик, предприниматель пытается использовать знания другого предприятия и получить от него необходимое ноу-хау. Как правило, высокопроизвойительные предприятия выступают в качестве продавцов ноу-хау. Путем передачи своего ноу-хау оии дают возможность небольшим и средним пред­приятиям осуществлять своевременное и рациональное ве­дение дел, которое не осуществимо своими силами. Таким образом, передача ноу-хау приводит к желаемой общеэко­номической цели.

в) Законодательная охрана ноу-хау

Ноу-хау не является какой-либо Дюрмой охра-§ 12 ни'ттрлмт.тптя,р^тт,пй рпДс.та.енности. так как онп т обладает признаками исключительного права. Это уже подчеркивалось в начале данного раздела, когда была сделана попытка дать определение понятия ноу-хау. Меж­дународная торговая палата' все же относит ноу-хау к

' Документ 450-206 об охране ноу-хау Комитета Международ­ной торговой палаты по охране промышленной собственности.

3 Г. Штумпф

34

А. Введение

правам промышленной собственности, «поскольку оно оде­лялось чрезвычайно важной составной частью этих прав». Оставим без ответа вопрос о том, является ли эта точка зрения достаточно убедительной; во всяком случае, она -не оказывает на право ФРГ непосредственного влияния. Здесь остается принцип точного разграничения: на одной стороне — охранные права, на другой — ноу-хау. Поэтому в западнотерманском праве отсутствует относящаяся к ноу-хау законодательная охрана, как это существует в отношении патента. Для правовых последствий нарушения ноу-хау более важное значение имеет правовое положение

нарушителя.

аа) Охрана от стороны по договору

При нарушении договора покупателем ноу-хау § 13 продавец прежде всего вправе предъявлять ему претензии, вытекающие из договора. Основанием для этого может быть факт позитивного нарушения дого­вора. Однако нарушение при этом должно быть виновным.

Важное положение, облегчающее доказательство вины, содержится в § 282 BGB *. Согласно этому положению, от потерпевшего не требуется доказательств виновных дейст­вий другой стороны, которое он не всегда в состоянии сде­лать. Напротив, нарушившая сторона должна доказать, что в ее действиях не было вины. Параграф 282 BGB применя-етоя при невозможности исполнения. Это условие допу­стимо в случаях позитивного нарушения требований, так как при атом ситуация аналогична невозможности испол­нения. При договорах о передаче ноу-хау это встречается постоянно. Продавец ноу-хау не имеет достаточных дока­зательств виновности своего партнера в нарушении дого­вора, поскольку у него нет доступа к внутрипроизводст­венному положению покупателя ноу-хау. Именно в такой ситуации находит применение § 282 BOB ¹.

Если на основании позитивного нарушения требований предъявляются требования о возмещении ущерба, то про­давец ноу-хау должен фактически понести ущерб, который

* Германское гражданское уложение.— Прим. перев. ' По этому вопросу см. о применении § 282 BGB при позитив-ком нарушении требований (ВОН, 13.2.1969; DB, 1969, S. 744).

35

Понятие ноу-хау; применяемые предписания

должен быть возмещен. Доказать это во многих случаях продавцу бывает затруднительно.

В тех случаях, когда договор еще не заключен и сто­роны находятся на стадии предварительных переговоров, будущий покупатель принимает на себя обязательство держать в секрете уже сообщенные ему конфиденциаль­ные сведения. При нарушении этого обязательства он обя­зан в соответствии с принципами culpa in contrahendo воз­местить партнеру возникший в связи с этим нарушением ущерб. В этом случае, правда, трудно доказать, что поку­патель действительно нарушил конфиденциальность. В ря­де случаев одна из сторон утверждает, что другая сторона передала ей лишь те сведения, которые были ей изве­стны. Она якобы опиралась на собственные исследова­тельские работы и не использовала какого-либо секрета другой стороны. Чтобы иметь возможность доказать это, рекомендуется перед началом предварительных перегово­ров точно определить, какие сведения должны оцениваться сторонами как секретные, в связи с чем их следует дер­жать в тайне. Часто по этому вопросу заключается специальное соглашение, предшествующее договору о передаче ноу-хау.

Наряду с такими договорными или квазидоговорными притязаниями, на возмещение ущерба действуют общие законодательные положения о возмещении ущерба, в ча­стности постановления деликтного права. Подобного рода претензии особенно важны по отношению к конкуренту, с которым нет каких-либо договорных отношений. Поэтому они прежде всего должны рассматриваться в этом аспекте.

Вместе с тем действует § 18 UWG, которым устанав­ливаются штрафные санкции. Согласно этому параграфу штраф грозит тому, кто, не имея на то права, использует сам или сообщает кому-либо в конкурентных или корыст­ных целях доверенные ему в рамках делового сотрудни­чества материалы или техническую документацию, в част­ности чертежи, модели, шаблоны, выкройки или рецепту­ру. При этом не имеет значения, была ли упомянутая документация передана во исполнение уже заключенного договора о передаче ноу-хау или же это произошло в пе­риод, когда велись переговоры о заключении такого согла­шения. Важно лишь то, чтобы для обеих сторон был ясен

3-

36 А. Введение

доверительный характер передачи документации. Для га­рантии такого положения часто договаривающиеся сторо­ны делают на чертежах следующую надпись:

«Чертежи остаются нашей собственностью. Они пере­даются доверительно (указание цели). Не допускается ис­пользование документации для иных целей, кроме исполь­зования ее в рамках договора о передаче ноу-хау; копии с документации могут сниматься или она может размно­жаться только для целей, предусмотренных договором;

третьим лицам она не должна передаваться, и они не мо­гут иметь к ней доступа».

Для случаев, которые предусматривает § 18 UWO, § 19 того же Закона дает самостоятельное обоснование для предъявления претензий о возмещении ущерба. Одновре­менно § 18 Закона является охраняющей нормой наряду с § 823, абз. 2, BGB и дает также возможность заявлять о 'правах на предъявление требования о возмещении ущер­ба. Оба вида притязания имеют один общий недостаток— они могут быть эффективно применимы только при винов­ном нарушении. При очевидной небрежности бессильными оказываются равно как положения § 19 UWG, так и § 823, абз. 2, BGB. Подробнее о нормах деликтного права будет сказано ниже.

бб) Охрана от персонала

Здесь прежде всего должны быть приняты во § 14 внимание уголовно-правовые нормы. В ФРГ на этот случай действуют положения § 17 UWG, ко­торым установлен штраф для служащего, рабочего или ученика, который в период осуществления своих служеб­ных отношений на предприятии в конкурентных или ко­рыстных целях или с намерением нанести ущерб владель­цу предприятия сообщит кому-либо доверенные в силу его служебного положения деловые или производственные се­креты.

Согласно положениям § 19 UWG обязанность возме­стить причиненный ущерб лежит на том, кто причинил ущерб, указанный в § 17 этого Закона.

Правда, всегда остается опасность, если служащий рас­торгнет трудовое соглашение и перейдет на работу на кон­курирующее предприятие, В этом случае вое секретные

Понятие ноу-хау; применяемые предписания 37

данные он может забрать с собой. Полученные им знания не могут быть у него отняты. Однако он не имеет прайа делать какие-либо записи и выносить их за пределы пред­приятия. Кроме того, работодатель может застраховать себя, заключив с ним соглашение о запрещении конку­ренции по истечении срока договора найма. Тем самым сотрудникам предприятия будет запрещена какая-либо де­ятельность на конкурирующем предприятии. Не вдаваясь в детали таких оговорок о запрете конкуренции, надо все же сказать, что персонал предприятия не следует неспра­ведливо обременять такими оговорками (соглашением), о запрете конкуренции. Персонал может иметь ограни­чения в отношении конкуренции лишь а течение опреде­ленного времени по истечении срока или расторжении до­говора найма. Кроме того, в период существования такого ограничения ему необходимо выплачивать вознаграждение.

Наряду с этими нормами уголовного права действуют также и общие деляктные постановления о возмещении ущерба, речь о которых пойдет ниже.

ев) Охрана от третьих лиц

Поскольку отсутствуют договорные отношения § 15 с третьими лицами, не имеется также и соответ­ствующего права на (предъявление к ним претен­зий о возмещении вреда. В связи с этим применяются только постановления UWG и общие нормы о деликтной ответственности.

Определенную роль три этом играют подстрекательст­во и содействие персоналу в правонарушениях, которые сами по себе являются наказуемыми.

Дальнейшая охрана имеется только в ограниченном объеме. Это объясняется тем, что согласно точке зрения западногерманских юристов ноу-хау не признается интел­лектуальной собственностью, а значит, не может иметь такой же охраны, как другая собственность. Простое ис­пользование чужих идей, таким образом, не запрещается. Если по этому вопросу придерживаться мнения (сущест­вующего во Франции и Бельгии), что при ноу-хау речь идет о «промышленной собственности», то и в этих стра-

* См. по этому вопросу: Grull.

38

А. Введение

нах, постоянно подчеркивается, что эта разновидность соб­ственности не должна сравниваться с «.обычной» 'собствен­ностью, поскольку против .такого сравнения выступают существенные правовые различия. Очень удачно Рубье сказал в отношении французского права, что производст­венный секрет не является «устраняющим правом» (droit privativ), а лишь «юридическим положением второго пла-, на» (situation juridique de second plan) ¹.

Также не существует какого-либо схожего с собствен­ностью «'права на производственный секрет», которое мог­ло бы подпадать под действие § 823, абз. 1, BGB.

Итак, в этом отношении особенно важны притязания на возмещение ущерба по деликтному праву. Уже были упомянуты § 823, абз. 2, BGB, во взаимодействии с § 17 и § 18 UWG и самостоятельное притязание на основании § 19 того же Закона. Кроме того, может применяться § 826 BGB в тех случаях, если раскрытие секретов пресле­довало цели конкуренции, поскольку такой поступок всег­да будет нарушать добрые нравы. Если нарушаются доб­рые нравы, то § 1 UWG также дает право на возмещение ущерба. Однако в связи со строгими требованиями субъ­ективного характера — необходимо нарушение добрых нравов — эти предписания применяются только в исклю­чительных случаях.

- Поэтому важно, чтобы судебная практика нашла охра­ну для промышленной деятельности и при любом вторже­нии в работу оборудованного и функционирующего про­мышленного предприятия применяла § 823, абз. 1, BGB², который дае'т возможность требовать от виновного лица возмещения ущерба даже в случае простой небрежности. Под эту охрану подпадает также и разработанное пред­принимателем ноу-хау.

Однако обращает на себя внимание, что права, кото­рыми обладает оборудованное .и функционирующее про­мышленное предприятие, отличаются от прочих деликтных обстоятельств. Эти права представляют собой так назы­ваемые «открытые» обстоятельства дела. При обычных не­дозволенных действиях одновременно с осуществлением

* R о u b i е г. Le droit de la propriete industrielle, p. 368. ² pa land t. Kommentar zum BGB, § 823, Аnm. 6 g. -

39

Понятие ноу-хау; применяемые предписания

их фактических предпосылок твердо устанавливается про­тивоправность поведения. Это объясняется тем, что воз­держание от деликтного действия «отождествляется» с противоправностью. Правовое существо недозволенных действий само по себе является лишь противоправностью! в наиболее обобщенной форме. Права промышленного предприятия, однако, не таковы. Посягательства на эти права не обязательно являются противоправными дейст­виями, как это имеет место при посягательстве на собст­венность. Наоборот, надо считаться с тем фактом, что при обычной конкуренции промышленное предприятие конку­рента может понести больший ущерб, и это, как правило, допустимо и не запрещено в противоположность тому, когда имеет место посягательство на собственность.

Следовательно, в этом случае необходима позитивная констатация того, что посягательства на существующие и действующие промышленные предприятия конкурента яв­ляются противоправными и противоречат общим правовым нормам. Если же действие, создающее конкуренцию, явля­ется объективно допустимым, то оно с точки зрения де-ликтной ответственности не противозаконно. В связи с этим использование ноу-хау не запрещается в случаях, если эти знания были приобретены добросовестным путем, Таким образом, охрана путем применения положений § 823, абз. 1, BGB не всегда достаточна, если уже исполь­зованы другие правовые нормы о возмещении ущерба.

Нарушение § 1 UWG имеет место в определен-§ 16 ных случаях копировании. Копирование — это вос­произведение, заимствование с повторением ос­новных показателей. Оно недопустимо лишь при наличии особых обстоятельств, например когда копируется своеоб­разное необычное изделие, и тот, кто его скопировал, пу­скает это изделие в обращение, нисколько не заботясь об опасности спутать его с аналогичными изделиями. Вос­произведение недопустимо также, когда тот, кто его ско­пировал^ добыл необходимые сведения о секретах, планах или чертежах нечестным путем, например путем промыш­ленного шпионажа, кражи или путем побуждения персо­нала к раскрытию таких секретов. В этом случае не тре­буется, чтобы изделия были своеобразными и необычными, а также чтобы имелась опасность спутать их с изделиями,

40 А. Введение

находящимися fi обороте. В соответствии с практикой Фе­деральной судебной палаты систематическое воспроизвод­ство также недопустимо ¹.

Чертежи или другая техническая промышленная доку­ментация также пользуется авторской правовой охраной на основании § 2, п. 7, Закона об авторском праве. Однако в отношении обычных планов и чертежей эта охрана не действует, поскольку авторское право охраняет только про­изведения интеллектуального труда и изобразительного искусства. Исюлючеиие составляют конструкционные чер­тежи, если характер их исполнения носит отпечаток ярко выраженного авторства или если речь идет о чертежах, автор которых, обладая о'собым творческим конструктор­ским мышлением, создал не существовавшую ранее форму. Так, например, судебная практика охраняет чертежи ма­шин и аппаратуры, которые были представлены в патент­ные ведомства; в отдельных случаях право на охрану по­лучают также технические инструкции, имеющие ярко выраженный авторский отпечаток².

Если, однако, при этих обстоятельствах автор-§ 17 ское право будет нарушено, то пострадавший, не ожидая, когда он понесет ущерб, с помощью иска может избежать его наступления.

Эта охрана при помощи упомянутых провисаний не так четко определена, как при наличии патента. Иски мо­гут предъявляться лишь тогда, когда встречается факт недо­бросовестного приобретения знаний. Только при наличии недобросовестности применяются упомянутые положения. Продавец ноу-хау, следовательно, не имеет права прини­мать какие-либо меры против распространения аналогич­ного ноу-хау (несмотря на его затраты иа разработку), если при этом отсутствовала недобросовестность.

Правовая охрана, как она была описана выше, перехо­дит к покупателю при отчуждении ноу-хау, то есть при наличии договора типа купли-продажи ³. Во всяком случае покупатель ноу-хау получает только такой объем прав, какой имелся у продавца. Если же продавец не обладал

¹ BGH, 22.1.1952 (GRUR, 1952, S. 516).

² BGH, 16.3.1956 (GBUR int., 1956, S. 389). » BGH, 25.1.1955 (BGHZ 16, S. 172).

Понятие ноу-хау; применяемые предписания 41

исключительным правом использования, то покупатель ноу-хау также не будет обладать таким правом. Продавец, следовательно, может претендовать на дальнейшее исполь­зование им ноу-хау, когда это прямо предусмотрено догово­ром. Если такой договоренности нет, то владение ноу-хау оо стороны продавца подтверждается положениями § 17 и 18 UWG; тем самым продавцу не может быть запреще­но с точки зрения конкуренции право на дальнейшее ис­пользование ноу-хау ¹.

Решение Федеральной судебной палаты следует счи­тать неправильным в связи с тем, что покупатель ноу-хау только тогда вправе предъявлять требование о прекраще­нии дальнейшего использования ноу-хау, если это право не принадлежало продавцу².

г) Существующие формы ноу-хау

Поскольку ноу-хау весьма емкое понятие, фор-