Как взыскать компенсацию до 5 млн руб., если конкурент использовал ваш товарный знак

Дмитрий Чваненко, кандидат юридических наук, патентный поверенный

План

1.Оценка действий оппонента

2.Сбор доказательств

3.Предъявление иска

4.Рассмотрение дела

Где посмотреть

ГК РФ (глава 76, статья 1252)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Оценка действий оппонента

Где и как используется обозначение (вывески, сайт, ФН и проч.)?

Есть ли угроза смешения (п. 162 ПП ВС)?

Действует ли принцип исчерпания прав на ТЗ (ст. 1487 ГК)?

Момент начала использования обозначения?

Есть ли законные основания для использования?

NB! Обозначение до его регистрации товарным знаком не является, а потому его использование третьими лицами до этого момента не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак (п. 155 ПП ВС).

Сбор доказательств

Виды:

нотариальные протоколы;

фотографии;

аудио- или видеозаписи;

скриншоты;

письма клиентов;

«первичка» оппонента;

прочее

NB! Законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (п. 55 ПП ВС).

Предъявление иска

Неимущественные требования:

запрет использовать обозначение;изъятие и уничтожение контрафакта;

аннулирование регистрации домена.

NB! Если обозначение используется в ФН, то выбор способа прекращения нарушения принадлежит не истцу, а ответчику (п. 152 ПП ВС).

Предъявление иска

Имущественные требования:

убытки;компенсация от 10 т.р. до 5 млн. р.;

компенсация в 2кратном размере стоимости товаров;

компенсация 2кратном размере стоимости простой лицензии.

NB! При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации (п. 59 ПП ВС).

Предъявление иска

Если заявлено требование о компенсации, то истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы. При несоблюдении указанных требований суд вправе оставить иск без движения (п. 61 ПП ВС).

NB! Если истец требует «плавающую» компенсацию, то нужно только обоснование размера взыскиваемой суммы.

Предъявление иска

Критерии при обосновании суммы «плавающей» компенсации:

известность публике ТЗ;

характер допущенного нарушения;

срок незаконного использования ТЗ;

наличие и степень вины нарушителя (носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно);

вероятные имущественные потери правообладателя;

являлось ли использование ТЗ существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя (п. 62 ПП ВС).