§ 5.3. Інтелектуальна власність на торговельну марку (знак для товарів та послуг)

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговель-ною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбі-нація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елемен-ти, комбінації кольорів.

Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власнос-ті на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (ст. 493).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об’єднання осіб або їхні право-наступники. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

¹³⁵ Див.наприклад: Право інтелектуальної власності: Акад. курс / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоць-кого. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – С. 403.

156 Семків В. О., Шандра Р. С. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

та деталізуються у Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів й послуг затверджених нака-зом Держпатенту України від 28 липня 1998 р.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому зако-ном порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом¹³⁶.

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який: 1) не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та 2) на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Обсяг правової охорони торго-вельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Об’єктом торговельної марки може бути: 1) будь-яке позна-чення або 2) будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, циф-ри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Підстави для відмови в наданні правової охорони для торго-

вельної марки. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть одержати правову охорону:

1) позначення, які зображують або імітують: а) державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); б) офіційні назви дер-

¹³⁶ Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6 bis Па-ризької конвенції про охорону промислової власності, ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на підставі визнання знака добре відо-мим Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності або су-

дом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розгляда-тися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: 1) ступінь відомості чи визна-ння знака у відповідному секторі суспільства; 2) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; 3) тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та пред-ставлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг щодо яких знак застосо-вується; 4) тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; 5) свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано до-бре відомим компетентними органами; 6) цінність, що асоціюється зі знаком.

Розділ V. Інтелектуальна власність на правові засоби індивідуалізації	157
учасників цивільного обороту, товарів і послуг (комерційні позначення)

жав; в) емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; г) офіційні контрольні, гарантійні та про-бірні клейма, печатки; ґ) нагороди та інші відзнаки¹³⁷;

позначення, які: а) звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їхнього використання; б) складаються лише із позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; в) складаються лише з позначень чи даних, які

описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце та час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; г) є оман-ливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послу-ги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; ґ) складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; д) відображають лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності¹³⁸;

позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявле-ними на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; в) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; г) кваліфікованими зазначеннями походження това-рів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (такі позначення можуть бути лише елемента-

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охоро-няються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їхніх власників.

Позначення (окрім вказаного в п. а) можуть бути внесені до знака як еле-менти, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зо-браженні знака.

158 Семків В. О., Шандра Р. С. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ми, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями); ґ) знаками відповідності (сертифікацій-ними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку;

4) позначення, які відтворюють: а) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; б) назви відомих в Україні тво-рів науки, літератури і мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва та їхні фрагменти без згоди власників авторського права або їхніх правонаступників; в) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.

Порядок одержання свідоцтва на торговельну марку. Особа,

котра бажає одержати свідоцтво на торговельну марку подає заявку безпосередньо до Державного підприємства «Український інститут промислової власності», який є уповноваженим закладом експерти-зи, або надсилає її на його адресу. За дорученням заявника заявка може подаватися через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Іноземні особи та особи без громадянства, які мають постійне міс-це проживання чи місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема право на подання заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними угодами.

Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юри-дична особа, котра має місцезнаходження на території України, то заявка може подаватися без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Вимоги до заявки встановлені ст. 7 Закону України «Про охоро-ну прав на знаки для товарів і послуг» та виданими на його основі Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідо-цтва на знак для товарів і послуг. Заявка – це сукупність докумен-тів, необхідних для видачі свідоцтва. Вона складається українською мовою й повинна стосуватися одного знака та містити: 1) заяву про реєстрацію знака, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника та його адреса; 2) зображення знака, який заявляється; 3) перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків.

Розділ V. Інтелектуальна власність на правові засоби індивідуалізації	159
учасників цивільного обороту, товарів і послуг (комерційні позначення)

Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольо-рів як вирізняльної ознаки свого знака, то він повинен: 1) заявити про це та зазначити в заяві колір чи поєднання кольорів; 2) подати в заявці кольорові зображення знака.

Експертиза заявки проводиться відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та скла-дається із формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Після проведення формальної експертизи, під час якої заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам закону та встановлюється дата її подання, проводиться кваліфіка-ційна експертиза заявки, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Кінцеві результати експертизи заявки, яка не відкликана й не вважається такою, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Державною службою інтелектуальної власності. На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг (та за наявнос-ті: 1) документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва; 2) збору за публікацію про його видачу) відомості про видачу свідо-цтва публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність». Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Держав-на служба здійснює державну реєстрацію знака, щодо чого вносить до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідні відомості¹³⁹.

Видача свідоцтва здійснюється Державною службою інтелекту-альної власності у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Особа, котра отримала свідоцтво на торговельну марку воло-діє майновими правами на неї. До майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу

¹³⁹ Знаки для товарів та послуг // Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sips.gov. ua/ua/signs.html.

160 Семків В. О., Шандра Р. С. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

України, належать: 1) право на використання торговельної марки;

виключне право дозволяти використання торговельної марки;

виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використан-ня; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва,¹⁴⁰ володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не вста-новлено договором.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку (а відповідно й свідоцтво на них) є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено зако-ном. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Дострокове припинення чинності майнових прав інтелекту-альної власності на торговельну марку. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково: 1) у зв’язку з перетво-ренням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг; 2) за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Якщо, у зв’язку з достроковим припиненням чинності виключ-них майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку, завдано збитків особі, котрій було надано дозвіл на її використан-ня, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їхнього припинення.

¹⁴⁰ Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продо-вжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору (ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Розділ V. Інтелектуальна власність на правові засоби індивідуалізації	161
учасників цивільного обороту, товарів і послуг (комерційні позначення)

Право попереднього користувача на торговельну марку.

Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження тако-го використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попередньо-го користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією час-тиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (ст.ст. 496-500 Цивільного кодексу України).