1 Выявление объекта интеллектуальной собственности и определение прав собственности.

2 Оценка коммерческого потенциала технологии.

3 Выбор оптимального способа правовой охраны технологии.

4 Патентование.

5 Передача технологии в промышленность.

4.2 Выявление объекта интеллектуальной собственности и определение прав собственности

На практике первый этап трансфера технологии – это, как правило, встреча изобретателя и менеджера по трансферу технологий. Изобретатель "видит", как правило, техническое решение или идею, но не всегда "видит" формулу изобретения, недостаточно хорошо ориентируется в происхождении прав на его, казалось бы, собственное решение и очень редко может корректно оценить коммерческий потенциал своей разработки. Это естественно, поэтому в большинстве исследовательских организаций есть специализированные подразделения трансфера технологий, ориентированные на выявление и коммерциализацию разработок, имеющих коммерческий потенциал.

Обычно этап выявления изобретения называют disclosure – "раскрытие" изобретения. Содержание первого этапа: сбор и анализ первичной информации об изобретении.

Эта работа проводится изобретателем совместно с сотрудниками офиса трансфера технологии организации. Практически этот этап сводится к заполнению изобретателем формальных документов, в том числе информационного листа, или "disclosure form". Если заполненный изобретателем информационный лист неполный, то менеджер проекта связывается с ним для выяснения или уточнения ключевых параметров.

Личные встречи менеджера по трансферу технологий с изобретателем нужны:

- для того чтобы лучше понять технологию, в том числе область технической исключительности;

- узнать у разработчика как можно больше о рынке и коммерческих возможностях;

- выяснить, есть ли у разработчика стратегия продвижения технологии, и определить, как может наилучшим образом ЦТТ помочь изобретателю.

Опыт ЦТТ университетов США и Великобритании показывает, что наиболее эффективно технологический трансфер можно осуществить, используя контакты изобретателя. Если разработчик не хочет участвовать в процессе коммерциализации, тогда ЦТТ просит его назвать соответствующего соавтора или пытается коммерциализовать технологию без участия изобретателя. Если разработчик предлагает стратегию коммерциализации, то ЦТТ будет пытаться ее применить с учетом возможных альтернатив. Если разработчик не предлагает путей коммерциализации объекта ИС, эту функцию выполняет менеджер проекта.

Кроме этого, в ряде организаций изобретатели заполняют регистрационную форму изобретения, такую, например, как форма INV/2 в Оксфордском университете, форму о распределении роялти, соглашение о конфиденциальности.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что в различных организациях используются различные формы раскрытия изобретения, основными задачами этапа являются:

- сбор информации, необходимой для проверки происхождения имущественных прав на техническое решение, оценки охраноспособности, коммерческого потенциала и выбора способа правовой охраны технического решения;

- юридическое оформление прав собственности;

- распределение вознаграждения между изобретателем-работником и работодателем.

Оценка коммерческого потенциала технологии

Высокие затраты на коммерциализацию инновационных технологий предъявляют не менее высокие требования к качеству их отбора. Как правило, далеко не по всем предложениям изобретателей, раскрытым в "disclosure forms", принимается решение о патентовании. В частности, в таблице приведены примерные данные о соотношении числа "раскрытий" изобретений к числу подаваемых заявок на изобретения для некоторых университетов США и Великобритании.

Соотношение числа "раскрытий" и подач заявок на изобретения в некоторых университетах США

Университет Northwestern univer Univer of Illinois, ChicagoUn of Nottingham

Объем исследований, млн. дол 255,7 195,8

Предложенные изобретения 115 73 70

Заявки на изобретения 68 32 20

Приведенные данные свидетельствуют о том, что обычно только половина из поступающих в центры трансфера технологий проходит стадию первичного отбора.

Методики оценки коммерциализуемости изобретений в каждом университете учитывают целый спектр внутренних и внешних факторов и, как правило, являются конфиденциальной информацией. Вместе с тем опыт деятельности офисов передачи технологий американских и британских университетов свидетельствует о том, что оценка коммерциализуемости технологии обычно проводится экспертным способом. Практически задача сводится к ранжированию технологий по комплексу параметров с определенными весовыми коэффициентами.

Выбор оптимального способа правовой охраны технологии

Стратегии и механизмы охраны интеллектуальной собственности при продвижении университетами новых технологий разрабатываются с учетом целого комплекса факторов. Однако защита своих продуктов патентами, как правило, стоит на первом месте. Вместе с тем набор различных способов правовой охраны (авторское право, патентное право, ноу-хау, опубликование с целью предотвращения патентования конкурентом) на различных этапах жизненного цикла инновационного продукта может использоваться в различных комбинациях. Выбор между патентом и ноу-хау можно сделать, лишь тщательно проанализировав область технической исключительности изобретения, состояние рынка и свои собственные возможности. Например, если речь идет об элементе производственного процесса, факт использования которого трудно установить, то патент предоставит слабую защиту из-за сложности доказать сам факт использования такого изобретения. Если же изобретение легко "выделить" в готовом продукте, то патент способен предотвратить несанкционированное копирование с весьма высокой вероятностью.

Патентная охрана предоставляется техническим решениям, которые удовлетворяют критериям, предъявляемым к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, т.е. обладающим новизной, промышленной применимостью и изобретательским уровнем для изобретений и оригинальностью для промышленных образцов. Патентная охрана наделяет патентообладателя в стране, где действует патент, исключительным правом, т.е. без его согласия, например без заключения лицензионного договора на использование объекта охраны или приобретения самого патента (свидетельства), никто не может его использовать. Нарушение прав патентообладателя влечет за собой административную и судебную ответственность лица, нарушившего патент, применение к нему соответствующих санкций, предусмотренных законодательством данной страны. Защита прав патентообладателя гарантируется государством, а сам патент на объект промышленной собственности предоставляет патентообладателю конкурентные преимущества перед другими организациями и может принести существенную экономическую выгоду.

Охрана коммерческой тайны (режим ноу-хау) гарантируется только усилиями владельца коммерческой информации по соблюдению строжайшего режима ее конфиденциальности. К объектам ноу-хау может быть отнесена любая информация технического, экономического и организационного характера, если она представляет коммерческую ценность и обеспечен режим ее конфиденциальности.

Как правило, такую форму охраны используют в случае создания технологии, для которой реализовать режим патентной охраны по каким-либо причинам еще не представляется возможным или целесообразным, но имеется потенциальная возможность ее успешной коммерческой реализации. Безусловно, к режиму ноу-хау следует также прибегать в отношении сопроводительной технической документации (чертежи, расчеты и другое) для технологий, которые, например, в общем виде стали доступны неограниченному кругу лиц.

Беспатентная охрана, осуществляемая в режиме авторского права предоставляет исключительные имущественные права организациям, в которых создан объект, и неимущественные права авторам разработки. Объектам авторского права охрана предоставляется без какой-либо обязательной регистрации государственными или общественными органами и действует с даты фактического создания объекта охраны. К объектам авторского права относятся такие результаты деятельности вузов, как программы для ЭВМ, базы данных, учебная и научная литература, справочники, проекты изделий (например, дизайн-макеты), и многие другие. В настоящее время, как правило, беспатентная правовая охрана научно-технических разработок, осуществляемая в режиме авторского права, не имеет реальных коммерческих перспектив.

При решении вопроса о необходимой и достаточной форме правовой охраны и территории охраны специалистам подразделения ИС необходимо проанализировать содержание предполагаемого объекта охраны и найти ответы на следующие вопросы:

• принадлежность к объектам, не подлежащим открытой публикации;

• цели охраны;

• актуальность и перспективность объекта охраны;

• патентоспособность объекта охраны в целом или его отдельных частей;

• наличие права третьих лиц на объект охраны;

• возможность контроля несанкционированного использования объекта охраны;

• расходы на обеспечение предполагаемой формы охраны и территории ее распространения;

• доходы от использования ОИС;

• субъективный фактор.

Режим коммерческой тайны может устанавливаться в отношении сведений, которые одновременно соответствуют следующим требованиям:

не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями;

имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим лицам;

не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

не отнесены в установленном порядке к государственным секретам.

Патентование

Патентование или другой способ правовой охраны может осуществляться как специалистом университета, в котором работает изобретатель, так и специалистами сторонней организации. Интересно, что существует два противоположных организационных подхода к правовой охране изобретений в России и за рубежом. За рубежом, в частности в США и Великобритании, патентование изобретений осуществляется патентными специалистами из адвокатских фирм. По свидетельству американских менеджеров по передаче технологий, заказывать патентование в сторонней организации дешевле, чем платить собственному специалисту такой же квалификации.

Передача технологии в промышленность

Несмотря на многообразие способов завершающей стадии трансфера технологии, все они могут быть классифицированы по следующим основным группам:

• лицензирование (прямые доходы от продажи технологий);

• создание startup - компаний;

• повышение конкурентоспособности собственного бизнеса (монополия, патентная чистота и др.);

• управление стоимостью бизнеса (повышение капитализации).

Для объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в исследовательских организациях, единственные реальные способы получить доход от использования технологии - это лицензирование или создание нового бизнеса.

Третий и четвертый способы могут быть широко использованы в практике действующих предприятий, однако не характерны для исследовательских организаций, не имеющих собственного производства.

Основной обязанностью лицензиата в том случае, когда лицензионный договор является возмездным, является выплата лицензионного платежа. Практика знает несколько форм лицензионного платежа:

паушальная (твердая) сумма - когда заранее рассчитанная сумма должна быть выплачена единовременно или по частям;

роялти (периодические платежи) - когда сумма лицензионного платежа рассчитывается по определенной формуле;

комбинированный платеж, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом единовременно, а в дальнейшем осуществляется выплата роялти.

Наиболее распространенным способом определения лицензионного платежа является роялти. При этом в качестве базиса для исчисления роялти стороны лицензионного договора могут использовать объем производства (количество выпускаемого товара), отпускную стоимость произведенного товара, прибыль лицензиата и т.п.

В лицензионном договоре может быть предусмотрена обязанность лицензиата - использование объекта лицензии. Лицензионный договор в зависимости от его специфики может предусматривать и иные обязанности лицензиата:

осуществлять улучшение предмета лицензии;

не предпринимать действий по оспариванию патента;

информировать лицензиара о ставших известными случаях нарушения исключительного права;

не разглашать информацию, отнесенную сторонами к категории конфиденциальной, и др.